1 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: THE CLOROX COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad The Clorox Company en ejercicio de la acción de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, contra las resoluciones 22505 del 29 de abril de 2010, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio1 concedió el registro de la marca «FRAGANTI» para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, 31371 de 21 de junio de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra de la anterior decisión en el sentido de confirmarla, y 44266 de 25 de agosto de 2010, mediante la cual se resolvió recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución 22505 del 29 de abril de 2010. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda La sociedad The Clorox Company a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 22.505 de 29 de abril de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió a favor de BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S el registro de la marca FRAGANTI (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró infundada la oposición presentada por THE CLOROX COMPANY. 2.2.

Que se declare la nulidad de la resolución No. 31.371 de 21 de junio de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por THE CLOROX COMPANY contra la resolución 22505 de 29 de abril de 2010, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto. 2.3.

Que se declare la nulidad de la resolución No. 44.266 de 25 de agosto de
2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad THE CLOROX COMPANY contra la resolución 22505 de 29 de abril de 2010, confirmándola en todas sus partes. 2.4 Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro N° 408.873, correspondiente a la marca FRAGANTI (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S 2.5 Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.6 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, el acto administrativo correspondiente, en el cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo” 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad Béisbol de Colombia S.A.S., solicitó el registro de la marca mixta “FRAGANTI“, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya solicitud se tramitó en el 3 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company expediente administrativo núm. 09-053847 y se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 610 bajo el número de publicación 1535. 1.2.2.

Dentro del término legal, la sociedad The Clorox Company presentó oposición al registro de la marca “FRAGANTI “, basado en el registro de la marca mixta “POETT“, que identifica productos de la Clase 3 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.3. La SIC expidió la resolución núm. 22505 de fecha 29 de abril de 2010, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió y ordenó el registro de la marca “FRAGANTI“, para distinguir productos de la Clase 3 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.4.

La sociedad The Clorox Company interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en anterior resolución. 1.2.5. Mediante la resolución núm. 31371 de fecha 21 de junio de 2010, la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la resolución 22505 de fecha 29 de abril de 2010.

Y posteriormente, mediante resolución 44266 de agosto 25 de 2010, la SIC resolvió el recurso de apelación presentado, confirmando las decisiones apeladas. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: el literal a) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

En relación con el primero explicó que entre las marcas mixtas en conflicto el elemento predominante era el gráfico y en particular la ubicación o trazado de las palabras dentro del conjunto de la figura de una mariposa que comparten ambos signos y la ubicación de esa figura de mariposa dentro del conjunto marcario; concluyó señalando que existía un evidente riesgo de confusión para el consumidor promedio, puesto que era claro que la posición de la mariposa en ambas marcas podría hacer creer al comprador que se está frente al mismo 4 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company producto y del mismo origen empresarial.

Y en relación con el segundo, señaló que, en suma, a los argumentos expuestos frente a la similitud de las marcas en conflicto era importante resaltar la mala fe de la sociedad titular de dicho registro, Beisbol de Colombia S.A.S., al momento de solicitar la marca mencionada, puesto que era conocedora de la existencia de una marca similar de propiedad de un tercero. II.

TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 11 de marzo de 2011, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda2 y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad Beisbol de Colombia S.A.S. y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda y señaló que la SIC, al momento de analizar las marcas en conflicto, estableció que era evidente que desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y gráfico de los signos confrontados "FRAGANTI" (mixta) y "POETT" (mixta) no presentaban semejanzas susceptibles de acarrear algún tipo de riesgo de confusión y, en suma, señaló que en casos como éste se podía afirmar (sin desconocer que la parte gráfica es importante) que en las marcas en conflicto predomina el elemento denominativo por su tamaño y ubicación y porque es la forma como la marca va a ser solicitada en el mercado.

En segundo lugar, la SIC se pronunció frente a la presunta vulneración del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, señalando que el demandante, pretende incluir un hecho nuevo que no fue debatido en la vía gubernativa, para sacar una ventaja frente a los argumentos que se tuvieron en cuenta 2 Folios 75 al 76 de expediente principal 5 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company en el momento del examen de registrabilidad de la marca que finalmente, dio lugar al registro de esta. 2.2.2.

La sociedad Béisbol de Colombia S.A.S., a través de apoderado judicial contestó la demanda y advirtió que el signo distintivo "FRAGANTI" no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal a) del artículo 136, puesto que, al analizar los signos "FRAGANTI" y "POETT” y realizar el cotejo marcario en sus aspectos ortográficos, fonéticos y visuales, se observa claramente que entre las dos marcas no existen partes similares o parecidas.

Señaló que, de conformidad con lo anterior no se podría considerar que se obró de mala fe al momento de solicitar el registro ni existieron las malas intenciones con el fin de apropiarse en forma indebida de una marca previamente registrada. III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 2 de agosto de 2012 el entonces Magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas3, así: 3.1.1.

De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.3. De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas y se decretó la recepción de interrogatorio de parte a la representante legal de la sociedad Béisbol de Colombia S.A.S. Para estos efectos se comisionó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 3 Folios 241 a 242 del expediente 6 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, citó para la realización de dicha diligencia en tres ocasiones en las que la citada representante no asistió. Finalmente la diligencia se cumplió el día 25 de febrero de 2015.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 28 de mayo de 2015 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1. La SIC, como entidad demandada, mediante escrito del 18 de junio de 2015, presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2.

El tercero con interés, mediante escrito del 10 de junio de 2015, presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.2.3. La parte demandante, mediante escrito del 16 de junio de 2015, presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda. 4.3.4 El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial4 núm. 331-IP-2016. III. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de septiembre 7 de 2022, el Magistrado sustanciador ordenó que por Secretaría se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro 408873, correspondiente a la marca mixta «FRAGANTI», cuyo 4 Folios 910 a 923 del expediente. 7 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company titular es la sociedad Béisbol de Colombia S.A.S. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 20 de abril de 2020, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 3 y el 5 de octubre de 2022, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial5 de fecha 10 de octubre de 2022.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20196 la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «FRAGANTI» identificada con el registro marcario 408873, otorgada a favor de la sociedad Béisbol de Colombia S.A., quien obra como tercero con interés en el presente proceso y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 29 de abril de 2010 hasta el 29 de abril de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI de la entidad demandada, así: 5 Anotaciones números 78 y 79 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «FRAGANTI» cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] 9 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo de 18 de febrero de 20217, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja8.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo9, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada10.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 10 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia11.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «FRAGANTI», cuyo titular es la sociedad Béisbol De Colombia S.A.S. y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 6.3.

Reconocimiento de personería En atención al poder radicado por parte de la SIC y el cual se encuentra ubicado en el índice 81 en el aplicativo Samai, la Sala reconocerá personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada judicial de dicha entidad en los términos y para los fines del poder a ella conferida. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 11 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 11 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00042-00 Demandante: The Clorox Company FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con el poder a ella otorgada.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.