CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00006-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA, “TOTIS”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LAS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “TOSTIS”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 0006027 de 16 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de febrero de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 2 de abril de 2009, la sociedad FRITOS TOTIS S.A. DE C.V., presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “TOTIS”, para identificar productos comprendidos en la Clase 304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, junto con la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixta y nominativa “TOSTIS” previamente registradas a su favor para identificar 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. incluyendo toda clase de botanas comprendidas en esta clase […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos en la misma Clase y por la trasgresión de derechos de autor con base en la figura similar al “Conejo Nesquik”, respectivamente. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 352 de 18 de enero de 2016, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "TOTIS", para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FRITOS TOTIS S.A. DE C.V. 4º- Adujo que contra la citada resolución interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto los primeros de ellos por la directora de Signos Distintivos de la SIC que, mediante la Resolución núm. 17682 de 26 de marzo de 2010, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada solamente su oposición y denegó el registro como marca del signo “TOTIS”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5º- Que contra la mencionada decisión la sociedad FRITOS TOTIS S.A. DE C.V., interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 0006027 de 16 de febrero de 2012, 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co revocó decisión apelada y, en su lugar, confirmó la decisión inicial y concedió el registro de la marca mixta “TOTIS”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FRITOS TOTIS S.A. DE C.V. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que entre las marcas cotejadas “TOTIS” y “TOSTIS” existen más semejanzas que diferencias, lo que hace que se genere riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.
Adujo que desde el punto de vista ortográfico es posible observar que las expresiones enfrentadas cuentan con una idéntica secuencia vocálica (O-I), igual longitud (5 letras) y las mismas raíces y terminaciones (TO-TIS), que inducen a un mayor grado de confusión. Manifestó que resulta evidente la similitud entre las expresiones confrontadas, habida cuenta que la mera inclusión de una letra “S” en la marca cuestionada, no logra superar el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas “TOSTIS” y “TOTIS”. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, pues ambos identifican artículos contenidos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que si bien existe semejanza en el aspecto ortográfico por el uso del vocablo “TOTIS” no puede ser precepto de negación de registro de la marca cuestionada, máxime si se tiene en cuenta que hay varias marcas antecedentes que identifican productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que resultan confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización. II.-2.
Las sociedades FRITOS TOTIS S.A. DE C.V.y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificados en debida forma6, guardaron silencio. 6 Mediante auto admisorio de 26 de agosto de 2022, obrante en el índice 21 del expediente digital y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes en el índice 23 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 11 de noviembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 0006027 de 16 de febrero de 2012, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “TOTIS”, a nombre 7 CPACA. 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la sociedad FRITOS TOTIS S.A. DE C.V. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de esta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que la semejanza de las marcas enfrentadas es evidente, por cuanto coinciden gramatical y fonéticamente, asimismo, identifican productos en la misma Clase 30 de la Clasificación 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, por lo que de permitir la coexistencia de la expresión cuestionada se incurre en riesgo de confusión y asociación en el mercado.
IV.2 La parte demandada, las sociedades FRITOS TOTIS S.A. DE C.V. y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos 9: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020130000600 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023. 9 Proceso 11-IP-2023. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 0006027 de 16 de febrero de 2012, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “TOTIS”, a la sociedad FRITOS TOTIS S.A. DE C.V., para distinguir “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. incluyendo toda clase de botanas comprendidas en esta clase […]”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que entre las marcas cotejadas “TOTIS” y “TOSTIS” existen más semejanzas que diferencias, lo que hace que se genere riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que si bien existe semejanza en el aspecto ortográfico por el uso del vocablo “TOTIS” no puede ser precepto de negación de registro de la marca cuestionada, máxime si se tiene en cuenta que hay varias marcas antecedentes que identifican productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que resultan confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 262-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202210, 261-IP-202211, 350-IP-202212 y 391-IP-202213, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios14, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 14 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA15 TOSTIS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS16 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “TOTIS”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixta y nominativa, “TOSTIS” previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que 15 Índice 25 del expediente digital. 16 Índice 25 del expediente digital. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios17 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 17 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “TOTIS” y “TOSTIS”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre la marca cuestionada “TOTIS” y las marcas previamente registradas “TOSTIS”, existen significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 5 letras “T”- “O”-“T”-“I”-“S”; y que la única diferencia radica en la supresión en su intermedio de la letra “S” en la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, comoquiera que la marca objeto de controversia reproduce las letras “T-O-T-I-S”, de las expresiones opositoras.
Al respecto, cabe mencionar que si bien la marca cuestionada en su intermedio suprime la letra “S”, contenida en las marcas opositoras, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición vocálica (O-I), igual raíz y terminación (TO-TIS), el mismo número de sílabas (2) y una secuencia vocálica parecida, esto es, (T-T-S) frente a (T-S-T-S), lo que lleva a que la marca cuestionada “TOTIS” no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.
Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202018, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.
En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “TOTIS” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las previamente registradas, “TOSTIS”.
Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en las letras “T-O-T-I-S”, siendo éstas el elemento 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co principal de las marcas previamente registradas, así como en la raíz “TO”, la terminación “TIS” y la misma secuencia vocálica (O-I), sin que la supresión en la estructura de la letra “S”, en la marca cuestionada, sea relevante.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS - TOTIS - TOSTIS En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca cuestionada y las previamente registradas “TOTIS” y “TOSTIS” deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto19.
Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y las previamente registradas existe riesgo de confusión directa. 19 Criterio señalado en sentencia de 27 de septiembre de 2018. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2013-00019-00. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A tal conclusión arribó la Sala en sentencia de 27 de septiembre de 201820, en un asunto similar, en el que se alegaba la confundibilidad de la marca aquí opositora “TOSTIS”, frente a la marca “TOTIS”, de propiedad de la sociedad FRITOS TOTIS S.A. DE C.V., que ahora se prohíja.
En esa oportunidad la Sala, al respecto, precisó: “[…] Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados, la Sala observa que existe similitud ortográfica, dada sus raíces, terminaciones, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “S” de la marca previamente registrada, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca cuestionada.
Referente a la similitud fonética, la Sala estima que tienen un sonido o pronunciación similar, porque las marcas en conflicto coinciden en sus raíces y terminaciones, tienen el mismo número de vocales, las cuales son idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden, además de que la letra “S” en la marca cuestionada es débil desde el punto de vista auditivo.
Al hacer el cotejo sucesivo que sugiere el Tribunal, es evidente la similitud capaz de inducir a confusión. Veamos: TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS Al respecto, vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa y observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos “TOTIS" y 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2013-00019-00. 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “TOSTIS”, lo que hace que el signo cuestionado no posea la suficiente capacidad distintiva.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas en conflicto son signos de fantasía, debido a que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano (ni en inglés).
A lo sumo, la marca cuestionada puede evocar la idea de algo tostad; sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Por lo tanto, la Sala considera que se da una evidente semejanza, apreciable incluso a simple vista, entre las marcas cotejadas, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, que no desaparece por la ausencia de la letra “S” en la marca cuestionada, dado que esta no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarlas, de suerte que, sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado […]”.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201821 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “TOTIS” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. incluyendo toda clase de botanas comprendidas en esta clase […]”.
Las marcas previamente registradas, “TOSTIS”, distinguen los siguientes productos en la misma Clase de la citada Clasificación: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”.
De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que comparten una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas.
Así las cosas, al existir similitud entre las marcas confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en caso de coexistir su marca en el mercado22. 22 A dicha conclusión también arribó la Sala en la referida sentencia de 27 de septiembre de 2018, en la que sostuvo: “[…] En el caso sub examine, se tiene que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, es decir, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos de café, harina, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo [ ]” De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos son productos para la alimentación; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios) y sus consumidores son los mismos.
Por consiguiente, la Sala considera que también existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “TOTIS” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues generan riesgo de confusión o de asociación, en tanto el consumidor puede confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular y que lo llevaría a asociar los productos de la marca “TOTIS” con los de la marca “TOSTIS”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro […]”. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes de productos relacionados económicamente. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201523, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixta y nominativa previamente registradas, esto es, “TOSTIS”.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales24: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad del acto administrativo acusado.
Finalmente, cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras 24 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201625, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 0006027 de 16 de febrero de 2012, mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro como marca del signo mixto “TOTIS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 448002, 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asignado a la marca “TOTIS”, para distinguir productos de la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza.
TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00006 00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.