CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: American Gaia Corp.
Tema: Registro como marca del signo “FF” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 56081 de 25 de septiembre de 20131 y 18273 de 20 de marzo de 20142, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “FF” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Eladio Antonio Marín Cardona.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. El señor Eladio Antonio Marín Cardona, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primero: Declarar la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución 56081 del 25 de septiembre de 2013 mediante la cual niega el registro de la marca mixta FF, en la clase 35.
Segundo: Declarar la Nulidad del Acto Administrativo contenida en la Resolución No. 18273 de fecha 20 de Marzo de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve el recurso de apelación y confirma. Vinculados al Expediente 12 212726. 1 Folios 3 a 9 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 45 a 73 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de marca mixta FF, en la clase 35 de la clasificación de marcas.
Cuarto. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 309 de C.C.A., y se ordene el registro de la marca mixta FF, para distinguir servicios de la clase 35, comercialización, compra, venta, importación, exportación de calzado de dama y niña como: botas, botines, baletas, tacones, tenis, sandalias, calzado de plataforma, sandalias playeras.
Quinto. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúsculas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que el señor Eladio Antonio Marín Cardona solicitó el registro como marca mixta del signo “FF” para reivindicar servicios de la clase 356, estos son, “[…] comercialización, compra, venta, importación, exportación de calzado de dama y niña como: botas, botines, baletas, tacones, tenis, sandalias, calzado de plataforma, sandalias playeras […]”. 4.
Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, American Gaia Corp. presentó oposición con fundamento en su marca mixta “FF STUDIO F”7 que identifica productos de la clase 25 del nomenclátor internacional. 5. Anotó que, a través de la Resolución 56081 del 25 de septiembre de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición indicada supra y negó el registro de la marca mixta solicitada “FF” para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor internacional. 6.
Sostuvo que, frente a esta decisión Eladio Antonio Marín Cardona presentó recurso de apelación, el cual se resolvió a través de Resolución 18273 del 20 de marzo de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, esto es, confirmando la Resolución 56081. 4 Folios 47 y 48 C pp. 5 Folio 48 C pp. 6 Folio 4 C pp.
Versión 10. 7 Certificado 364237 Versión 9. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “FF” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al argumentar que es similarmente confundible con la marca “FF STUDIO F” que ampara productos de la clase 25.
Ello, comoquiera que entre estos signos existen diferencias que los hacen distintivos, sin que se genere un riesgo de confusión en el público consumidor. 9. Argumentó que “[…] es claro que la marca mixta FF, y por tener un logo suficientemente distintivo, que más bien podría ser una marca figurativa, frente a las enumeradas anteriormente, es perfectamente registrable y el público consumidor los identificará fácilmente […]”. 10.
Sostuvo que el signo solicitado no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal b) comoquiera que goza de distintividad respecto de la marca de American Gaia Corp. 11. Advirtió que las marcas cotejadas no son semejantes desde la perspectiva ortográfica, gráfica, fonética o conceptual, máxime cuando el elemento esencial de la marca previamente registrada es STUDIO F. Asimismo, “[…] las letras FF, están en sentido contrario, que no tienen significada propio, es una denominación arbitraria, que no transmite ninguna información del producto.
No hay semejanza fonética, la pronunciación de las palabras son diferentes, la marca solicitada está compuesta por dos letras que se pronuncian EFE EFE, y la opositora por dos signos artificiosos o caprichosos seguido de la palabra STUDIO у la letra EFE. [ ] No hay semejanza conceptual, la marca solicitada no tiene conceptos afines con la marca opositora, no hay posibilidad de confusión, por cuanta la similitud debe ser inmediata y directa […]”. 12.
Aseveró que las letras “FF” corresponden a una denominación débil, al existir una gran cantidad de registros que las contienen, por lo que son registrables cuando están acompañadas de elementos que hagan el conjunto distintivo. En ese sentido, “[…] al estar presentada en una forma totalmente distinta la marca FF para distinguir servicios 8 Folios 49 a 68 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la clase 35, no existe ninguna razón lógica o jurídica para que no se le reconozca ni se le proteja […]”. 13.
Indicó que las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que incluyen las letras “FF” han coexistido pacíficamente en el mercado con otras marcas cuya denominación también las comprenden, y de titularidad de diferentes personas. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 14.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15. Explicó que el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 porque es confundible con la marca previamente registrada, creando riesgo de confusión y asociación en el mercado. 16.
Indicó que hay identidad en el elemento denominativo “FF”, el cual es el sobresaliente en los conjuntos marcarios cotejados, y al tener el mismo contenido conceptual, lo que deriva en que el consumidor crea que los productos y servicios tienen el mismo origen empresarial. 17. Manifestó, teniendo en cuenta lo anterior, que existe semejanza entre las marcas, así como conexidad competitiva entre los productos y servicios reivindicados.
II.2. Contestación de la sociedad American Gaia Corp.10 18. La sociedad American Gaia Corp., tercera interesada en el resultado del proceso, contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual adujo que el signo solicitado no es distintivo comoquiera que no permite individualizar productos en el mercado de aquellos comercializados bajo otra marca. 19.
Adujo que el registro como marca del signo solicitado crea riesgo de confusión o asociación el mercado, en tanto que es similar a la marca “FF STUDIO F”, pues evocan ideas similares y su conjunto no comprende elementos adicionales que le otorguen distintividad. 20. Argumentó que la SIC realizó el examen de registrabilidad de conformidad con lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 9 Folios 145 a 150 C pp. 10 Folios 95 a 137 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 21. El señor Eladio Antonio Marín Cardona presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 18 de agosto de 201411 en contra de las Resoluciones 56081 de 25 de septiembre de 2013 y 18273 de 20 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 22. Por auto de 20 de octubre de 201512 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad American Gaia Corp.
El 28 de octubre de 201513 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 23. A través de providencia de 18 de enero de 201714 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 3 de febrero de 201715. 24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos expedientes administrativos tramitados en la SIC, la cual los aportó. 25.
Mediante auto de 15 de diciembre de 201716 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 287-IP-2018 de 28 de junio de 201917 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina.
Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b), en la cual dicho tribunal consideró que: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que no se discuten el concepto de marca ni la distintividad intrínseca de la misma. 3.
Se interpretará el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la presunta confusión de signos. 11 Índice 1. ° aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Folios 76 a 78 C pp. 13 Folio 78 vto C pp. 14 Folio 156 C pp. 15 Folios 166 a 174 C pp. 16Folios 201 a 204 C pp. 17 Folios 220 a 232 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Marcas conformadas por letras […] 3.2 Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. 3.3 Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kif) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 3.4 En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir.
En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio, no será registrable […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original). 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27.
Mediante auto de 4 de marzo de 201718 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante19, la SIC20 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso21, reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 56081 de 25 de septiembre de 2013 y 18273 de 20 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “FF” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Eladio Antonio Marín Cardona. 31.
La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca mixta “FF STUDIO F”23 que identifica productos de la clase 25, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el 134 ibidem. 32.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. 18 Folio 281 C pp. 19Índice 73 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 75 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 74 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Certificado 364237 Versión 9. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3.
La identificación de los actos demandados 33. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 56081 de 25 de septiembre de 2013 y 18273 de 20 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “FF” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Eladio Antonio Marín Cardona.
IV.4. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrados acusados, negó el registro como marca del signo mixto “FF” para reivindicar servicios de la clase 3524, estos son, “[…] comercialización, compra, venta, importación, exportación de calzado de dama y niña como: botas, botines, baletas, tacones, tenis, sandalias, calzado de plataforma, sandalias playeras […]”. 35.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca mixta “FF STUDIO F”, al ser ortográfica, fonética e ideológicamente diferentes. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 287-IP-2018 de 28 de junio de 201925 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina.
Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que no se discuten el concepto de marca ni la distintividad intrínseca de la misma. 37. Al respecto, la Sala precisa que, la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina artículos 134 y 135 literal b) y, al exponer el concepto de violación, adujo que la marca solicitada no resultaba similarmente confundible con la previamente registrada, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.
Asimismo, dichos artículos 134 y 135 literal b) no fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en dichas normas. 38. Así las cosas, el texto de la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 24 Folio 4 C pp.
Versión 10. 25 Folios 220 a 232 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 40.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante26 (mixto) Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 26 Folio 4 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso27 (nominativa) Certificado: 364237 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 41.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar dos signos distintivos mixtos, es necesario establecer el elemento que predomina en su conjunto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 42.
En efecto, de la revisión de los signos mixtos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 43.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 44.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que 0“[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”28. 27 Folio 5 C pp. 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. 46.
Ahora bien, frente al argumento de la parte demandante según el cual el elemento esencial de la marca previamente registrada es “STUDIO F” y que las letras “FF” aparecen en sentido contrario, la Sala precisa que tal disposición gráfica no desvirtúa su carácter denominativo, en la medida en que, de un lado, el signo fue registrado con las letras “FF” en su sentido natural, y, de otro, el consumidor medio identifica plenamente dicha denominación, por lo que la orientación no altera su percepción esencial.
Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de las marcas en conflicto. 47. De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 48.
Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones: i) “F” que hace parte de los signos distintivos cotejados, resulta ser de uso común en las clases 25 y 35 del nomenclátor internacional; y ii) “STUDIO” para la clase 25, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados29.
“F” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. F COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS FARMACOOP 35 282012 C.F.I. INVESTMENTS C.F.I. INVESTMENTS S.A. 35 309275 F FEDCO S.A. 35 376478 F FAJATE VIVELL S.A.S. 35 315587 29 Consulta realizada el 19 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio F.S.S. FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA 25 232257 W & F WORK & FASHION WORK & FASHION S.A. 25 256639 F MISTO LUXEMBOURG SARL 25 255671 “STUDIO” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. ANAROX STUDIO CARMEN ROSA TABERA 25 251532 VIA STUDIO CAPITALIZACIONES MERCANTILES S.A.S 25 241517 CLASS STUDIO OSCAR AUGUSTO GRANADOS RONDON 25 241655 NEXXOS NXS STUDIO NEXXOS STUDIO NXS S. A. S. 25 267997 49. Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “F”, para las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y “STUDIO”, para la clase 25, son de uso común y débiles.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluidas se reducirían las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 50.
Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “F” como “STUDIO”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo STUDIO, pero se mantuviera el análisis con base en F, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 51.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable a este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 52. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 53.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado F F 1 2 Marca previamente registrada F F S T U D I O F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que el signo “FF” está compuesto por una sola palabra, de 2 letras consonantes (F-F) y la marca registrada previamente “FF STUDIO F”, posee 3 palabras, 6 letras consonantes (F-F-S-T-D-F), y 3 vocales (U-I-O). 55.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala considera que, si bien las marcas confrontadas presentan diferencias en su estructura global, esto es, al componerse de distinta cantidad de palabras, letras y sílabas, presentan una similitud relevante derivada de la reproducción íntegra de la denominación “FF” en el signo solicitado. 56.
Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202030, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 57. En cuanto al análisis fonético, la Sala observa que la pronunciación de los signos no presenta diferencias sustanciales desde la perspectiva sonora, en tanto todos comparten la denominación “FF”.
La reiteración de esta expresión en el signo solicitado y en la primera palabra de la marca registrada le otorga una fuerza auditiva destacada dentro del conjunto, lo cual refuerza la percepción de similitud y acrecienta el riesgo de confusión entre los consumidores 58. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F – FF – FF STUDIO F 59.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos distintivos comparados es altamente similar, al punto de no percibirse diferencias sustanciales cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a que el signo solicitado incorpora por completo la reproducción de la 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio denominación “FF”, sin elementos adicionales que le otorguen fuerza diferenciadora al conjunto. 60.
Es así como, la Sala, en sentencia de 23 de noviembre de 202331, al cotejar la marca concedida mediante los actos acusados en ese caso, la cual reproducía en su totalidad una marca previamente registrada, consideró: “[…] en cuanto a la composición ortográfica de la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se tiene que comparte la misma conformación que la segunda palabra de la marca previamente registrada (LUMILUX) y, en ese sentido, contiene una reproducción de la misma.
De allí que, la Sala advierte que existe semejanza ortográfica entre las marcas cotejadas, toda vez que la palabra LUMILUX, en la marca previamente registrada, es la que posee la fuerza distintiva dentro del conjunto marcario y, en ese sentido, al ser reproducida totalmente por la marca concedida mediante los actos administrados acusados, se crea una similitud en este criterio.
Asimismo, la Sala precisa que, si bien la marca previamente registrada cuenta con la expresión OSRAM, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que, como se expuso supra, la carga distintiva recae sobre la expresión que se reproduce por completo en la marca concedida, esto es, LUMILUX, lo que determina que dicha marca no sea suficientemente distintiva y diferente a la marca previamente registrada respecto del criterio ortográfico.
De otro lado, la Sala advierte que, la marca concedida, no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarla de la marca previamente registrada, pues se encuentra conformada por la expresión LUMILUX, la cual es, se reitera, la expresión con fuerza distintiva dentro del conjunto marcario de la marca previamente registrada […]” (negrilla fuera de texto). 61.
En el caso sub examine, esta Sala prohíja el criterio expuesto supra y considera que existe semejanza ortográfica y fonética entre el signo y la marca cotejada, pues el signo reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, sin denominaciones adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. 62. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que los signos en conflicto contienen las siguientes expresiones: i) F, que corresponde a una letra del abecedario, la cual, individualmente considerada, no guarda relación o significado particular con los productos y servicios de las clases 25 y 35 del nomenclátor internacional; y ii) STUDIO, expresión en inglés que significa “[…] estudio […]”32, es esto, “[…] Apartamento de reducidas dimensiones, dedicado por lo general a vivienda o despacho […] Lugar de trabajo de un artista, sobre todo plástico, o, en ciertos casos, de un profesional liberal […]”. 31 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre de 2023. Rad.: 2016-00492-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 32 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/studio?q=STUDIO 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 63.
Al respecto, en cuanto a las expresiones que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202333, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 64. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 65.
En ese contexto, la Sala considera que, la palabra STUDIO es similar fonéticamente a la expresión ESTUDIO en español, máxime cuando ortográficamente son prácticamente idénticas y toda vez que es un vocablo de uso común para la clase 25 del nomenclátor internacional. 66. Ahora, la Sala advierte que, aun cuando la marca previamente registrada está compuesta de un elemento que, individualmente considerado, puede tener cierta referencia conceptual, como ocurre con “STUDIO”, dicho vocablo se combina con las letras “FF”, las cuales carecen de significado propio o directo en relación con los productos que ampara. 67.
De igual manera, el signo solicitado, conformado únicamente por la denominación “FF”, tampoco tiene una acepción conceptual clara en el contexto del mercado. En ese orden, tanto el signo solicitado como la marca registrada, en su conjunto, corresponden a expresiones nuevas que resultan de la combinación arbitraria de letras y palabras, por lo que se consideran signos de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque34. 68.
De lo expuesto, y teniendo en cuenta la similitud en la composición de “FF” y “FF STUDIO F”, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 69. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo y la marca previamente registrada. 70.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 71. La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 72.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201835 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 73. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos determinar dicha conexidad. 74.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 75.
En el caso sub examine, el signo solicitado “FF” lo fue para distinguir servicios de la clase 3536, estos son, “[…] comercialización, compra, venta, importación, exportación de calzado de dama y niña como: botas, botines, baletas, tacones, tenis, sandalias, calzado de plataforma, sandalias playeras […]”. 76. Por su parte, marca “FF STUDIO F”37 ampara productos de la clase 25 del nomenclátor internacional, a saber: “[…] toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños tales como, vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, chales, y sombrerería, ropa formal y casual; ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior; además incluirá toda clase de calzado como, botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis, y accesorios del calzado como punteras, tacones, suelas […]”. 77.
Al comparar los productos y servicios indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por complementariedad y razonabilidad. 78. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala advierte que los productos comprendidos en la clase 25 y los servicios de la clase 35 no resultan intercambiables, en la medida que el primero corresponde a bienes materiales destinados al consumo (prendas de vestir y calzado), mientras que el segundo implica la ejecución de una actividad comercial encaminada a su distribución y venta. 79.
Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos de la clase 25, consistentes en prendas de vestir, ropa formal y casual, ropa deportiva, ropa de dormir, vestidos de baño, ropa interior y calzado en todas sus modalidades, se encuentran directamente relacionados con los servicios de la clase 35, referidos a la comercialización, compra, venta, importación y exportación de calzado. 80.
En efecto, dichos servicios tienen por objeto poner en el mercado precisamente los productos antes señalados, lo cual evidencia un entorno funcional común en el sector de la moda, la vestimenta y la imagen personal. Esta relación incrementa el riesgo de que el consumidor medio perciba un vínculo entre los productos y los servicios y, en consecuencia, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión respecto de su origen empresarial. 81.
Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y servicios y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se preció con antelación. 82. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción 36 Folio 4 C pp.
Versión 10. 37Certificado 364237. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio del consumidor. En efecto, en el ámbito de la moda, es usual que el calzado se comercialice y publicite juntamente con prendas de vestir para lograr una imagen integral. 83.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos y servicios identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades similares, esto es la imagen personal, y se comercializan y prestan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como tiendas o almacenes de moda.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 84. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201538, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 85.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales39: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 86.
Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante indicó que las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que incluyen las letras “FF” han coexistido pacíficamente en el mercado con otras marcas cuya denominación también las comprenden, y de titularidad de diferentes personas. 87. Sobre ello, la Sala considera necesario precisar que el sistema marcario adoptado por la Comunidad Andina se fundamenta en la autonomía técnica y decisoria de las oficinas nacionales competentes de cada país miembro.
Esta autonomía se refleja no solo frente a las decisiones adoptadas por otras oficinas de propiedad industrial dentro del territorio andino, sino también respecto de sus propias actuaciones administrativas anteriores. 88. En consecuencia, el hecho de que en un trámite previo se haya concedido el registro de un signo similar o idéntico no implica que exista un deber jurídico de reiterar dicha decisión en trámites posteriores.
Por el contrario, cada solicitud de registro debe ser evaluada de forma individual, con base en las circunstancias particulares del caso concreto y en los requisitos de registrabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000. 89. Nótese, entonces, que el estudio de registrabilidad del signo solicitado por el demandante en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 90.
Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 91.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas, conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 25 y 35 que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
IV.5. Conclusión 92. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “FF” para los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00493-00 Demandante: Eladio Antonio Marín Cardona Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 93. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.