CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020080026000 Demandante: Cadbury Adams Usa LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Julián Andrés Trochez Aguirre Asunto: Cancelación marcaria por no uso – renuncia registro marcario – preservación del derecho preferente.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cadbury Adams Usa LLC contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 36430 de 23 de diciembre de 2003 y 5530 de 25 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Cadbury Adams Usa LLC, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 8 2 Cfr. Folios 36 a 49 2 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36430 de 23 de diciembre de 2003, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 5530 de 25 de febrero de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada admitir la renuncia total al registro de la marca nominativa CLARKS con certificado de registro núm. 130493 que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 36430, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 23 de Diciembre de 2003, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 42051 de 24 de Diciembre de 2002, emanada por la jefe de la división de Signos Distintivos, por virtud de la cual se aceptó la renuncia sobre los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493, de propiedad de CADBURY ADAMS USA LLC. b) Se rechazó la renuncia total del derecho de exclusividad sobre la marca registrada CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 27 de febrero de 2005. 2.
Que se declare nula la Resolución No. 5530, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 25 de Febrero de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 36430 de 23 de Diciembre de 2003; y b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. […]”. 4.
A título de restablecimiento del derecho solicitó: 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por la cual se reforma el Código de lo Contencioso Administrativo.” 4 Cfr. Folio 37. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 “[…] 3. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC., se ordene admitir la renuncia total al registro de marca CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.
Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Julián Andrés Trochez, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso, el 26 de junio de 2002, presentó acción de cancelación por no uso del registro de la marca nominativa núm. 130493 CLARKS, cuyo titular era Warner Lambert Company. 5.2.
La referida solicitud del tercero con interés directo en las resultas del proceso fue admitida mediante oficio 15183 del 26 septiembre de 2002, por la parte demandada. 5.3. Warner Lambert Company, el 9 de diciembre de 2002, presentó renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca indicada supra. 5.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 42051 de 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca nominativa CLARKS. 5.5.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 42051 de 24 de diciembre de 2002. 5.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003, resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de revocar la Resolución núm. 42051 de 24 de diciembre de 2002, al considerar que el apoderado del titular del registro marcario carecía de la facultad para renunciar a este. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 5.7.
Warner Lambert Company transpasó el registro de la marca nominativa CLARKS con certificado de registro núm. 130493 que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la parte demandante. 5.8. La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003. 5.9.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 5530 de 25 de febrero de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003, argumentando que aceptar la renuncia de derechos marcarios sobre los cuales se han iniciado trámites de cancelación generaría inseguridad jurídica sobre los competidores que pretenden la obtención del registro de un signo como marca por medios legales.
Normas violadas y concepto de violación 6. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 6.1. El artículo 171 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así: 7.1.
El artículo 171 de la Decisión 486 de 2000, prevé que el titular de una marca está en la libertad de renunciar total o parciamente del derecho que ha adquirido sobre ella, en cualquier tiempo y sin condicionar esta acción de manera alguna. 7.2. Para el 9 de diciembre de 2002, fecha en que se radicó la renuncia al registro de la marca nominativa CLARKS, no recaía sobre este embargo o garantía alguna inscrita ante la parte demandada, que pudiera impedir su renuncia. 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 7.3.
La parte demandada violó el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000, al sostener que, de conformidad con el principio de imparcialidad de las actuaciones administrativas, había lugar, primero, a resolver la acción de cancelación presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y luego, si proceder a resolver la renuncia a los derechos sobre la misma presentada por la parte demandante. 7.4.
El fundamento de la parte demandada en los actos acusados es completamente errado pues la admisión de la renuncia total a la marca CLARKS, antes de resolver la acción de cancelación por no uso, en ningún momento constituye una violación al principio de imparcialidad previsto en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. 7.5.
Concluyó que la parte demandada violó el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 al anteponer la cancelación por no uso presentada contra la marca nominativa CLARKS y negar la renuncia del titular al registro de esta marca, pues es claro que el mencionado artículo, no establece como no aceptación de la renuncia, la cancelación por no uso presentada por un tercero. Contestación de la demanda La parte demandada 8.
La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Los actos acusados fueron expedidos con fundamento en la Decisión 486 de 2000, en especial en sus artículos 165 y 171, que tratan sobre la cancelación del registro de una marca por no uso y la renuncia a los derechos marcarios. 8.2. Como bien se señala en los actos acusados la figura de la renuncia de los derechos y la acción de cancelación son disimiles entre sí, por lo que son objeto de regulación en diferentes capítulos de la Decisión 486 de 2000. 6 Actuando por intermedio de apoderada.
Cfr. Folios 64 a 66 7 Cfr. Folios 67 a 70 6 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 8.3. Era procedente que la parte demandada entrara a analizar en los actos acusados si el apoderado del solicitante de la renuncia del registro marcario tenía facultad expresa para disponer del derecho de su poderdante. 8.4.
Examinado el contenido del poder conferido al apoderado de la parte demandante dentro de la actuación administrativa, no existe estipulación expresa que lo haya facultado para disponer del derecho de su poderdante, por lo que, dando aplicación analógica al Código de Procedimiento Civil, no podía renunciar al registro marcario, ya que no tenía una autorización expresa para efectuar esa solicitud.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 guardó silencio en esta oportunidad procesal. Interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de agosto de 20149, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y este profirió la interpretación prejudicial 426-IP-2015 de 18 de agosto de 201610, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente y de oficio, se interpretará el artículo 168 de la misma normativa […]” 11.
En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 8 Cfr. Folios 72 a 73 9 Cfr. Folios 88 a 89 10 Cfr. Folios 105 a 112 7 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 12. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201711, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 13.
La parte demandante12 reiteró los argumentos señalados en la en la demanda. 14. La parte demandada13 guardó silencio en esta oportunidad procesal. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal 14. Concepto del Ministerio Público 16. El Ministerio Público15 guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Reanudación del trámite procesal 17. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 22 de abril de 202416, reanudó el trámite procesal. II. CONSIDERACIONES 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 426-IP-2015; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo de la renuncia del registro marcario; ix) marco normativo del derecho preferente; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia 11 Cfr. Folio 114 12 Cfr. Folios 115 a 121 13 Cfr. Folio 122 14 Ibidem 15 Ibidem 16 Cfr. Índice núm. 59 aplicativo web “SAMAI”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 19. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo17, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 20.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 21. Los actos acusados son los siguientes: 21.1 La Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición presentado por el tercero con interés en el resultado del proceso, en el sentido de revocar la Resolución núm. 42051 de 24 de diciembre de 2002 y, en su lugar, negar la solicitud de renuncia del registro marcario de la marca nominativa CLARKS. 21.2 La Resolución núm. 5530 de 25 de febrero de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003.
El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta y la Interpretación Prejudicial, determinar: 17 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 22.1.
Si la resolución núms.36430 de 23 de diciembre de 2003, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición presentado por el tercero con interés en el resultado del proceso y, 5530 de 25 de febrero de 2008, que resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003, vulneran el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 22.2.
En este sentido, se analizará: i) si el apoderado de la parte demandante, dentro de la actuación administrativa, estaba facultado para renunciar al registro marcario de la marca nominativa CLARKS; y ii) si la solicitud de renuncia del registro de la marca nominativa CLARKS debió tramitarse con posterioridad a la solicitud de cancelación de esta. 23.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina interpretó el artículo 171 de la Decisión 486 d 2000 y, de oficio, interpretó el artículo 168 ibidem. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24. 26.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 426-IP-2015 de 18 de agosto de 201625. 25 Cfr. Folios 106 a 112 12 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente en el marco de la acción de cancelación por no uso y su relación con la renuncia a los derechos sobre el registro.
D. ANÁLSIS (sic) DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente en el marco de la acción de cancelación por no uso y su relación con la renuncia a los derechos sobre el registro. 1. Los problemas jurídicos a resolver en el proceso interno son: 1.1. ¿El apoderado de la demandante estaba facultado para renunciar al derecho sobre la marca denominativa CLARKS? 1.2.
¿La solicitud de renuncia debió tramitarse después de resuelta la solicitud de cancelación sobre la marca denominativa CLARKS? 2. La demandante sostuvo que la única limitación a la renuncia es la existencia de embargos o derechos reales de garantía inscritos en la entidad correspondiente. En el procedimiento administrativo interno, la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que sobre la base del principio de imparcialidad se debió tramitar la acción de cancelación y posteriormente la solicitud de renuncia. […] 4.
El derecho preferente es la potestad que se le otorga a quien obtiene la cancelación por no uso de una marca, para que, si solicita el registro de la misma, su trámite se atienda antes que cualquier otro presentado con posterioridad a la solicitud de cancelación 5. El derecho preferente tiene las siguientes características: 5.1. Oportunidad para invocarlo (artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina): podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de tres meses siguientes a la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que declaró la cancelación. Se materializa con la solicitud de registro de una marca sustancialmente idéntica a la que se pretende cancelar o se canceló. 5.2.
Efecto de su invocación: se retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso, es decir, que cualquier solicitud de registro sobre un signo idéntico o similar después de la solicitud de cancelación, deberá tramitarse con posterioridad a la solicitud del titular del derecho preferente. Lo anterior implica que el titular del derecho preferente podría oponerse a la solicitud de un registro idéntico a similar, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero; así mismo, si no prospera su oposición, podría iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro en dichas circunstancias. 6.
Por otro lado, la figura de la renuncia sobre el registro de una marca (artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), tiene las siguientes características: 6.1. Legitimación activa: la detenta el titular de la marca o quien esté facultado por dicho titular, de conformidad con un poder válidamente otorgado y donde se exprese claramente la facultad de renuncia. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 6.2.
Efecto: la eliminación total o parcial del registro correspondiente, una vez sea admita e inscriba por la oficina competente. Seria parcial si la renuncia es restringida para un grupo de productos o servicios. 6.3. Límites: El artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé que no se admitirá la renuncia si existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. 7.
Si bien el acto de renuncia se deriva de las facultades emanadas del derecho exclusivo sobre la marca, no pueden ejercerse de forma aislada e independiente de otras figuras y derechos interconectados al registro de la misma. El caso particular nos muestra un escenario especial: la relación imbricada entre el acto de renuncia y la solicitud anterior de cancelación por no uso, ya que esta última no tendría razón de ser de desaparecer el registro de la marca objeto de la cancelación. En consecuencia, aunque no lo conste expresamente en el artículo 171, la solicitud previa de cancelación debe ser resuelta antes de la renuncia al registro de la marca, por lo siguiente: 7.1.
El derecho de marcas se soporta en un principio transversal que inspira a todo el ordenamiento jurídico: el principio de buena fe. Al caso particular se aplica en el sentido de que el titular del derecho exclusivo sobre la marca, si bien tendría la potestad de renunciar a la misma, no puede abusar de su derecho para conculcar otros que tienen el mismo peso relativo y de ejercicio concurrente, como sería el derecho preferente que se desprende de la acción de cancelación. 7.2.
En este sentido, el ordenamiento jurídico andino no sería coherente de permitirse que el titular del derecho sobre una marca, al ver que se tramita una cancelación por no uso, renunciara a la misma para dejar sin piso jurídico el trámite de cancelación y, como efecto, el derecho de preferencia invocado o que pudiera invocarse. Sería una práctica contraria al propio sistema de protección de los derechos industriales, ya que evidentemente dejaría inútil una figura tan importante como la cancelación por no uso. 7.3.
El ordenamiento jurídico debe permitir que los derechos concurran y puedan ejercerse de manera honesta y transparente. Esto nos indica que se debe proteger el derecho de preferencia frente al acto abusivo de renuencia, ya que de no ser así se haría nugatoria la finalidad de la acción por cancelación representada en: i) depurar el registro eliminado las marcas ociosas o vagas; y ii) permitir que otros competidores accedan a dichos signos distintivos no usados mediante el derecho de preferencia 8.
De conformidad con lo expresado en la presente providencia, la Corte Consultante deberá: 8.1. Determinar si el apoderado de WARNER-LAMBERT, mediante un poder expedido de conformidad con la normativa nacional, estaba investido de la facultad de renunciar al registro de la marca denominativa CLARKS. 8.2. Determinar si la solicitud de cancelación por no uso del signo denominativo CLARKS se presentó antes de la renuncia radicada por WARNER-LAMBER, para establecer si la oficina competente preservó el sistema de protección de la propiedad industrial al no aceptar la renuncia mencionada, de conformidad con los parámetros fijado en la presente providencia. […]”.
(Resaltado por la Sala). Marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso 33. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo 14 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 justificado, la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina.
En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa26.
Marco normativo de la renuncia del registro marcario 34. Visto el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un registro marcario podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Marco normativo del derecho preferente 35. Visto el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, la persona que obtenga una resolución favorable, en una acción de cancelación por no uso, tendrá derecho preferente al registro.
Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Análisis del caso concreto 36. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37.
En ese sentido la marca cuya renuncia se rechaza en los actos acusados corresponde a: MARCA NOMINATIVA REGISTRADA CLARKS Reg. Núm. 130493 26 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP- 2019 de 3 de junio de 2019. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 38.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. Respecto de la facultad del apoderado de la parte demandante de renunciar al registro de la marca dentro del procedimiento administrativo 39.
La Sala advierte que la parte demanda, en el escrito de contestación de la demanda manifestó que, a su juicio, el apoderado de la parte demandante, dentro de la actuación administrativa donde se expidieron los actos acusados, no contaba con la facultad para renunciar al registro marcario de la marca nominativa CLARKS, cuyo titular es la parte demandante. 40.
Al respecto, la Sala, de la revisión de los antecedentes administrativos advierte que: 40.1 Warner Lambert Company, otorgó poder al abogado José Antonio Lloreda Camacho para representarla en todos los temas relativos a la propiedad industrial27, y este, el 9 de diciembre de 2002, presentó renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca nominativa CLARKS con certificado de registro núm. 130493 que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 40.2 La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 42051 de 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca nominativa CLARKS. 40.3 El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 42051 de 24 de diciembre de 2002. 27 Cfr. Folios 32 a 38 del Anexo 1, Cuaderno de antecedentes administrativos. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 40.4 La Jefe de la División de Signos Distintivos de la de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003, resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de revocar la Resolución núm. 42051 de 24 de diciembre de 2002 y argumentó que el apoderado no tenía la facultad para renunciar al registro marcario indicado supra. 40.6 Warner Lambert Company transpasó el registro de la marca nominativa CLARKS con certificado de registro núm. 130493 que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la parte demandante. 40.7 La parte demandante otorgó poder a la abogada Alicia Lloreda Ricaurte para representarla en todos los temas relativos a la propiedad industrial, y con la facultad expresa de “[ ] renunciar total o parcialmente a los registros [ ]” 28, y esta, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003. 40.8 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 5530 de 25 de febrero de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003, argumentando que aceptar la renuncia de derechos marcarios sobre los cuales se han iniciado tramites de cancelación, generaría inseguridad jurídica sobre los competidores que pretenden la obtención de una marca por medios legales. 41.
Al respecto, la Sala, atendiendo a que: i) dentro del trámite del procedimiento administrativo, la parte demandante otorgó poder, con el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, a la abogada Alicia Lloreda Ricaurte para representarla en todos los temas relativos a la propiedad industrial, y con la facultad expresa de “[ ] renunciar total o parcialmente a los registros [ ]” 29; ii) la apoderada interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución núm. 36430 de 23 de diciembre de 2003 y solicitó la aceptación de la renuncia al registro marcario indicado supra; y iii) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 5530 de 25 de febrero de 2008, dio trámite al recurso de reposición y lo resolvió; esta Sala considera que la apoderada de la parte demandante contaba con 28 Cfr. Folios 90 a 95 del Anexo 1, Cuaderno de antecedentes administrativos. 29 Cfr. Folios 90 a 95 del Anexo 1, Cuaderno de antecedentes administrativos. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 la facultad para presentar renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca nominativa CLARKS con certificado de registro núm. 130493.
De la presunta vulneración del artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 42. La Sala advierte que la parte demandante argumentó que la parte demandada, al expedir los actos acusados, vulneró el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000, pues el titular de una marca puede renunciar parcial o totalmente a su registro, en cualquier tiempo sin condicionar esta acción de manera alguna. 43.
En el anterior sentido, mencionó que con los actos acusados se está creando una limitación a su derecho de libre disposición que le asiste por ser titular de la marca nominativa CLARKS, pues la norma comunitaria no contempla como causal de no aceptación de renuncia que se encuentre en trámite la acción de cancelación por no uso de la marca. 44.
De otro lado, la parte demandada adujo que, en el presente caso, la acción de cancelación por no uso se interpuso con anterioridad y que, por tratarse de un trámite independiente al de la renuncia, debía resolverse con antelación. 45. Al respecto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, revisados los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentra que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 26 de junio de 2002, la cancelación por no uso de la marca nominativa CLARKS con certificado de registro núm. 130.49330. 46.
Asimismo, el 9 de diciembre de 200231, el entonces titular de la marca nominativa CLARKS presentó renuncia total al registro marcario. 47. De otro lado, la parte demandada, mediante la Resolución 42051 de 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca CLARKS, la cual fue revocada por los actos acusados. 30 Cfr. Folio 55 Anexo numero 1 31 Cfr. Folio 52 18 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 48.
Al respecto, la Interpretación Prejudicial proferida en el caso sub examine32, consideró que el acto de renuncia se deriva de las facultades emanadas sobre el derecho a la marca y no puede ejercerse de forma aislada e independiente de otras figuras y derechos interconectados al registro de esta. 49. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que la renuncia al registro marcario no puede convertirse en un mecanismo para vulnerar los derechos de un tercero que de buena fe adelanta un proceso de cancelación de un registro marcario y, como consecuencia de esto, pretende ejercer el derecho preferente.
El permitir que un titular de un registro marcario renuncie a este, una vez se presente una solicitud de cancelación de su marca por no uso, haría que la acción de cancelación perdiera su finalidad, pues no se podría depurar el registro marcario y los terceros no podrían acceder a través del derecho preferente a marcas no usadas. 50.
En ese sentido, la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, consideró que: “[ ] 7. Si bien el acto de renuncia se deriva de las facultades emanadas del derecho exclusivo sobre la marca, no pueden ejercerse de forma aislada e independiente de otras figuras y derechos interconectados al registro de la misma. El caso particular nos muestra un escenario especial: la relación imbricada entre el acto de renuncia y la solicitud anterior de cancelación por no uso, ya que esta última no tendría razón de ser de desaparecer el registro de la marca objeto de la cancelación. En consecuencia, aunque no lo conste expresamente en el artículo 171, la solicitud previa de cancelación debe ser resuelta antes de la renuncia al registro de la marca, por lo siguiente: 7.1.
El derecho de marcas se soporta en un principio transversal que inspira a todo el ordenamiento jurídico: el principio de buena fe. Al caso particular se aplica en el sentido de que el titular del derecho exclusivo sobre la marca, si bien tendría la potestad de renunciar a la misma, no puede abusar de su derecho para conculcar otros que tienen el mismo peso relativo y de ejercicio concurrente, como sería el derecho preferente que se desprende de la acción de cancelación. 7.2.
En este sentido, el ordenamiento jurídico andino no sería coherente de permitirse que el titular del derecho sobre una marca, al ver que se tramita una cancelación por no uso, renunciara a la misma para dejar sin piso jurídico el trámite de cancelación y, como efecto, el derecho de preferencia invocado o que pudiera invocarse. Sería una práctica contraria al propio sistema de protección de los derechos industriales, ya que evidentemente dejaría inútil una figura tan importante como la cancelación por no uso. 7.3.
El ordenamiento jurídico debe permitir que los derechos concurran y puedan ejercerse de manera honesta y transparente. Esto nos indica que se debe 32 Cfr. Folio 111 19 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 proteger el derecho de preferencia frente al acto abusivo de renuencia, ya que de no ser así se haría nugatoria la finalidad de la acción por cancelación representada en: i) depurar el registro eliminado las marcas ociosas o vagas; y ii) permitir que otros competidores accedan a dichos signos distintivos no usados mediante el derecho de preferencia. [ ]”.
(Resaltado por la Sala). 51. La Sala, por lo expuesto anteriormente y de la revisión del expediente del proceso, advierte que, en el caso sub examine, la renuncia al registro marcario se efectuó con posterioridad a la solicitud de cancelación de la marca, por lo que la parte demanda, al rechazar la renunciar al registro con fundamento en la necesidad de tramitar la solicitud de cancelación por lo uso de la misma, no vulneró el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000. 52.
En este mismo sentido, la Sala en sentencia de 26 de enero de 201833, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[ ] la Sala advierte que, como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, la renuncia de los derechos sobre la marca objeto de análisis fue posterior a la fecha en la cual se inició de la acción de cancelación de la misma.
Así, se considera que la entidad demandada en ningún momento desconoció los principios propios de la actuación administrativa, tales como el de transparencia, buena fe y el denominado por la doctrina “primero en el tiempo primero en el derecho”. […] Teniendo en cuenta lo anterior y contrario a lo manifestado por la parte actora, la Sala considera que el trámite de la cancelación del registro de la marca no solo respondió a la correcta aplicación del principio de imparcialidad en la resolución de las peticiones presentadas por las partes, sino también a la preservación del derecho preferente y al beneficio de prelación por parte del accionante, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 18-IP-2014 de fecha 16 de julio de 2014, que rindió en el proceso de la referencia. En efecto, se observa que la motivación de las resoluciones acusadas guarda coherencia con la cronología de la actuación administrativa, además garantiza de la mejor manera los derechos procesales de todos los intervinientes y, en particular, el relacionado con el derecho preferente del accionante, por lo que acertadamente la entidad demandada dio trámite a la acción de cancelación del registro de la marca CLARKS a pesar de la renuncia presentada por la parte actora. [ ]”.
(Resaltado por la Sala). 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de enero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00628-00. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 53. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la no aceptación de la renuncia total sobre los derechos relativos a la marca nominativa CLARKS, no vulneró el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000.
Conclusión 54. La Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no vulneró el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000. 55. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 36430 de 23 de diciembre de 2003 y 5530 de 25 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Condena en costas 56. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020080026000 TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.