1 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S Tesis: No son nulas las resoluciones que negaron el registro como marca del signo “RAYCO” (mixto) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquel y el nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.” existe identidad ortográfica y fonética con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, así como conexidad entre los servicios que distingue y la actividad comercial que desarrollan los signos enfrentados, respectivamente.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA. LTDA., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, con miras a obtener la nulidad de 2 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las resoluciones números 58457 de 30 de septiembre de 2013, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 25897 de 23 de abril de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales: (i) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Ayco LTDA;
(ii) se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Distribuidora Rayco S.A.; (iii) se negó el registro como marca del signo “RAYCO” (mixto) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA; y (iv) se confirmó la decisión mencionada, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA. LTDA, a través de apoderado judicial, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “[…] 4.1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 58457 del 30 de septiembre de 2013. En sus artículos 2°. y 3°, emitida en el expediente No. 10- 052566, a través de la cual resuelve declarar fundada la oposición promovida por DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., y niega el registro de la marca RAYCO (Mixta), en la clase 35, a nombre de RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. 4.2.
Que se declare la nulidad de la resolución No. 25897 del 23 de abril de 2014, que resuelve confirmar la resolución que declara fundada la oposición y niega el registro de la marca comercial RAYCO (Mixta), en la clase 35ª, a nombre de RAYCO LTDA, RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. 1 Folios 187 a 272 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.
Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la oposición promovida por DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., y en su lugar se conceda el registro de la marca comercial RAYCO (Mixta), en la clase 35ª a nombre de RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA., para distinguir los restringidos servicios para los cuales fue solicitado su registro. 4.4.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial. 4.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 192 inciso primero del CPACA […]”.
I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. Que la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA. LTDA solicitó el registro como marca del signo “RAYCO” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el número 10052566, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 618 de 19 de julio de 2010.
I.1.2.2. Contra dicha solicitud las sociedades DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S. y AYCO LTDA., presentaron oposición con fundamento en su nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.” y marca notoria “RAYCO”; así como sus marcas mixtas “AYCO” en las clases 12, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. I.1.2.3. Mediante la resolución número 58457 de 30 de septiembre de 2013, la SIC declaró fundada únicamente la oposición interpuesta por la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., pues determinó que el signo 4 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado se encontró incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales b) y h) del artículo 136, y en consecuencia negó el registro como marca del signo “RAYCO” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA. LTDA. I.1.2.4.
Contra dicha decisión la solicitante presentó recurso de apelación, el cual se resolvió mediante la resolución número 25897 de 23 de abril de 2014, que confirmó la decisión de negar el registro como marca del signo solicitado. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 13 de la Constitución Política.
En síntesis, la demandante señaló las siguientes razones de la vulneración alegada: I.1.3.1. Sostuvo que, durante el trámite administrativo en cuestión, la SIC pasó por alto que la solicitante posee la titularidad de la marca “RAYCO” con certificado de registro núm. 379443, y que además aquella ha sido reconocida como notoria en relación con los servicios de telecomunicaciones y de ingeniería. En consecuencia, la solicitante tiene derechos adquiridos respecto de la mencionada expresión. I.1.3.2.
Explicó que, el signo solicitado merece una protección especial y prioritaria en relación con otros signos en el mercado, y que el reconocimiento de notoriedad debe hacerse extensivo para los servicios 5 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que pretende reivindicar en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.3.3. Advirtió que los servicios que distingue el signo cuestionado y las actividades comerciales que se desarrollan a través del nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.” pertenecen a sectores diferentes y especializados, además se dirigen a distintos tipos de consumidores, de manera que no pueden considerarse relacionados entre sí. I.1.3.4.
Afirmó que la sociedad opositora se ha dedicado a la comercialización de electrodomésticos y artículos para el hogar, es decir que sus actividades se encuentran dirigidas a un consumidor promedio, de manera que no se verá afectado por la coexistencia de los signos en el mercado, pues el consumidor que los adquiere, rara vez realiza el ejercicio de comparación detallada entre las marcas.
I.1.3.5. Señaló que los servicios y las actividades confrontadas, tampoco comparten medios de publicidad ni comercialización, pues reiteró, se trata de un público consumidor diferente en cada caso. I.1.3.6. Finalmente, indicó que la cobertura de los servicios de la clase 35 resulta demasiado amplia, pues se trata de aquellos relacionados con la comercialización de cualquier clase de producto, de tal manera que en dicha categoría se encuentran incluidas variedad de marcas y nombres idénticos o similares coexistiendo en el mercado, sin que por ello se genere un riesgo de confusión para los consumidores.
I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 6 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.1. La SIC contestó la demanda de la referencia en el siguiente sentido2: Manifestó que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 13 de la Constitución Política porque en ellos se adoptó una decisión con fundamento en las normas internacionales en materia marcaria y de acuerdo con los criterios establecidos en la jurisprudencia, así como en la doctrina, los cuales resultan aplicable a los casos de registro de marcas.
Particularmente, señaló que la negación del registro solicitado se debió a los supuestos que confluyeron en el asunto, al reconocimiento de la notoriedad del signo opositor, y a la acreditación del uso del nombre comercial con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro del signo negado, de manera que la opositora se encontró en mejor derecho que la demandante, por lo que no concurren las mismas circunstancias fácticas.
Señaló que las expresiones enfrentadas coinciden en la partícula “RAYCO”, cual es el elemento predominante en los signos confrontados, por tratarse de su raíz, y que además, el signo cuestionado posee vocablos y gráficas que no son suficientes para otorgarle distintividad respecto del nombre comercial de la opositora, de tal manera que su coexistencia generaría confusión en cuanto al origen empresarial, o riesgo de asociación de los signos en punto de sugerir una relación o vinculación económica entre aquellos.
Indicó que los servicios y las actividades de los signos confrontados pertenecen a la misma clase internacional, que son complementarios pues responden al mismo objetivo de comercializar productos que se complementan o relacionan en el mercado con elementos para el hogar o 2 Folios 286 a 301 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tipos de electrodomésticos, y que utilizan medios publicitarios afines, a partir de lo cual es posible considerar que, de acceder al registro solicitado existiría un evidente riesgo de confusión en los consumidores.
Informó que, en un procedimiento administrativo distinto, reconoció la notoriedad del signo “RAYCO”, a favor de la sociedad opositora, procedimiento que culminó con un acto administrativo que goza de legalidad hasta tanto no se declare su nulidad por el Consejo de Estado. I.2.2. La sociedad Distribuidora Rayco S.A.S., presentó escrito de contestación de la demanda por fuera del término dispuesto para ello3.
I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto de 10 de junio de 20224 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 58457 de 30 de septiembre de 2013 y 25897 de 23 de abril de 2014, mediante las cuales la SIC denegó el registro de la marca “RAYCO” (mixta), a nombre de la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA. LTDA., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 134 y 136, literales b) y h), en concordancia con lo previsto en los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 y 13 de la Constitución Política, conforme a lo expuesto por la actora a folios 187 a 272 del expediente físico y a lo respondido por la entidad demandada a folios 286 a 301 del expediente físico. […]”. 3 De conformidad con el informe secretarial visible a folio 308 del expediente físico de la referencia. 4 Índice número 54 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La providencia en cita fue objeto de recurso de reposición presentado por la Distribuidora Rayco S.A.S., el cual fue resuelto mediante el auto de 21 de marzo de 2025 que decidió no reponer el auto recurrido5.
I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO I.4.1 La Distribuidora Rayco S.A.S. presentó escrito señalando, en síntesis, lo siguiente6: Sostuvo que el signo solicitado reproduce en su totalidad al nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.”, y que, además, entre los servicios y las actividades que cada uno identifica existe una conexidad basada en la coincidencia en el sector al que se dirigen, pues se trata de electrodomésticos y gasodomésticos.
Indicó que el reconocimiento de notoriedad en favor de la actora se delimitó a los servicios de telecomunicaciones e ingeniería comprendidos en la clase 38 internacional, y entre 1999 a 2011, a lo cual debe agregarse que dichos servicios no guardan relación con los que ofrece en la actualidad, a saber, comercialización de electrodomésticos.
I.4.2. La actora reiteró los argumentos de nulidad7. I.4.3. La SIC reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda8. I.4.4. El Ministerio Público guardó silencio. 5 Índice número 78 del expediente en SAMAI. 6 Índice número 88 del expediente en SAMAI. 7 Índice número 89 del expediente en SAMAI. 8 Índice número 91 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.5.
ACTUACIONES ADICIONALES I.5.1. El 4 de junio de 20259, la Consejera Ponente para ese momento, doctora Nubia Margoth Peña Garzón, registró el proyecto de sentencia que decidiría de fondo la demanda de la referencia; sin embargo, su ponencia no obtuvo la mayoría de los votos necesarios. I.5.2. Mediante auto de 27 de junio de 202510, se remitió el asunto al despacho del Consejero de Estado que sigue en turno, doctor Oswaldo Giraldo López.
I.6. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 228-IP-202211, dentro de la cual instó a la autoridad consultante remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los procesos 344-IP-2022, 231-IP-2021, 153-IP-2022, los cuales constituyen acto aclarado en cuanto al artículo 134, y los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, respectivamente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita la nulidad de las resoluciones números 58457 de 30 de septiembre de 2013 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 25897 de 23 de abril de 2014, “Por la cual se 9 Índice 93 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 10 Índice 94 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 11 Índice número 74 del expediente en SAMAI. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales: (i) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Ayco LTDA;
(ii) se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Distribuidora Rayco S.A.; (iii) se negó el registro como marca del signo “RAYCO” (mixto) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA; y (iv) se confirmó la negativa del registro solicitado, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida para el caso sub examine por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la normatividad aplicable al presente caso corresponde a los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, se advierte que la validación de la transgresión del literal h) del artículo 136 ibidem, deberá hacerse, en lo que corresponda según el caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 224, 225 y 226 ibidem, que a tenor literal dispone lo siguiente: “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique […]”.
Por otra parte, se observa que aunque la actora también invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, la Sala descartará el estudio de la transgresión de la mencionada norma, en la medida que el debate propuesto no se relaciona con el concepto de marca sino con una eventual similitud o identidad entre un signo y un nombre comercial con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, así como la presunta concurrencia de notoriedad en los signos confrontados.
II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: 12 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala deberá determinar, en primer lugar, si la actora acreditó el uso, real, efectivo y continuo del nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.” con anterioridad a la solicitud de registro como marca del signo “RAYCO” (mixto) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizabal y CIA. LTDA. De ser cierto lo anterior, la Sala procederá a esclarecer si respecto del signo “RAYCO” (mixto) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
En particular, deberá determinarse si entre aquel y el nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.”, existe semejanza o identidad que, dadas las circunstancias, sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como relación entre los servicios y las actividades comerciales objeto de confrontación. Adicionalmente, las partes discuten el reconocimiento de notoriedad respecto de la expresión “RAYCO” en favor de la sociedad Distribuidora Rayco S.A.S., por lo que la Sala deberá convalidar la concurrencia de la mencionada prerrogativa, y en consecuencia, determinar si el signo “RAYCO” (mixto), para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 ibidem.
En igual sentido, la actora alegó el reconocimiento de notoriedad de la marca “RAYCO” (nominativa) para servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza de su titularidad, con certificado de registro número 379443, de manera que le corresponde a la Sala convalidar lo alegado, y determinar su incidencia en la registrabilidad del signo negado a través de los actos acusados. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resuelto lo anterior, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “RAYCO” (mixto), para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. Sobre la vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se configura cuando el signo cuestionado es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña y siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. En concordancia con la anterior disposición, los artículos 190 a 193 ibidem regulan lo relativo el derecho de exclusividad que se otorga sobre el nombre comercial y su protección. Así, el mencionado artículo 190 explica que se entiende por nombre comercial al signo que identifica una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil.
En igual sentido, el artículo 191 indica que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, el artículo 192 señala que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
Finalmente, el artículo 193 dice que el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente y que, en todo caso, el registro o depósito tendrá carácter declarativo. En las interpretaciones prejudiciales que constituyen acto aclarado de la causal de irregistrabilidad invocada por la actora, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó las siguientes características de la figura del nombre comercial: i) que su objetivo es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; ii) que el nombre comercial resulta diferente de la enseña comercial (a través de la cual se identifican los establecimientos de comercio), e independiente de la razón social de la persona jurídica; y que dicho signo iii) puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única.
En relación con la protección del nombre comercial, el Tribunal comunitario ha preciado lo siguiente: “[…] a) el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante […]. c) quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo 15 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede causar riesgo de confusión y/o asociación”12 (Destacado fuera del texto).
Frente a los presupuestos que se deben tener en cuenta para acreditar el primer uso real, efectivo y constante de un nombre comercial, la jurisprudencia andina ha explicado lo siguiente: “[…] 4.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables: […]”13.
Pues bien, a efectos de determinar si el signo cuestionado incurre en la causal de irregistrabilidad en estudio, en primer lugar, la Sala deberá establecer si se acreditó el uso, real, efectivo y continuo del nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.” con anterioridad a la solicitud de registro como marca del signo cuestionado; sin embargo, se advierte que dicha circunstancia, a partir de la cual se habilita la protección del nombre comercial, no fue objeto de discusión entre las partes procesales, de manera que el presupuesto en mención se entenderá por cumplido.
En tal sentido, lo siguiente que corresponde establecer a esta Sala es si: (i) existe identidad o semejanza entre el signo cuestionado y el nombre comercial, a partir de lo cual se genere un error en el público consumidor, 12 Proceso 75-IP-2013. 13 Proceso 226-IP-2020. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y (ii) si entre los servicios y las actividades que cada uno identifica concurren los criterios de conexidad competitiva.
Al respecto, conviene señalar que para efectuar el análisis de identidad o semejanza mencionada, corresponde aplicar las reglas y consideraciones desarrolladas por la jurisprudencia andina para el cotejo de signos distintivos, a saber,: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.1.1. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y el nombre comercial enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado (mixto) Para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza14 Nombre comercial opositor DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S. 14 El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: SERVICIOS DE COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PROMOCIÓN DE VENTAS PARA TERCEROS Y ALQUILER DE APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, DE ENSEÑANZA, DE CONTROL(INSPECCIÓN), DE SOCORRO Y DE ENSEÑANZA, APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN DE SONIDOS, IMÁGENES, SOPORTES DE REGISTROS MAGNÉTICOS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ALARMAS, RADARES, RADIOS, REPETIDORES CONVENCIONALES, RADIOS MÓVILES Y PORTÁTILES, ANTENAS, TELEFONÍA INALÁMBRICA, TELEFONÍA RURAL Y URBANA Y SISTEMA TRUNKING. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Desarrolla las actividades comerciales “[…] Servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”15.
Una vez verificados el signo cuestionado y el nombre comercial registrado, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de mixta y nominativo, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de 15 Tomando del objeto social de la sociedad titular del nombre comercial.
Visible a folio 3 a 10 del expediente físico de la referencia. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”16.
Ahora bien, resulta necesario indagar si las expresiones que constituyen el signo y el nombre comercial opositor son de uso común, descriptivas o genéricas de los servicios y actividades que identifican, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener partículas de estas características deberán ser excluidas, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha reiterado lo siguiente: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”17.
Al respecto, el Tribunal comunitario conceptualizó la genericidad y descriptividad de los signos, en el siguiente sentido: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 16 Proceso 128-IP-2016. 17 Proceso 128-IP-2016. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”18.
Así pues, la Sala observa que la expresión “DISTRIBUIDORA” deviene de uso generalizado, esto es, que es habitual en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los servicios y la actividad comercial que desarrollan los empresarios, por lo que deberá excluirse del cotejo correspondiente. Adicionalmente, es menester señalar que el titular que posea el registro de un signo con dicha expresión no podrá impedir que otros la incluyan para identificar productos, servicios o actividades comerciales.
Entonces, conviene traer a colación la consideración reiterada por el Tribunal andino19, según la cual los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje corriente o las costumbres del comercio serán de uso generalizado, así: “[…] 5.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso 18 Proceso 398-IP-2019. 19 Proceso 20-IP-2022. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial del país para identificar productos o servicios de que se trate.
No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios […]”.
Por otra parte, la Sala encuentra que la expresión “S.A.S.” del nombre comercial opositor, no posee capacidad distintiva en la medida que se trata de una denominación legal societaria que únicamente indica el régimen jurídico de su titular, y en consecuencia, también deberá excluirse del cotejo correspondiente. Visto lo anterior, se procederá excluir de la comparación pertinente a las expresiones “DISTRIBUIDORA”, y “S.A.S.”, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha reiterado que “[…] se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”20.
II.4.1.2. En consecuencia, la Sala advierte que la confrontación deberá efectuarse respecto de las nominaciones “RAYCO” y “RAYCO”, frente a lo cual resulta evidente que concurre identidad en los aspectos ortográfico y fonético del signo y el nombre comercial en disputa, que por ser tan obvia no requiere de mayor observación. 20 Proceso 128-IP-2016. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.3.
En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. En ese orden, la Sala estima que la partícula “RAYCO” no posee un significado en el idioma castellano, así como tampoco genera una idea particular en la mente del consumidor, en tal sentido, dicha expresión deberá tenerse como de fantasía, y, en consecuencia, no hay lugar a realizar el cotejo del aspecto conceptual del signo y el nombre comercial confrontados.
Por lo tanto, al encontrarse entre el signo cuestionado y el nombre comercial opositor identidad en sus aspectos ortográficos y fonéticos, la Sala descenderá a la convalidación de las circunstancias en las cuales el uso de la expresión generaría riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido. Para el efecto, es necesario analizar si entre los servicios que pretende identificar el signo cuestionado y la actividad comercial que se desarrolla a través del nombre comercial opositor, existe una relación en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva.
II.4.1.4. Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201821, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación 2009-00314-00. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que 24 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple el mencionado fenómeno de la conexidad competitiva.
En el caso de estudio, el signo cuestionado “RAYCO” (mixto) fue solicitado para distinguir los siguientes productos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] SERVICIOS DE COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PROMOCIÓN DE VENTAS PARA TERCEROS Y ALQUILER DE APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, DE ENSEÑANZA, DE CONTROL (INSPECCIÓN), DE SOCORRO Y DE ENSEÑANZA, APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN DE SONIDOS, IMÁGENES, SOPORTES DE REGISTROS MAGNÉTICOS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ALARMAS, RADARES, RADIOS, REPETIDORES CONVENCIONALES, RADIOS MÓVILES Y PORTÁTILES, ANTENAS, TELEFONÍA INALÁMBRICA, TELEFONÍA RURAL Y URBANA Y SISTEMA TRUNKING […]” (destacado de la Sala).
Por su parte, el nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.” (nominativa) desarrolla la siguiente actividad comercial, de conformidad con su objeto social22: “[…] Servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]” (destacado de la Sala).
Pues bien, para esta Sala concurre conexidad competitiva, en la medida que los confrontados coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, pues se trata de servicios y actividades que operan, en ambos casos, bajo esquemas de intermediación comercial, particularmente para la compra, venta, promoción, así como distribución y comercialización de productos a terceros. 22 Folios 3 a 10 del expediente físico de la referencia. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, se advierte que los servicios y las actividades comparten canales de comercialización y publicidad, pues aquellos son ofertados a terceros en establecimientos de comercio especializados, dedicados a tales propósitos, los que son frecuentados por quienes requieren de forma particular los servicios de intermediación para distribución y comercialización de productos.
Así mismo, existe coincidencia en los canales de publicidad como quiera que los mencionados servicios y actividades se difunden a través de internet, radio, televisión, vallas, pendones, así como folletos y volantes publicitarios. De otro lado, los productos respecto de los cuales se desarrollan los servicios y las actividades de intermediación para distribución y comercialización encuentran relación, pues los aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos, imágenes, equipos para el tratamiento de la información, alarmas, radios, así como los de telefonía inalámbrica, que pretende identificar el signo negado, corresponden a aparatos tecnológicos con potencial de uso doméstico, tales como televisores, equipos de sonido, computadores, teléfonos celulares, así como alarmas y radios propiamente dichos.
En tal sentido, es razonable considerar que los mencionados productos se encuentran incluidos en la categoría de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos, a los que se refieren las actividades desarrolladas con el nombre comercial protegido. Adicionalmente, se destaca la complementariedad e intercambiabilidad entre los servicios confrontados, pues el tercero que requiere intermediación para compra, venta, importación, exportación, y promoción de ventas, podría encontrarse en la necesidad de adquirir los 26 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionados con el reagrupamiento, distribución y comercialización de productos para el hogar, dentro de los cuales se considera incluidos los aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos, imágenes, equipos para el tratamiento de la información, alarmas, y radios.
Así mismo, el consumidor que requiera los servicios ofertados bajo el nombre comercial protegido, ante un aumento considerable de precios, podría optar por adquirir aquellos que pretende identificar el signo cuestionado, pues se reitera, se trata de empresas que operan bajo esquemas de intermediación comercial, con lo cual se vería afectada la capacidad financiera de la sociedad Distribuidora Rayco S.A.S., y en contra posición beneficiaria la actividad comercial de la actora.
Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra evidente que existiría una asociación en la mente del consumidor, ante la innegable identidad de las expresiones confrontadas, pues los servicios así como las actividades comerciales confrontadas coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, además los productos que les atañen tienen un uso doméstico, de manera que quien los adquiera consideraría fácilmente que poseen un mismo origen empresarial, o que entre los empresarios existe una vinculación comercial, lo que sin duda afectaría el ejercicio del derecho de libre elección del consumidor.
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala concurren suficientes criterios de conexidad competitiva, pues se reitera, tanto los servicios como las actividades confrontadas operan bajo esquemas de intermediación comercial para la venta, distribución, importación, entre otros, de productos que también se encuentran relacionados por su potencial uso doméstico. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que concurren las circunstancias en las cuales el uso de la expresión, por parte de la demandante, generaría riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.
En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente23: “[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. Así las cosas, la Sala colige que el signo cuestionado “RAYCO” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, invocada por la actora, pues resulta similarmente confundible con el nombre comercial protegido “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.”, de manera que su coexistencia en el mercado generaría un riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.
Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse el nombre comercial previamente usado por la sociedad Distribuidora Rayco S.A.S. Así, lo ha señalado el Tribunal comunitario, veamos24: 23 Proceso 70-IP-2008. 24 Proceso 59-IP-2001. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. (destacado de la Sala). II.4.2. Sobre la vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Ahora bien, la actora también invocó como vulnerado el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por indebida aplicación, en la medida que aquel fue utilizado como sustento para negar el registro solicitado del signo como marca, pues la SIC encontró que aquel es similarmente confundible con la marca “RAYCO” de titularidad de la sociedad Distribuidora Rayco S.A.S., la cual fue reconocida como notoria para distinguir servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos, en el periodo comprendido entre enero de 1999 y agosto de 2010, a través de la resolución número 79270 de 21 de diciembre de 2012.
Sin embargo, esta Sala prescindirá del estudio de la causal de irregistrabilidad mencionada, pues al encontrarse el signo cuestionado incurso en la prohibición de registro del literal b) del artículo 136 ibidem, es suficiente para su negación, y en tal sentido, no es necesario abordar otras causales de irregistrabilidad marcaria como aquella relacionada con la confundibilidad entre un signo y una marca que ha sido reconocida como notoria.
II.4.3. Por otra parte, la actora también sostuvo que es titular de la marca “RAYCO” (nominativa) para identificar servicios en la clase 35 de 29 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 379443, la cual fue igualmente reconocida como notoria en el periodo comprendido entre 1991 y 2011, a través de la resolución número 19218 de 29 de marzo de 2012, y que por tal razón, tiene derechos de exclusividad respecto de la expresión “RAYCO”, de manera que la SIC debió acceder a la solicitud de registro del signo negado.
Al respecto, valga señalar que si bien es cierto que la marca en mención fue reconocida como notoria en el numeral segundo de la decisión administrativa indicada, también lo es que dicha decisión fue objeto de apelación, el cual se resolvió finalmente a través de la resolución número 33442 de 30 de mayo de 201325, que revocó el mencionado artículo segundo de la resolución número 19218, y confirmó la concesión de registro de la marca “RAYCO” (nominativa) para servicios comprendidos en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; todo con anterioridad a la expedición de la resolución número 25897 de 23 de abril de 2014, demandada en el presente asunto, que confirmó la negación del signo cuestionado.
En consecuencia, deviene improcedente convalidar y considerar la incidencia que la eventual notoriedad de la marca “RAYCO” con certificado de registro número 33442 tendría en la viabilidad del registro del signo cuestionado, en la medida que, con anterioridad al estudio desarrollado por los actos acusados, la SIC revocó el reconocimiento de notoriedad que ahora alega la actora.
Adicionalmente, resulta conveniente señalar que la notoriedad de la marca “RAYCO” con certificado de registro número 33442, fue reconocida 25 Consulta realizada el 21 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el periodo comprendido entre 1999 y 2011, a partir de lo cual es posible considerar que, para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados, la marca de titularidad de la actora no era notoria entre el público consumidor.
Por demás, la mencionada marca estuvo vigente hasta la expedición de la resolución número 79270 de 21 de diciembre de 201226, mediante la cual fue cancelada por notoriedad tras encontrarse acreditado que la sociedad Distribuidora Rayco S.A.S., solicitante de la acción de cancelación, es titular de la marca “RAYCO” notoria en el periodo comprendido entre 1999 y 2010; a lo cual se agrega que este último reconocimiento no fue objeto de recurso alguno, y la decisión que lo contiene no ha sido declarada nula por la autoridad judicial correspondiente.
En cualquier caso, conviene señalar que la notoriedad de una marca que ha sido registrada con anterioridad a la fecha en que se presentó una solicitud adicional de registro, por parte de un mismo titular, no le confiere derecho automático a la obtención del registro pretendido, en la medida que aquello se encuentra supeditado al estudio de registrabilidad correspondiente, en aras de descartar que el signo se encuentra incurso en causal alguna que prohíban su registro, ya sean en cuanto a su distintividad intrínseca, o extrínseca tal como sucede en el presente asunto, en que se coligió que el signo cuestionado “RAYCO” es similarmente confundible con el nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.”.
II.4.4. Finalmente, la Sala advierte que los actos acusados no vulneran 26 Consulta realizada el 21 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el artículo 13 superior, pues la decisión adoptada acertó al negar el registro del signo como marca “RAYCO” (nominativa) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que se encontró que aquel se halló incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como se coligió en esta providencia, lo cual es suficiente para haberse denegado la solicitud de registro presentada por la actora en sede administrativa.
Adicionalmente, esta Sala rescata que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del estudio efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares27; además, de considerarse que, si eventualmente la administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia28 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.
En consecuencia, no habrá vulneración al derecho a la igualdad si las decisiones relativas a la registrabilidad de los signos distintivos varían de un asunto a otro, pues se reitera, la viabilidad de registro se encuentra supeditado al examen autónomo por parte de la oficina de marcas correspondiente. Al respecto, conviene recordar que el Tribunal comunitario en interpretaciones prejudiciales anteriores, ha sostenido lo siguiente: “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.
Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00; y en sentencia de 20 de febrero de 2025, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2012 00311 00; entre otras. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficias de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o Oficinas Competentes de los País Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […] Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina: esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.”29 (destacado de la Sala).
II.4.5. CONCLUSIÓN 29 149-IP-2013. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, se impone negar las pretensiones de la demanda y se mantendrá incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, a través de los cuales se negó el registro del signo como marca “RAYCO” (nominativa) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que se encontró que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto, y acertaron al considerar la inviabilidad del registro como marca del signo cuestionado, pues aquel se halló incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, lo que fue suficiente para denegar la solicitud marcaria presentada en sede administrativa por la demandante.
II.4.6. SOBRE COSTAS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […]”. Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “[…] cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
En este asunto, la demanda fue resuelta de manera desfavorable a quien lo formuló y, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se advierte la intervención de la autoridad demandada con la radicación de la contestación de la demanda, así como el memorial de alegatos de conclusión por parte de su apoderado debidamente facultado. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1° del artículo 366 del CGP, se condenará en costas a la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA., por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
Lo anterior en aplicación de lo previsto en el capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de 2003, sobre las tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso Administrativos30. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA., por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. 30 “ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.” 35 Radicado: 11001 03 24 000 2014 00619 00 Demandante: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado Salvamento de voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.