Micelio
11001032400020110028000Consejo de Estado · Sección PrimeraSentencia2011-07-12

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

Actor: Kraft Foods Brasil S/A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2011-00280-00 Demandante: KRAFT FOODS BRASIL S/A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: CAFÉ DIAMANTE NEGRO LTDA. Tema: No es nulo el acto que negó el registro de una marca ante la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y una marca previamente registrada.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Kraft Foods Brasil S/A en contra de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC): • Resoluciones números 5141 de 29 de enero de 2010, 17820 de 26 de marzo de 2010 y 11005 de 25 de febrero de 2011, mediante las cuales, respectivamente, i) negó el registro de la marca mixta “LACTA DIAMANTE NEGRO”, solicitada por la sociedad Kraft Foods Brasil S/A, para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto, confirmándolo Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, iii) resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando las anteriores decisiones.

I.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad Kraft Foods Brasil S/A, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA)1, para que la Sala se pronuncie con miras a obtener las siguientes declaraciones: “2.1.

Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la SIC: (i) Resolución Nº 5141 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta "LACTA DIAMANTE NEGRO" para distinguir, única y exclusivamente, “productos de chocolate, chocolate en barra y bombones de chocolate", productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

(ii) Resolución Nº 17820 del 26 de marzo de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto por mi poderdante y confirmó lo dispuesto en la Resolución Nº 5141 del 29 de enero de 2010, en el sentido de negar el registro de la marca mixta "LACTA DIAMANTE NEGRO" en clase 30; y (iii) Resolución Nº 11005 del 25 de febrero de 2011, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 5141 del 29 de enero de 2010 de la Directora de Signos Distintivos, en el sentido de negar el registro de la marca mixta "LACTA DIAMANTE NEGRO" en la Clase 30. 2.2.

Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca "LACTA DIAMANTE NEGRO" (mixta) a nombre de KRAFT FOODS BRASIL S/A, en los mismos términos establecidos en la solicitud de registro de la marca, es decir, para distinguir "productos de chocolate, chocolate en barra y bombones de chocolate", productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y a que expida el certificado de registro correspondiente. 2.3.

Que se ordene a la SIC la publicación de la Sentencia que se profiera en el 1 Vigente para la fecha de presentación de la demanda, a saber, 8 de julio de 2011. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.”2 1.2.

Los actos acusados A continuación, se extrae la parte resolutiva de los actos administrativos acusados: • Resolución 5141 del 29 de enero de 2010 “REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCIÓN No. 5141 Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario Rad. Nº 09 061303 LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, CONSIDERANDO […]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar fundada la oposición presentada por CAFE DIAMANTE NEGRO LTDA ARTICULO SEGUNDO. Negar el registro corno marca nominativa del signo LACTA DIAMANTE NEGRO para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente a los (as) doctores (as) JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, apoderado (a) de la sociedad solicitante, y CARLOS FERNANDO MORENO GARCIA, apoderado (a) de la sociedad opositora, el contenido de !a presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante esta Oficina y, en subsidio, ele apelación, ante el Superintendente Delegado para la 2 Expediente digital aplicativo SAMIA Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Propiedad Industrial, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. Realizar las anotaciones respectivas. Una vez en firme la presente actuación, archivar el expediente” • Resolución 17820 del 26 de marzo de 2010 “REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCIÓN No. 17820 Por la cual se resuelve un recurso de reposición Rad. Nº 09-61303 LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (C) en ejercicio de sus facultades legales y, CONSIDERANDO: […]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 5141 de 29 de enero de 2010, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese mediante fijación en lista al doctor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, apoderado de la sociedad solicitante y al doctor CARLOS FERNANDO MORENO GARCIA, apoderado de la sociedad opositora o a quien (es) haga (n) sus veces, del contenido de la presente resolución.” • Resolución 11005 del 25 de febrero de 2011 “REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCIÓN Nº 11005 Por la cual se resuelve un recurso de apelación Rad.

Nº 09-061303 EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11 numeral 7° del Decreto 3523 de 2009, CONSIDERANDO: […]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 5141 de 29 de enero de 2010 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente a al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, apoderado de la sociedad solicitante, y al doctor Carlos Fernando Moreno García, apoderado de la sociedad opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.” 1.3.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: La sociedad Kraft Foods Brasil S/A. solicitó el registro de la marca mixta “LACTA DIAMANTE NEGRO” para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 09-061303. El 31 de agosto de 2009 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 607.

Dentro del término de la publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad CAFÉ NEGRO DIAMANTE LTDA. presentó oposición contra la marca mixta “LACTA DIAMENTE NEGRO” para identificar productos en la clase 30 Internacional ante la SIC, la cual fue contestada por la sociedad Kraft Foods Brasil S/A. el 5 de enero de 2010.

La SIC expidió la resolución número 5141 de 29 de enero de 2010, a través de la cual negó el registro de la marca mixta “LACTA DIAMANTE NEGRO” solicitada en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sociedad Kraft Foods Brasil S/A. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, el primero de ellos resuelto mediante la resolución número 17820 de 26 de marzo de 2010, en el sentido de confirmar la resolución recurrida.

El recurso subsidiario de apelación fue decidido por la SIC a través de la resolución número 11005 de 25 de febrero de 2011, confirmando también la decisión recurrida. 1.4. Norma violada La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 1.5.

Concepto de la violación Para sustentar lo anterior, explicó que la SIC interpretó erróneamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que entre las marcas "LACTA DIAMANTE NEGRO" (mixta) y "DIAMANTE NEGRO" (mixta) no había suficiente similitud como para generar confusión en el público consumidor, por cuanto, según el demandante las diferencias entre las marcas en conflicto son suficientemente claras para que éstas se distingan en el mercado sin generar confusión; y en suma señaló que las marcas no son idénticas por las diferencias nominativas y gráficas reportadas por la palabra LACTA, predominante, distintiva y característica del signo pedido en registro.

Señaló que la SIC se apartó de realizar un examen en conjunto de las marcas y decidió inclinarse exclusivamente por un examen parcial de los signos, omitiendo considerar en conjunto la marca pedida en registro, Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuya palabra “LACTA” integrante es determinante de distintividad por ser la palabra inicial del signo, la cual se percibe fonética y visualmente a primer impacto, más aún cuando se trata de una palabra carente de significado propio.

Adujo que no comparte las afirmaciones realizadas por la SIC en los actos demandados, en el sentido de que la palabra “LACTA”, por el solo hecho de tener capacidad evocativa, carece de fuerza distintiva y no puede considerarse como identificador del origen empresarial de productos y en suma señaló que son equivocadas las afirmaciones que sirvieron de sustento a la negación del registro marcario solicitado bajo la tesis de que la palabra “LACTA” carece de distintividad y no es un elemento diferenciador entre la marca pedida en registro “LACTA DIAMANTE NEGRO" (mixta) y la marca opositora "DIAMANTE NEGRO" (mixta).

Insistió en señalar que el hecho de que la palabra "LACTA" pudiera ser sugestiva para productos lácteos, ello no significaba que dicha palabra no deba ser considerada dentro del análisis conjunto de los signos, ni que no le reporte a la marca pedida en registro un contenido ideológico que funciona como importante factor de diferenciación frente a la marca opositora.

Concluyó señalando que las decisiones atacadas están viciadas de nulidad por encontrarse fundadas en afirmaciones contrarias a la realidad, en interpretaciones erradas de la normativa de propiedad industrial y con violación del principio de legalidad. II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 29 de agosto de 2011, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación a la entidad Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionada, a la sociedad Café Diamante Negro Ltda. y al Ministerio Público. 2.2.

La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda en los siguientes términos: En primer lugar, señaló que las marcas en disputa corresponden a las denominadas mixtas, toda vez que están formadas por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, en consecuencia, su comparación fue realizada de conformidad con los parámetros establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino, es decir, en conjunto, y respecto del elemento predominante de los signos en disputa, cual es el denominativo.

Señaló que, una vez efectuado el examen de registrabilidad entre las marcas enfrentadas, “LACTA DIAMANTE NEGRO” de la aquí demandante y “DIAMANTE NEGRO” de titularidad de la sociedad Café Diamante Negro LTDA ambas para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se observó que aquellas comparten dentro de sus conjuntos estructurales las palabras “DIAMANTE NEGRO”, por lo tanto, el signo solicitado no presenta la suficiente distintividad para obtener el registro.

Por lo cual, afirmó que las marcas enfrentadas contienen similitudes evidentes en sus aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales. De otra parte adujo que, del cotejo marcario, es igualmente evidente la conexión de competitividad, pues existe identidad entre los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta que el signo negado fue solicitado para identificar los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para los cuales se encuentra previamente registrada la marca “DIAMANTE NEGRO”; con lo cual, resultó claro concluir que utilizan los Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y se relacionan por su finalidad. 2.3.

La sociedad Café Diamante Negro Ltda., afirmó que los actos administrativos demandados se encuentran plenamente ajustados al principio de legalidad, en primer lugar, porque en ellos se consideró que el elemento predominante en las marcas cuestionadas es el denominativo, en aplicación de las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que aunque se quisiese cotejar la identificación gráfica de cada marca, se encontrarían evidentes similitudes, pues los dos comprenden la ilustración de un diamante.

Además, señaló que la expresión “LACTA” resulta descriptiva para los productos de la clase que pretenden identificar las marcas en conflicto, por lo tanto, aquella expresión, por sí sola, no resulta apropiable, en consecuencia, tampoco puede ser apreciada al momento de realizar el análisis marcario. Adujo que el signo solicitado “DIAMANTE NEGRO” y la marca previamente registrada “DIAMANTE NEGRO”, hay absoluta identidad desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual; además, tales marcas poseen identidad en cuanto a los productos que pretenden distinguir, como quiera que en ambos casos se trata de los productos para la clase 30 del nomenclátor internacional, por lo tanto, también comparten canales de comercialización, medios de publicidad y finalidad, tal como acertadamente lo sostuvo la SIC.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1 La sociedad demandante guardó silencio en esta etapa del proceso. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2. A su vez, la SIC3 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. 3.3.

La sociedad Café Diamante Negro LTDA4 allegó sus alegatos de conclusión reiterando mayormente los argumentos presentados en la contestación de la demanda. 3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 270-IP-20155, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones, el tribunal expresó: “PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se debe determinar si predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3 Folios 141 a 150 del expediente. 4 Folios 155 a 161 del expediente. 5 Folios 130 a 139 del expediente.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

CUARTO: Los signos conformados por elementos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

El Juez consultante deberá analizar si en efecto el nuevo signo LACTA DIAMANTE NEGRO (mixto) es una derivación de otros signos inscritos a favor del mismo titular y si encuadra en lo contenido en la presente providencia.” V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 5141 de 29 de enero de 2010, 17820 de 26 de marzo de 2010 y 11005 de 25 de febrero de 2011, expedidas por la SIC, mediante las cuales se negó el registro de la marca mixta “LACTA DIAMANTE NEGRO”, para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Kraft Foods Brasil S/A., 5.2.

Objeto de la controversia De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala advierte que la SIC negó el registro de la marca mixta “LACTA DIAMANTE NEGRO”, solicitada por la sociedad Kraft Foods Brasil S/A., para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tras concluir que aquella se encontraba incursa en la causal de Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que el signo solicitado resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada “DIAMANTE NEGRO” para la misma clase, de titularidad de la sociedad CAFÉ DIAMANTE NEGRO LTDA. No obstante, la demandante sostuvo, en síntesis, que las diferencias entre las marcas en conflicto son suficientemente claras para que éstas se distingan en el mercado sin generar confusión; particularmente por las diferencias nominativas y gráficas que le aporta al signo solicitado la palabra “LACTA”, la cual, en su consideración, resulta predominante, distintiva y característica del signo pedido en registro.

Con base en lo anterior la Sala deberá establecer si es nula la resolución que negó el registro de la marca “LACTA DIAMANTE NEGRO” (mixta), para identificar los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 en tanto que el signo solicitado sí posee capacidad distintiva para ser registrado como marca.

Para lo cual, la Sala descenderá a considerar si el término “LACTA”, que se encuentra en el signo negado es descriptivo, evocativo y/o de uso común para identificar los productos contenidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con el fin de determinar su fuerza distintiva. Así mismo, la Sala deberá establecer si es cierto que existe riesgo de asociación o de confusión entre el signo “LACTA DIAMANTE NEGRO” (mixto), solicitado por la parte actora para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca previamente registrada “DIAMANTE NEGRO” (mixta) para identificar productos de la clase 30 Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad CAFÉ DIAMANTE NEGRO LTDA, en los términos previstos en el literal a) del Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.3.

Normativa aplicable En el presente asunto, la Sala procederá a examinar si la decisión administrativa adoptada por la SIC contradice o no el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […].” 5.4.

El análisis de fondo del asunto De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, ni tampoco aquellos respecto de los cuales exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Además de lo anterior, la norma exige que la identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, que imposibilita el registro, sea de tal entidad que genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

Ello significa que, para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común7.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”8. En conclusión, lo que busca la regulación comunitaria es, por una parte, proteger al consumidor, evitando que asocie erróneamente el origen de un producto o servicio a un origen empresarial distinto, y, por otra, evitar 6 Tribunal de Justicia Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004, septiembre 1 de 2004, marca “DIUSED JEANS”. 7 Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 8 Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, como consecuencia del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios involucrados se beneficien de la actividad empresarial ajena. 5.4.1.

Las reglas del cotejo marcario Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló en este proceso el Tribunal Andino de Justicia, así: “[ ] – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. […]9 Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados los signos, tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. 9 Folio 102 y 103 del Cuaderno No. 1 del expediente.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

En ese orden de ideas, en el evento de encontrar que existen semejanzas de tipo ortográfico, fonético y/o conceptual, se deberá proceder con el estudio que permita determinar si dichos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado o que, en atención a su similitud, se podría generar un riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial. 5.4.2.

Comparación de signos Con la finalidad de aplicar las reglas comparativas, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado (Mixta) Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca previamente registrada (Mixta) Una vez verificados los signos en conflicto, inicialmente se encuentra que ambos son mixtos, en los que predomina los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en el consumidor, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina comunitaria, que han sido acogidas por esta corporación. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial emitida para este proceso se enfatiza en que, si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “[…] En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. […]”. Bajo la perspectiva expuesta, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos y así mismo, de encontrar identidad o semejanzas entre los signos cotejados, determinar si existe un riesgo de confusión entre los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo10 y, se deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen. Lo anterior, en el escenario de las reglas dispuestas para el cotejo de los signos compuestos, pues en el caso objeto de estudio se trata del signo compuesto por 3 palabras “LACTO DIAMANTE NEGRO” y de la marca, igualmente compuesta, previamente registrada con 2 palabras “DIAMANTE NEGRO”. • Marcas compuestas Para el presente caso se debe tener en cuenta que respecto a la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP- 2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”11.

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro12.” Acorde con lo anterior en tratándose de los signos compuestos, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 201413, precisó: “Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia. del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación prejudicial de mayo 11/2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1217, jul. 11/2005)” (resaltado fuera de texto). 11 Proceso N° 13-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001 12 Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001 y (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005 13 Expediente 2008-00053-00, Actora: RENEWAL CÍA. LTDA., C.P. María Elizabeth García González.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, para realizar un adecuado cotejo, es pertinente analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que componen cada una de las marcas, haciendo un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”14.

Para estos efectos, deben aplicarse los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, los cuales fueron indicados en la siguiente Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos y servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. […]”15 En este sentido, la Sala procederá de conformidad con lo expuesto en la demanda y sus contestaciones, con el análisis del signo negado por la SIC 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321- IP-2015 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321- IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 11 Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con el fin de poder determinar si este contiene elementos evocativos, descriptivos o de uso común para su clase, particularmente en cuanto a la primera palabra que conforma el signo solicitado, y posteriormente, realizar el cotejo, de conformidad con lo señalado en la Interpretación Prejudicial emitida para este proceso. • Sobre las expresiones evocativas, descriptivas y de uso común Sobre las expresiones evocativas, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que “[…] un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia […]”16.

En este entendido, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. Los signos evocativos deben tener carácter distintivo para ser registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto ocurre en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos o descriptivos, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321- IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9 Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Bajo el anterior contexto, la Sala procederá a analizar si la expresión “LACTA” contenida en la marca solicitada es evocativa para los productos que pretende amparar en la clase 30 de la Calificación Internacional de Niza.

En ese orden la Sala considera que la palabra “LACTA” es evocativa de la palabra lactar, la cual cuenta con el siguiente significado “Criar con leche”17, y, de igual manera dicha expresión sugiere indirectamente al consumidor promedio productos lácteos, lactosa o leche o sus derivados. Ahora bien, de conformidad con lo anterior la expresión “LACTA” no puede considerarse como una expresión evocativa de los productos que se pretendían distinguir por el aquí demandante correspondiente a “única y exclusivamente productos de Chocolate, Chocolate en barra y Bombones de Chocolate” de la clase 30 de la Calificación Internacional de Niza, en tanto que es dable afirmar que dichos productos no necesariamente se encuentran elaborados a base de ingredientes derivados de la lactosa.

Adicionalmente, esta Sala encuentra que la expresión “LACTA” tampoco resulta ser descriptiva de los productos que pretende distinguir, en tanto que dicha expresión no informa de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos comentados a párrafo superior, a saber, su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

En el mismo sentido, se advierte que, una vez consultado en la oficina virtual de propiedad industrial de la SIC, la Sala observa que la expresión “lacta” no es de uso común en la clase 30 del nomenclátor internacional para la fecha en la que se expidieron los actos administrativos acusados18. 17 https://dle.rae.es/lactar?m=form. Consultado el 25 de agosto de 2022 18https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638435924472765607.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Sobre las marcas derivadas Ahora bien, en relación con el argumento presentado por la parte demandante, relacionado con que el signo solicitado es una derivación de las marcas que previamente le habían sido registradas19, en primer lugar, la Sala recuerda que la marca derivada corresponde al signo que posee diferencias o variaciones no sustanciales respecto de una marca anteriormente registrada por el mismo titular para los mismos productos o servicios.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial precisó que "[ ] por el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, esto de ninguna manera significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, el signo solicitado no debe encuadrarse en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria [ ]"20 En el caso sub examine, la Sala considera que el signo solicitado no podría catalogarse como marca derivada de las marcas previamente registradas por la aquí demandante, por cuanto las diferencias que presenta son sustanciales constituyéndose así en un signo totalmente independiente, máxime si se tiene en cuenta, que la variación del signo solicitado consiste en la inclusión de una palabra adicional, a saber, “DIAMANTE”. 19 “LACTA” – “BIS LACTA” – “LACTA NEGRO”. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 632- IP-2015 de 25 de julio de 2016. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, de lo señalado por el Tribunal de Justicia, para la Sala es claro que independientemente que el signo solicitado a registro pueda ser catalogado como una marca derivada de las marcas previamente registradas por la misma solicitante, es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos para el registro de la marca en la normativa comunitaria, lo cual supone que aquella no se encuentre incursa en alguna causal de irregistrabilidad, por lo que deberá, en todo caso, realizarse el cotejo de marcas correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: L A C T A D I A M A N T E N E G R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Signo solicitado D I A M A N T E N E G R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marca registrada En cuanto a la similitud ortográfica, se observa que entre las expresiones “LACTA DIAMANTE NEGRO”, del signo solicitado y “DIAMANTE NEGRO” de la marca previamente registrada, hay diferente extensión o longitud, siendo la primera de ellas una expresión compuesta conformada por dieciocho (18) letras, tres (3) palabras, y la segunda es igualmente compuesta y consta de trece (13) letras y dos (2) palabras.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual manera, es necesario poner de relieve que, pese a la diferencia en cuanto a la extensión entre las marcas, lo cierto es que el signo solicitado reproduce las palabras “DIAMANTE NEGRO” que también se encuentran en la marca previamente registrada lo cual puede llevar al público consumidor a entender que se trata de una misma y única marca, mientras que la restante palabra “LACTA” no le aporta suficiente distintividad al signo solicitado, en tanto que, como se verá a continuación, ni siquiera se trata de una expresión que por su sonoridad impacte de manera considerable en la mente del consumidor.

Así las cosas, entre el signo cuestionado, “LACTA DIAMANTE NEGRO”, y la marca previamente registrada “DIAMANTE NEGRO”, la Sala advierte significativas similitudes en cuanto al componente ortográfico, que pueden generar confusión en la mente del consumidor promedio. Ahora bien, teniendo presente lo anterior, es procedente realizar la siguiente comparación fonética: LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO LACTA DIAMANTE NEGRO - DIAMANTE NEGRO Lo anterior indica que, desde el punto de vista fonético, existe una similitud sustancial entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que, a pesar de que ellos no se escuchan de forma idéntica, principalmente debido a su desigual extensión, las palabras “DIAMANTE NEGRO” predominan en ambas marcas, siendo este el elemento principal del signo solicitado “LACTA DIAMANTE NEGRO” de la demandante.

Como se observa, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de expresiones adicionales, no le aporta una fuerza distintiva especial al signo solicitado, de tal manera que sea registrable. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.

Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”21, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. la Sala observa que las palabras “LACTA”, “DIAMANTE” y “NEGRO”, tienen el siguiente significado.

Y al consultar http://www.rae.es, se constata que las expresiones significan lo siguiente: • “LACTA” según la citada página de internet, deriva la conjugación de lactar y tiene el significado de “Criar con leche”.22 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 22 https://dle.rae.es/lactar?m=form.

Consultado el 25 de agosto de 2022 Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • “DIAMANTE” según la citada página de internet, significa “Piedra preciosa constituida por carbono cristalizado en el sistema cúbico, que se utiliza en joyería por su brillo y transparencia y en la industria por su elevada dureza.” 23 • “NEGRO” según la citada página de internet, significa “1. adj.

Dicho de un color: Semejante al del carbón o al de la oscuridad total. U. t. c. s. m - 2. adj. De color negro. - 3. adj. Dicho de un cuerpo: Que no refleja ninguna radiación visible. - 4. adj. Dicho de una persona o de la raza a la que pertenece: De piel oscura o negra. - 5. adj. Perteneciente o relativo a las personas de raza negra. Música negra. - 6. adj.

Moreno, o que no tiene la blancura que le corresponde. Este pan es negro. - 7. adj. Oscuro u oscurecido y deslucido, o que ha perdido o mudado el color que le corresponde. Está negro el cielo. Están negras las nubes.” 24 Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso el signo solicitado y la marca registrada son arbitrarias25 porque, aunque las palabras “LACTA”, “DIAMANTE” y “NEGRO” tienen un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los productos que el signo solicitado pretendía distinguir y que la marca registrada identifica, ambos correspondientes a la clase 30 de la Calificación internacional de Niza.

Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación del signo mixto solicitado y la marca mixta de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten, la Sala advierte que el signo solicitado y la 23 https://dle.rae.es/diamante?m=form.

Consultado el 25 de agosto de 2022 24 https://dle.rae.es/negro?m=form. Consultado el 25 de agosto de 2022 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 144-IP-2012 “Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.” Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 28 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca registrada presentan una similitud considerable en cuanto a los componentes ortográfico y fonético.

De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza respecto de una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas.

En tratándose de esta materia, esta Sección, en sentencia de 28 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal26, así: “[ ] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. [ ] a) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. [ ] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00.

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 29 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.(Resaltado de la Sala) Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, tanto el signo cuestionado, “LACTA DIAMANTE NEGRO”, como la marca previamente existente “DIAMANTE NEGRO” fueron solicitadas para amparar los productos de la clase 30 de la Calificación Internacional de Niza. En este punto es importante señalar que el signo “LACTA DIAMANTE NEGRO”, se solicitó para distinguir “única y exclusivamente productos de Chocolate, Chocolate en barra y Bombones de Chocolate” de la clase 30 de la Calificación Internacional de Niza.

A su vez, la marca previamente registrada “DIAMANTE NEGRO”, distingue los siguientes productos de la clase 30 de la citada Clasificación: “[ ]"CAFE, TE, AZUCAR ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR;

SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO."[ ]”. Ahora bien, aunque el signo solicitado y la marca existente no comparten de manera específica los productos a distinguir es claro que el consumidor medio entraría en confusión si se permitiera el registro solicitado por cuanto no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 30 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lugar, el origen empresarial de uno y otro, teniendo en cuenta la identidad de las marcas y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

Frente a la confusión indirecta, esta Sección, en la sentencia de 5 de febrero de 201527, señaló lo siguiente: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

( ) 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, Nº único de radicación 11001032400020080006500. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 31 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[ ]” (Las negrillas y subrayás fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “DIAMANTE NEGRO” de titularidad de la sociedad Café Diamante Negro Ltda. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que, con la expedición de las resoluciones demandadas no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario, y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, “LACTA DIAMANTE NEGRO”, para amparar los productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la aquí demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 5.5. Conclusión. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00280 00 Demandante: Kraft Foods Brasil S/A 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al no encontrarse configurada la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, pues no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.