1 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: PROCAPS S.A.;

COLMED LTDA. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBÉRICA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio a nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, contra la resolución 58536 de noviembre 19 de 2009, por medio de la cual se revoca la resolución 14522 de junio 29 de 2004, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 03-075039, y concede en forma definitiva el registro de la marca nominativa “PUFFS”, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda Las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBÉRICA S.A. a través de apoderado, presentaron demanda en la que formularon las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 58536 de fecha 19 de noviembre de 2009, la cual revoca la resolución Nº 14522 de fecha 29 de junio de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo Nº 03-075039, y concede en forma definitiva el registro de la marca nominativa PUFFS.

SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. TERCERA: Que a título, de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y comercio la cancelación del certificado de registro Nº 395811, correspondiente a la marca PUFFS.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.” 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS COLMED LTDA solicitó el 29 de agosto de 2003, ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca nominativa “PUFFS”, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 03- 075039. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 533 del 31 de octubre de 2003, y, estando dentro del término legal, las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A. presentaron oposición al registro de la marca “PUFFS”. 1.2.3. La SIC expidió la resolución 14522 del 29 de junio de 2004, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual declaró fundadas las oposiciones presentadas y negó el registro de la marca nominativa “PUFFS“, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH 1.2.4.

La sociedad COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS COLMED LTDA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.5. Mediante la resolución 15600 del 29 de junio de 2005, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida.

Y posteriormente, mediante la resolución 58536 del 19 de noviembre de 2009, la SIC resolvió el recurso de apelación presentado revocando la resolución 14522 de junio 29 de 2004 y, en su lugar, concedió en forma definitiva el registro de la marca nominativa “PUFFS“. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: literales d) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En primer lugar, frente las normas andinas contenidas en la Decisión 486 de 2000, explicó que la comercialización de la marca TROLLI efectuada por MEDERER GMBH, incluye el uso de ciertas marcas o nombres de referencia, entre los cuáles está “PUFFS”, de conformidad con la información que aparece en la página web de TROLLI, y que durante varios años la sociedad PROCAPS S.A. actuó́ en Colombia como distribuidor de los productos TROLLI fabricados por la sociedad alemana MEDERER GMBH.

De lo anterior explicó que estaba probada la existencia de la relación comercial entre la sociedad MEDERER GMBH y las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA quienes en diversas oportunidades se han traspasado los derechos adquiridos sobre las marcas cuya titularidad corresponde a nivel internacional a MEDERER GMBH. II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1.

Mediante auto de mayo 16 de 2011 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente 4 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH ordenó la notificación a las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA., y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda señalando que la entidad demandada actuó de buena fe y no procedió en forma arbitraria al expedir la resolución acusada. 2.2.2. Las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA. se pronunciaron dentro del presente proceso señalando que entre la marca cuya titularidad alegó la parte actora y la marca opositora no existía riesgo de confusión, en atención a que la marca opositora es TROLLI y la marca solicitada en registro es PUFFS, las cuales no son similares, están en diferente nomenclátor, además de lo cual la legítima titular de la marca TROLLI clase 29 y 30 internacional en el territorio colombiano es la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca solicitada en registro, y cuya anulación pretende la parte actora.

Concluyeron los terceros con interés proponiendo las siguientes excepciones: i) caducidad de la acción, en el entendido que la demanda fue interpuesta con posterioridad a los 4 meses siguientes a la fecha de notificación del acto acusado, y ii) pleito pendiente, en atención a que la resolución acusada ya se encontraba demandada en el proceso 11001-03- 24-000-2010-00187-00 en el cual figuran igualmente las mismas partes procesales.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 29 de abril de 2019 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1. La SIC, como entidad demandada, mediante escrito del 17 de mayo de 2019 presentó alegatos de conclusión, en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2.

Las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA, como terceros con interés, mediante escrito del 17 de mayo de 2019 presentaron 5 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en suma señalaron la existencia de: “Carencia de objeto jurídico por sustracción de materia Ponemos de presente de ese despacho que, a la fecha de presentación de este escrito, respecto del acto administrativo demandado operó la sustracción de materia, como quiera que la marca PUFFS, concedida a favor de la sociedad PROCAPS S.A., para identificar productos de la clase 30 Internacional, con Certificado No. 395811, fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 82674 del 29 de diciembre de 2014, adjunta a la presente, al interior del expediente administrativo Nº 03-75039.

Esto, desde luego, conlleva al decaimiento de la presente acción promovida innecesariamente por Trolli Ibérica S. A. y Mederer GMBH, por cuanto al desaparecer del ordenamiento el acto que la sustentaba, como consecuencia de una decisión adoptada, por la por la Superintendencia de Industria y Comercio, se perturbó la relación sustancial que dio lugar al litigio.

Así las cosas, se pone de manifiesto de ese Respetado Despacho los supuestos que dieron lugar a la carencia de objeto jurídico para que adopte la decisión que en derecho corresponda sobre la legalidad del acto administrativo demandado, misma que, por sustracción de materia, solo puede resultar adversa a las pretensiones de la parte activa.” 4.1.3.

Las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A. como demandantes, no se pronunciaron. 4.1.4 El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 09-IP-2016.

VI ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 18 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 395811, correspondiente a la marca nominativa «PUFFS», cuyo titular es PROCAPS S.A. A partir de ello, se encontró que, en efecto, la referida marca fue cancelada por no uso desde el 29 de diciembre de 2014, como consecuencia de la acción promovida por la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 25 y el 29 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación, de conformidad con la constancia secretarial2 de fecha 4 de septiembre de 2023.

VII CONSIDERACIONES DE LA SALA 7.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia3. 7.2.

Cuestiones previas La Sala, previo a pronunciarse de fondo en el presente proceso, procederá a resolver las excepciones propuestas por el tercero con interés en la contestación de demanda, de la siguiente manera: 7.2.1. Excepción de caducidad En el presente caso y como previamente se aclaró, la acción ejercida es la de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486.

Por lo tanto, para esta Sección no son de recibo los argumentos planteados por los terceros con interés, que en su contestación propusieron el medio exceptivo de caducidad, pues esta acción solo prescribe una vez transcurridos cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro que se impugna, tiempo que claramente no había transcurrido para la fecha en que se presentó la demanda que ahora se decide.

Así las cosas, es claro que la acción ejercida no había caducado. 7.2.2. Excepción de pleito pendiente La excepción de pleito pendiente estaba regulada en el numeral 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil y actualmente lo está en el numeral 8º del artículo 100 del Código General del Proceso, normas de 2 Anotaciones números 108 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH acuerdo con las cuales, para su configuración se requiere la existencia de dos «pleitos ( ) entre las mismas partes y sobre el mismo asunto».4 Teniendo presente lo anterior, la Sala procedió a revisar el proceso con radicado 2010-00187 a partir del cual se formuló esta excepción, evidenciando que, mediante auto de fecha 8 de junio de 2010, se admitió la demanda interpuesta por las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. únicamente en contra de la resolución número 58538 de noviembre 19 de 2009, mientras que se rechazó frente a los restantes actos administrativos acusados, entre ellos la resolución 58536 de noviembre 19 de 2009.

En ese orden de ideas, al haber sido rechazada la demanda frente a la resolución 58536 de 19 de noviembre de 2009, no existe en realidad otro proceso en curso en relación con el acto administrativo aquí demandado, o lo que es lo mismo, no existe identidad de asunto entre el radicado número 2010-00187 y el expediente de la referencia, distinguido con el proceso radicado número 2011-00145.

Por tal razón, no se encuentran acreditados los presupuestos establecidos en el numeral 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, no se encuentra probada la existencia de la excepción de pleito pendiente propuesta por el tercero con interés. 7.3. Caso concreto Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad del acto administrativo de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca «PUFFS», que se identificaba con el certificado 395811, y que había sido otorgada a favor de la sociedad PROCAPS S.A., fue cancelada desde el 29 de diciembre de 2014, como consecuencia de la acción promovida por la sociedad INDUSTRIAS 4 Sentencia 1998-02817 de la Sección Tercera del 28 de mayo de 2015 (C. P. Stella Conto Díaz del Castillo) 8 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH ALIMENTICIAS PERMAN S.A., decisión que adoptó la SIC a través de la resolución número 82674 de esa fecha.

En efecto, el mencionado registro se encuentra cancelado conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI5 de la entidad demandada, así: En ese sentido, conviene recordar que la figura de la cancelación de registro marcario por no uso se encuentra prevista en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 y procede cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular o por quien éste autorice para ello, durante los 3 años anteriores a la fecha en la que se instaure la acción de cancelación. La citada norma señala: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 5 Índice 102 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 9 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”. Así, debe resaltarse que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito consiste en que, ante la falta de uso del registro marcario durante los tres años anteriores, hay lugar a su cancelación, de manera que la oficina nacional competente podrá dejarlo sin efecto jurídico y en ese caso, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 172-IP-2015.

Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos del titular de la marca «PUFFS» (nominativa), que motivaron la presentación de esta demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido en la norma comunitaria andina. En ese orden, la Sala advierte que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para dar aplicación a la regla prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que indica: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […].” Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo de 18 de febrero de 20216, en el que se precisó que, cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha 6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 10 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja7.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo8, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada9.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia10.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó la cancelación por falta de uso del registro de la marca «PUFFS» (nominativa) que había sido concedida a favor del tercero con interés, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna. 7 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 10 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 11 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que, al momento de resolverse esta acción, han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de caducidad y pleito pendiente propuestas por el tercero con interés.

SEGUNDO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado 12 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00145-00 Demandante: MEDERER GMBH NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.