1 Radicado: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Nulidad relativa Radicación: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: BBI Colombia S.A.S. y Chocquibtown S.A.S. SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en sentencia del 8 de agosto de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad Alimentos Tostao S.A.S. I. Antecedentes 1.1.

La sociedad Alimentos Tostao S.A.S. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, con la que pretendía la declaratoria de nulidad de las resoluciones 19737 de 20 de abril de 2016 y 9111 de 2 de marzo de 2017. A través de estos actos administrativos la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC concedió el registro de la marca “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), para identificar servicios pertenecientes a las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S. A juicio de la demandante, los actos acusados vulneraron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 en razón a que las marcas concedidas tienen similitud ortográfica y fonética con el nombre comercial “TOSTAO” y con la marca mixta “TOSTAO”, registrada para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó lo planteado por la parte actora.

Al respecto señaló lo siguiente: “51. En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), concedida para identificar productos y servicios en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S. y la marca mixta “TOSTAO”, registrada por la parte demandante para distinguir productos en las clase 30, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

(…) 76. Por lo anterior, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas “CAFÉ”, “&”, “PAN” y “TOSTAO” de las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además es respecto de las cuales se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 77.

Cabe advertir que los referidos términos se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “CAFÉ”, “&”, “PAN”, pero se mantuviera el análisis con base en “TOSTAO” (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por esta clase de denominaciones solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 78.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” y “TOSTAO CAFÉ & PAN”, con la marca previamente registrada “TOSTAO”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial.” A partir de lo anterior, la Sala mayoritaria concluyó que las marcas cuestionadas no eran similarmente confundibles con el nombre comercial “TOSTAO” ni con la marca mixta “TOSTAO”. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

Consideraciones Disiento de lo decidido por la mayoría pues considero que al momento de efectuar el cotejo entre los signos confrontados la Sala debió excluir las partículas ‘CAFE’, ‘&’, ‘PAN’ presentes en la marca cuestionada, toda vez que, tal como lo concluyó el proyecto, dichas expresiones son de uso común en las clases en las que existe la controversia.

Además, analizados los argumentos de la demanda es claro que en criterio de la parte actora la expresión “TOSTAO” es el elemento distintivo y relevante en las marcas cuestionadas, en tanto adujo que las expresiones adicionales son de uso común, por lo que a su juicio debían excluirse del cotejo. Es decir, es claro que el accionante fundó su alegato en el planteamiento según el cual esa expresión es idéntica a su marca y nombre comercial.

Por lo anterior, siguiendo la tesis adoptada por la Sala en ocasiones anteriores, considero que en este asunto sí había lugar a efectuar el cotejo únicamente entre la partícula ‘TOSTAO’ de las marcas cuestionadas y la expresión ‘TOSTAO’ de la marca opositora, pues es claro que sobre esa es que se alega la presunta confusión y por ende, que allí radica la controversia.

En efecto, en asuntos similares se ha admitido la eliminación del cotejo de aquellas expresiones que no son distintivas y sobre las cuales no radica el debate en el proceso. Bajo el criterio de comparación propuesto resulta evidente que los signos confrontados sí son confundibles, pues el análisis así formulado evidenciaría identidad entre ellos desde las perspectivas ortográfica, fonética e ideológica, lo cual deriva en un evidente riesgo de confusión para los consumidores.

Adicionalmente se verifican los criterios necesarios para concluir que existe conexión competitiva en razón a la coincidencia en los productos distinguidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, estimo que en el presente asunto resultaba procedente acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad de las decisiones acusadas que concedieron el registro de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), para identificar servicios pertenecientes a las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incursas en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.