11001032400020190014000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 Demandante: Medplus Groups S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Bolsa de Valores de Colombia S.A. Temas: Comparación entre un signo nominativo y una marca mixta; reglas cuando prevalece el elemento nominativo.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Medplus Groups S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33505 de 9 de junio de 2017 y 76150 de 8 de octubre de 2018. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Medplus Groups S.A.S. en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 26 2 Cfr. Folios 2-25 3 Prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 2 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 se declare la nulidad de las resoluciones núm. 33505 de 9 de junio de 2017 “por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos y 76150 de 8 de octubre de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo MEDPLUS, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…]PRIMERA. DECLÁRESE LA NULIDAD de las siguientes resoluciones: i. Resolución No. 33505 del 9 de junio de 2017 proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro de la marca MEDPLUS (Nominativa) para distinguir: "Seguros de salud", servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por mi representada. ii.

Resolución No. 76150 del 8 de octubre de 2018 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio del cual resolvió confirmar la decisión contenida en la No. 33505 del 9 de junio de 2017. SEGUNDA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENAR a la entidad demandada CONCEDER EL REGISTRO COMO MARCA NOMINATIVA del signo MEDPLUS para servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza para seguros de salud exclusivamente, solicitada por mi representada […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 14 de enero de 2016, el registro como marca del signo nominativo MEDPLUS, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 10 de marzo de 2016, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 754, la cual fue objeto de oposición por parte de Bolsa de 4 Cfr. Folios 29 y 30 3 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 Valores de Colombia S.A., con fundamento en su marca mixta MEC PLUS, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 33505 de 9 de junio de 2017, negó el registro como marca del signo nominativo MEDPLUS, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33505 de 9 de junio de 2017. 4.5.

La Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 76150 de 8 de octubre de 2018, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33505 de 9 de junio de 2017. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, en adelante, Decisión 486 de 2000; y los artículos 29 y 333 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Afirmó que goza de un amplio reconocimiento en el sector salud y que estitular de: i) la marca MEDPLUS para identificar productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y ii) MEDPLUS GROUP para identificar productos de la Clase 11 y servicios de las clases 35, 36, 37 y 44.

Asimismo, indicó que dichos productos y servicios estaban dirigidos a un público especializado, razón por la cual, era procedente la concesión del registro como marca del signo nominativo MEDPLUS, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2. Sostuvo que el signo solicitado MEDPLUS no era susceptible de causar riesgo de confusión respecto de la marca MEC PLUS, en tanto: i) las expresiones MED MEC y PLUS son inapropiables comoquiera que son de uso común para identificar servicios 5 “Régimen Común de Propiedad Industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 enmarcados en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza; ii) la marca mixta MEC PLUS no era similarmente confundible con el signo solicitado; y iii) no existe conexidad competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, en tanto el signo solicitado se enfoca de manera específica en seguros de salud y no en la prestación de los servicios financieros ofrecidos bajo la marca opositora. 6.3.

Señaló, respecto de la inexistencia de similitudes susceptibles de causar riesgo de confusión, que la marca previamente registrada, cuenta con a expresión MEC PLUS y con los términos MERCADO ELECTRÓNICO COLOMBIANO y BOLSA DE VALORES, así como con una composición de colores que hacen distintivo el conjunto marcario. Ahora bien, el signo solicitado como marca, es de naturaleza nominativa y se encuentra compuesto exclusivamente por la expresión MEDPLUS.

Por lo expuesto anteriormente, al analizar los signos cotejados, en conjunto e íntegramente, existen diferencias suficientes para diluir el riesgo de confusión, más aún, cuando, cada una de ellas, evocaban su origen empresarial. 6.4. Sostuvo que no había similitud entre los servicios que se pretendía identificar con el signo solicitado como marca y aquellos cobijados por la marca previamente registrada, en tanto, la primera hacía referencia a la comercialización de seguros médicos exclusivamente, mientras que la segunda hacía referencia servicios financieros que se diferenciaban en cuanto a su finalidad y canales de comercialización. 6.5.

Manifestó que el signo distintivo MEDPLUS, salvaguarda los derechos del titular de una marca notoriamente conocida y, asimismo, tiene distintividad intrínseca por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y no habiéndose verificado ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 135 y 136 ibidem, no había lugar a la negación del registro marcario.

Contestación de la demanda Parte demandada 5 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Adujo que, a su juicio: i) no violó los artículos 29 y 333 de la Constitución Política, comoquiera que los actos administrativos se motivaron de acuerdo con lo previsto en la Normativa Andina; ii) el elemento preponderante de la marca mixta previamente registrada es el nominativo, el cual es confundible con la denominación del signo solicitado como marca, en tanto, solamente se cambiaba la letra C por la D; y iii) los servicios guardaban conexidad competitiva, porque, aun cuando se hubiere limitado el alcance a seguros de salud, lo cierto es que estos seguían siendo parte del mercado de seguros cobijado por la marca previamente registrada. 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma8, no contestó la demanda. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador mediante auto de 9 de marzo de 20209, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; en la audiencia inicial realizada el 13 de octubre de 202010: i) ordenó, a la parte demandada, aportar la copia del expediente administrativo 16-007985; ii) declaró saneado el proceso; iii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) fijó el objeto del litigio; v) declaró precluida la posibilidad de conciliación; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; viii) prescindió de la audiencia de pruebas; y ix) se realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 15 de marzo de 202111, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 6 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 124 7 Cfr. Folios 116-123 8 Mediante correo electrónico enviado al correo bvcnotificacionesjuidicales@bvc.com.co, Cfr. Folio 108. 9 Cfr. Folio 133 10 Cfr. Folios 170-177 11 Cfr. Folios 180-183 6 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 82-IP-2021 de 7 de diciembre de 202112, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos, 134, 135, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión 486 Comisión de la Comunidad Andina limitando su interpretación al Literal a). No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 de la Decisión antes mencionada debido a que no es materia controvertida dentro del proceso el concepto de marca ni las causales de irregistrabilidad absoluta.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 con la finalidad de analizar el tema de conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”13. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y traslado para alegatos 13.

El Despacho Sustanciador, una vez recibida la Interpretación Prejudicial, mediante auto de 6 de marzo de 202314, resolvió, por un lado, reanudar el proceso y, por el otro, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, las partes demandante15 y demandada16 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. 14.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso17, presentó escrito de alegatos en donde señaló que el signo solicitado como marca reproducía casi totalmente a su marca previamente registrada, siendo el único cambio la letra D en lugar de la C. Adicionalmente, indicó que el signo tenía como propósito identificar servicios de clases relacionadas con las de la marca previamente registrada, lo que conllevaba un riesgo de confusión o asociación, que no se veía diluido por la limitación de la cobertura del signo a seguros médicos. 12 Cfr. Índice 47 del aplicativo SAMAI 13 Ibidem Pg. 2 14 Cfr. Índice 51 del aplicativo SAMAI 15 Cfr. Índice 57 del aplicativo SAMAI 16 Cfr. Índice 61 del aplicativo SAMAI 17 Cfr. Índice 59 del aplicativo SAMAI 7 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 15.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 82-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre las palabras o signos de uso común; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 33505 de 9 de junio de 201719, mediante la cual Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como la marca del signo nominativo MEDPLUS para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.2.

La Resolución núm. 76150 de 8 de octubre de 201820, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de 18 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado. 19 Cfr. Folios 37 a 42 20 Cfr. Folios 43 a 51 8 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm 33505 de 9 de junio de 2017.

El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si las resoluciones núms. 33505 de 9 de junio de 2017 y 76150 de 8 de octubre de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo MEDPLUS, para identificar “seguros de salud”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y los artículos 29 y 333 de la Constitución Política; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2.

En este sentido se debe determinar, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y la marca mixta MEC PLUS, con registro marcario núm. 326134, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Bolsa de Valores de Colombia S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, en segundo lugar, si el signo MEDPLUS es notorio en el sector salud. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y de oficio el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, y, se abstuvo de interpretar los artículos 134 y 135 ibidem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional 9 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 25. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros26. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 82-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021 26 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso27: “[…] La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos, 134, 135, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión 486 Comisión de la Comunidad Andina limitando su interpretación al Literal a).

No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 de la Decisión antes mencionada debido a que no es materia controvertida dentro del proceso el concepto de marca ni las causales de irregistrabilidad absoluta. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 con la finalidad de analizar el tema de conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad, por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. 1.4. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2. Comparación entre un signos mixtos y denominativos 2.1 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en; sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.2 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos 27 Cfr. Índice 47 del aplicativo SAMAI 12 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 elementos al ser apreciados en conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede que el elemento predominante no se este, sino el gráfico […] 2.4 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor […] a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas […] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas […]: i)Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de NIza […] 3.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] 13 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […] Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g, ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse juntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 34. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a comparación: SIGNO SOLICITADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA MEDPLUS28 (Nominativa) 29 (Mixta) Certificado núm. 326134 Clase 36: “Seguros de Salud” clase 36: “ seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.” 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos nominativos, y marcas mixtas; y el uso de palabras de uso común respecto de productos y servicios. 36. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

De los cargos de violación de los artículos 134 y 135 y de los literales b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 37. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) los artículos 134 y 135 ibidem fueron desarrollados desde la perspectiva de la distintividad extrínseca que hace parte de los supuestos de irregistrabilidad contenidos en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) la parte demandante solo desarrolló, en su escrito de demanda, la violación 28 Cfr. Folio 41 29 Cfr. Folio 12 15 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 del literal a) del artículo 136 ibidem; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró pertinente interpretar, exclusivamente, el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 ibidem. 38.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 135, ni de los literales b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si el signo solicitado como marca y la marca previamente registrada son similarmente confundibles.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección30, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”31. 41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a 30 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”32. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”33. 43.

En este orden de ideas, le corresponde a la Sala determinar si el signo nominativo MEDPLUS solicitado como marca por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad o procedía su registro como marca. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”34. 45.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 33 Ibidem. 34 Cfr. Índice 47 del aplicativo SAMAI Pg. 4-5 17 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”35. 46.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre una marca mixta y un signo nominativo, respecto de la marca mixta es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno. 47. En este sentido, la Sala considera que, observada la marca mixta, en su conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que utilicen los consumidores en el mercado para identificar el servicio de que se trate. 48.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo. 35 Ibidem. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”36. 50.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandante indicó que las expresiones “MEC” “MED” “PLUS” son expresiones de uso común para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 51.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen37. 52.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 52.1. De conformidad con la consulta realizada en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, esta Sala considera que: la partícula “MEC”, para el momento de presentación de la Solicitud del Registro marcario, no era de uso común para la identificación de servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 36 Ibidem;

Pg. 8. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 52.2. Ahora bien, de conformidad con la consulta realizada en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada38, esta Sala considera que: las partículas MED y PLUS, para el momento de presentación de la Solicitud del Registro marcario, sí eran de uso común para la identificación de servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, como se advierte: Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase MEDISALUD 256408 MIXTA ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. 36 MEDICINA PRIVADA DE CALIDAD SUPERIOR, MEDPLUS 286121 MIXTA MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. 36 COLMEDICA 305049 MIXTA BANMEDICA COLOMBIA S.A.S. 36 PANAMED 398261 MIXTA PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 36 MEDICAL CARE BOLIVAR 386779 MIXTA GRUPO BOLIVAR S.A. 36 Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase MEDICALL PLUS TODAS LAS OPCIONES EN SALUD 294540 MIXTA ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. 36 CDT REGALO PLUS 314547 MIXTA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A 36 TARJETA DEBITO PLUS BANCO DE BOGOTA 308509 NOMINATIVA BANCO DE BOGOTA 36 38 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 20 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 VALOR PLUS 309836 NOMINATIVA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 36 CAPITAL PLUS 322977 NOMINATIVA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 36 52.3.

Ahora bien, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y como se expuso supra, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor39. 52.4.

No obstante, lo anterior, si bien las partículas PLUS Y MED son de uso común para los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, correspondería excluirlas del cotejo, también es cierto que de hacerlo se imposibilitaría la realización del mismo. Así las cosas y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala40, así como lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina41, en el caso sub examine, se podrá, de modo excepcional, hacerse el cotejo considerando dichos componentes, en cuyo caso, debe analizarse los signos distintivos en su conjunto. 53.

Ahora bien, la Sala advierte que, si bien la parte demandante manifestó que la marca previamente registrada es MEC PLUS MERCADO ELECTRÓNICO COLOMBIANO BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, lo cierto es que la Resolución núm 36893 de 29 de diciembre de 200642, mediante la cual se concedió el registro de la marca previamente registrada, concedió la marca indicando que la denominación de la misma se refería, en forma exclusiva, a las expresiones MEC PLUS. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 40 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00226-00; 11 de noviembre de 2021 41 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022. 42 www.sipi.gov.co.

Consultada en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas Comparación Ortográfica 54.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos distintivos. 55. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO COMO MARCA M E D P L U S 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA M E C P L U S 1 2 3 4 5 6 7 56.

Precisado lo anterior, y de la comparación de los elementos nominativos de los signos cotejados, la Sala encuentra que el signo y la marca comparten el número de letras, 7 letras, así como la secuencia vocálica (E-U). Asimismo, se advierte que el signo está conformado por dos sílabas y la marca por dos palabras conformadas por monosílabos, por lo que, su estructura ortográfica es parecida y, en consecuencia, existe una similitud ortográfica, más aún, si tenemos en cuenta que los signos comparten las mismas terminaciones.

Ahora bien, la Sala advierte que la única diferencia importante consiste en el cambio de la letra C de la marca previamente registrada por la D en el signo solicitado como marca, situación que no otorga distintividad al signo es su estructura ortográfica. Comparación Fonética 22 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 57.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo y la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MEDPLUS –MEC PLUS - MEDPLUS –MEC PLUS - MEDPLUS –MEC PLUS MEDPLUS –MEC PLUS - MEDPLUS –MEC PLUS - MEDPLUS –MEC PLUS MEDPLUS –MEC PLUS – MEDPLUS –MEC PLUS - MEDPLUS –MEC PLUS 58.

Atendiendo a que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada, excepto por el cambio de la letra D por la C, es claro que las marcas presentan similitudes desde la perspectiva fonética, que no logran ser diluidas por la variación de dicha consonante. Comparación Ideológica 59. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”43, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 60.

En el caso sub examine, la Sala encuentra, tanto el signo solicitado para registro como la marca previamente registrada, carecen de significado en el español, razón por la cual se deberán tener como marcas de fantasía, y en tal sentido no es posible compararlas desde la perspectiva ideológica. 61. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y las marcas registradas presentan identidad ortográfica y fonética.

De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos distintivos comparados. 62. Para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y las marcas registrada pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 63.

Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y la marca previamente registrada, es necesario que los servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 64.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y las marcas y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. 65.

Para el efecto, esta Sala ha acogido44 los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que, en la Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 201745, precisó: “[…] Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto 44 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de mayo de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicado 11001-03-24-000-2010-00005-00. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre Productos y servicios. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma dase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. […]”.46 66. La Sala advierte, que la marca previamente registrada ampara “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” y el signo nominativo, pretende identificar “seguro médicos”, en ambos casos servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 67.

En este sentido, es claro se trata de los mismos servicios, comoquiera que los seguros médicos son una especie dentro del género de seguros que se encuentra cobijado por la marca previamente registrada, de tal forma que se cumplen los criterios de conexidad enunciados en tanto se presenta: i) sustituibilidad, pues los servicios de seguros pueden sustituir a los contratos de seguros médicos; y ii) razonabilidad, en tanto un consumidor promedio podría asumir que una empresa de seguros cuenta 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 dentro de su portafolio con seguros médicos, y con los criterios complementarios de la pertenencia a la misma clase, y de compartir canales de publicidad y comercialización. 68. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual esta Sala considera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados. 69.

Adicionalmente, en relación con el argumento de la parte demandante de que la marca MEDPLUS es notoriamente conocida, esta Sala advierte que: i) no se aportaron al expediente del proceso de la referencia pruebas del carácter de notoriedad de la marca MEDPLUS; y ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la notoriedad de la marca no implica un derecho indefectible a su registro pues para ello deberá someterse primero al respectivo análisis de registrabilidad.

Al respecto el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina consideró que: “[…] 1.20. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 1.21.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.[…]” 70.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, comoquiera que: i) no se probó el carácter de notoriedad de la marca MEDPLUS y ii) se configuró la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no era posible acceder a la solicitud de registro solicitada por la parte demandada y, en tal sentido, los actos acusados no se encuentran viciados de nulidad. 71.

Por último, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo la violación de los artículos 29 y 333 de la Constitución Política. Al respecto, la Sala considera que, por un lado, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados respetó el debido proceso de la parte demandante, y, por el 26 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 otro, no se advierte que, en el escrito de demanda, se hubieran presentado argumentos que acrediten la presunta violación del artículo 333 de la Constitución política y, en consecuencia, no prospera dicho cargo.

Conclusiones 72. La Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el registro del signo MEDPLUS como marca comoquiera que es similarmente confundible con la marca MEC PLUS. Ello toda vez que presentan similitudes desde los aspectos ortográfico y fonético entre los signos distintivos cotejados. Adicionalmente, existe conexidad competitiva entre los productos identificados por la marca previamente registrada y aquellos que se pretende identificar por el signo solicitado, en la medida en que los servicios de seguros de salud es una especie del género de los seguros, razón por la cual, se configuran los criterios de conexidad competitiva de sustituibilidad y razonabilidad, así como, la pertenencia a una misma clase y la de compartir canales de comercialización y publicidad. 73.

Asimismo, esta Sala considera que en relación con el deber de conceder el registro como marca del signo nominativo MEDPLUS por ser notorio, dicho argumento no era procedente, en tanto, no se aportaron pruebas de tal calidad y, en todo caso, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la notoriedad no implica el registro automático de los signos. 74.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en ese sentido, no prosperan los cargos de la demanda. 75. Así las cosas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 33505 de 9 de junio de 2017 y 76150 de 8 de octubre de 2018, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 27 Núm. único de radicación: 11001032400020190014000 III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado