CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020160024700 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Eicher Motors Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Producciones Generales – Progen S.A. Temas: Cotejo marcario.

Reiteración jurisprudencial. Declara la nulidad de los actos demandados porque con ellos se vulneró lo previsto en la Decisión 486 de 2000. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Eicher Motors Limite contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 2015 y 87396 de 5 de noviembre de 2015.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Eicher Motors Limited, en adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 20153, “Por la cual se niega un registro” y 87396 de 5 de noviembre de 20154, 1 A través de apoderada.

Folios 39 a 96 del Cuaderno Principal. 2 Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 3 Folios 4 a 12 del Cuaderno Principal. 4 Folios 13 a 17 del Cuaderno Principal. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 1. Que la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en la clase 12, cumple los requisitos para ser registrada. 2.

Que son nulas la (sic) Resolución No. 35543 del 10 de julio de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó de oficio el registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED, y la Resolución No. 87396 del 5 de noviembre de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de apelación se negó el registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED, confirmándose la decisión contenida en la Resolución No. 35543 del 10 de julio de 2015, y se agotó la vía gubernativa. 3.

Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en la clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2014-159587. 4.

Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado de registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en la clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED. 5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5.

(Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 5 Folios 39 a 96 del Cuaderno Principal. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que solicitó el 23 de julio de 2014 el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la referida solicitud se publicó, el 31 de julio de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 701, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015, negó de oficio el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al hallarla confundible con la marca mixta ROYAL CONDOR que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Producciones Generales – Progen S.A. 4.4.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015. 4.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 87369 de 5 de noviembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 5.1. Afirmó que la parte demandada al expedir los actos administrativos acusados vulneró los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 83 de la Constitución Política al negar el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 5.2.

Adujo que entre el signo ROYAL ENFIELD y la marca ROYAL CONDOR no existen semejanzas capaces de impedir su coexistencia pacífica en el mercado y en su registro. 5.3. Mencionó que el signo solicitado se compone de la expresión ROYAL que significa “real” en el idioma castellano y la palabra EINFELD que indica el origen ingles de la marca al ser un suburbio de la ciudad de Londres, e igualmente corresponde a una ciudad del estado de Connecticut en Estados Unidos. 5.4.

De otro lado, la marca previamente registrada ROYAL CONDOR, además de contar con un elemento gráfico distintivo, contiene la expresión “EL CAMPO, ES NUESTRO CAMPO!”, y cuenta con la palabra CONDOR que hace referencia directa a un animal, el cual es un símbolo de Colombia. 5.5. Precisó que ninguno de los actos acusados reconoció la debilidad de la expresión ROYAL, la cual además de tener un significado ampliamente conocido en los consumidores colombianos, es de uso común para identificar productos y servicios. 5.6.

Indicó que no es de recibo negar el registro de la marca ROYAL ENFIELD por el hecho de compartir una expresión débil y de uso común como lo es ROYAL, máxime si su coexistencia no generará el más mínimo riesgo de confusión en los consumidores. 5.7. Anotó que la marca opositora ROYAL CONDOR ha coexistido con la marca ROYAL previamente registrada por la sociedad Michelin Recherche et Tecnique S.A., la cual fue negada inicialmente con base en la mencionada marca ROYAL para ser posteriormente concedida al constatarse la ausencia de confundibilidad entre estas marcas. 5.8.

Afirmó que al consultar la base de datos de la Consulta en Línea de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se constata que existen mas de 500 registros marcarios que contienen la expresión ROYAL. 5.9. Resaltó que en el caso de la marca ROYAL CONDOR su distintividad recae en la palabra CONDOR y en el signo solicitado ROYAL EINFELD recae en la palabra EINFELD. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 5.10.

Adujo que la marca ROYAL ENFIELD es tan representativa a nivel mundial, que su titular la ha protegido en varios países del mundo. 5.11. Arguyó que la ausencia de presentación de oposiciones en el procedimiento administrativo a través del cual se negó el registro como marca es indicio de la ausencia de confundibilidad entre el signo y la marca previamente registrada.

Asimismo, afirmó que la falta de presentación de oposición en la actuación administrativa por parte de Producciones Generales – Progen S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, implica el reconocimiento por parte de este de la ausencia de confusión y su autorización tácita para el registro del signo solicitado. 5.12.

Finalmente estimó que la parte demandada, al expedir resoluciones abiertamente contradictorias, vulnera el principio de legítima confianza previsto en el artículo 83 de la Constitución Política pues la Superintendencia de Industria y Comercio debe fallar casos similares de forma similar. Contestación de la demanda Parte demandada 6.

La parte demandada contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Señaló que los casos citados por el demandante sobre solicitudes de registro diferentes al caso sub examine no pueden usarse para justificar la ilegalidad de la decisión adoptada en la actuación administrativa pues, en virtud del poder discrecional de la administración, cuenta con autonomía plena para la adopción de las decisiones administrativas conforme a la especialidad de cada caso y en esta medida existe independencia en sus actuaciones administrativas. 6 Folios 105 a 112 del Cuaderno Principal. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 6.2.

Sobre la vulneración del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 afirmó que tanto el signo solicitado como la marca previamente registrada comparten el elemento ROYAL que se encuentra en la primera parte de cada conjunto marcario y que en ambas predomina el elemento denominativo. 6.3. Refirió que el signo solicitado es similar a la marca previamente registrada visualmente, pues para un consumidor medio en ambos conjuntos marcarios el elemento predominante es ROYAL, pues, aunque los demás elementos puedan sugerir una diferencia, esta no resulta de tal entidad que le permita al consumidor distinguir los productos que una y otra comercializan. 6.4.

Lo anterior por cuanto mencionó que, al tratarse de los mismos productos, las denominaciones ENFIELD y CONDOR pueden estar sujetas a consideración del consumidor como una innovación del producto que presenta la marca mixta previamente registrada ROYAL CONDOR, creyendo además que pertenecen al mismo origen empresarial o que existe algún tipo de asociación entre ambas, lo que puede llevar a confusión al consumidor. 6.5.

Resaltó que, si bien podrían presentarse efectivamente diferencias entre cada conjunto marcario en su composición consonántica, vocálica y su extensión, estas resultarían insuficientes para dirimir la similitud de estos y para conferirle distintividad al signo solicitado, pues al ser nombres extensos y de difícil recordación el consumidor va a recordar con mayor facilidad la expresión ROYAL y no ENFIELD o CONDOR.

Por lo anterior indicó que son ideológicamente similares, pues generan la misma idea frente a los productos que se pretenden distinguir. 6.6. Manifestó que no asiste razón a la parte demandante al afirmar que la falta de presentación de oposiciones en la actuación administrativa por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso implica el reconocimiento por parte de este de la ausencia de confusión y una autorización para el registro del signo solicitado. 6.7.

Sustentó lo anterior exponiendo que le asiste la obligación de realizar el examen de registrabilidad aún en los casos en los que no hubieren sido presentadas oposiciones, en consecuencia, la SIC en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 6.8.

Concluyó advirtiendo que los actos administrativos acusados gozan de plena legalidad y se encuentran debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas que aplican en materia marcaria. Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Producciones Generales – Progen S.A. 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 7 de diciembre de 20187, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 8.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 55-IP-2019 de 19 de noviembre de 20198, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser procedente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, por no ser controvertido el concepto de marca […]”. 8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Procedencia de la sentencia anticipada 7 Folios 139 a 140 del Cuaderno Principal. 8 Cfr. Índice 36 del aplicativo web SAMAI. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 8.3.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de agosto de 20259: i) consideró innecesaria la realización de las audiencias inicial, de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; ii) resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas; y iii) ordenó correr traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión y al Procurador Delegado ante el Consejo de Estado para rendir concepto, si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 8.4.

La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda10. 8.5. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda11. 8.6. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Intervención del Procurador Delegado ante el Consejo de Estado 9.

El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 10. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 55-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 9 Cfr. Índice 43 del aplicativo web SAMAI. 10 Cfr. Índice 50 del aplicativo web SAMAI. 11 Cfr. Índice 51 del aplicativo web SAMAI. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 11. De conformidad con el artículo 149, numeral 812, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8013 de 12 de marzo de 201914, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 12.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos administrativos acusados 13. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 13.1. La Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 201515, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto “ROYAL ENFIELD” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 13.2.

La Resolución núm. 87396 de 5 de noviembre de 201516, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015. El problema jurídico 12 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 13 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 14 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 15 Folios 4 a 12 del Cuaderno Principal. 16 Folios 13 a 17 del Cuaderno Principal. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 14.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial proferida para este asunto, determinar: 14.1. Si las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 2015 y 87396 de 5 de noviembre de 2015, mediante las cuales se denegó el registro de la marca mixta ROYAL ENFIELD, para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y 83 de la Constitución Política. 14.2.

Así mismo, la Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 por no ser objeto de controversia el concepto de marca, razón por la cual se excluirá del problema jurídico. Interpretación Prejudicial 55-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019 15. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ROYAL ENFIELD (mixto) y la marca ROYAL. CONDOR (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..)" […] 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ROYAL ENFIELD (mixto) y la marca ROYAL CONDOR (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. 3.1. En el presente caso una de la demandante señalo que ROYAL es una expresión débil y de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”17.

Análisis del caso concreto 16. Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 17. El signo mixto solicitado y la marca mixta previamente registrada, objeto de estudio, son como se muestran a continuación: 17 Cfr. Índice 36 del aplicativo web SAMAI. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 SIGNO MIXTO SOLICITADO ROYAL ENFIELD (mixto) Solicitante: EICHER MOTORS LIMITED. Clase 12: “motocicletas, motocicletas motorizadas, scooters, mopeds, vehículos de dos ruedas, vehículos de tres ruedas, automóviles, motores para vehículos terrestres, sillines para motocicletas, amortiguadores para vehículos terrestres, bocinas para vehículos, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, cadenas para motocicletas, timbres para motocicletas, estantes para motocicletas, marco para motocicletas, tubos internos para motocicletas, guardabarros para motocicletas, manubrios para motocicletas, motores para motocicletas, bujes para motocicletas, llantas para motocicletas, porta equipajes para vehículos, embragues para vehículos terrestres, platinas de embragues para vehículos terrestres, frenos para vehículos terrestres, revestimiento de frenos para vehículos terrestres, llantas y neumáticos para motocicletas, ejes de vehículos, cojinetes de eje, limpiaparabrisas, fundas para volantes de automóviles, volantes de automóviles, alerones para vehículos, limpiafaros, pastillas de freno para automóviles, fundas para ruedas de auxilio, fundas para ruedas de recambio, neumáticos (fundas para -) de refacción, encendedores de cigarrillos para automóviles, cámaras de aire (parches de caucho adhesivos para reparar -), caucho (parches de -) adhesivos para reparar cámaras de aire, tapizados para interiores de vehículos, redes portaequipajes para vehículos, tapacubos, sujeciones para cubos de ruedas, asientos de vehículos, fundas para asientos de vehículos, escalones para vehículos, estribos para vehículos, transmisión (mecanismos de -) para vehículos terrestres, propulsión (mecanismos de -) para vehículos terrestres, reactores para vehículos terrestres, ruedas libres para vehículos terrestres, parabrisas, clavos para neumáticos, bandas de rodadura para recauchutar neumáticos, recauchutar neumáticos (bandas de rodadura para -), neumáticos, neumáticos macizos, neumáticos para vehículos, pontones, puertas de vehículos, portaesquís para automóviles, volantes para vehículos, fundas de sillín para motocicletas, radios para ruedas de vehículos, rayos para ruedas de vehículos, tenso res de rayos de ruedas, muelles de suspensión para vehículos, resortes de suspensión para vehículos, suspensión (muelles de -) para vehículos, 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 retrovisores, llantas [rines para ruedas de vehículos, asientos de vehículos, turbinas para vehículos terrestres, cofres especiales para vehículos de dos ruedas, cristales de vehículos, ventanillas de vehículos, antirrobo (dispositivos -) para vehículos, antideslumbrantes (dispositivos -) para vehículos, antirreflejo (dispositivos -) para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, bocinas para vehículos, forros de freno para vehículos, zapatas de freno para vehículos, cajas de cambios para vehículos terrestres, cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, cadenas motrices para vehículos terrestres, convertidores de par motor para vehículos terrestres, dirección (indicadores de -) para vehículos, indicadores de dirección para vehículos, intermitentes para vehículos terrestres, asientos de vehículos (cinturones de seguridad para -), chasis de vehículos, desmultiplicadores para vehículos terrestres, engranajes reductores para vehículos terrestres, freno (segmentos de -) para vehículos, segmentos de freno para vehículos, aerodeslizadores, depósitos de gasolina de vehículos (tapones para -), timones, bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores, plataformas elevadoras [partes de vehículos terrestres], arneses de seguridad para asientos de vehículos, parasoles para automóviles, árboles de transmisión para vehículos terrestres, bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles], asientos infantiles de seguridad para vehículos, carcasas de neumáticos, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos, parachoques de vehículos, topes antichoque para material rodante ferroviario, circuitos hidráulicos para vehículos, literas para vehículos, engranajes de ciclo, aerostatos, acoplamientos para vehículos terrestres, cámaras de aire para neumáticos, equipos para reparar cámaras de aire, bombas de aire [accesorios para vehículos], amortiguadores de suspensión para vehículos, suspensión (amortiguadores de -) para vehículos, resortes amortiguadores para vehículos, antiderrapantes (dispositivos -) para cubiertas de neumáticos de vehículos, cubiertas de neumáticos de vehículos (dispositivos antiderrapantes para-), cadenas antiderrapantes, apoyacabezas para asientos de vehículos, engranajes para vehículos terrestres, motores eléctricos para vehículos, terrestres, embragues para vehículos terrestres, cadenas antiderrapantes, guardabarros, guardafangos, salpicaderas, furgones de artillería [vehículos], capós de automóviles, ruedas de vehículos, cadenas para automóviles, chasis de automóviles, alarmas acústicas de reversa para vehículos, portaequipajes para vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, motores para vehículos terrestres, sillines para motocicletas, motores para ciclos, capós de motor para vehículos, capotas para vehículos”.

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 ROYAL CONDOR (mixta) Titular: Producciones Generales – Progen S.A. Certificado de registro núm.: 406915 Clase 12: “motores y accesorios, bicicletas, vehículos tales como motonetas, motocarros, motocicletas (incluso con pedales), ciclomotores, ciclos con motor auxiliar, con sidecar o sin él y sidecares y en general todos los aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, así como sus partes o accesorios”. 18.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar marcas mixtas y la vulneración del artículo 83 de la Constitución Política. Del cargo de violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 19.

La Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 20.

Esta Sección18, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”19. 18 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 21.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”20. 22.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”21. 23. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 24.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto y la marca mixta, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar los productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 25. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 21 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v). Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]22”. 26.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen los signos distintivos antes de 22 Cfr. Índice 36 del aplicativo SAMAI. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 proceder al cotejo, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”23. 27.

Para tal efecto, la Sala procederá a analizar si el signo y la marca en cuestión contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir. 28. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen24 29. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201425, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el correspondiente cotejo marcario: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014.

C.P. María Elizabeth García González. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 30.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en la sentencia del 11 de noviembre de 202126, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión […]”. 31.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 6.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”27. 32.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección28, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 26 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Interpretación Prejudicial 537-IP-2018. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 33.

Al respecto la parte demandante afirmó que la expresión ROYAL era de uso común en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la solicitud del registro. 34. Sobre el particular, la Sala considera que no le asiste razón, pues al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada29, se constató que dicha expresión no era de uso común en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la expedición de los actos administrativos acusados y, en consecuencia, no es procedente su exclusión del cotejo marcario. 35.

De otro lado, la marca previamente registrada está acompañada por la la expresión “EL CAMPO, ES NUESTRO CAMPO” la cual es explicativa, razón por la cual no se incluirá en el cotejo marcario. 36. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca mixta ROYAL CONDOR previamente registrada y el signo mixto ROYAL ENFIELD. 37.

Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 38. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 39.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA SOLICITADA 29 www.sipi.gov.co. Consulta realizada el 30 de octubre de 2025, de conformidad con el Memorando de Intención suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 R O Y A L E N F I E L D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA R O Y A L C O N D O R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40.

Al respecto, se advierte que el signo mixto ROYAL ENFIELD está compuesto por dos (2) palabras, cinco (5) vocales (O-A-E-I-E) y siete (7) consonantes (R-Y-L- C-N-D-R). 41. Por su parte, la marca ROYAL CONDOR se conforma de dos (2) palabras, cinco (4) vocales (O-A-O-O) y siete (7) consonantes (R-Y-L-C-N-D-R). 42. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala advierte que las expresiones que conforman el signo solicitado ROYAL ENFIELD y la marca previamente registrada ROYAL CONDOR, si bien comparten una secuencia parcial de letras, difieren sustancialmente en su estructura ortográfica y longitud total. 43.

En efecto, del cotejo global de los signos enfrentados se desprende que aunque ambos comparten la expresión ROYAL, la impresión que generan en el consumidor es diferente, pues las partículas ENFIELD y CONDOR del signo solicitado y la marca registrada constituyen los elementos de mayor impacto y recordación, dotando a cada conjunto de una identidad propia.

Comparación Fonética 44. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR - ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR - ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR - ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR - ROYAL ENFIELD – ROYAL CONDOR 45.

De lo anterior, esta Sala considera que, dado que el signo mixto solicitado y la marca mixta previamente registrada son ortográficamente diferentes en su terminación, es claro que al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no se advierten similitudes significativas en este aspecto. 46. Si bien ambos conjuntos coinciden en la denominación ROYAL, son las expresiones ENFIELD y CONDOR las que constituyen el elemento diferenciador y el componente de mayor fuerza y relevancia auditiva dentro del conjunto marcario. 47.

Lo anterior por cuanto son las expresiones ENFIELD y CONDOR las que aportan la distintividad sonora necesaria al signo mixto solicitado para contrarrestar la similitud que genera la partícula en común ROYAL en la percepción de los consumidores. 48. Al pronunciar los signos, el elemento que primero se percibe y se fija en la memoria del consumidor es el vocablo ENFIELD, el cual no guarda ninguna similitud auditiva con la marca registrada ROYAL CONDOR.

De ese modo, la coincidencia en el sonido ROYAL reviste un carácter accesorio, que queda subordinado al impacto auditivo de la partícula principal. Comparación Ideológica 49. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 distinguir una de otra […]”30, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 50.

En relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “[…] Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía31 y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.3.

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables. […]”32. 51.

Bajo tal entendido, la Sala encuentra que el vocablo ROYAL, presente en ambos signos, es una expresión en lengua extranjera cuya traducción al castellano es “real” 33. Sin embargo, no se considera que este significado sea de conocimiento generalizado para el consumidor promedio en Colombia, al no ser su concepto fácilmente identificable, la expresión adquiere un carácter de fantasía34, funcionando como una denominación arbitraria sin una carga conceptual directa. 52.

En este sentido, si bien ENFIELD es el nombre de un distrito londinense y de una ciudad en Estados Unidos, carece de significado en castellano, también lo es que al no describir cualidad, característica ni origen de los productos de la clase 12, se considera un término arbitrario. 53. De otro lado, como ya se mencionó, la palabra ENFIELD es un distrito de la ciudad de Londres y una ciudad de Carolina del Norte en los Estados Unido, no 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 31 En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N°. 620-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3072 del 4 de agosto de 2017. 32 Interpretación Prejudicial 23-IP-2022. 33 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/royal.

Consultado el 30 de octubre de 2025. 34 Esta Sala se pronunció en igual sentido al resolver dos casos con contornos fácticos similares: sentencia de 13 de julio de 2023, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y sentencia de 20 de octubre de 2023, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 posee significado en el idioma castellano, por lo que debe considerarse como de fantasía. 54.

Por su parte, CÓNDOR en el idioma castellano significa “[…] m. Ave rapaz del orden de las catartiformes, la mayor de las aves que vuelan, de algo más de un metro de longitud y tres de envergadura, con la cabeza y el cuello desnudos, y en aquellas carúnculas en forma de cresta y barbas, plumaje fuerte de color negro azulado, collar blanco, y blancas también la espalda y la parte superior de las alas, cola pequeña y pies negros, y que habita en los Andes […]”35. 55.

Por consiguiente, un análisis comparativo desde el punto de vista conceptual o ideológico resulta improcedente, al no existir un contenido semántico perceptible por el público consumidor en la marca ROYAL CONDOR que pueda ser confrontado con el del signo solicitado ROYAL ENFIELD. 56. En suma, la Sala considera que entre la marca previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el signo solicitado por la demandante no existen similitudes ortográficas y fonéticas que generan riesgo de confusión. 57.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando los signos en su conjunto, la Sala considera que entre el signo mixto ROYAL ENFIELD y la marca mixta ROYAL CONDOR, no se configura identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión para el consumidor, por ende, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 58. La Sala evidencia que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en 35 https://dle.rae.es/cóndor?m=form 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 conjunto semejanzas entre el signo mixto solicitado ROYAL ENFIELD y la marca mixta previamente registrada ROYAL CONDOR de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican el signo y la marca cotejados, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 59.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre el signo mixto solicitado ROYAL ENFIELD y la marca mixta previamente registrada ROYAL CONDOR, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 60. Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad del acto acusado por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho solicitado, la Sala no se pronunciará respecto del cargo de violación del artículo 83 de la Constitución Política.

Conclusión 61. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto ROYAL ENFIELD solicitado por la parte demandante para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; esto, debido a que no se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica ni fonética con la marca mixta ROYAL CONDOR. 62.

Así las cosas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 63. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 de 12 de julio de 201236, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 2015 y 87396 de 5 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 36 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160024700 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.