CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “CACAO BARRY SINCE 1842”, SOLICITADO POR LA ACTORA, Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “BARY”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS AL REPRODUCIR TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “BARY”, CONTENIDA EN LOS REGISTROS PREVIOS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 5ª, 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

LAS PARTÍCULAS “CACAO” Y “SINCE” RESULTAN DE USO COMÚN, POR LO TANTO, INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BARRY CALLEBAUT AG., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 33112 de 30 de junio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo “CACAO BARRY SINCE 1842”, para distinguir productos de las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 8 de junio de 2015 presentó solicitud de extensión territorial del signo mixto, “CACAO BARRY SINCE 1842”, para identificar productos comprendidos en las clases 5ª, 29 y 303 de la 1En adelante SIC. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: Clase 5ª: “[…] Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios nutricionales para uso médico; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios nutricionales para uso médico a base de proteínas, grasas, ácidos grasos, polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de suplementos dietéticos y aditivos alimenticios que no sean para uso médico a base de proteínas, grasas, ácidos grasos, polifenoles, 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A., (Hoy NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S.), formuló oposición en contra del registro solicitado, con base en el alto riesgo de confundibilidad y notoriedad de sus marcas previamente registradas “BARY”, que distinguen productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Adujo que solicitó la suspensión del trámite de registro del signo cuestionado “CACAO BARRY SINCE 1842” hasta tanto se resolvieran las acciones de cancelación por no uso que presentó contra los registros de las marcas “BARY” en las clases 29, 30 y 43 hidratos de carbono, fibras, con adición de vitaminas, minerales, oligoelementos, solos o combinados. […]”.

Clase 29: “[…] Manteca de cacao; bebidas lacteadas mixtas (en las que predomina la leche), en particular bebidas lacteadas aromatizadas y cafeinadas; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios que no sean para uso médico a base de proteínas, grasas comestibles y sustancias grasas, también con polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de vitaminas, minerales y oligoelementos. […]”.

Clase 30: “[…] Chocolate puro para la industria o para uso doméstico; mezclas de chocolate para coberturas; mezclas de chocolate para coberturas destinadas a la fabricación de golosinas, chocolate industrial; jarabe de chocolate; caramelos a base de chocolate para su venta al por menor y para la industria alimentaria; chocolate sólido y líquido para su venta a la industria del chocolate y no destinado al consumo humano directo; cacao y cacao en polvo, en particular polvos solubles instantáneos, bebidas en polvo a base de cacao; bebidas a base de cacao y chocolate; chocolate y productos de chocolate, en particular tabletas y barritas de chocolate, incluidas tabletas y barritas de chocolate rellenas de frutas o con fructosa; mezclas de chocolate y baños de chocolate; productos de confitería y pralinés; barquillos con baño de chocolate, en particular obleas y pralinés con barquillo; grageas recubiertas de chocolate; postres de chocolate; cremas untables de chocolate, nueces y turrón; saborizantes y aromatizantes para alimentos, en particular saborizantes para bebidas; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios a base de hidratos de carbono y fibras, que no sean para uso médico. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S. 4º- Señaló que mediante la Resolución núm. 24239 de 2017, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por dicha sociedad y, en consecuencia, le concedió el registro como marca del signo nominativo “CACAO BARRY SINCE 1842”, para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5º- Que contra la citada disposición la sociedad NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial que, mediante la Resolución núm. 33112 de 2020, revocó la decisión inicial, declaró fundada su oposición y denegó el registro como marca del signo mixto “CACAO BARRY SINCE 1842”.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Comisión de la Comunidad Andina5 y 13 y 61 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto el signo solicitado, “CACAO BARRY SINCE 1842”, es diferente de las marcas previamente registradas, “BARY”, pues cuenta con elementos adicionales que permiten su distinción. Mencionó que la SIC desconoció que goza de un derecho preferente respecto de la expresión “BARRY”, al haber cancelado parcialmente las marcas de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Adujo que es titular de las marcas mixtas y nominativas “BARRY CALLEBAUT”, “CACAO BARRY” y “CACAO BARRY WORLD CHOCOLATE MASTERS”, en las clases 30, 35, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que goza de un derecho adquirido respecto de la expresión “BARRY”, puesto que el signo cuestionado “CACAO BARRY SINCE 1842” es derivado de las marcas “BARRY” que ya se encontraban registradas.

Explicó que la SIC en anteriores ocasiones ya había determinado que las marcas “CACAO BARRY” y “BARY” no eran similarmente 5 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confundibles, lo que vulneró su derecho a la igualdad y el principio constitucional de proteger la Propiedad Intelectual.

Indicó que resulta contradictorio que, en el caso bajo examen, la SIC haya denegado el registro de una marca que con anterioridad ya había sido concedida y que lleva coexistiendo pacíficamente en el mercado, con las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso, desde el año 2012. Adujo que los signos enfrentados se desenvuelven en mercados diferentes pues, por un lado, el solicitado pretende distinguir chocolates; y, por el otro, las marcas previamente registradas amparan condimentos.

Mencionó que la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A., (Hoy NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S.), al momento de presentar el escrito de oposición en el trámite de registro del signo cuestionado no pagó la tasa correspondiente a la invocación de la notoriedad, por lo que la SIC no debió analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, ni mucho menos estudiar las pruebas aportadas por dicha compañía. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Insistió en que la entidad demandada tenía el deber de abstenerse en revisar los argumentos de la supuesta notoriedad de la marca “BARY” por resultar improcedentes, debido al no pago de las tasas oficiales; sin embargo, sucedió lo contrario y generó la materialización de un perjuicio que recae sobre sus derechos y de una vulneración a la Constitución y la ley.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que las decisiones se toman en forma particular e independiente de acuerdo con la situación y/o condiciones de cada asunto, velando siempre por el cumplimiento de la normatividad vigente.

Alegó que el signo solicitado reproduce parcialmente a la marca opositora, ya que únicamente se diferencian en la adición de una letra “R”, en el término “BARRY”, del signo cuestionado; y que la 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adición de los elementos “CACAO” y “SINCE 1842” resultan insuficientes para otorgarle la distintividad necesaria, máxime si se tiene en cuenta que la primera palabra resulta genérica para los productos que identifica.

Mencionó que entre los productos que identifican el signo y marca enfrentados existe conexidad competitiva, ya que coinciden en ser productos alimenticios, por lo que comparten los mismos canales de comercialización, distribución y publicidad; y que, además, éstos resultan complementarios en razón a que su naturaleza y finalidad son idénticas.

Sostuvo que el análisis y aplicación que se dio al literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se hizo teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 277 ibidem y en el Instructivo de Registro de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio en su numeral 3.5.7.8.8.2, así como lo preceptuado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, hecho éste que no se puede tomar como discriminatorio o violatorio de los artículos 13 y 61 constitucionales, como mal lo refiere el demandante, pues el procedimiento se realizó́ conforme a lo establecido tanto por la 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comisión de la Comunidad Andina como por la Autoridad Nacional Competente, ya que la declaratoria de la notoriedad de la marca se dio dentro del expediente núm. 15099489 y únicamente se trasladaron los documentos presentes en dicho expediente, de manera que no hay trasgresión a los principios jurídicos y mucho menos se crea inseguridad jurídica, pues la expedición del acto demandado está acorde con los preceptos constitucionales y legales.

Arguyó que el artículo 277 de la Decisión 486 dispuso que las oficinas nacionales competentes pueden establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos referidos en dicha normativa, de tal forma que la SIC, en el Instructivo de Registro de Marcas numeral 3.5.7.8.8.2 “Metodología de análisis para determinar si un signo es notoriamente conocido” orienta poniendo de presente que “[…] En el evento en que el solicitante no pague la tasa correspondiente a la notoriedad, pero exista un antecedente en donde recientemente se haya declarado la notoriedad de la marca, será́ innecesaria la exigencia del pago de la tasa, teniendo en cuenta que el examinador no tendrá́ que hacer un análisis de pruebas, sino simplemente citar el antecedente previo de declaración de notoriedad […]”, por lo que una vez analizada la resolución objeto de debate puede advertirse que en la misma se 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cita la declaración de notoriedad analizada bajo el expediente núm. 15099489, de ahí que los documentos sobre los cuales se solicitó la declaración de notoriedad ya habían sido analizados con anterioridad, lo que llevó a concluir que tal declaratoria debía ser tenida en cuenta al momento de resolver la registrabilidad del signo objeto de controversia.

Insistió en que en el evento en que el solicitante no pague la tasa correspondiente a la notoriedad, pero sí existe un antecedente en el que recientemente se haya declarado la notoriedad de la marca, será innecesaria la exigencia del pago de la tasa, teniendo en cuenta que el examinador no tendrá que hacer un análisis de pruebas, sino simplemente citar el antecedente previo de declaración de notoriedad, situación que se presentó́ en el caso sub examine; y que tal cual como lo dispone la normativa citada fue correctamente aplicado en el presente asunto.

II.-2. La sociedad NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que toda nueva solicitud de registro que se analice bajo la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, deberá negarse con base a la previa existencia de un derecho de un tercero (en este caso las marcas “BARY” de su propiedad), en todos aquellos eventos en los cuales la coexistencia de estos signos en el mercado pueda inducir en un riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Manifestó que la expresión “CACAO” del signo solicitado “CACAO BARRY SINCE 1842” resulta genérica para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al consistir en el mismo producto que pretende identificar y descriptiva en cuanto a los productos de las clases 5ª y 29, ya que hace alusión a uno de los ingredientes con los que pueden fabricarse dichos artículos, como lo es, por ejemplo, la manteca de cacao.

Que, en efecto, frente a la pregunta guía para determinar si un producto es genérico ¿qué es?, la respuesta lógica sería que es cacao; y que, similarmente, frente a la pregunta para determinar si un signo es descriptivo ¿cómo es?, también podría responderse que consiste en un ingrediente de los productos, como lo sería la 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manteca de cacao, leche con cacao, preparación farmacéutica a base de cacao, un suplemento dietético de cacao, entre otros. Agregó que, en todo caso, dicha partícula también resulta de uso común para los productos de las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.

Sostuvo que con la partícula “SINCE” ocurre lo mismo, ya que verificada la base de datos de la entidad demandada, se advierte que ésta también es de uso común para los citados productos. Manifestó que el signo cuestionado “CACAO BARRY SINCE 1842” resulta similarmente confundible con sus marcas “BARY”, ya que las reproduce totalmente, sin que la adición de la letra “R” sea suficiente para diferenciarlas; y que entre los productos que amparan existe conexidad competitiva, ya que cuentan con los mismos canales de comercialización (supermercados, tiendas de abarrotes, grandes Superficies o tiendas especializadas en bebidas alcohólicas) y de comunicación (publicidad por radio, televisión, internet, redes sociales, vallas promocionales, etc.). 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, adicionalmente, al consistir todos en productos alimenticios, son consumidos por el ser humano indistintamente como un abrebocas, postre, o inclusive como parte de platos más elaborados que constituyan la comida principal, por lo que tienen un uso conjunto o complementario.

Explicó que, contrario a lo manifestado por la actora, las marcas “BARRY”, que tiene registradas, corresponden a clases totalmente diferentes de las cuales ahora solicita su registro, o bien contienen elementos nominativos adicionales distintos a los del signo objeto de controversia, de manera que éstas no son ni marcas derivadas ni ostenta un derecho respecto del cual deba protegerse.

Que, inclusive, en otras oportunidades ha solicitado los registros como marca de los signos “CACAO BARRY”, en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y siempre han sido denegadas por parte de la entidad demandada, por lo que no existe una contradicción en lo argumentado por la SIC en el acto acusado y en oportunidades anteriores, ya que ha sido pacífica su postura respecto de la irregistrabilidad como marca de la expresión “CACAO BARRY”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Insistió en que el hecho de que la parte actora haya obtenido registros marcarios para otras clases, no la faculta ni legitima de ninguna manera para obtener derechos en otras clases en las cuales ese registro sin duda genera un indiscutible y real riesgo de confusión en el público consumidor, el cual en pleno cumplimiento de sus deberes legales la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC ha evitado.

Adujo que tampoco es cierto que la actora tenga un derecho preferente de la expresión “BARRY”, derivado de las cancelaciones presentadas en contra de sus marcas “BARY”, ya que éste únicamente corresponde a un signo idéntico a aquel que fue objeto de la solicitud de cancelación o, en todo caso, que contenga modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Agregó que el solo hecho de obtener un resultado favorable en una acción de cancelación (bien sea una cancelación total o una parcial, ésta última la que acaeció en el caso sub examine) y solicitar el derecho preferente a registro, no otorga automáticamente un derecho de propiedad industrial. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reiteró que el derecho preferente no otorga un derecho automático al registro, puesto que lo único que otorga es una prevalencia respecto de otras solicitudes que se hayan podido presentar con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación de la cual se derive aquel derecho; que la SIC, como oficina nacional competente para asuntos de Propiedad Industrial, tenía el deber de realizar el examen de registrabilidad del signo “CACAO BARRY SINCE 1842”; y que el derecho preferente que la solicitante alega no corresponde a esta marca, pues la misma no fue objeto de un proceso de cancelación del cual pueda derivarse tal expectativa de derecho, de suerte que realizado el examen de registrabilidad y demostrada la confusión, a su juicio, no se podía permitir el registro del signo pretendido.

Adujo que en este caso no era necesario pagar la tasa correspondiente a la invocación de la notoriedad, comoquiera que las pruebas de notoriedad que fueron analizadas por el Despacho de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial para determinar la notoriedad del signo “BARY” y declarar demostrada la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136, fueron producto del traslado del Expediente núm. 15 099489. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que lo anterior encuentra sustento en el llamado “MANUAL DE MARCAS” (Técnicamente Instructivo de Signos Distintivos, Código Pl01-l01), -numeral 3.5.2.5.1 (advertencia oficiosa de derechos de terceros), numeral 3.5.2.5 (Determinar si el signo analizado está incurso en el artículo 136)-, que estableció: “[…] Ahora bien, en relación con marcas notorias, es posible citarlas oficiosamente como fundamento de negación cuando, habiendo consultado el registro de la Propiedad Industrial y el listado de declaraciones de notoriedad, el examinador encuentra que por razones de tiempo, y con base en la propia declaración de notoriedad, es muy probable que dicha condición no haya desaparecido […]”.6 Que demostrado que el signo “CACAO BARRY SINCE 1842” es confundiblemente similar con la marca notoria “BARY”; y que, además, el estudio de notoriedad de oficio de esta causal era procedente, se puede concluir válidamente que la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 también se aplicó debidamente.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 6 Instructivo de Signos Distintivos, Numeral 3.5.2.5.1. Página 59. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 33112 de 30 de junio de 2020, mediante la cual la SIC denegó el registro de la marca “CACAO BARRY SINCE 1842” (mixta) a nombre de la sociedad BARRY CALLEBAUT AG, para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo previsto en los 7 CPACA. 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículos 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación; y 13 y 61 de la Constitución Política, por falta de aplicación. Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, aseguró que la marca previamente registrada “BARY” es diferente al signo solicitado “CACAO BARRY SINCE 1842”, ya que la primera está compuesta de (1) una vocal, (3) tres consonantes, (2) dos sílabas y (4) cuatro letras que en conjunto 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forman una (1) palabra, mientras que el cuestionado se conforma de (6) seis vocales, (8) ocho consonantes, (8) sílabas y (4) cuatro palabras en las que se incorporan elementos numéricos, como lo es 1842. Que al hacer un cotejo sucesivo de los signos distintivos confrontados en su conjunto, enfocado en sus similitudes y desde el punto de vista del consumidor promedio, es viable decir que a pesar de que existe coincidencia en el primer segmento analizado, en cuanto comparten unas partículas vocálicas y las consonantes iniciales, hay una diferencia marcada entre los demás elementos que integran la parte final del signo cuyo registro se solicita.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Al respecto, sostuvo que la expresión solicitada “CACAO BARRY SINCE 1842” tiene relación o conexidad competitiva con la marca anteriormente registrada “BARY”; y que, además, éstas son ortográfica y fonéticamente similares, motivo por el cual el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3. La sociedad NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que desde los puntos de vista ortográfico y fonético las expresiones enfrentadas son similarmente confundibles, toda vez que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión “BARY”, contenida en la marca previamente registrada, en la misma ubicación y disposición, sin que la adición de la consonante “R” sea suficiente para diferenciarlos.

Insistió en que las expresiones “CACAO”, “SINCE” y “1842” son de uso común, descriptivas y genéricas para productos en las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. IV.-4. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Publico guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: 9 Proceso 259-IP-2022. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200049800 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 261-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 5187 del 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 33112 de 30 de junio de 2020, denegó el registro como marca del signo mixto “CACAO BARRY SINCE 1842” a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas mixtas notorias “BARY”, previamente registrada a favor de la sociedad NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S., tercero con interés 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directo en las resultas del proceso; y que entre los productos que distinguían existe conexidad competitiva. A juicio de la demandante, el signo solicitado “CACAO BARRY SINCE 1842” es diferente de las marcas previamente registradas “BARY”, pues cuenta con elementos adicionales que permiten su distinción. Adujo que es titular de las marcas mixtas y nominativas “BARRY CALLEBAUT”, “CACAO BARRY” y “CACAO BARRY WORLD CHOCOLATE MASTERS”, en las clases 30, 35, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que goza de un derecho adquirido respecto de la expresión “BARRY”; y que, además, el signo cuestionado “CACAO BARRY SINCE 1842” es derivado de las marcas “BARRY” que ya se encontraban registradas.

Mencionó que la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A., (Hoy NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S.), al momento de presentar el escrito de oposición en el trámite de registro del signo cuestionado, no pagó la tasa correspondiente a la invocación de la notoriedad, por lo que la SIC no debió analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, ni mucho menos estudiar las pruebas aportadas por dicha compañía. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC alegó que el signo solicitado reproduce parcialmente a la marca opositora, ya que únicamente se diferencian en la adición de una letra “R” en el término “BARRY”, del signo cuestionado; y que la adición de los elementos “CACAO” y “SINCE 1842” resultan insuficientes para otorgarle la distintividad necesaria, máxime si se tiene en cuenta que la primera palabra resulta genérica para los productos que identifica.

Mencionó que entre los productos que identifican el signo y marca enfrentados existe conexidad competitiva, ya que coinciden en ser productos alimenticios, por lo que comparten los mismos canales de comercialización, distribución y publicidad; y que, además, éstos resultan complementarios en razón a que su naturaleza y finalidad son idénticas.

Arguyó que el artículo 277 de la Decisión 486 dispuso que las oficinas nacionales competentes pueden establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos referidos en dicha normativa, por lo que la SIC, en el Instructivo de Registro de Marcas numeral 3.5.7.8.8.2 “Metodología de análisis para determinar si un signo es notoriamente conocido”, orienta poniendo de presente que “[…] En el evento en que el solicitante no 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pague la tasa correspondiente a la notoriedad, pero exista un antecedente en donde recientemente se haya declarado la notoriedad de la marca, será́ innecesaria la exigencia del pago de la tasa, teniendo en cuenta que el examinador no tendrá́ que hacer un análisis de pruebas, sino simplemente citar el antecedente previo de declaración de notoriedad […]”, de ahí que una vez analizada la resolución objeto de debate puede advertirse que en la misma se cita la declaración de notoriedad analizada bajo el expediente núm. 15099489, por lo que los documentos sobre los cuales se solicitó la declaración de notoriedad ya habían sido analizados con anterioridad, lo que llevó a concluir que tal declaratoria debía ser tenida en cuenta al momento de resolver la registrabilidad del signo objeto de controversia.

Insistió en que en el evento en que el solicitante no pague la tasa correspondiente a la notoriedad, pero si existe un antecedente en el que recientemente se haya declarado la notoriedad de la marca, será innecesaria la exigencia del pago de la tasa, teniendo en cuenta que el examinador no tendrá que hacer un análisis de pruebas, sino simplemente citar el antecedente previo de declaración de notoriedad, situación que se presentó́ en el caso sub examine; y que 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tal cual como lo dispone la normativa citada fue correctamente aplicado en el presente asunto. En igual sentido se pronunció el tercero con interés directo en el proceso, quien anotó que la expresión “CACAO” del signo solicitado, “CACAO BARRY SINCE 1842”, resulta genérica para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al consistir en el mismo producto que pretende identificar; y descriptiva en cuanto a los productos de las clases 5ª y 29, ya que hace alusión a uno de los ingredientes con los que pueden fabricarse dichos artículos, como lo es, por ejemplo, la manteca de cacao.

Que, en efecto, frente a la pregunta guía para determinar si un producto es genérico ¿qué es?, la respuesta lógica sería que es cacao; y que, similarmente, frente a la pregunta para determinar si un signo es descriptivo ¿cómo es?, también podría responderse que consiste en un ingrediente de los productos, como lo sería la manteca de cacao, leche con cacao, preparación farmacéutica a base de cacao, un suplemento dietético de cacao, entre otros.

Agregó que, en todo caso, dicha partícula también resulta de uso común para los productos de las clases 5ª, 29 y 30 de la 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, al igual que el término “SINCE”, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.

Manifestó que el signo cuestionado “CACAO BARRY SINCE 1842” resulta similarmente confundible con sus marcas “BARY”, ya que las reproduce totalmente, sin que la adición de la letra “R” sea suficiente para diferenciarlas; y que entre los productos que amparan existe conexidad competitiva, ya que cuentan con los mismos canales de comercialización (supermercados, tiendas de abarrotes, grandes Superficies o tiendas especializadas en bebidas alcohólicas) y de comunicación (publicidad por Radio, televisión, internet, redes sociales, vallas promocionales, etc.).

Explicó que, contrario a lo manifestado por la actora, las marcas “BARRY” que tiene registradas corresponden a clases totalmente diferentes de las cuales ahora solicita su registro, o bien contienen elementos nominativos adicionales distintos a los del signo objeto de controversia, de manera que éstas no son ni marcas derivadas ni ostenta un derecho respecto del cual deba protegerse.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 259-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 261-IP-202210 y 153-IP-202211 y en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en las interpretaciones traídas a colación en este proceso, así: 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO12 BARY MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 12 Folio 11 del cuaderno físico principal. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, “BARY”, como lo son las previamente registradas a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo mixto, “CACAO BARRY SINCE 1842”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas mixtas enfrentados, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que los distingue. Cabe precisar que las precitadas interpretaciones prejudiciales enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] 13 Folio 11 del cuaderno físico principal. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso “CACAO” y “SINCE”, que hacen parte del signo 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado, son, respectivamente, genérica, descriptiva y de uso común para amparar productos de las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo.

Es del caso señalar que, tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto. Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Ahora bien, una vez verificada en la página web de la entidad demandada14, se encontró que figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, registradas en las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían las expresiones “SINCE” y “CACAO”:.- “SINCE”: MARCA TITULAR Clase REG NÚM. 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 28 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co JUST NATURAL - SINCE 1930 (mixta) ULRICH JÜSTRICH HOLDING AG 5ª 433506 SINCE 1903 HYLAND´S 4KIDS (mixta) STANDARD HOMEOPATHIC COMPANY 5ª 517799 HIMALAYA – WELLNESS SINCE 1930 (mixta) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 5ª 547448 PASCOE NATURAL HEALTHCARE SINCE 1895 (mixta) PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE GMBH 5ª 585948 LA FE QUALITY SINCE 1968 (mixta) GRACE FOODS LIMITED 29 288139 SINCE 1916 NATHAN´S FAMOUS (mixta) NATHAN`S FAMOUS SYSTEMS, INC. 29 300329 CHURCH'S CHICKEN SINCE 1952 (mixta) CAJUN FUNDING CORPORATION 29 387464 HOUSE OF CASTELLO SINCE 1893 (mixta) ARLA FOODS AMBA 29 459207 SINCE 1943 SR SAN RAFAEL DELICATESSEN (mixta) SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 30 475418 SINCE 1916 NATHAN´S FAMOUS (mixta) NATHAN´S FAMOUS SYSTEMS, INC. 30 490459 SINCE 1878 (mixta) ITSUKI FOODS CO., LTD. 30 496929 VIEIRA SINCE 1943 (mixta) VIEIRA DE CASTRO - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 30 507219.- “CACAO”: MARCA TITULAR CLASE REG NÚM. CACAO BAMBUSA (mixta) DIEGO MONTOYA MOLINA 29 676656 CACAOTE (mixta) CACAOTE SAS 29 678470 MAISON CACAO (nominativa) MAISON CACAO INC. 29 677520 REPUBLICA DEL INTERNATIONAL 29 493226 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CACAO (mixta) CHOCOLATE GOURMET, S.L. CACAO GALGA (nominativa) GOODS FOR YOU LTDA 30 280273 CACAO PACIFICO (mixta) CACAO PACIFICO S.A. 30 345675 COLOR CACAO (mixta) ANA MARGARITA VILLEGAS ECHEVERRI 30 368651 CACAO DE COLOMBIA (mixta) CACAO DE COLOMBIA S.A.S. 30 416071 Lo anterior, pone de manifiesto que “SINCE” y “CACAO” corresponden a unas expresiones de uso común y débiles, frente a las clases 5ª, 29 y 30 y 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

En ese sentido, al ser las partículas “SINCE” y “CACAO” de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente15: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar 15 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) En ese orden de ideas, la Sala considera que el término “SINCE” debe ser excluido del cotejo marcario por resultar de uso común. Ahora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso también alegó que la palabra “CACAO” es genérica respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y descriptiva frente a los de las clases 5ª y 29.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201016, definió los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico17, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir (…) La marca descriptiva18, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00.

C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”. Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que distingue el signo solicitado son de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, chocolate puro para la industria o para uso doméstico; mezclas de chocolate para coberturas; mezclas de chocolate para coberturas destinadas a la fabricación de golosinas, chocolate industrial; jarabe de chocolate; caramelos a base de chocolate para su venta al por menor y para la industria alimentaria; chocolate sólido y líquido para su venta a la industria del chocolate y no destinado al consumo humano directo; cacao y cacao en polvo, en particular polvos solubles instantáneos, bebidas en polvo a base de cacao; bebidas a base de cacao y chocolate; chocolate y productos de chocolate, en particular tabletas y barritas de chocolate, incluidas tabletas y barritas de chocolate rellenas de frutas o con fructosa; mezclas de chocolate y baños de chocolate; productos de confitería y pralinés; barquillos con baño de chocolate, en particular obleas y pralinés con barquillo; grageas recubiertas de 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co chocolate; postres de chocolate; cremas untables de chocolate, nueces y turrón; saborizantes y aromatizantes para alimentos, en particular saborizantes para bebidas; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios a base de hidratos de carbono y fibras, que no sean para uso médico.

Es por ello que la Sala observa que la partícula “CACAO” sí se refiere de manera directa a un producto que protegen las marcas previamente registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, cacao. Ahora, para fijar la descriptividad de las marcas, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial y, en el caso bajo examen, los productos que distingue el signo cuestionado, en las clases 5ª y 29 de la citada Clasificación, corresponden a preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios nutricionales para uso médico; suplementos dietéticos y aditivos 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alimenticios nutricionales para uso médico a base de proteínas, grasas, ácidos grasos, polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de suplementos dietéticos y aditivos alimenticios que no sean para uso médico a base de proteínas, grasas, ácidos grasos, polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de vitaminas, minerales, oligoelementos, solos o combinados (Clase 5ª) y manteca de cacao; bebidas lacteadas mixtas (en las que predomina la leche), en particular bebidas lacteadas aromatizadas y cafeinadas; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios que no sean para uso médico a base de proteínas, grasas comestibles y sustancias grasas, también con polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de vitaminas, minerales y oligoelementos (Clase 29).

Así las cosas, ante la pregunta de cómo es el producto que se pretende registrar, es evidente que “CACAO” puede describir una de las propiedades de los productos descritos para las clases 5ª y 29 de la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se tratan de artículos cuyo ingrediente principal o propiedad esencial sería el cacao, como ocurre con las mantecas de cacao y los suplementos dietarios y aditivos alimenticios a base de grasas comestibles y sustancias grasas. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los productos enunciados con la palabra “CACAO”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la expresión y el producto; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el producto que este distingue.

Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “CACAO” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término que resulta ser genérico para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, descriptivo para los productos de las clases 5ª y 29 y de uso común para las clases 29 y 30.

Cabe señalar que al ser una palabra genérica, descriptiva y de uso común es inapropiable bajo un derecho exclusivo de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características (“CACAO”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.19 19 Ibidem. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, “BARRY 1842” y “BARY”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “BARRY 1842”, y las marcas previamente registradas “BARY”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “BARY”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la adición de la letra “R” y el número “1842” sean suficientes para dotar al signo solicitado de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de las marcas opositoras, “BARY”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado agregó la letra “R” en su intermedio y el número “1842” en su final, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que el signo solicitado, “BARRY 1842”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en las marcas previamente registradas “BARY”, lo que da lugar a que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al registrado con anterioridad. Referente a la similitud fonética es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “BARY”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “BARY”.

Por ello cabe mencionar que si bien es cierto que el signo solicitado agregó una letra “R” en su intermedio y el número “1842” en su terminación, también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “BARRY” y la adición de una letra y un número, que contiene el signo solicitado, no le quita tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY - BARRY 1842 - BARY 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo solicitado contiene el número 1842. Por su parte, las palabras “BARRY” y “BARY” que hacen parte del signo y marcas enfrentados son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto20.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 20 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212- 00055-00. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201821 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “CACAO BARRY SINCE 1842” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 5ª: “[…] Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios nutricionales para uso médico; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios nutricionales para uso médico a base de proteínas, grasas, ácidos grasos, polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de suplementos dietéticos y aditivos alimenticios que no sean para uso médico a base de proteínas, grasas, ácidos grasos, polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de vitaminas, minerales, oligoelementos, solos o combinados. […]”. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.-Clase 29: “[…] Manteca de cacao; bebidas lacteadas mixtas (en las que predomina la leche), en particular bebidas lacteadas aromatizadas y cafeinadas; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios que no sean para uso médico a base de proteínas, grasas comestibles y sustancias grasas, también con polifenoles, hidratos de carbono, fibras, con adición de vitaminas, minerales y oligoelementos. […]”..-Clase 30: “[…] Chocolate puro para la industria o para uso doméstico; mezclas de chocolate para coberturas; mezclas de chocolate para coberturas destinadas a la fabricación de golosinas, chocolate industrial; jarabe de chocolate; caramelos a base de chocolate para su venta al por menor y para la industria alimentaria; chocolate sólido y líquido para su venta a la industria del chocolate y no destinado al consumo humano directo; cacao y cacao en polvo, en particular polvos solubles instantáneos, bebidas en polvo a base de cacao; bebidas a base de cacao y chocolate; chocolate y productos de chocolate, en particular tabletas y barritas de chocolate, incluidas tabletas y barritas de chocolate rellenas de frutas o con fructosa; mezclas de chocolate y baños de chocolate; productos de confitería y pralinés; barquillos con baño de chocolate, en particular obleas y pralinés con barquillo; grageas recubiertas de 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co chocolate; postres de chocolate; cremas untables de chocolate, nueces y turrón; saborizantes y aromatizantes para alimentos, en particular saborizantes para bebidas; suplementos dietéticos y aditivos alimenticios a base de hidratos de carbono y fibras, que no sean para uso médico. […]”.

Por su parte, las marcas previamente registradas “BARY”, distinguen los siguientes productos:.- Clase 29: “[…] Frutas y legumbres en conserva, especialmente concentrado o pasta de tomate y ajo en conserva o salsa de ajo. […]”..- Clase 30: “[…] Miel, jarabe de melaza, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que comparten una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentadas.

Adicionalmente, se advierte un uso conjunto entre los productos que distingue el signo cuestionado en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que amparan las marcas previamente registradas en la Clase 30, comoquiera que la miel y el jarabe de melaza (que identifican las marcas registradas) usualmente se utilizan para endulzar los chocolates que pretende distinguir el signo cuestionado.

De igual forma, también se advierte que entre los productos que ampara el signo solicitado en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y los que cobijan las marcas previamente registradas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, también se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que corresponden al mismo género, ya que los suplementos dietarios, alimentos nutricionales, aditivos alimenticios que no sean para uso 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co médico a base de proteínas, grasas comestibles y sustancias grasas, que ampara el signo solicitado, son productos alimenticios, al igual que los que amparan las marcas previamente registradas en las clases 29 y 30; también se advierte un uso conjunto o complementario, ya que normalmente en las dietas nutricionales se utilizan de manera conjunta los suplementos dietarios y el consumo de alimentos tales como frutas en conserva, mieles o vinagres.

Sobre el particular, cabe señalar que los productos de la citada Clase 29 amparados por la marca “BARY" incluyen frutas en conserva, miel, jarabe de melaza y otros condimentos, todos ellos alimentos que se encuentran en el mismo ámbito de mercado que los productos de las clases 29 y 30 que pretende amparar el signo “CACAO BARRY SINCE 1842," tales como cacao en polvo, chocolate y productos de confitería. Adicionalmente, los suplementos dietarios de la Clase 5ª que pretende cobijar el signo solicitado se suelen consumir, conjuntamente, con alimentos como las frutas en conserva, mieles o vinagres amparados por las marcas de “BARY”.

Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la semejanza antes anotada, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201522, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto). 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “BARY”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales23: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, la actora también alegó que se vulneró el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto, a su juicio, al momento de presentar el escrito de oposición en el trámite de registro del signo cuestionado, no pagó la tasa correspondiente a la invocación de la notoriedad, por lo que la SIC no debió analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, ni mucho menos estudiar las pruebas aportadas por dicha compañía. Al respecto, la Sala advierte que el artículo artículo 277 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: 23 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables […]”.

A su turno, la SIC, en el Instructivo para el Examen de Registrabilidad de Marca, en su numeral 3.5.7.8.8.224, denominado “Metodología de análisis para determinar si un signo es notoriamente conocido”, señaló que: “[…] En el evento en que el solicitante no pague la tasa correspondiente a la notoriedad, pero exista un antecedente en donde recientemente se haya declarado la notoriedad de la marca, será́ innecesaria la exigencia del pago de la tasa, teniendo en cuenta que el examinador no tendrá́ que hacer un análisis de pruebas, sino simplemente citar el antecedente previo de declaración de notoriedad. […]” (Destacado fuera de texto). 24 Versión vigente para el momento en que se presentó el escrito de oposición. Dicho texto fue modificado y cuenta con un nuevo título, esto es, “Instructivo de Signos Distintivos” y, en su página 209, reiteró la necesidad del no pago de tasa de notoriedad cuando el signo ha sido declarado notorio recientemente.

En efecto, el nuevo texto dispone: “[…] Si se encuentra la decisión de la Superintendencia en la que se declara la notoriedad para un periodo cercano a la solicitud analizada, no será necesario pagar una nueva tasa ni aportar nuevas pruebas para acreditar que la notoriedad se mantiene, caso en el que se aplicará la causal sin extender su reconocimiento, salvo que el opositor insista en ello a través del pago de la tasa de invocación de notoriedad y la presentación de evidencia nueva.

En todo caso, cuando se evidencien reconocimientos de notoriedad previos, el examinador deberá plasmar en el proyecto de resolución, el número y fecha de la resolución que declaró la notoriedad, así como el número de expediente en el cual fue expedida junto con el periodo y la lista de productos y/o servicios para los cuales se declaró la notoriedad. […]”.

(Destacado fuera de texto). 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, de la revisión del escrito de oposición25 presentado en el trámite administrativo por el tercero con interés directo en las resultas del proceso se observa que solicitó en el acápite denominado “IV.

PRUEBAS”, se tuviera en cuenta el material probatorio que ya había sido analizado por la SIC en el expediente administrativo núm. 15099489, en el que se había declarado, recientemente, la notoriedad de la marca “BARY”. A su turno, se advierte que la entidad demandada, mediante el acto administrativo acusado, respecto de la notoriedad alegada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló lo siguiente: “[…] 2.3.

Pruebas aportadas tendientes a establecer la notoriedad de la marca opositora BARY El opositor allegó los siguientes documentos: 1) Al expediente se trasladaron las siguientes pruebas del expediente N° 15099489: […]

4. CASO CONCRETO 4.1. Sobre la notoriedad del signo opositor BARY Es necesario mencionar que los documentos sobre los cuales se solicita la declaración de la notoriedad fueron analizados bajo el expediente N° 09048969, en donde se declaró la notoriedad del signo BARY bajo los siguientes parámetros: […] 25 Índice 17 del expediente digital. 56 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo BARY fundamento del presente trámite, este es considerado como notorio para distinguir “miel, jarabe de melaza, mostaza; vinagre y salsas (condimentos)”, para el periodo comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2015, ya que se logró acreditar la inversión que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor, por lo que tal declaratoria deberá ser tenida en cuenta al momento de resolver el presente expediente. […]” En ese orden de ideas, es evidente para la Sala que, en el caso concreto, no era necesario pagar la tasa de notoriedad, comoquiera que en atención a lo previsto en el numeral 3.5.7.8.8.2 del Instructivo para el Examen de Registrabilidad de Marca, expedido por la SIC, el examinador no tuvo que hacer un análisis de pruebas, sino que simplemente citó el antecedente previo de declaración de notoriedad, como ocurrió en el caso sub examine, pues la notoriedad de la marca “BARY” ya había sido declarada en el expediente administrativo núm. 15099489.

Así las cosas, para la Sala el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 no está llamado a prosperar. Ahora, la Sala debe analizar el argumento de la actora relativo a que es titular de las marcas mixtas y nominativas “BARRY CALLEBAUT” (Clase 30), “CACAO BARRY” (clases 35 y 41) y “CACAO BARRY 57 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co WORLD CHOCOLATE MASTERS” (clases 41 y 43), por lo que goza de un derecho adquirido respecto de la expresión “BARRY”, puesto que el signo cuestionado “CACAO BARRY SINCE 1842” es derivado de dichas marcas que ya se encontraban registradas. Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201626 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2013-00141-00. 58 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Destacado fuera de texto.) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo mixto “CACAO BARRY SINCE 1842”, no es una derivación de las marcas “BARRY CALLEBAUT”, “CACAO BARRY” y “CACAO BARRY WORLD CHOCOLATE MASTERS”, previamente concedidas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparadas con las marcas ya registradas, pues el signo cuestionado: i) suprime la partícula “CALLEBAUT” y agrega las palabras “CACAO”, “SINCE” y “1842” 59 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co frente a la marca “BARRY CALLEBAUT”; ii) agrega las palabras “SINCE” y “1842” respecto de la marca “CACAO BARRY” y, además, dicha marca se encuentra registrada para productos diferentes a los que se solicitó el signo cuestionado, esto es, para servicios de las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) agrega las palabras “SINCE” y “1842” suprime los términos “WORLD”, “CHOCOLATE” y “MASTERS” respecto de la marca ““CACAO BARRY WORLD CHOCOLATE MASTERS” y, además, dicha marca se encuentra registrada para productos diferentes a los que se solicitó el signo cuestionado, esto es, para servicios de las clases 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora, la actora también alegó que la SIC desconoció que goza de un derecho preferente respecto de la expresión “BARRY”, al haberse cancelado parcialmente las marcas de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso. Al respecto, se advierte que la actora presentó acción de cancelación total o parcial en contra de los registros marcarios “BARY” identificados con los certificados de registro núms. 95719, 378708, 60 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 385148, 407819, 407820, 417473 y 417474, frente a los cuales obtuvo las siguientes decisiones por parte de la entidad demandada: - Resoluciones núms. 21253 de 26 de abril de 2016 y 7885 de 27 de febrero de 2017, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 95719, en el sentido de limitar la cobertura de los productos que identificaba en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones núms. 77024 de 8 de noviembre de 2016 y 19078 de 20 de abril de 2017, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 378708, en el sentido de limitar la cobertura de los productos que identificaba en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones núms. 78851 de 15 de noviembre de 2016 y 23775 de 8 de mayo de 2017, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 407819, en el sentido de limitar la cobertura de los productos que identificaba en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones núms. 385148 de 26 de abril de 2016 y 16209 de 3 de abril de 2017, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 385148, en el sentido de limitar 61 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la cobertura de los productos que identificaba en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones núms. 21137 de 26 de abril de 2016 y 8998 de 2 de marzo de 2017, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 407820, en el sentido de limitar la cobertura de los productos que identificaba en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones núms. 21223 de 26 de abril de 2016, mediante las cuales se canceló totalmente el registro núm. 393890, que identificaba servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones núms. 87155 de 19 de diciembre de 2016 y 25695 de 15 de mayo de 2017, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 417473, en el sentido de limitar la cobertura de los productos que identificaba en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones núms. 20080 de 20 de abril de 2016 y 26697 de 4 de julio de 2017, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 417474, en el sentido de limitar 62 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la cobertura de los productos que identificaba en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. A su turno, se advierte que la solicitud de registro como marca del signo solicitado fue radicada el 24 de junio de 201527. El artículo 168 de la Decisión 486, respecto del derecho preferente derivado de una acción de cancelación por no uso, dispuso que: “[…] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. […]”. Adicionalmente, respecto del derecho preferente, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 570-IP-2019, estableció que: “[…] 5.

El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. […] 5.2. Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes.

La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de 27 Conforme consta en el expediente administrativo visible en el índice 17 del expediente digital. 63 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen la cancelación. 5.3.

En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a aquellas solicitudes de marcas idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante las marcas solicitadas con posterioridad y no ante solicitudes de marcas presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal, pues no resulta lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento.

Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual, “primero en el tiempo, mejor en el derecho”. 5.4. En este orden de ideas, frente a solicitudes de registro de marca que se hubieran presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca. […] 5.7.

En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente.

En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro. […]”. 64 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, la Sala advierte que el derecho preferente surge una vez se obtenga la resolución favorable de cancelación y, este, puede hacerse efectivo dentro de los tres meses siguientes a la fecha de expedición de la citada resolución. En el caso bajo examen, se observa que el signo cuestionado fue solicitado el 24 de junio de 2015 y que las resoluciones que cancelaron parcial y totalmente los registros marcarios “BARY”, traídos a colación, fueron expedidas en el año 2017, de manera que el signo “CACAO BARRY SINCE 1842” no fue presentado en ejercicio del derecho preferente que alega ostentar la actora, ya que éste se radicó mucho antes de que las citadas marcas fuesen canceladas parcial y totalmente.

En ese sentido y como lo dijo el Tribunal frente a solicitudes de registro de marca que se hubieran presentado con anterioridad, como ocurrió con el signo solicitado “BARRY”, debe mantener lógicamente su lugar para estudio de registrabilidad, pues, como ya se dijo, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede alegarse respecto de una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca. 65 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, debe precisarse que respecto de la expresión que se solicite como marca, a través de la cual se alega el derecho preferente, debe ser idéntica a la marca de la que se obtuvo la cancelación, situación que tampoco ocurre en el caso bajo examen, puesto que la denominación de las marcas canceladas es “BARY” y la del signo solicitado es “CACAO BARRY SINCE 1842”.

Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relativo a que se vulneró el artículo 13 y 61 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, al haber concluido, erradamente, que el signo y marca en controversia eran confundibles, entró en una contradicción porque en otros casos había determinado que éstos eran diferentes. Al respecto, la Sala pone de presente que no se advierte tal vulneración, por cuanto la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares28.

En efecto, la Sala pone de presente que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 282-IP-2017, enfatizó en que el examen 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020040006901. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00097-00. 66 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como frente a decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar dicho examen analizando cada caso concreto;

“[…] es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares […]”. Asimismo, precisó que “[…] no se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites de la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos […]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió 67 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “CACAO BARRY SINCE 1842”, para amparar productos de las clases 5ª, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 68 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00498-00 Actora: BARRY CALLEBAUT AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.