CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “TUYA” TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 73723 de 2 de octubre de 2018, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 204415 de 11 de mayo de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de febrero de 2018 la sociedad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto, “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 9ª y 363 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 9ª: “[…] Aplicaciones informáticas descargables para la transferencia de dinero proveniente del extranjero; archivos de imagen descargables; software [programas grabados]; tarjetas inteligentes para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; tarjetas de crédito codificadas para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; tarjetas de crédito magnéticas para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; tarjetas magnéticas codificadas para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; aplicaciones informáticas móviles descargables para la transferencia de dinero proveniente del extranjero. […]”.

Clase 36: “[…] Provisión de crédito a través de tarjetas; depósito de valores; emisión de tarjetas de crédito; gestión financiera; información financiera; operaciones de cambio; procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; procesamiento de pagos por tarjeta de débito; servicios bancarios; servicios bancarios en línea; servicios de depósito en cajas de seguridad; suministro de información financiera a través de sitios web; transferencia electrónica de fondos; emisión de tarjetas de crédito […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con sus marcas mixta y nominativa “TUYA”, previamente registradas en la Clase 36 de la citada Clasificación. 3º: Que mediante la Resolución núm. 73723 de 2 de octubre de 2018, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 204415 de 11 de mayo de 2020.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, habida cuenta que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca cuestionada “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE” (mixta), la entidad demandada no 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tuvo en cuenta que ella era titular de las marcas “TUYA”, en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que las marcas enfrentadas presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, toda vez que la expresión preponderante de la cuestionada, esto es, “TUYYO”, reproduce casi por completo sus registros previos “TUYA”. Señaló que la inclusión de los elementos secundarios “BY BBVA SEND A LITTLE LOVE” no son suficientes para disminuir las evidentes similitudes que se vislumbran entre las marcas objeto de controversia, por lo que el consumidor no tendrá las herramientas suficientes para diferenciarlas, sino que pensará que es una marca derivada de sus signos distintivos “TUYA”.

Adujo que ambas marcas comparten trazos muy similares en las expresiones “TUYA” y “TUYYO”, puesto que el signo solicitado “TUYYO”, al igual que la marca “TUYA”, tiene: i) un tipo de letra en la que la “T” inicial se presenta en minúscula; ii) la letra “U” tiene una terminación alargada; y iii) la letra “Y” una curvatura particular, dando la idea de tratarse de marcas relacionadas que tienen un mismo origen empresarial. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que tanto el término “TUYA” como la expresión “TUYYO”, como resultado de su grafía y escritura, hacen referencia a un adjetivo posesivo, por lo que el público consumidor relacionará las marcas en conflicto, desde el punto de vista conceptual, identificando las numerosas coincidencias en su estructura y, por lo tanto, viéndose expuesto a un eventual riesgo de asociación. Mencionó que es titular de una familia de marcas “TUYA”, en la que se encuentran varios registros marcarios que contienen dicha expresión, por lo que merecen una protección especial.

Arguyó que entre los productos y servicios que distinguen las marcas confrontadas existe conexidad competitiva, toda vez que son sustituibles y complementarios; y que, además, es altamente probable que el consumidor llegue a pensar que éstos provienen del mismo empresario, dado que pertenecen al campo de los servicios financieros. Explicó que sus marcas “TUYA” son ampliamente conocidas en Colombia en el sector financiero, pues ha ocupado el segundo lugar en colocación de tarjetas, durante dos años consecutivos (2017 y 2018) y ha hecho inversiones en publicidad en redes sociales, lo que, a su juicio, 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demuestra que pertenece al mismo género y sector financiero que la marca cuestionada “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, puesto que, a su juicio, al ser la marca cuestionada similarmente confundible con sus marcas previamente registradas carece de distintividad, teniendo en cuenta que su coexistencia podría generar confusión en el consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que la expresión “TUYYO”, presente en la marca cuestionada, hace referencia a dos nombres personales como lo son “TU” “Y” “YO”, mas no como lo pretende hacer ver la actora, en que corresponde al masculino de la palabra “TUYA”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que si bien es cierto que la marca solicitada comparte algunas letras con las marcas previamente registradas, también lo es que cuenta con elementos adicionales, tales como “BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, de manera que éstos permiten que los consumidores puedan individualizar las marcas objeto de análisis y, así diferenciar el origen empresarial de cada uno de ellos, evitando de esa manera cualquier riesgo de confusión y/o asociación. II.-2.

La sociedad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba 5 Folios 45 y 52 del cuaderno físico principal. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 73723 de 2 de octubre de 2018 y 204415 de 11 de mayo de 2020, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE” (mixta) a nombre de la sociedad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de esta. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que entre la marca cuestionada “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE” y las marcas previamente registradas “TUYA” existen semejanzas ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto y servicio deseado.

Alegó que aun cuando la marca solicitada incluye elementos adicionales, es la expresión “TUYYO” la que resalta sobre el conjunto, por lo que los consumidores no repararán en sus diferencias, pudiendo pensar que se trata de signos relacionados “TUYA” y “TUYYO”. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, adujo que entre las marcas confrontadas no existe similitud capaz de generar error en el consumidor debido a que la cuestionada cuenta con elementos conceptuales propios que la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hacen diferente y, de esa manera, descarta cualquier posibilidad de riesgo de confusión. Que, en efecto, marca solicitada hace referencia a dos pronombres, esto es, “TU” y “YO”, mientras que las previamente registradas corresponden al adjetivo posesivo femenino “TUYA”.

IV.-3. En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 1100103240002020036900 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial. 7 Proceso 258-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023; y 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 73723 de 2 de octubre de 2018 y 204415 de 11 de mayo de 2020, concedió el registro como marca del signo nominativo solicitado, “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, a la sociedad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., para distinguir los siguientes productos y servicios comprendidos en las clases 9ª y 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aplicaciones informáticas descargables para la transferencia de dinero proveniente del extranjero; archivos de imagen descargables; software [programas grabados]; tarjetas inteligentes para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; tarjetas de crédito codificadas para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; tarjetas de crédito magnéticas para el depósito y cobro de dinero proveniente del 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extranjero; tarjetas magnéticas codificadas para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; aplicaciones informáticas móviles descargables para la transferencia de dinero proveniente del extranjero. […]” y “[…] Provisión de crédito a través de tarjetas; depósito de valores; emisión de tarjetas de crédito; gestión financiera; información financiera; operaciones de cambio; procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; procesamiento de pagos por tarjeta de débito; servicios bancarios; servicios bancarios en línea; servicios de depósito en cajas de seguridad; suministro de información financiera a través de sitios web; transferencia electrónica de fondos; emisión de tarjetas de crédito […]”.

A juicio de la demandante, las marcas enfrentadas presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, toda vez que la expresión preponderante de la cuestionada, esto es, “TUYYO”, reproduce casi por completo sus registros previos “TUYA”. Señaló que la inclusión de los elementos secundarios “BY BBVA SEND A LITTLE LOVE” no son suficientes para disminuir las evidentes similitudes que se vislumbran entre las marcas objeto de controversia, por lo que el consumidor no tendrá las herramientas suficientes para 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciarlas, sino que pensará que es una marca derivada de sus signos distintivos “TUYA”.

Por su parte, la SIC manifestó que la expresión “TUYYO”, presente en la marca cuestionada, hace referencia a dos nombres personales como lo son “TU” “Y” “YO”, mas no como lo pretende hacer ver la actora, en que corresponde al masculino de la palabra “TUYA”. Aseguró que si bien es cierto que la marca solicitada comparte algunas letras con las marcas previamente registradas, también lo es que cuenta con elementos adicionales, tales como “BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, de manera que éstos permiten que los consumidores puedan individualizar las marcas objeto de análisis y así diferenciar el origen empresarial de cada uno de ellos, evitando de esa manera cualquier riesgo de confusión y/o asociación. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 258-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-20228, 145-IP-20229, 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 261-IP-202210, y 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretaron, respectivamente, los artículos 135, literal b) y, 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 135, literal b) ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible con el signo solicitado, es decir, alegó la falta de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem13.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE” resulta similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “TUYA”. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 135, literal b), ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver14, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo la falta de distintividad intrínseca de un signo. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios15, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 15 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA16 TUYA MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS17 Ahora, como en el presente caso se van a cotejar una marca mixta “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixtas y nominativas, esto es, "TUYA”, 16 Folio 27 (vuelto) del cuaderno físico principal. 17 Folio 27 (vuelto) del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos y servicios amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

Ahora, es menester precisar que las citadas interpretaciones prejudiciales18 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 18 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca cuestionada “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE” y las marcas opositoras “TUYA”, cuentan con diferentes números de palabras y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca solicitada, “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, se conforma por siete (7) palabras, diez (10) sílabas (TUY-YO-BY- BBVA-SEND-A-LIT-TLE-LO-VE), veintiséis (26) letras (T-U-Y-Y-O- B-Y-B-B-V-A-S-E-N-D-A-L-I-T-T-L-E-L-O-V-E), diecisiete (17) consonantes (T-Y-Y-B-Y-B-B-V-S-N-D-L-T-T-L-L-V) y nueve (9) vocales (U-O-A-E-A-I-E-O-E), mientras que las marcas previamente registradas “TUYA” están compuestas por una palabra (1), dos (2) sílabas (TU-YA), cuatro (4) letras (T-U-Y-A), dos (2) consonantes (T-Y) y dos (2) vocales (U-A).

En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, el signo solicitado está compuesto en su final por las palabras “LITTLE LOVE”, por lo que se genera un signo completamente diferente y distintivo que hacen registrable a la marca cuestionada “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, frente a las marcas previamente registradas “TUYA”, y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe mencionar que el signo cuestionado está compuesto por palabras (“BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”) diferentes a las de las opositoras (“TUYA”), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y, por ende, evidencia la no similitud ortográfica, como ya se indicó. Se observa, entonces, que el signo cuestionado al estar acompañado en su terminación de las partículas “BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquellas le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada.

En otras palabras, así como las terminaciones “LITTLE LOVE” y las expresiones en su intermedio “BY BBVA SEND” de la marca cuestionada, refuerzan las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”19.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que las palabras “BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, que hacen parte de la marca cuestionada, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE - TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE - TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE - TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE - TUYA – TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fuerza distintiva especial a la marca cuestionada, que la hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.20 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca cuestionada contiene palabras que se encuentran escritas en inglés, como lo son “BY”, “SEND”, “A”, “LITTLE” y “LOVE” que traducen, respectivamente, a las expresiones “POR”, “ENVIAR”, “UN”, “POCO” y “AMOR”; sin embargo, dichas acepciones no son de conocimiento común o generalizado21 por parte del consumidor y, por lo tanto, deben tenerse como unos vocablos de fantasía. A su turno, la partícula “TUYYO” que también hace parte de dicha marca, si bien es cierto que en su descomposición por palabras podía dar a entender que se refiere “a dos personas”, también lo es que en su conjunto no es de conocimiento generalizado, por lo que se trata de una expresión de fantasía. 20 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 21 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “BY”, “SEND”, “A”, “LITTLE” y “LOVE” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la partícula “BBVA”, corresponde a la sigla del nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, “BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.”, motivo por el cual así leído carece de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquel un parecido conceptual con las marcas previamente registradas que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios22.

En todo caso, si bien es cierto que dicha marca contiene un acrónimo, también lo es que, por un lado, éste no corresponde al significado de la parte denominativa de la marca, comoquiera que un acrónimo es la unión de palabras y no el significado del término en sí mismo; y, por el otro, el consumidor no asociará la denominación de la marca con el significado de las palabas que individualmente consideradas componen el acrónimo.

Por su parte, las marcas previamente registradas contienen la expresión “TUYA” que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa23: “[…] 1. adj. poses. 2.ª pers. De la persona a quien se dirige quien habla […]”. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00391-00. 23 https://dle.rae.es/tuyo#azv2gJG Consultado el 1o de mayo de 2024. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, como ya se dijo, la marca cuestionada debe tenerse como de fantasía al estar compuesta por expresiones de dicha naturaleza, razón por la cual los signos distintivos enfrentados no pueden cotejarse desde este aspecto.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre el signo y marca cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las expresiones enfrentadas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, cabe señalar que la actora adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “TUYA”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “TUYA”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A., que funge en el presente proceso como actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla24: CERTIFICADO NÚM. MARCA Titular CLASE 395178 TUYA COMPAÑIA DE FINANCIAMIEN TO TUYA S.A. 36 428927 TUYA COMPAÑIA DE FINANCIAMIEN TO TUYA S.A. 36 429913 TUYA COMPAÑIA DE FINANCIAMIEN TO TUYA S.A. 36 617304 TUYA COMPAÑIA DE FINANCIAMIEN TO TUYA S.A. 36 24 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se puede advertir, la sociedad COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “TUYA”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien es cierto que la combinación de las expresiones “TUYA” hace parte de una familia de marcas, también lo es que como se determinó anteriormente entre las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “TUYYO BY BBVA SEND A LITTLE LOVE”, para amparar los productos y servicios de las clases 9ª y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en los mismos.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00369-00 Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.