Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020100055400 Demandante: Lolita Resto Café S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Gloria Raquel Zapata Villabona Temas: Riesgo de confusión. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Lolita Resto Café S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1630 del 26 de enero de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES 1. Lolita Resto Café S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad, adecuada a la 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 8 a 26. 2 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1630 del 26 de enero de 2009 “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta LOLITA TIENDA CAFÉ que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Gloria Raquel Zapata Villabona, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Declarar LA NULIDAD de la siguiente Resolución: Resolución 1630 de 26 de enero de 2009 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concede la marca LOLITA TIENDA DE CAFE a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona. SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, sírvase ordenar lo siguiente: Declarar nulo el título que acredita a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona como titular de la marca LOLITA TIENDA DE CAFE - Mixta - Clase 43.
No asignar número de certificado o proceder con la cancelación del certificado de registro de la marca LOLITA TIENDA DE CAFE una vez asignado. […]” Presupuestos fácticos 3 Cfr. Folio 9, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.” 3 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.
La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar su pretensión: 4.1.- La parte demandante es titular del registro 319283 que ampara la marca mixta REPOSTERÍA FINA DE LOLITA para distinguir servicios de restaurante y alimentación: atención de banquetes, refrigerios, postres bebidas, bebidas a base de café, jugos pasteles pasabocas, sándwiches, servicios comprendidos en la Clase 43 Internacional, otorgado mediante la Resolución núm. 15934 del 20 de junio de 2006. 4.2.
Gloria Raquel Zapata Villabona, solicitó el registro del signo mixto LOLITA TIENDA DE CAFÉ para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La parte demandada, por medio de la Resolución núm. 1630 del 26 de enero de 2009, concedió el registro de la marca mixta LOLITA TIENDA DE CAFÉ. Norma violada 5.
La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 5.1 Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La marca mixta "LOLITA TIENDA DE CAFÉ” estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Desición 486 de 2000, en virtud de la semejanza visual, conceptual y fonética, y del tipo común de productos que las dos marcas pretenden distinguir, “más aún cuando la marca de la sociedad demandante en este caso ha alcanzado un alto reconocimiento a nivel nacional. 4 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.
“[ ] Por escritura pública no. 776 de la Notaria Cuarta de Medellín el 27 de febrero de 2008, se constituyó la sociedad DE LOLITA RESTO CAFÉ S.A.S, momento desde el cual viene haciendo uso del nombre comercial DE LOLITA RESTO CAFÉ [ ] La sociedad DE LOLITA RESTÓ CAFÉ S.A.S, tiene en el territorio colombiano los siguientes puntos de venta [ ] a sociedad DE LOLITA RESTÓ CAFÉ S.A.S, ha desarrollado su negocio bajo la modalidad de franquicia superando cada día sus ventas y su posicionamiento en el mercado.
Con la trayectoria anteriormente mencionada, es más que claro que el estado debe entonces proteger como es obvio las marca previamente (sic) registrada, al ser esta la primera en utilizar la denominación LOLITA, frente a la segunda idéntica o similar [ ].” 8. La demandante también resaltó que, además de la similitud conceptual, fonética y visual, las dos marcas amparan los mismos servicios y “[…] concurren en el mismo mercado y atienden el mismo público [ ]”.
Contestaciones de la demanda Parte demandada 9. La parte demandada4 contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1. Con la expedición de la resolución acusada no incurrió en ninguna violación de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, ni violentó derecho alguno de la parte demandante con la declaración de infundada de la oposición que presentó en su momento. 8.2.
Sostuvo que “[…] la Oficina Nacional Competente procedió de manera acertada a registrar la marca "LOLITA TIENDA DE CAFÉ", dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose 4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 118. 5 Cfr. Folios 108 a 117 5 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que esta marca está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro no se estaría privando a otros competidores, de utilizar estas formas para identificar los mismos productos y servicios como es el caso de marras”. 8.3.
“[…] la marca en comento está compuesta por más de una palabra, entre las cuales está "LOLITA" la cual señala la demandante, es la que se encaja en la causal de irregistrabilidad expuesta, y puede conllevar a confusión al consumidor. [ ] "LOLITA TIENDA DE CAFÉ". La anterior marca de un análisis de sus componentes respectivos, se tiene que si bien ésta tiene la palabra "LOLITA", también es cierto que está compuesta por otras de componentes gramaticales y fonéticos que le dan claridad al consumidor frente a la coexistencia de las mismas en el mercado, y la escogencia por parte de los mismos frente a los productos que estos ofrecen [ ]”. 8.4 [“ ] Es de anotar que la marca previamente registrada por la demandante aun cuando distingue los mismos productos que la que se solicita su nulidad, se refiere a repostería fina como tal, productos totalmente distintos a los que se desprenden de la simple lectura de la marca cuestionada, es decir, se refiere a un producto específico y puntual el cual es el café. Si un consumidor encuentra en un lugar de expediente productos denominados como repostería fina y café, se tiene que observa (sic) la gran diferencia que existen entre los dos [ ]”.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso 10. El tercero con interés directo en las resultas del proceso6, contestó la demanda7 y manifestó que “No me opongo a lo solicitado siempre que no se violen derechos fundamentales de la parte que represento”. Solicitud de Interpretación Prejudicial 6 Actuando por intermedio de curador ad litem.
Cfr. Folio 108 7 Cfr. Folios 109 a 127. 6 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11. El Despacho Sustanciador, mediante de auto del 13 de diciembre de 20178 ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12.
El Despacho Sustanciador remitió la solicitud de interpretación prejudicial el 18 de diciembre de 20179 mediante correo electrónico enviado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, junto con los anexos que de ordinario acompañan esta petición. 13. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 199-IP-2018 del 3 de octubre de 201810, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “1.
La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) para analizar la irregistrabilidad de un signo por confusión. Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretarán los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 para desarrollar el tema del nombre comercial”. 14. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a su juicio, son aplicables.
Reanudación del proceso 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 16 de diciembre de 202411: i) decretó la reanudación del proceso; ii) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y iii) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 8 Cfr. Folio 136. 9 Folios 137 1 139. 10 Cfr. Folios 114 a 156. 11 Cfr. Índice 69 aplicativo web “SAMAI”. 7 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.1.
La parte demandante12 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 14.2. La parte demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso guardaron silencio13. Concepto del Ministerio Público 16. El Agente del Ministerio Público no rindió concepto. II. CONSIDERACIONES 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 199-IP-2018 del 3 de octubre de 2018; vii) desarrollos jurisprudenciales; viii) marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 18. Vistos: i) el numeral 7.º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo la Ley 1437 de 18 de enero de 201114, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 12 Cfr. Índice 74 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 75 del aplicativo web “SAMAI”. 14 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 8 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 20. El acto acusado es la Resolución 1630 del 26 de enero de 2009 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concede la marca LOLITA TIENDA DE CAFÉ a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona, para identificar comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza servicios.
El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala determinar si la Resolución núm. 1630 de 26 de enero de 2009 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca LOLITA TIENDA DE CAFÉ a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona para distinguir servicios de venta y elaboración de bebidas, servicios de cafeterías, cafés-restaurantes, autoservicios, restaurantes permanentes y de servicio rápido, preparadas, servicios de bar, cantinas, restauración, alimentación, servicios de restauración y hospedaje temporal, comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 22.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los artículos 190 y 191 ibidem, relativos al nombre comercial. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio 9 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Acuerdo de Cartagena16, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200017 de la Comisión de la Comunidad Andina18.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina19 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de 16 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 17 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 18 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 19 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina20. 25.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros21. 26.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del 20 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 21 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 11 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 199-IP-2018 del 3 de octubre de 2018 31. La Sala resalta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 y, de oficio, interpretó los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000.
En relación con el caso concreto, el Tribunal indicó lo siguiente: “2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo LOLITA TIENDA DE CAFÉ (mixto) y la marca REPOSTERIA DE LOLITA (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo. 12 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto…” […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.
Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 13 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.” 32.
En relación con el artículo 191 de la Decisión, estudiado de oficio por el Tribunal, consideró lo siguiente: “Protección del nombre comercial 3.6. Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.
Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 3.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores22”.
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial 22 Cfr. Folios 231 a 244 14 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34.
Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sea idénticos o asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 35.
Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso. 36.
Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.
Análisis del caso concreto 37. Las marcas son como se muestran a continuación: La marca previamente registrada, certificado núm. 319283 15 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 43: SERVICIOS DE RESTAURANTE Y ALIMENTACIÓN: ATENCIÓN DE BANQUETES, REFRIGERIOS, POSTRES BEBIDAS, BEBIDAS A BASE DE CAFÉ, JUGOS PASTELES PASABOCAS, SÁNDWICHES.
La marca concedida: Clase 43: SERVICIOS DE VENTA Y ELABORACIÓN DE BEBIDAS, SERVICIOS DE CAFETERÍAS, CAFÉS-RESTAURANTES, AUTOSERVICIOS, RESTAURANTES PERMANENTES Y DE SERVICIO RÁPIDO, COMIDAS PREPARADAS, SERVICIOS DE BAR, CANTINAS, RESTAURACIÓN, ALIMENTACIÓN, SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); 16 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co HOSPEDAJE TEMPORAL. 38.
La Sala analizará las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para evaluar la similitud marcaria es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”. 39.
Las expresiones TIENDA y CAFÉ son unas expresiones de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta 17 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 40.
Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen23. 41.
Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201424, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 18 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 42. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”25 43. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 565-IP-2018, pág. 11. 19 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”26.
(Destacado fuera del texto) 44. De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 45. Respecto de las marcas enfrentadas, se encuentra que las expresiones TIENDA y CAFE son de uso común para los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 46.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada27. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE TIENDA BRIO BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A 318990 43 LA TIENDA DEL CAFÉ EL GUALILO SERCAFE S.A 334636 43 LA TIENDA DEL VINO LA TIENDA DEL VINO S.A.S. 351816 43 LA TIENDA DEL COLON FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON 348839 43 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE 26 Ibidem 27 ]www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 10 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2022). 20 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LE PETIT CAFE GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. 261082 43 CAFE DEL MAR RAMON GUIRAL 287359 43 NIKO CAFE DLK S.A.S 272058 43 CAFE MULATO CAFÉ MULATO ORGANICO S.A.S. 298062 43 47.
Ahora bien, la Sala precisa que, de una revisión en conjunto de las marcas mixtas indicadas, predomina el elemento denominativo, comoquiera que es el que se fija en la mente del consumidor y por el cual solicitará los servicios en el mercado. Por lo que se realizará el cotejo teniendo en cuenta este elemento. 48. Igualmente, la Sala precisa que: i) la marca concedida contiene los elementos “TIENDA DE CAFÉ”; y ii) se solicitó para identificar servicios de: SERVICIOS DE VENTA Y ELABORACIÓN DE BEBIDAS, SERVICIOS DE CAFETERÍAS, CAFÉS-RESTAURANTES, por lo que se considera que es genérica para los productos reivindicados. 49.
Adicionalmente, se advierte que la marca previamente registrada: i) contiene la palabra “REPOSTERÍA”; y ii) ampara SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y POSTRES, por lo que se considera que es genérica de dichos servicios. 50. Asimismo, la marca previamente registrada contiene la palabra DE, la cual, corresponde a una preposición que “[ ] Denota posesión o pertenencia [ ]”28, por lo que no le aporta distintiva al conjunto. 51.
Por lo expuesto, la Sala considera que se deben excluir del cotejo las expresiones TIENDA DE CAFÉ y REPOSTERÍA DE. Ello, máxime si se tiene en cuenta que su exclusión no reduce las marcas al punto de hacer imposible el cotejo ni las fracciona. 28 Consultado en https://dle.rae.es/de 21 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.
Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas LOLITA y LOLITA FINA. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 53. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 54.
La comparación las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA L O L I T A 1 2 3 4 5 6 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA L O L I T A F I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55. Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca concedida reproduce en su totalidad el 22 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento donde recae la fuerza distintiva del signo, a saber, LOLITA, por lo que no tiene elementos ortográficos adicionales que le otorguen distintividad.
Comparación Fonética 56. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - LOLITA- LOLITA FINA - 57.
La Sala advierte que la marca concedida no tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente de la marca previamente registrada comoquiera que es una reproducción exacta, por lo que hay identidad fonética. Comparación Ideológica 58. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”29, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 59.
Al respecto, la Sala advierte que: i) ambas marcas contienen LOLITA, la cual tiene significado en español, la saber, “[…] Adolescente seductora y 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 23 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co provocativa. […]”30; y ii) la marca previamente registrada contiene la palabra FINA, que significa “Delicado y de buena calidad en su especie31”. 60.
Así, la Sala considera que comoquiera que la marca concedida reproduce la registrada se entiende que tienen identidad ideológica. 61. En ese sentido, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad entre las marcas.
Segundo supuesto: Conexidad de los servicios 62. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad de las marcas, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 63.
Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 64.
Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201832, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del 30 Consultado en https://dle.rae.es/lolita 31 Consultado en https://dle.rae.es/fino?m=form 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 24 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 65.
En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos33: “[…] 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de las siguientes tres criterios: […] c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] c) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 33 391-IP-2022 25 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]” 66. En el caso sub examine,las marcas identifican: i) la marca previamente registrada, Clase 43: “SERVICIOS DE RESTAURANTE Y ALIMENTACIÓN: ATENCIÓN DE BANQUETES, REFRIGERIOS, POSTRES BEBIDAS, BEBIDAS A BASE DE CAFÉ, JUGOS PASTELES PASABOCAS, SÁNDWICHES”; y ii) la marca concedía, Clase 43: “ SERVICIOS DE VENTA Y ELABORACIÓN DE BEBIDAS, SERVICIOS DE CAFETERÍAS, CAFÉS-RESTAURANTES, AUTOSERVICIOS, RESTAURANTES PERMANENTES Y DE SERVICIO RÁPIDO, COMIDAS PREPARADAS, SERVICIOS DE BAR, CANTINAS, RESTAURACIÓN, ALIMENTACIÓN, SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN);
HOSPEDAJE TEMPORAL”. 67. De lo expuesto, la Sala considera que: i) comparten la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: ii) hay identidad de servicios comoquiera que servicios de restaurantes y alimentación; iii) son complementarios comoquiera que los servicios de hospedaje temporal y servicios de bar pueden requerir de los servicios de banquetes, alimentación bebidas y refrigerios; iv) 26 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co son intercambiables, comoquiera que quien desea un servicio de pastelería o pasabocas puede acudir a servicios de cafeterías; y v) tienes los mismos canales de publicidad y comercialización. 68.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala concluye que, en el caso sub examine, entre los servicios identificados por las marcas objeto de comparación existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor, por lo tanto, se cumple con el segundo de los supuestos fácticos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 69.
Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad del acto acusado por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos de la demanda, especialmente el relacionado con el argumento respecto del cual se indica que, al tener el nombre comercial DE LOLITA RESTO CAFÉ desde 2008 se debe cancelar la marca concedida.
Conclusión 70. La Sala, en el caso sub examine, considera que la marca LOLITA TIENDA DE CAFÉ para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 71. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados.
Condena en costas 72. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que 27 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 1630 de 26 de enero de 2009 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca LOLITA TIENDA DE CAFE a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro de la marca LOLITA TIENDA DE CAFÉ para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. QUINT: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. 28 Número único de radicación: 11001032400020100055400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta (Ausente con permiso) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.