Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Demandante: Munich, S.L. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Giovanny García Ríos Tema: Primacía del derecho comunitario.

Notoriedad marcaria. Protección de registros extracomunitarios por la configuración de actos de mala fe y competencia desleal. Reiteración jurisprudencial. Se declara la nulidad del acto administrativo acusado. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Munich, S.L. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 82013 de 28 de diciembre de 2012.

I.

ANTECEDENTES 1. La sociedad Munich, S.L., en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se 1 Por intermedio de apoderado judicial. 2 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 2 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declare la nulidad de la Resolución núm. 82013 de 28 de diciembre de 20123, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E). 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la cancelación del registro de la marca mixta MUNICH, que identifica servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor del señor Giovanny García Ríos, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 82013 de fecha 28 de diciembre de 2012, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) por medio de la cual se concedió el registro de la marca MUNICH (Mixta), la cual fue tramitada bajo el expediente No. 10 - 43905, y le fue concedido el certificado de registro No. 466819, marca que identifica productos (sic) de la clase 35 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. venta y distribución de calzado deportivo.); 2.2.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 466819, asignado a la marca MUNICH (Mixta), en clase 35 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza; 2.3.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y 2.5.

Que se condene en costas a la parte demandada. […]”. (Negrilla del texto original). 3 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el señor Giovanny García Ríos, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó el registro como marca del signo mixto MUNICH para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 617 de 18 de junio de 2010, y fue objeto de oposición por parte de la sociedad Munich, S.L. con fundamento en sus marcas figurativas y mixtas MUNICH y X, registradas en Argelia, Australia, Brasil, España, Estados Unidos de América, Japón, Marruecos, México, Noruega, Unión Europea, Rumanía, Rusia y República de Corea. 4.3.

Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 22684 de 29 de abril de 2011, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Munich, S.L. y concedió el registro de la marca mixta MUNICH para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Giovanny García Ríos. 4.4.

Que la sociedad Munich, S.L. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 22684 de 29 de abril de 2011. 4.5. Que la Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 70066 de 30 de noviembre de 2011, revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 22684 de 29 de abril de 2011, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Munich, S.L. y negó el registro como marca del signo mixto MUNICH. 4.6.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 82013 de 28 de diciembre de 2012, revocó la Resolución núm. 70066 de 30 de noviembre de 2011 y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 22684 de 29 de abril de 2011. 4 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 5.1. Que la entidad demandada vulneró lo dispuesto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 al conceder el registro de la marca mixta MUNICH, pese a que dicha marca se encontraba registrada en múltiples jurisdicciones, entre ellas, Argelia, Estados Unidos de América, México, Marruecos, Rusia, Japón y países de la Unión Europea. 5.2.

Que la marca MUNICH se solicitó por primera vez en España en el año 1978 para distinguir productos de zapatería y calzado deportivo, y que el nombre comercial Munich, S.L. se utiliza desde 1964. 5.3. Que ha utilizado sus marcas figurativas y mixtas MUNICH y X, y su nombre comercial Munich, S.L. para identificar productos comprendidos en las clases 18, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

Que las marcas figurativas compuestas por la flor de cuatro pétalos y dos bandas cruzadas en su interior fueron declaradas notorias en España en 2009. 5.5. Que la trayectoria de sus marcas en el mercado la ha posicionado como líder en el sector de calzado deportivo a nivel global. Por ello, cualquier consumidor que observe zapatos deportivos o de fútbol identificados con la marca MUNICH, las dos bandas cruzadas o la flor de cuatro pétalos, los asociará inmediatamente con la sociedad Munich, S.L. 5.6.

Que el registro del signo mixto MUNICH por parte de un tercero afecta directamente los derechos adquiridos por Munich, S.L., en tanto este busca beneficiarse del reconocimiento y prestigio alcanzados en su sector. 5 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Violación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 5.7.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la acción de nulidad relativa procede cuando el registro de una marca se ha otorgado en contravención del principio de buena fe. En este caso se configura dicha infracción, pues el tercero con interés en las resultas del proceso pretendió “[…] apropiarse de una marca notoria en beneficio propio y sin justa causa […]”. 5.8.

Que el señor Giovanny García Ríos tuvo conocimiento previo de la existencia de los signos figurativos y mixtos MUNICH y X, registrados por la sociedad Munich, S.L. para identificar zapatos deportivos. Incluso, adquirió dichos productos por internet y manifestó su intención de fabricarlos y distribuirlos en Colombia. 5.9. Que ante la negativa de la sociedad Munich, S.L. de otorgarle algún tipo de licencia, el señor García Ríos procedió a registrar la marca MUNICH a su nombre en Colombia y a fabricar y comercializar un producto con características idénticas, con la intención de inducir a error al consumidor y aprovecharse indebidamente del prestigio de la marca original. 5.10.

Que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en contra del señor García Ríos por la presunta comisión del delito de “[…] usurpación de marcas y patentes […]”, ya que no se trataría del primer caso en que intenta “[…] usurpar o falsificar […]” una marca registrada. Violación de los artículos 2, 6 bis, 6 quinquies y 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 5.11.

Que las marcas figurativas y mixtas MUNICH y X, al igual que el nombre comercial Munich, S.L., han sido utilizadas durante más de 40 años en países miembros de la Unión Europea, como España, para distinguir calzado deportivo y servicios relacionados con su comercialización. En virtud de ello, y conforme al 6 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial4, estas deben considerarse marcas notoriamente conocidas. 5.12.

Que la notoriedad de sus marcas fue declarada en España como resultado de la promoción y publicidad que ha adelantado la sociedad Munich, S.L. con el propósito de posicionar sus productos a través diversos medios como periódicos, revistas, televisión, folletos, catálogos, entre otros. 5.13. Que en aplicación de los artículos 6 bis y 8 del Convenio de París, y teniendo en cuenta el reconocimiento, prestigio y notoriedad alcanzados por las marcas de Munich, S.L., procede declarar la nulidad del acto impugnado.

Violación de los artículos 1, 3, 5, 7, 14, 16, literal b) y 17, de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 5.14. Que se cumplen los requisitos para dar aplicación a lo previsto en los artículos 7 y 16, literal b) de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, por cuanto: i) las marcas figurativas y mixtas MUNICH se encuentran registradas, entre otros países, en Estados Unidos de América, Brasil y México; ii) el signo solicitado es idéntico a las marcas opositoras; iii) el solicitante tenía conocimiento previo de la existencia y uso de las marcas opositoras en alguno de los Estados contratantes; y iv) el signo solicitado identifica servicios directamente relacionados con los productos de las marcas opositoras, lo que genera confusión directa e indirecta en el público consumidor. 5.15.

Que las marcas figurativas y mixtas MUNICH y el nombre comercial Munich, S.L. se han utilizado de forma continua en el mercado de los Estados Unidos de América, Brasil y México. Violación del Tratado de Libre Comercio – G3 suscrito entre Colombia, México y Venezuela – Capítulo de Propiedad Industrial 4 En adelante Convenio de París. 7 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.16.

Que la sociedad Munich, S.L. es titular de las marcas registradas en México. Por tanto, debe aplicarse la protección recíproca establecida en el Tratado de Libre Comercio G3. Contestaciones de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Expuso que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, toda vez que dicho acto fue proferido por la autoridad competente, con observancia de las formalidades y procedimientos establecidos en la ley. 6.2.

Manifestó que no se configuró una actuación de mala fe por parte del tercero con interés en las resultas del proceso, en tanto la parte demandante no acreditó la existencia de un derecho marcario vigente ni en Colombia ni en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, motivo por el cual se declaró infundada su oposición. 6.3.

Sostuvo que la investigación penal referida por la parte demandante no tiene relación con la actuación administrativa en la que se expidió el acto acusado, por lo que su análisis no resulta pertinente. 6.4. Anotó que la demandante expuso la imposibilidad de constituir una relación comercial con el señor Giovanny García Ríos y señaló en varias oportunidades que no tenía presencia comercial en Colombia. 6.5.

Explicó que el trámite de registro de la marca mixta MUNICH se adelantó conforme a las pruebas y argumentos presentados por las partes. 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 200 a del expediente en físico principal, visible en el índice 66 del aplicativo “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.6.

Mencionó que el signo mixto MUNICH cuenta con elementos suficientemente distintivos que hacen viable su registro, en la medida en que no es descriptivo ni genérico. Además, la sociedad demandante no demostró un derecho preferente, puesto que sustentó su oposición en registros marcarios otorgados en países no miembros de la Comunidad Andina y en la declaratoria de notoriedad realizada en España. 6.7.

Indicó que la ausencia de registros marcarios en países miembros de la Comunidad Andina permite concluir que no se configuran los riesgos de confusión o de asociación, ni se vulnera la reputación o notoriedad de la marca opositora. 6.8. Señaló que no se infringió el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, debido a que no se demostró la existencia de registros marcarios en algún país de la Comunidad Andina de propiedad de la sociedad opositora ni su notoriedad. 6.9.

Afirmó que no se vulneraron los artículos 7 y 16, literal b) de la Convención de Washington de 1929, ya que la sociedad demandante, al estar domiciliada en España, no acreditó tener la nacionalidad ni el domicilio en alguno de los estados contratantes, condición necesaria para invocar la protección de este instrumento internacional. 6.10.

Anotó que no se allegaron a la actuación administrativa pruebas sobre el uso del nombre comercial MUNICH en Estados Unidos de América o en cualquier estado parte de dicha convención. 6.11. Aseveró que no se lesionaron los artículos 6 bis, 6 quinquies y 8 de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, porque la demandante no probó el uso del nombre comercial Munich, S.L. en Colombia ni en ningún otro país de la Comunidad Andina, en los términos del artículo 191 de la Decisión 486 de 2000. 6.12.

Señaló que aunque la demandante adujo que se desconoció el Tratado de Libre Comercio G-3, no expuso su concepto de la violación, por lo que no corresponde abordar su estudio. 9 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El tercero con interés directo en las resultas del proceso - Giovanny García Ríos 7.

Indicó que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 exige la existencia de un signo notoriamente conocido, circunstancia que no se acreditó en el presente caso. 7.1. Sostuvo que las marcas MUNICH no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 para ser reconocidas como notorias en los países miembros de la Comunidad Andina. 7.2.

Alegó que el derecho comunitario andino prevalece sobre otros convenios o tratados internacionales, por lo que la oposición fundamentada en la Convención de Washington de 1929 y en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no tiene vocación de prosperidad. 7.3. Mencionó que los requisitos para la oposición previstos en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 aplican en sede administrativa, pero no en la acción de nulidad relativa. 7.4.

Anotó que no tenía conocimiento sobre la existencia de las marcas de la demandante en Estados Unidos de América, Brasil y México y que, en todo caso, la parte demandante no acreditó el uso de la marca en los Estados miembros de la Convención de Washington de 1929. 7.5. Afirmó que la demandante no aportó pruebas que demostraran el uso continuo del nombre comercial Munich, S.L., requisito indispensable para obtener su protección conforme al régimen jurídico andino. 7.6.

Precisó que, dado que la demandante tiene su domicilio en España, no resulta aplicable el Tratado de Libre Comercio G3. 7.7. Explicó que conforme al principio de territorialidad, el signo solicitado podía registrarse en Colombia, y que no se configuró una actuación de mala fe, ya que 10 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] nunca existió una relación de distribución o algo semejante con la sociedad demandante que permita indicar lo contrario […]”. 7.8.

Destacó que la mala fe está asociada a la competencia desleal, situación que no se configuró en este caso, toda vez que la demandante no utilizaba sus marcas figurativas y mixtas en los países miembros de la Comunidad Andina, lo que descarta la existencia de mercados concurrentes. 7.9. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 9 de septiembre de 20146, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 136, literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000. 8.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 431-IP-2016 de 18 de abril de 20187, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante, ha solicitado Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretará de oficio los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de los signos notorios. […]”. (Negrilla del texto original). 8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia inicial 6 Cfr. Folios 254 y 255 del expediente en físico principal, visible en el índice 66 del aplicativo “SAMAI”. 7 Cfr. Folios 279 a 291 del expediente en físico principal, visible en el índice 66 del aplicativo “SAMAI”. 11 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.3.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de mayo de 20198: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el 20 de mayo de 20199. En ella, se declaró saneado el proceso; se resolvió sobre las excepciones de que trata el numeral 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, y no se encontró la configuración de alguna excepción para declararlas probadas; se fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; se declaró precluida la fase de medidas cautelares; se resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas y se realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 202510, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 9.1. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda11. 9.2.

La parte demandada12 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso13 reiteraron los argumentos señalados en las contestaciones de la demanda. Intervención del Ministerio Público 10. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en el siguiente orden: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la 8 Cfr. Folios 316 y 317 del expediente en físico principal, visible en el índice 66 del aplicativo “SAMAI”. 9 Cfr. Folios 326 y ss. del expediente en físico principal, visible en el índice 66 del aplicativo “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 71 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 11 Cfr. Índice 80 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 12 Cfr. Índice 78 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 82 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 12 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 431-IP-2016 de 18 de abril de 2018; v) la primacía del derecho andino; vi) la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 12. De acuerdo con el numeral 8° del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 13.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. El acto acusado 14. El acto acusado es la Resolución núm. 82013 de 28 de diciembre de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 70066 de 30 de noviembre de 2011 y, en su lugar, se confirmó lo dispuesto en la Resolución núm. 22684 de 29 de abril de 2011, que concedió el registro como marca del signo mixto MUNICH para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Giovanny García Ríos.

El problema jurídico 15. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta y la Interpretación Prejudicial 431-IP-2016 de 18 de abril de 2018, determinar: 14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 13 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15.1.

Si la Resolución núm. 82013 de 28 de diciembre de 2012, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 70066 de 30 de noviembre de 2011 y, en su lugar, se confirmó lo dispuesto en la Resolución núm. 22684 de 29 de abril de 2011, que concedió el registro como marca del singo mixto MUNICH para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera los artículos 136 literal h), 172, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000; los artículos 2, 6 bis, 6 quinquies y 8 del Convenio de París; los artículos 1, 3, 5, 7, 14, 16, literal b) y 17 de la Convención de Washington de 1929 y el Tratado de Libre Comercio - G3 suscrito entre Colombia, México y Venezuela - Capítulo de Propiedad Industrial y, en consecuencia, establecer si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. 15.2.

En ese sentido, la Sala analizará si las marcas figurativas y mixtas MUNICH y X, de propiedad de la parte demandante, son notorias y, en ese sentido, si la marca concedida mediante el acto administrativo acusado constituye una reproducción, imitación, traducción. transliteración o transcripción total o parcial de las marcas previamente registradas. 15.3 En segundo lugar, si existió mala fe por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso al solicitar el registro de la marca mixta MUNICH. 15.4 En tercer lugar, si se vulneraron los artículos 2, 6 bis, 6 quinquies y 8 del Convenio de París; los artículos 1, 3, 5, 7, 14, 16 literal b) y 17 de la Convención de Washington de 1929 y el Tratado de Libre Comercio - G3 suscrito entre Colombia, México y Venezuela - Capítulo de Propiedad Industrial. 16.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136, literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 224, 228 y 230 ibidem. Interpretación Prejudicial 431-IP-2016 14 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial15 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba […] 1.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a lo que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 1.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo 1.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 15 Cfr. Folios 279 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 66 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. […] Prueba de la notoriedad 1.8.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MUNICH (mixta) cuyo titular es MUNISH S.L. (sic), era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo MUNICH (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 2.

La nulidad de registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento de la reputación ajena […] 2.4. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. 2.5.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo. 2.6.

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. […] 16 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.13.

En consecuencia, el Tribunal advierte que, si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. […]”.

(Negrilla del texto original y subrayado fuera del texto). La primacía del derecho andino 18. En el presente caso son pertinentes los artículos 1 y 4 del Tratado modificatorio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece que el ordenamiento jurídico comprende: i) el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; ii) el Tratado y sus Protocolos Modificatorios; iii) las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; iv) las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y v) los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

De igual forma, señala que los países miembros no podrán adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. 19. Lo anterior, atendiendo a los criterios jurisprudenciales señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha considerado que: “[…] El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros […] En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno. […]”16, posición que ha sido reiterada en múltiples interpretaciones prejudiciales17. 16 Interpretación Prejudicial Proceso 2-IP-90. 17 Interpretaciones Prejudiciales 300-IP-2017 de 16 de julio de 2018; 268-IP-2019 de 21 de junio de 2021. 17 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La protección del signo distintivo notoriamente conocido 20.

De conformidad con el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000, que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 20.1.

De acuerdo con el artículo 224 ibidem, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier estado miembro por el sector pertinente. 20.2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 ibidem, para determinar la notoriedad de un signo distintivo la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Análisis del caso concreto 21.

De conformidad con los argumentos de las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 18 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22.

La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: Marca concedida Clase Fecha de Concesión Expediente Titular País 35 28-12-2012 1043905 Giovanny García Ríos Colombia Marcas opositoras Clase Fecha de Concesión Expediente Titular País Figurativa 18,25, 28 22-06-2004 836834 Munich, S.L. Argelia Figurativa 18 06-04-1992 07 01645508/8 Munich, S.L. España Figurativa 25 06-04-1992 07 01645509/6 Munich, S.L. España Figurativa 28 06-04-1992 07 01645510/X Munich, S.L. España Figurativa 25 06-04-1992 07 01645506/1 Munich, S.L. España Figurativa 18,25, 28 01-09-2006 4984457 Munich, S.L. Japón 19 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marcas opositoras Clase Fecha de Concesión Expediente Titular País Figurativa 18, 25 y 28 22-06-2004 836834 Munich, S.L Marruecos Figurativa 18, 25, 28 22-06-2004 836834 Munich, S.L. Estados Unidos de América X + DISEÑO 18 31-07-2006 946715 Munich, S.L. México X + DISEÑO 25 31-07-2006 946716 Munich, S.L. México X + DISEÑO 28 28-06-2006 946717 Munich, S.L. México MUNICH + DISEÑO 18, 25, 28 15-05-2006 890100 Munich, S.L. Australia 20 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marcas opositoras Clase Fecha de Concesión Expediente Titular País MUNICH + DISEÑO 18 26-02-2008 828040451 Munich, S.L. Brasil MUNICH + DISEÑO 25 04-06-2004 4775557 Munich, S.L. Japón MUNICH + DISEÑO 18, 25, 28 24-03-2004 24 02923399/2 Munich, S.L. Unión Europea 23.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección y con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en primer lugar, analizará los cargos de violación de los artículos 136 literal h), 172, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 y, en segundo lugar, se pronunciará respecto de los cargos de violación de los artículos 2, 6 bis, 6 quinquies y 8 del Convenio de París; los artículos 1, 3, 5, 7, 14, 16, literal b) y 17 de la Convención de Washington de 1929 y el Tratado de Libre Comercio - G3 suscrito entre Colombia, México y Venezuela - Capítulo de Propiedad Industrial.

Violación de los artículos 136 literal h), 172, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 24. En el caso sub examine, la parte demandante invocó como causal de irregistrabilidad la consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la cual exige la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) que el signo cuya inscripción se solicita constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, ya sea total o parcial, de un signo notoriamente conocido, sin importar los productos o servicios que estos identifiquen; y ii) que dicho signo pueda inducir a confusión o asociación con el titular del signo notorio, sus productos o servicios; o que su uso implique un aprovechamiento indebido de la reputación del signo notorio, afecte su carácter distintivo, o disminuya su valor comercial o publicitario. 21 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.

Para resolver, cabe mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contempla dos excepciones al principio de territorialidad: la marca notoria y la oposición andina. Respecto a la primera, el mismo tribunal ha sostenido que la salvaguarda de los signos notoriamente conocidos adquiere un alcance más amplio18, pues su protección trasciende los principios fundamentales de especialidad y territorialidad en virtud de la regulación contenida en la Decisión 486 de 2000. 26.

Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial 431-IP-2016 se precisó que la marca notoria andina constituye una excepción a los principios de territorialidad, registral y de uso real y efectivo, ya que su notoriedad en un país miembro es suficiente para exigir su protección en los demás, aun sin estar registrada o en uso en el país en el que se solicita su salvaguarda; y su amparo se dirige a evitar el riesgo de confusión o asociación en bienes o servicios conexos.

Por el contrario, la marca notoria extracomunitaria se somete a las reglas generales, por lo que su protección depende del cumplimiento estricto de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo. 27. En el presente asunto, se constata que la sociedad Munich, S.L. es titular de las marcas figurativas y mixtas MUNICH y X concedidas para identificar productos comprendidos en las clases 18, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza en varios países del mundo; sin embargo, no obra en el plenario prueba que demuestre el registro de dichas marcas en Colombia o en otro país miembro de la Comunidad Andina, ni tampoco elementos que comprueben el conocimiento de las marcas en el sector pertinente, la extensión de su uso y publicidad, el monto de las inversiones destinadas a su promoción, los resultados comerciales reflejados en ventas e ingresos o su valor contable. 28.

Asimismo, del análisis del acervo probatorio allegado a esta acción de nulidad relativa, la Sala advierte que en la fecha en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro del signo mixto MUNICH, las marcas opositoras no contaban con presencia directa en el mercado colombiano. 18 Interpretación del Proceso 87-IP-2013. 22 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

Por lo tanto, al no haberse acreditado la notoriedad de los signos referidos en el territorio andino, la causal de irregistrabilidad invocada por la sociedad demandante con sustento en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 no es aplicable ni se acredita la lesión a los artículos 224, 228 y 230 ibidem. 30. No obstante lo anterior, se observa que los reparos planteados en la demanda también se sustentan en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, debido a la presunta materialización de un acto de mala fe que afecta signos distintivos extracomunitarios con amplio reconocimiento, en especial, el carácter notorio que la Oficina Española de Patentes y Marcas19 le otorgó a la marca figurativa consistente en una flor de cuatro pétalos con bandas cruzadas en su interior. 31.

En lo atinente a los signos notorios extracomunitarios, la jurisprudencia de la Comunidad Andina ha reconocido su protección, incluso en ausencia de registro en los países miembros, sustentándose en el principio de buena fe, que proscribe conductas que afectan la transparencia del mercado y la lealtad comercial. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial 87-IP-2013 estableció lo siguiente: […] [B]ajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros.

El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: * En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. * No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: 19 Cfr. Folio 341 del cuaderno de antecedentes administrativos, visible en el índice de 66 “SAMAI”. 23 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co * La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, […] -Posible práctica deshonesta: en la solicitud de registro del signo mixto MUNICH. -Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal”. (Negrilla fuera del texto). 32. Conforme la interpretación prejudicial citada supra, para que proceda la protección de signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios frente a un uso indebido por parte de un tercero es necesario que, además de reconocerse la notoriedad de la marca, los hechos demostrados se relacionen con: i) la existencia de competencia desleal de acuerdo con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486 de 2000; ii) la presencia de conductas deshonestas; y iii) la existencia de indicios razonables que permitan inferir que la solicitud se presentó con el propósito de aprovecharse injustamente de la reputación ajena. 33.

Precisado lo anterior, corresponde determinar en el caso concreto si las marcas registradas a nombre de la sociedad Munich, S.L. pueden ser consideradas como notorias y si en la solicitud de registro del signo mixto MUNICH ante la Superintendencia de Industria y Comercio se configuró una conducta de mala fe o un acto de competencia desleal. 34.

En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 201520, señaló que “[…] la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”.

(Negrilla fuera del texto). 35. Bajo tal entendido, la Sala denota que, con el propósito de probar el carácter notorio de sus marcas, la demandante aportó, entre otros, los siguientes elementos de convicción: 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo de 2015, número único de radicación: 11001-03-24-000-2000-06102-01, C.P. María Elizabeth García González. 24 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 4.5.6.

Copia auténtica de la Resolución de Concesión dentro del proceso 2874296/6, por medio de la cual se declara la notoriedad en España de las marcas declaradas notorias (sic) se identifican con los números de marca M-1.645.506/1, M-1.658.216/0, A-2.924.066/2, A- 5.081.468/0. […] 7.1.19. Copia auténtica de la declaración jurada del señor Luis Alfonso Durán Moya, apoderado de la sociedad MUNICH S.L., y firmada ante dos testigos, mediante la cual se certifica la trayectoria e historia de la sociedad MUNICH S.L. en España y el mundo, el reconocimiento en el mercado de sus marcas, los productos que fabrican, los portales Web, las publicaciones, los catálogos, las publicidades, y diversos desarrollos económicos dentro de los países de la Unión Europea. […] Anexo 1: Relación de marcas de la sociedad MUNICH S.L. en todo el mundo (11 folios). […] Anexo 4: Estudio de notoriedad e imagen de marca, realizado por la firma Sport Panel en el año 2005 (128 folios).

Anexo 4 -2: Resumen ejecutivo del estudio de notoriedad e imagen de marca, realizado por la firma Sport Panel en el año 2005 (2 folios). Anexo 5: Relación de diversos artículos tomados de varias publicaciones deportivas, donde figuran estrellas del deporte mundial empleando los zapatos identificados con la marca MUNICH y FIGURATIVA. (136 folios).

Anexo 5-2: Relación de diversos artículos tomados de varias publicaciones deportivas, donde figuran estrellas del deporte mundial empleando los zapatos identificados con la marca MUNICH y FIGURATIVA. (50 folios). Anexo 6: Fotografías de distintos jugadores y deportistas promocionando el símbolo o distintivo singular y caprichoso de propiedad de MUNICH S.L. (89 folios).

Anexo 6-2: Publicidades y fotografías de distintos jugadores y deportistas promocionando el símbolo o distintivo singular y caprichoso de propiedad de MUNICH S.L. (75 folios). Anexo 7: Certificaciones libradas por parte de las Cámaras de Comercio de Barcelona, Madrid y Murcia, que acreditan que el signo distintivo de la referencia se asocia y relaciona con la sociedad MUNICH S.L. y es notoriamente conocido en España para distinguir calzado deportivo.

(5 folios). Anexo 8: Certificaciones de distintas entidades y de clubes deportivos, jugadores, proveedores y empresas de trabajo externo, clientes de empresas nacionales, entre otros que certifican el conocimiento y existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L. (563 folios). […] Anexo 11: Contrato suscrito con SONY ENTERNTAIMENT (sic) mediante el cual se emitió un video promocional del juego PLAYSTATION “Little Big Planet®”, ambientado con las marcas MUNICH y FIGURATIVAS.

(2 folios). Anexo 12: Artículo publicado en el periódico LA VANGUARDIA, el 30 de agosto de 2010, en el que se informa que la zapatilla oficial de la VUELTA CICLISTICA A ESPAÑA 2010 es el zapato fabricado por MUNICH S.L. (1 folio). […] Anexo 15: Facturas y ordenes de envío de productos MUNICH a diversos proveedores y clientes. (5 folios). 25 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anexo 16: Publicidades de varias revistas y publicaciones deportivas en diversos países europeos que hacen referencia a los zapatos deportivos MUNICH.

(93 folios) […]”21 (Negrilla del texto original). 36. En virtud del acervo probatorio allegado al sub lite, la Sala advierte que la sociedad Munich, S.L cuenta con el registro de sus marcas figurativas y mixtas MUNICH y X en clases 18, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, en países como España y otros de la Unión Europea, Australia, México, Brasil, Japón, Noruega, Estados Unidos, entre otros.

Adicionalmente, se constata que dichos registros fueron concedidos antes de la solicitud de registro marcario que derivó en la expedición del acto acusado. 37. Igualmente, se evidencia que las marcas mencionadas eran efectivamente utilizadas en el mercado extracomunitario, que cuentan con reconocimiento en varios países y que la marca figurativa de la flor de cuatro pétalos con las bandas cruzadas en su interior fue declarada notoria por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 13 de noviembre de 200922. 38.

Sobre este punto, es pertinente destacar que la Sala arribó a la misma conclusión en las sentencias proferidas el 1623 y el 30 de mayo de 201924, en las que se analizaron circunstancias fácticas semejantes a las que son objeto de examen en el presente asunto. 39. Ahora bien, establecido que los productos comercializados por la sociedad Munich, S.L. gozan de reconocimiento en diversos países, corresponde analizar si la actuación del señor Giovanny García Ríos al solicitar el registro del signo mixto MUNICH ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituye un acto de competencia desleal, de mala fe o evidencia la intención de aprovecharse indebidamente de la reputación ajena. 21 Cfr. Folios 306 y ss. del cuaderno de antecedentes administrativos, visible en el índice 66 del aplicativo “SAMA”. 22 Cfr. Folio 341 del cuaderno de antecedentes administrativos, visible en el índice 66 de aplicativo “SAMAI”. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00448-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2019, número único de radicación: 11001-0324-000-2010-00449-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. 26 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40.

Para tal fin, es necesario comparar la marca mixta registrada por el señor Giovanny García Ríos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y la marca figurativa registrada por la sociedad Munich, S.L. ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Marca mixta registrada en Colombia Marca figurativa registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas 41.

Así pues, al realizar el examen de las marcas en cuestión, se encuentran similitudes relevantes que podrían inducir a error al consumidor, pues ambos signos comparten el mismo elemento gráfico una flor de cuatro pétalos con las bandas cruzadas en su interior. Este componente es el núcleo visual y el elemento de mayor recordación. 42.

Nótese que el símbolo gráfico constituye la totalidad de la marca de la sociedad Munich, S.L., lo que lo establece como su único y principal identificador. Por su parte, la marca solicitada reproduce esta misma gráfica, la cual, pese a una leve variación cromática, se erige como la característica más destacada y reconocible de su diseño. 43.

Además, aunque la marca mixta concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso incluye el componente nominativo MUNICH, este elemento no logra desvirtuar la percepción del componente gráfico. No obstante, en gracia de discusión, la Sala denota que el elemento denominativo y la gráfica que lo acompaña coinciden con otras marcas registradas por la sociedad Munich, S.L. en Australia, Brasil, Japón y la Unión Europea, tal como se evidencia a continuación: Marca mixta registrada en Colombia Marcas registradas en Australia, Brasil, Japón y la Unión Europea 27 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.

De manera que para la Sala resultan palmarias las similitudes entre los signos objeto de comparación, por cuanto ambas marcas comparten no solo el mismo elemento denominativo, MUNICH, sino también el componente gráfico de la flor de cuatro pétalos con bandas cruzadas. La leve variación en la ubicación de este símbolo ya sea a la derecha o a la izquierda, constituye una modificación menor que es insuficiente para generar una impresión visual distintiva. 45.

En el mismo sentido, se observa que la marca concedida ampara servicios de venta y distribución de calzado deportivo, actividad que está relacionada con los productos identificados por las marcas opositoras, en particular, con los zapatos deportivos. 46. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que la competencia desleal se entiende como cualquier comportamiento contrario a la buena fe comercial y al desarrollo legítimo y normal de la actividad económica, basado en el esfuerzo propio del empresario.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que constituyen actos desleales aquellas conductas que, con la intención de causar perjuicio o sacar provecho indebido, se apartan de los usos y prácticas honestas del mercado25. 47. En lo atinente a la competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena, el mencionado tribunal ha considerado que “[…] no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un (sic) empresa. […]”26. 25 Interpretación Prejudicial 177-IP-2019 de 28 de febrero de 2020. 26 Interpretación Prejudicial 87-IP-2019 de 25 de septiembre de 2013. 28 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Adicionalmente, para evaluar la presunta mala fe en la solicitud de registro del signo mixto MUNICH, es menester reiterar los lineamientos jurisprudenciales señalados por esta Sala27 sobre la carga de la prueba y el análisis de la conducta del solicitante: “[…] Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201028: Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que, por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal. También ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 49. En tal virtud, la Sala observa que dentro del acervo probatorio aportado por la parte demandante se encuentran correos electrónicos29 que no fueron controvertidos por el tercero con interés en las resultas del proceso, en los cuales 27 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera;

Sentencia de 7 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00209-01. 29 Cfr. Folios 390 y 391 del expediente administrativo, visible en el índice de 66 “SAMAI”. 29 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consta que el señor Giovanny García Ríos realizó compras de productos a la sociedad Munich, S.L. en el año 2009. 50.

En efecto, se evidencia que, mediante correo electrónico de 9 de septiembre de 2009, el señor Giovanny García Ríos confirmó la recepción de un pedido de la sociedad Munich, S.L. y propuso producir y distribuir en Colombia calzado identificado con las marcas figurativas y mixta MUNICH en Colombia, como se advierte: “[…] hola ya me llegaron los tennis (sic) por fin muy bonitos,acá (sic) en bogota (sic) gustan mucho, pero son muy costosos, como podríamos haser (sic) para una representación en colombia (sic) no tengo dinero para una franquicia, tanpoco (sic) se si estén interesados,el teni (sic) si se fabricara aca (sic) saldría (sic) mas (sic) barato les gustaria (sic) que aberiguara (sic), aber (sic) que se podria aser (sic), con el permiso de ustedes, me autorizan, averiguar (sic) espero respuesta gracias, giovanny garcia (sic).[…]”.

(Negrilla fuera del texto). 51. En atención a dicha comunicación, en la respuesta dada el 9 de septiembre de 2009 por la encargada del Departamento de Exportaciones de la sociedad Munich, S.L., se señaló lo siguiente: “[…] Estimado Sr. Giovanny Garcia (sic), Gracias por su mail y por su interés. Nuestra estructura comercial no está desarrollada en Colombia todavía, con lo cual, no existe la figura de agente en Colombia ni particularmente en Bogotá. Contemplamos la posibilidad de poder vender directamente a un cliente en otro país siempre que el pedido sea de un mínimo de 100 pares y se haga cargo del transporte de la mercancía de desde nuestros almacenes a (sic) destino. En este caso se aplicaría precio de distribuidor que es bastante más económico.

Por otro lado nuestro interés sería encontrar un distribuidor para Colombia pero por lo que me comenta no dispone de una partida económica para invertir así que ese supuesto no le interesaría porque necesita de una estructura comercial, una infraestructura de showroom y almacén y la capacidad económica de importar grandes cantidades de material para distribuirlo posteriormente por el país. Quedo a su disposición para cualquier otra consulta […]”.

(Negrilla fuera del texto). 52. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que el señor Giovanny García Ríos, con anterioridad a la solicitud de registro marcario, no solo conocía los 30 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos identificados con las marcas figurativas y mixta MUNICH y sus cualidades, sino que manifestó su intención de fabricarlos y distribuirlos en Colombia.

Este conocimiento previo es un indicio razonable de que, al registrar la marca mixta MUNICH, su propósito era aprovecharse indebidamente del prestigio y el posicionamiento que había conseguido la sociedad demandante en el mercado, como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso: “[…] Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.

Por tal razón, la se (sic) deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; […]” (Negrilla fuera del texto). 53. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sala, mediante sentencia de 16 de mayo de 201930, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, la cual se prohíja en este caso, consideró: “[…] Por lo anterior, abordaremos lo relacionado con la competencia desleal, para determinar si en el presente caso se presenta la causal de irregistrabilidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

Como se precisó en acápites anteriores, la competencia desleal es un acto reprochable, donde se pretende obtener provecho por parte de un empresario a costa del ya ganado por otro. […] Nótese, asimismo, que para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico, esté último en el entendido de que los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios y que “el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo”31.

En el caso de autos la Sala encontró unos correos electrónicos32, los cuales no fueron controvertidos por el tercero interviniente, en donde consta que el señor Giovanny García Ríos en los años 2009 y 2010 compró productos de 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00448-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 31 Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, Proceso 54-IP-2013. 32 Folios 1569 y 1570. 31 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la sociedad Munich S.L. vía electrónica.

Así mismo, se tiene demostrado que dicho señor confirmó la recepción de los mismos. Llama la atención de la Sala el correo electrónico a través del cual el señor Giovanny García Ríos, de manera directa, le propone la posibilidad de fabricar los mismos zapatos identificados con la marca MUNICH y FIGURATIVA en Colombia. […] Lo anterior determina de manera clara, que el señor Giovanny García Ríos, antes de solicitar el registro de la marca MUNICH, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad MUNICH S.L., sus características y manifestó el interés de fabricarlos en Colombia.

Las anteriores actuaciones (compra, recepción de productos y propuesta de fabricación y comercialización) constituyen indicios razonables que permiten establecer que el señor Giovanny García Ríos, al registrar la marca MUNICH, se aprovechó del prestigio y reputación de las marcas de la sociedad MUNICH S.L, pues tenía conocimiento claro de las características de sus productos.

Ahora, sobre la mala fe, en la interpretación allegada a este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró que “las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, si tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria”.

En esa misma interpretación, se advirtió que “el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. […] En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios”.

El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas las autoridades públicas. La Corte Constitucional33 ha delimitado el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a: “(i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas”.

En el sub lite, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanny García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la 33 Corte Constitucional.

Sentencia C-225 de 2017. 32 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia. En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanny García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora.

El anterior examen, permite concluir a la Sala que al demostrarse la competencia desleal y la mala fe por parte del señor Giovanny García Ríos, se configuró la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, siendo innecesario el estudio de los cargos relativos a la vulneración de la Convención (sic) de París y la Convención de Washington de 1929, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 54. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la parte demandante logró desvirtuar la presunción de buena fe que amparaba al tercero con interés en las resultas del proceso al momento de solicitar el registro de la marca mixta MUNICH. En efecto, los medios de prueba aportados al expediente, especialmente los correos electrónicos no controvertidos, evidencian de forma clara e inequívoca que el solicitante tenía conocimiento previo tanto de los signos distintivos como de los productos comercializados por la sociedad Munich, S.L., y que, además, expuso un interés concreto en su fabricación, representación y distribución dentro del mercado colombiano. 55.

Tales elementos de convicción, valorados conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Corporación, permiten calificar la conducta del tercero con interés directo en las resultas del proceso como constitutiva de mala fe y de competencia desleal. 56. De otra parte, la Sala advierte que la demandante sustentó la configuración de una conducta de mala fe en la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Giovanny García Ríos; sin embargo, no obran en el proceso pruebas que permitan determinar el resultado de dicha investigación, en aras de establecer la ocurrencia o no de una conducta de carácter penal y su vínculo con los supuestos fácticos expuestos en este caso. 33 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 57.

En este punto, se destaca que el tercero con interés directo en las resultas del proceso afirmó que no se configura un acto de competencia desleal porque las marcas figurativas y mixtas opositoras no se utilizan en países miembros de la Comunidad Andina y que, por ello, se descarta la existencia de mercados concurrentes. 58. Al respecto, la Sala reitera que la protección de las marcas notorias extracomunitarias sí es procedente, debido a que se demostró la existencia de mala fe y competencia desleal y, en concordancia con la sentencia de 16 de mayo de 2019, se precisa que la concurrencia de los competidores se perfecciona tanto en mercados físicos como electrónicos.

En la era actual, el comercio electrónico ha eliminado las barreras geográficas, permitiendo que consumidores de cualquier lugar accedan a productos y servicios de todo el mundo. 59. En suma, la Sala concluye que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Por lo tanto, se declarará la nulidad del acto administrativo acusado y, como consecuencia de ello, se ordenará la cancelación del registro de la marca mixta MUNICH. 60.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad del acto acusado por violación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es, la violación de los artículos 2, 6 bis, 6 quinquies y 8 del Convenio de París; 1, 3, 5, 7, 14, 16, literal b) y 17 de la Convención de Washington de 1929 y el Tratado de Libre Comercio - G3 suscrito entre Colombia, México y Venezuela - Capítulo de Propiedad Industrial.

Condena en costas 61. No se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 34 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 82013 de 28 de diciembre de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 70066 de 30 de noviembre de 2011 y, en su lugar, se confirmó lo dispuesto en la Resolución núm. 22684 de 29 de abril de 2011 que concedió el registro como marca del signo mixto MUNICH para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Giovanny García Ríos.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca mixta MUNICH, con certificado núm. 466819, concedida para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 35 Número único de radicación: 110010324000 2013 00289 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.