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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA TESIS: ENTRE LA MARCAS “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LAS PARTÍCULAS “MEDIA”, MARATÓN” Y “MAR”, SON DE USO COMÚN EN LAS CLASES 35 Y 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 94487 de 28 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de diciembre de 2018, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 60834 de 6 de diciembre de 2019, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de enero de 2018 la sociedad MOTIVVA SPORT LOGISTICS S.A.S., presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR", para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: […] Clase 35: Promoción de competiciones y eventos deportivos; servicios de venta al por menor y al por mayor de artículos de deporte; marketing mediante eventos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; servicios de publicidad en temas deportivos.

Clase 41: Actividades deportivas recreativas; entrenamiento deportivo; formación deportiva; suministro de información sobre deportes y eventos deportivos; dirección de eventos deportivos; entretenimiento en forma de encuentros deportivos; organización de competiciones y eventos deportivos; organización de ceremonias de entrega de premios con fines recreativos; suministro de información sobre eventos deportivos; coordinación de acontecimientos deportivos y culturales; suministro de información sobre deportes mediante sitios web […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con la marca nominativa “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ", previamente registrada a su favor en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 94487 de 28 de diciembre de 2018, el director de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "MM MEDIA MARATÓN DEL MAR", para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MOTIVVA SPORT LOGISTICS S.A.S. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 60834 de 6 de noviembre de 2019.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486; y 29 de la Constitución Política, por falta de aplicación, habida cuenta que la marca cuestionada “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” no cumple con los 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Adujo que entre las marcas confrontadas, “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” y “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, existen semejanzas desde los puntos de vista ortográfico y fonético, por cuanto presentan la misma secuencia de letras y una idéntica pronunciación entre las siglas “MMM” y “MMB”, máxime si se tiene en cuenta que la diferencia entre las letras “M” y la “B”, es casi imperceptible al oído.

Señaló que las marcas enfrentadas evocan exactamente el mismo concepto, esto es, a una maratón, por lo que desde el punto de vista ideológico tampoco existe diferencia alguna. Arguyó que la marca previamente registrada, “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, es notoriamente conocida y renombrada, tanto así que dicho estatus le fue reconocido en los actos acusados.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que una vez revisada su base de datos encontró que las expresiones “MEDIA” y “MARATÓN” son de uso común para identificar servicios en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que las marcas enfrentadas no son similarmente confundibles, por cuanto al apreciar cada una en su conjunto se observa que si bien comparten ciertas expresiones, esto no es suficiente para causar riesgo de confusión, pues dichas expresiones son débiles y de uso común para las clases registradas. Además, se evidencia una diferencia conceptual, fonética y ortográfica al analizar en conjunto todos los elementos que conforman dichas marcas.

II.2. La sociedad MOTIVVA SPORT LOGISTIC S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Indicó que no puede pretender la actora apropiarse de las partículas “MEDIA” y “MARATÓN”, por cuanto son de uso común para identificar escenarios deportivos. Manifestó que las marcas enfrentadas si bien presentan similitudes frente a sus expresiones “MM” y “MEDIA MARATÓN”, no existe 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riesgo de confusión, puesto que el consumidor está en la capacidad de diferenciar tanto los servicios y su origen, desechando la idea de que pueda haber alguna relación entre el titular debido a sus diferencias conceptuales.

Indicó que carece de veracidad la afirmación hecha por la parte actora en el sentido de señalar que la marca cuestionada busca aprovecharse de la reputación ajena de otra marca, puesto que no es posible declarar que una expresión que promociona carreras en Cartagena se pueda beneficiar de otra que identifica carreras en Bogotá, lo que significa que apuntan a mercados diferentes.

II.3. La sociedad CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN CSAL.5, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Indicó que carece de veracidad la afirmación hecha por la parte actora, en el sentido de señalar que la marca cuestionada busca aprovecharse de la reputación ajena de otra marca, puesto que no es posible declarar que una expresión que promociona carreras en Cartagena se pueda beneficiar de otra que identifica carreras en 5 Mediante auto de 1o. de julio de 2022, el Despacho ordenó su vinculación, por cuanto aportó la certificación que acredita que es actualmente titular del 55% de la marca objeto de litigio. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Bogotá, lo que significa que apuntan a mercados diferentes; además, la parte demandante no puede apropiarse de manera alguna de los vocablos “MEDIA MARATÓN”, los cuales significan “carrera de resistencia con una distancia de 21 kilómetros a pie” y son de uso común para identificar productos y servicios deportivos y culturales.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 21 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades CORRECAMINOS DE COLOMBIA., en su calidad de actora, MOTIVVA SPORT LOGISTICS S.A.S., y la CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN CSAL, como terceros con interés directos en las resultas del proceso, así como el apoderado de parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró 6 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 94487 de 28 de diciembre de 2018 y 60834 de 6 de noviembre de 2019, vulneran o no lo establecido en los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000; y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora solicitó acceder a las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, señaló que la marca “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” es similar a la marca notoria de su propiedad, “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, visual y fonéticamente; además de que evocan el mismo concepto.

Aseguró que la marca previamente registrada ha sido declarada notoria, lo que significa que su protección debe ser reforzada. IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que los actos administrativos acusados gozan de legalidad y no hay lugar a declarar su nulidad, máxime si en ellos se tuvo en cuenta las pruebas allegadas al trámite 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo y respetando todas las garantías propias de tales tipos de actuaciones.

IV.-3. La sociedad MOTIVVA SPORT LOGISTICS S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que los logos de cada una de las marcas son representados con un color totalmente diferente, esto es, el de la marca “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ” utiliza el azul y amarillo; y el de la marca “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR”, usa rojo, naranja, verde y negro, lo cual las hace a la vista totalmente diferentes.

Señaló que al no existir riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas cotejadas, estas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. IV.4.- En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público y la CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN CSAL., guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: 7 Proceso 43-IP-2023. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200010000 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 261-IP-2022, 344-IP-2022 y 153-IP- 2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023, 5154 de 12 de abril de 2023 y 5187 de 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 94487 de 28 de diciembre de 2018 y 60834 de 6 de noviembre de 2019, concedió el registro de la marca mixta “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” a la sociedad MOTIVVA SPORT LOGISTICS S.A.S., para amparar los siguientes servicios de las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “[…] Promoción de competiciones y eventos deportivos; servicios de venta al por menor y al por mayor de artículos de deporte; marketing mediante eventos; promoción de productos y 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; servicios de publicidad en temas deportivos […] y […] Actividades deportivas recreativas; entrenamiento deportivo; formación deportiva; suministro de información sobre deportes y eventos deportivos; dirección de eventos deportivos; entretenimiento en forma de encuentros deportivos; organización de competiciones y eventos deportivos; organización de ceremonias de entrega de premios con fines recreativos; suministro de información sobre eventos deportivos; coordinación de acontecimientos deportivos y culturales; suministro de información sobre deportes mediante sitios web […]”.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que entre las marcas confrontadas, “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” y “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, existen semejanzas desde los puntos de vista ortográfico y fonético, por cuanto presentan la misma secuencia de letras y una idéntica pronunciación entre las siglas “MMM” y “MMB”, máxime si se tiene en cuenta que la diferencia entre las letras “M” y la “B”, es casi imperceptible al oído.

Señaló que las marcas enfrentadas evocan exactamente el mismo concepto, esto es, a una maratón, por lo que desde el punto de vista ideológico tampoco existe diferencia alguna. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que una vez revisado su base de datos encontró que las expresiones “MEDIA” y “MARATÓN” son de uso común para identificar servicios en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que las marcas enfrentadas no son similarmente confundibles, por cuanto al apreciar cada uno en su conjunto se observa que si bien comparten ciertas expresiones, esto no es suficiente para causar riesgo de confusión, pues dichas expresiones son débiles y de uso común para las clases registradas. Además, se evidencia una diferencia conceptual, fonética y ortográfica al analizar en conjunto todos los elementos que conforman dichas marcas.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 43-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 260-IP-20228, 344-IP-20229 y 153-IP-202210, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 de 22 de mayo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca cuestionada “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR”, es similar a su marca “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, por cuanto presentan la misma secuencia de letras y una idéntica pronunciación entre las siglas “MMM” y “MMB”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem11.

En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine se presenta confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene que comparten iguales letras e idéntica pronunciación. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver12, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios13, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 13 145-IP-2022 y 153-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA14 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA15 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “MMM MEDIA MARTÓN DEL MAR”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca mixta, “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, previamente registrada por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 14 Índice 45 del expediente digital. 15 Índice 45 del expediente digital. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios16 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 16 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la parte demandada y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, las partículas “MEDIA” y “MARATÓN”, que conforma las marcas enfrentadas, son de uso común para amparar servicios en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine se advirtió que en la página web de la entidad demandada17, a la fecha de expedición de los actos 17 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 28 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 35 y 41 que contenían la expresión “MEDIA”:.- Clase 35: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR MEDIA MARATON DE CARTAGENA (NOMINATIVA) 572503 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC MEDIA & BUSINESS (MIXTA) 237731 METROPOLITAN PRINTER S.A. QUE-NET MEDIA (NOMINATIVA) 250114 QUEBECOR WORLD, INC LIVE MEDIA (MIXTA) 334896 LIVE S.A.S..- Clase 41: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR MEDIA MARATON DE CARTAGENA (NOMINATIVA) 572503 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC MEDIA MARATON INTERNACIONAL DE MEDELLIN (MIXTA) 369519 CORPORACION MARATON INTERNACIONAL DE MEDELLIN CSAL MEDIA GO (NOMINATIVA) 404382 SONY GROUP CORPORATION SPHERA MEDIA (MIXTA) 362084 SPHERA PRODUCCIONES S.A. Así también se evidenció que en la página web de la entidad demandada18, la fecha de expedición de los actos administrativos CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 18 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 28 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 35 y 41 que contenían la expresión “MARATÓN”:.- Clase 35: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR MEDIA MARATÓN DE CARTAGENA (NOMINATIVA) 572503 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC SUPER MARATON DE PRECIOS BAJOS (NOMINATIVA) 402411 ALMACENES EXITO S.A. CLICKATON: LA GRAN MARATON DE DESCUENTOS (NOMINATIVA) 410551 ALMACENES EXITO S.A. 1/4 DE MARATÓN DE LA SALUD Y LA BUENA ENERGIA (MIXTA) 577872 EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.- Clase 41: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR MEDIA MARATÓN DE CARTAGENA (NOMINATIVA) 572503 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLIN (MIXTA) 369519 CORPORACION MARATON INTERNACIONAL DE MEDELLIN CSAL 1/4, 1/2 Y MARATÓN CIUDAD DE BUCARAMANGA - FCV (MIXTA) 292296 FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA GID MARATÓN DIGITAL (MIXTA) 371639 FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igual ocurre con la partícula “MAR”, que hace parte de la marca cuestionada, pues se observó que en la página web de la entidad demandada19, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 35 y 41 que contenían la expresión “MAR”:.- Clase 35: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR DISPEZ RIO Y MAR (MIXTA) 318831 DISPEZ RIO Y MAR S.A. ONDA DE MAR (MIXTA) 347032 ONDADEMAR S.A.S. COCTEL DEL MAR (MIXTA) 393995 LILIAN DEL ROSARIO GARCÍA TRUJILLO SERENA DEL MAR (NOMINATIVA) 476887 DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA.- Clase 41: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR CAFÉ DEL MAR (MIXTA) 363768 RAMÓN GUIRAL BROTO SERENA DEL MAR (NOMINATIVA) 474658 DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA CAPILLA DEL MAR (MIXTA) 444775 INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE LTDA & CIA S.C.A. GRAN CANAL SERENA DEL MAR (MIXTA) 469022 DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA 19 www.sipi.gov.co.

Sobre el particular, debe precisarse que si bien es cierto que las expresiones “MEDIA”, “MARATÓN” y “MAR” individualmente consideradas son de uso común y débiles, también lo es que la frase “MEDIA MARATÓN”, en su conjunto, también lo es para los servicios de las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, al ser “MEDIA”, “MARATÓN” y “MAR”, unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que el vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente20: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el 20 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “MEDIA”, “MARATÓN” y “MAR”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se les estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general21.

También se advierte que la partícula “BOGOTÁ”, que hace parte de la marca previamente registrada, describe la procedencia geográfica de los servicios y/o actividades deportivas y culturales que ampara, habida cuenta que alude a indicaciones de procedencia y/o el lugar y origen de estos. Lo anterior, por cuanto la expresión “BOGOTÁ”, en el caso bajo examen, responde a la pregunta ¿cómo es el servicio?, dado que describe el lugar de procedencia de los servicios22 deportivos y 21 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 22 Dicho criterio fue señalado por esta Sección en sentencia de 28 de febrero de 2019, pues al analizar un caso similar, señaló lo siguiente: “[…]61.

La Sala advierte que la expresión COLOMBIANA que integra el elemento denominativo de la marca mixta bajo estudio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente: 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co culturales, pues los mismos son ofrecidos en una ciudad o zona del territorio colombiano. Ahora, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común, “MEDIA”, “MARATÓN”, “MAR” y descriptiva, “BOGOTÁ”, que forman parte de las marcas enfrentadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, también lo es que al excluir dichas partículas se reducen las expresiones de tal manera que resulta imposible hacer una comparación. Lo anterior, por cuanto, por un lado, la marca cuestionada está formada por tres partículas de uso común (“MEDIA”, “MARATÓN” y “MAR”) y un acrónimo (“MMM”) y un artículo determinado (“DEL”), el cual también resulta inapropiable; y, por el otro, la marca previamente registrada está formada por otro acrónimo (“MMB”), un artículo determinado (“DE”), que es inapropiable y dos términos de uso común (“MEDIA” y “MARATÓN”), acompañados de una denominación geográfica inapropiable (“BOGOTÁ”), razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

“[…] Colombiano, na 1. adj. Natural de Colombia, país de América. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a Colombia o a los colombianos […]” (Destacados de la Sala). 62. La Sala evidencia que la expresión COLOMBIANA, en el caso sub examine, responda la pregunta ¿cómo es el producto? al describir el lugar de procedencia de los productos que se cosechan y producen en el territorio colombiano, sin que en ningún momento se identifique una variedad específica de palma de aceite ni constituya una denominación de origen, como se analizará más adelante la presente sentencia. […]”.

(Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00201-00. Reiterado en sentencia de 1º de julio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-0055-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que en la sentencia de 1o. de julio de 202123, que ahora se prohíja, la Sala señaló que al estar el signo cuestionado conformado por una combinación de expresiones inapropiables de manera exclusiva, por ser genéricas o de uso común o descriptivas, el mismo se convierte en una sola expresión que se considera de fantasía y es registrable.

Al respecto, la Sala sostuvo: “[…] Cabe señalar que en sentencia de 31 de julio de 201824, que ahora se prohíja, la Sala señaló que al estar el signo cuestionado conformado por una combinación de expresiones inapropiables de manera exclusiva, por ser genéricas o de uso común o descriptivas, el mismo se convierte en una sola expresión que se considera de fantasía y es registrable. […] En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada25 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto administrativo acusado se encontraban registradas para la citada Clase 43 que contienen la expresión “COMPANY”, tal como lo demuestra el siguiente listado: […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primer, sentencia de 1o. de julio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055-00. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00315-00, C.P. María Elizabeth García González. 25 https://sipi.sic.gov.co.

Consultada el 8 de octubre de 2020. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al igual ocurre con la partícula “BEER”, que como se mencionó anteriormente, es de uso común para los servicios comprendidos en la citada Clase 43.

En este orden de ideas, al tratarse de partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Ahora, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “BEER” y “COMPANY”, que forman parte de las marcas previamente registradas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, también lo es que al excluir dichas partículas se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, máxime si se tiene en cuenta que están acompañadas de denominaciones geográficas inapropiables, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto […]”.

(Destacado fuera de texto) Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca cuestionada y la previamente registrada, “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” y “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones diferentes, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y desigual número de silabas, pues la marca previamente registrada “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” está conformada por cinco (5) 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabras, ocho (8) sílabas (MMM-ME-DIA-MA-RA-TÓN-DEL-MAR), trece (13) consonantes (M-M-M-M-D-M-R-T-N-D-L-M-R) y ocho (8) vocales (E-I-A-A-A-O-E-A), mientras que la marca previamente registrada “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTA”, tiene cinco (5) palabras, diez (10) sílabas (MMB-ME-DIA-MA-RA-TON-DE-BO-GO- TA), trece (13) consonantes (M-M-B-M-D-M-R-T-N-D-B-G-T) y diez (10) vocales (E-I-A-A-A-O-E-O-O-A).

En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten las partículas de uso común, “MEDIA” y “MARATÓN”, las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que estos vocablos en la marca cuestionada se encuentran combinados en su terminación con una expresión diferente, esto es, “MAR”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar conformada al final con otro vocablo como lo es la partícula “MAR”, así como la marca previamente registrada de la terminación “BOGOTÁ”, generan unas expresiones completamente distintivas y diferentes y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial […]”26, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las expresiones enfrentadas es diferente, debido a que, como se dijo, presentan terminaciones distintas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR - MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR - MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR - MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR - MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que la marca cuestionada y la marca previamente registrada tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación27.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las palabras “MEDIA”, “MARATÓN” y “MAR”, presentes en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia28, significan: “[…] 1. adj. Igual a la mitad de algo […]”, “[…] 1. m. En atletismo, carrera de resistencia en la que se recorre una distancia de 42 km […]” y […]1. m. o f. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre […]”; respecto del vocablo “DE/DEL”, corresponden a una contracción de los términos “[de y el]”29.

Por su parte, la palabra “BOGOTÁ” que conforma la marca previamente registrada, corresponde a un lugar geográfico de Colombia. Por último, las partículas “MMB” y “MMM”, presentes en las expresiones enfrentadas, corresponden respectivamente a las siglas de 27 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 28 https://dle.rae.es/media, https://dle.rae.es/maraton, https://dle.rae.es/mar, consultados el 28 de agosto de 2024. 29 https://dle.rae.es/del, consultado el 28 de agosto de 2024. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las frases “MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ” y “MEDIA MARATÓN DEL MAR”, motivo por el cual así leídos en conjunto con las palabras que acompañan a cada marca, pueden adquirir una connotación particular que va más allá de las palabras que componen las siglas.

En efecto, a través del uso y la asociación con un evento, puede evocar una serie de significados o asociaciones en la mente de quienes lo reconocen. Ahora, la Sala debe precisar que si bien es cierto que, en principio, podría considerarse que las palabras “MEDIA”, “MARATÓN”, “MAR” y “BOGOTÁ”, podrían ser de uso generalizado y esta última descriptiva respecto de algunos de los servicios que distinguen y, por ende, débiles, también lo es que el análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, el cual, para el caso bajo examen, le otorga la suficiente distintividad a la marca cuestionada respecto de la previamente registrada.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que su marca “MMB MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ”, previamente registrada, es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección30, cuando razonó así: 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de su marca, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MMM MEDIA MARATÓN DEL MAR”, para amparar los servicios de las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó; así como tampoco se evidencia transgresión alguna del artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00100-00 Actora: CORRECAMINOS DE COLOMBIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.