CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020160022500 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Anasyor -Usa Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Grupo M&M S.A.S Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Guayacán S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Anasyor -Usa Corporation, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se le ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Grupo M&M S.A.S, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo: Resolución N° 82833 de 23 de octubre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad GRUPO M&M LTDA en contra de la Resolución N° 73354 de 5 de diciembre de 2014, revocándola en su integridad y en su lugar decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ANASYOR-USA CORPORTATION (sic), y conceder el registro de la marca HOMEOCOKSINUM (Nominativa) en favor de la sociedad GRUPO M&M LTDA, para distinguir productos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del registro marcario N° 530277 asignado a la marca HOMEOCOKSINUM (Nominativa) en Clase 5 Internacional, concedida a favor de GRUPO M&M LTDA. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso 2.4.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A). […]”. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 2 de abril de 2014 el registro como marca del signo nominativo “HOMEOCOKSINUM”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la referida solicitud se publicó el 10 de abril de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 692, siendo objeto de oposición por la parte demandante con base en su marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM”, previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que la directora de signos distintivos por medio de la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014 declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014. 4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial mediante la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015 resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014; ii) declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante; y iii) conceder el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Adujo que entre las marcas cotejadas existen semejanzas que llevan a que se configure el primer supuesto de hecho contenido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.2. Indicó que deben excluirse del cotejo las partículas marcariamente débiles “HOMEO” e “INUM”, por ser de uso común, lo que determina que el análisis de confundibilidad debe realizarse solo con las partículas COC-COK, presentándose una identidad visual y ortográfica casi absoluta entre las marcas. 6.3.

Mencionó que aun cuando se acepta que la partícula “INUM” no puede ser objeto de análisis respecto de la similitud entre los signos, lo cierto es que analizadas en conjunto y de manera íntegra las terminaciones de las marcas en conflicto, se tiene como evidente que ambas son homófonas, presentándose así una reproducción sonora que conduce a la identidad fonética. 6.4.

Sostuvo que desde un análisis estrictamente conceptual entre las marcas “HOMEOCOKSINUM” y “OSCILLOCOCCINUM” se presentaría una semejanza conceptual insubsanable que imposibilitaría la pacifica coexistencia de los signos dentro del mercado. 6.5. Manifestó que los productos identificados particularmente por una y otra sociedad son idénticos, lo que permite concluir que se valdrían de los mismos canales de comercialización, se publicitarían en los mismos medios y estos estarían dirigidos al mismo segmento de mercado y público consumidor.

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.6. Expresó que la marca “HOMEOCOKSINUM”, posteriormente registrada a la marca “OSCILLOCOCCINUM”, al ser semejante a esta última, no cumple con su 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 función distintiva y por ello no es apta para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la actora argumentando lo siguiente: 7.1. Afirmó que el acto acusado no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 7.2. Adujo que, observando en conjunto conforme a las reglas del cotejo marcario, resulta evidente que las marcas nominativas cotejadas son claramente entendidas por los consumidores y no tienen riesgo de confusión. 7.3.

Indicó que la ausencia de riesgo de confusión permite que las marcas coexistan pacíficamente en el mercado en la medida que no colocaran al consumidor en situación de error, ni limitarían su capacidad de decisión. 7.4. Sostuvo que aunque los signos confrontados “HOMEOCOKSINUM” y “OSCILLOCOCCINUM” coinciden en la terminación INUM, se encuentran elementos ortográficos adicionales que permiten distinguirlos entre sí, otorgando un impacto visual y fonético diferenciable al tratarse de signos con inicio y extensión disímil. 7.5.

Anotó que el sufijo INUM resulta ser una partícula de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo empresario, y por tanto, esta coincidencia tampoco es procedente para negar el registro marcario. 7.6. Señaló que al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no hay razón para hacer un pronunciamiento sobre la eventual conexión competitiva entre estos.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso3 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Mencionó que si bien es cierto que su marca se compone de un prefijo y un sufijo (HOMEO-INUM), también lo es que cada signo cuenta con la suficiente capacidad distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado; y que además, dichos términos resultan de uso común para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 8.2.

Indicó que, al comparar las partículas OSCILLO y HOMEO, es evidente que existen diferentes raíces que conforman las marcas enfrentadas, haciendo que éstas sean completamente diferentes. 8.3. Argumentó que ante la inexistencia de similitud desde el punto de vista ortográfico, lleva a la consecuencia de que se aprecien diferencias desde el aspecto fonético, a pesar de coincidir en la terminación INUM, pues, en todo caso, como ya se mencionó, resulta de uso común para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 8.4.

Anotó que desde el aspecto conceptual las marcas “HOMEOCOKSINUM” y “OSCILLOCOCCINUM”, presentan diferencias sustanciales que permiten la coexistencia de los signos en el mercado, toda vez que no es posible que el consumidor evoque una idea idéntica o similar entre estos. 8.5. Afirmó que al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados suficiente para generar riesgo de confusión o asociación, no es pertinente hacer referencia acerca de la conexidad o relación de los productos identificados con las marcas cotejadas.

Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de diciembre de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 20 de enero de 2020, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6º del artículo 180 y, de oficio, no 3 Actuando por intermedio de apoderado. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, prescindió de la audiencia de pruebas, realizó el respectivo control de legalidad y se suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial.

Interpretación Prejudicial 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 103-IP-2020 de 7 de octubre de 2020, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 136 (Literal de la Decisión 486, por ser pertinente. 2. No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro. 3. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]”. 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 12. El Magistrado Sustanciador, mediante auto 22 de mayo de 2025, ordenó reanudar el proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 12.1.

La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 12.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 13.

El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 103-IP-2020 de 7 de octubre de 2020; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. De conformidad con el artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 17.

El acto acusado es el siguiente: 17.1. La Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015, expedida por la superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de 4 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014; y ii) conceder el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El problema jurídico 18. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 18.1. Si la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar "[…] Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas […]” productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado 18.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM”, con registro marcario núm. 143218, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 19. La Sala advierte que la parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Al respecto, la Sala considera que no procede su análisis, en razón a que, de la revisión de los argumentos expuestos en el escrito de demanda, no está en controversia el concepto de marca ni la posibilidad de representación gráfica. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 20. Adicionalmente, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, no interpretó dicho artículo, por lo que la Sala se relevará de realizar su estudio. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena5, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20006 de la Comisión de la Comunidad Andina7. 5 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 6 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 7 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere 8 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 9 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 103-IP-2020 de 7 de octubre de 2020 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo HOMEOCOKSINUM (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con la marca OSICILLOCOCCINUM (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro HOMEOCOKSINUM (denominativo) y la marca OSICILLOCOCCINUM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro HOMEOCOKSINUM (denominativo) y la marca OSICILLOCOCCINUM (denominativa). 3.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 3.1. En el presente procedimiento se alegó que el término “INUM” que integra los signos en conflicto y el término “"HOMEO” que integra el signo solicitado a registro son débiles toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen. […] 3.6.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 3.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Por cuanto en el proceso interno se alegó que existiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31. Conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 32.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 33. La marca posteriormente registrada y la marca previamente registrada son como se muestran a continuación: Marca cuestionada HOMEOCOKSINUM (nominativa) Titular: GRUPO M&M LTDA Certificado núm: 530277 Clase 5: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”.

Marca previamente registrada OSCILLOCOCCINUM (nominativa) Titular: ANASYOR-USA CORPORATION Certificado núm: 143218 Clase 5: “productos farmacéuticos, especialmente productos de uso homeopático, medicamentos contra la gripe; substancias dietéticas de uso médico, artículos comprendidos en la clase 5 del decreto 755 de 1972.”. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 35.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 36.

Esta Sección10, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”11. 37.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”12. 10 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 38. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”13. 39.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” concedida para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 40.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el 13 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […]”. 41.

La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 42.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre marcas denominativas, se tendrán en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, en los siguientes términos: 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 “[…] Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. a) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. b) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”14.

(Destacado fuera del texto). 43. Adicionalmente, en el caso concreto, se analizará si las expresiones INUM y HOMEO son de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 44. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen15. 45.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201416, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 46.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202117, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 47.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”18. 48.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”19.

(Destacado fuera del texto) 49. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección20, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 50.

De conformidad con lo expuesto, respecto de las expresiones INUM y HOMEO es preciso señalar que al revisar el Sistema de Información para la Propiedad 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 19 Ibidem. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 Industrial de la parte demandada, son de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 51.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada21. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición del acto acusado: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PLATINUM BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 217981 5ª GRIPEXINUM SYGMA LABORATORIES S.A.S 498133 5ª DYSPORT BOTULINUM TOXIN TYPE IPSEN BIOPHARM LIMITED 342844 5ª DOLPIXINUM LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. 502627 5ª ACTINUM LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA S.A.S 403104 5ª MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE HOMEOSOR SORIA NATURAL, S.A. 299700 5ª HOMEOHEPAR BIOTECH PHARMA SAS 309375 5ª HOMEOGENE BOIRON 361395 5ª HOMEOESP PHYTO-ESP, S.L. 437933 5ª HOMEOPET VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA 317163 5ª 52.

La Sala considera que las partículas INUM y HOMEO, presentes en la composición de las marcas cotejadas son de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario y se fraccionarían los signos distintivos enfrentados. 53.

La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM” 21www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el9 de junio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 54. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 55.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA H O M E O C O K S I N U M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA O S C I L L O C O C C I N U M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 56. La Sala advierte que la marca nominativa previamente registrada “OSCILLOCOCCINUM” está compuesta de una palabra, con seis (6) vocales (O-I- O-O-I-U) y nueve (9) consonantes (S-C-L-L-C-C-C-N-M); mientras que el signo distintivo solicitado “HOMEOCOKSINUM” está compuesto por seis (6) vocales (O- E-O-O-I-U) y siete (7) consonantes (H-M-C-K-S-N-M). 57.

Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien las marcas cotejadas comparten el término INUM, este es de uso común y, por lo tanto, inapropiable en exclusiva por un solo empresario. Es este sentido, las denominaciones en conflicto tienen un grado de distintividad débil, de manera que resulta necesario analizar la marca en su conjunto, y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 58.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en su terminación INUM, la marca posteriormente registrada “HOMEOCOKSINUM” contiene al inicio de la denominación la expresión HOMEO; mientras que la marca previamente registrada cuenta en la raíz con la partícula OSCILLO, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 59.

En efecto, la Sala considera que las expresiones HOMEO y OSCILLO permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.

Comparación Fonética 60. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: HOMEOCOKSINUM – OSCILLOCOCCINUM - HOMEOCOKSINUM - OSCILLOCOCCINUM HOMEOCOKSINUM – OSCILLOCOCCINUM - HOMEOCOKSINUM - OSCILLOCOCCINUM HOMEOCOKSINUM – OSCILLOCOCCINUM - HOMEOCOKSINUM - OSCILLOCOCCINUM HOMEOCOKSINUM – OSCILLOCOCCINUM - HOMEOCOKSINUM - OSCILLOCOCCINUM 61.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disimiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus raíces es totalmente diferente.

Comparación Ideológica 62. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”22, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

Sobre lo anterior, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación HOMEOCOKSINUM - OSCILLOCOCCINUM, debe considerarse que son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 64. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” y la marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 65. La Sala considera que comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” y la marca nominativa opositora “OSCILLOCOCCINUM” de la que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 66.

En suma, la Sala estima, respecto del cotejo entre la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” y la marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM”, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500 irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro.

Conclusión 67. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM”, cuyo titular es la parte demandante. 68.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160022500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.