CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERO PONENTE (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Referencia: Nulidad relativa Radicado: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: SAINT de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Jesús Roberto Salazar Rodríguez interesado: Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD INDUSTRIAL/ LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA «SAINT», QUE IDENTIFICA PRODUCTOS DE LA CLASE 9 a DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ENCAJA DENTRO LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO PREVISTA EN EL LITERAL D), DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE SE PROBÓ QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA REPRESENTANTE Y PERSONA AUTORIZADA POR LA SOCIEDAD ACTORA, TITULAR DE UNA MARCA SIMILAR, PROTEGIDA EN VENEZUELA, ESTO ES, «SAINT», QUE AMPARA PRODUCTOS DE LA CLASE 9a.
ADEMÁS, SE DEMOSTRÓ QUE CON DICHA SOLICITUD SE INCURRIÓ EN UN ACTO DE MALA FE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SAINT de Venezuela C.A., mediante apoderado contra de la Resolución núm. 15235 de 25 de marzo de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comerciol otorgó el registro de la marca «SAINT» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9' de la clasificación internacional de Niza a favor del señore JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ.
I-.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda En adelante SIC. Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. presentó demanda2, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «2.1.
Sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la suspensión provisional de la Resolución No. 15235 de 25 de marzo de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca SAINT (Mixta), la cual fue tramitada bajo el expediente No. 10-218496, y le fue concedido el certificado de registro No. 422667, marca que identifica productos de la clase 09 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza [ 2.2.
Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 15235 de 25 de marzo de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual concedió el registro de la marca SAINT (Mixta), la cual fue tramitada bajo el expediente No. 10-218496, y le fue concedido el certificado de registro No. 422667, marca que identifica la marca SAINT (Mixta), la cual fue tramitada bajo el expediente No. 10-218496, y le fue concedido el certificado de registro No. 422667 marca que identifica productos de la clase 09 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza [ 2.3.
Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 422667. asignado a la marca SAINT (Mixta), en clase 09 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza; 2.4.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia: 2.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; 2.6.
Que se condene en costas a la parte demandada [ 1». 1.2. Los hechos 2 El apoderado judicial de la parte demandante manifestó que el 20 de junio de 1988 los señores Ramón Alberto Vera Quintero y Roberto José Guerra Boscán constituyeron la sociedad R.V.G. SISTEMAS C.A. en Venezuela, cuyo objeto social era la venta, distribución, servicio de aparatos electrónicos, particularmente de equipos de computación. así como el diseño, venta de software, asesorías y análisis de sistemas, procesamiento de datos, suministro de tiempo del computador, transcripción de datos, entre otras cosas. 2 Folios 278 a 317 del cuaderno No.2 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3 Señaló que el 6 de septiembre de 1990 la sociedad R.V.G. SISTEMAS C.A. y la sociedad FIN DE SIGLO SISTEMAS C.A. (SIGLOSISTEMAS) constituyeron en la República de Venezuela la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. la cual fue inscrita el 10 de septiembre de 1990 en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado de Zulia -Venezuela-, cuyo objeto principal es el desarrollo de programas de computación, y en general cualquier actividad mercantil lícita según las leyes venezolanas. 4.
Afirmó que en virtud de los estatutos sociales de la mencionada sociedad, todos los desarrollos y programas elaborados al interior de la compañía son de su propiedad, por lo que la comercialización por parte de terceros requiere de la autorización previa y escrita de la Junta Directiva. 5. Relató que el 10 de septiembre de 1990 la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A., con domicilio en Venezuela, vinculó laboralmente al señor JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ, quien ocupó cargos de Programador.
Director de Proyectos de Sistemas de Informática y miembro de la Junta Directiva de la sociedad, desvinculado sin justa causa el 30 de julio de 2010. 6 Expresó que el 16 de febrero de 2001 la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. celebró un contrato de «Cuentas en participación» con la sociedad TELCEL C.A., a través de los miembros principales de su Junta Directiva, dentro de los que se encontraba el señor JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRíGUEZ3. 7 Comentó que el 17 de diciembre de 2001 la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. solicitó en la República de Venezuela el registro de la marca ''SAINT Casa de Software + Diseño" para identificar productos de la Clase 9' de la clasificación internacional de Niza, la cual fue concedida el 14 de febrero de 2002 por el término de 10 años contados a partir de la fecha de solicitud y hasta el 17 de diciembre de 2011. 8 Mencionó que el 19 de febrero de 2002 la Junta Directiva de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. autorizó a los miembros principales de la sociedad demandante y a los representantes de la sociedad TELCEL C.A., el manejo de la cuenta corriente del contrato de «Cuentas en participación» a nombre de SAINT DE VENEZUELA C.A. Dentro de las personas autorizadas por la sociedad demandante, se encontraba el señor JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRíGUEZ4. 9.
Afirmó que el 20 de junio de 2008 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A., en la cual se aprobó el término de duración de la compañía por 20 años y se ratificaron como miembros principales de la Junta Directiva para el período 2008-2013, a los señores Ramon Vera Quintero, Guillermo Rivero y Jesús Roberto Salazar Rodríguez. 3 Tercero interesado en las resultas del proceso y titular de la marca «Saint» en Colombia 4 Ibidem Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio lo Relató que el 15 de julio de 2010 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de accionistas de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. en la cual se aprobaron los balances y estados financieros para los ejercicios de 2006 a 2009 y se ratificaron como miembros de su junta directiva para el período 2010-2015 a los señores Ramón Vera Quintero, Guillermo Rivera y Jesús Roberto Salazar Rodríguez5.
Comentó que el 22 de septiembre de 2010 el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez solicitó en Colombia el registro de la marca «SAINT» (mixta), en la Clase 9' de la clasificación internacional de Niza a su propio nombre y sin autorización de la Junta Directiva de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A., trámite adelantado bajo el expediente administrativo núm. 10218496. 12 Sostuvo que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 622 de 19 de noviembre de 2010 con números de publicación núm. 1600 no se presentó oposición alguna. 13.
Destacó que en el formulario de solicitud6 del expediente núm. 10218496 fue reportado sin autorización el electrónico saintcenter@saintnet.com, el cual hace parte de las cuentas de correo adscritas al dominio www.saintnet.coni de la demandante. 14. Expresó que el 22 de octubre de 2010 el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez sustrajo sin autorización un disco duro de las instalaciones de la sociedad SAINT de Venezuela C.A., el cual regresó días después. 1.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 15 La parte actora afirmó que con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la SIC vulneró los artículos 1°, 2°, 136, literal d), y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina7. 16.
Respecto del literal d) del artículo 136 lbidem, manifestó que la marca «SAINT» (mixta) en discusión, «resulta idéntica y confundiblemente similar con sus marcas prioritarias y nombre comercial, conocidas en un país miembro, más aún si se considera que estos signos identifican servicios de diseño y comercialización de software y dispositivos electrónicos8». 17 Resaltó que la marca concedida carece de distintividad, en la medida en que el consumidor no podría reconocer el origen empresarial de cada uno de los productos amparados por las marcas en conflicto, resultando idéntico desde el punto de vista 5 Titular de la marca «Saint» en Colombia.
Folio 129 a 130 del cuaderno No. 1 6 Folio 6 a 7 del cuaderno No. 1 7 En adelante Decisión 486 de 2000 8 Folio 291 del cuaderno No. 2 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio gráfico. ortográfico, fonético y conceptual a las marcas previamente registradas por la sociedad actora. 18 Señaló que la marca concedida podría generar confusión indirecta en los consumidores, en tanto que «[ ] los servicios de licenciamiento de software para empresas presentan los mismos canales de comercialización, publicidad y consumidores, lo que llevaría a pensar a cualquier usuario que la marca SAINT (mixta), registrada por el demandado, tiene relación con mi representada [.19» 19.
Afirmó que con la concesión del registro núm. 422667, para identificar productos en la Clase 9a, se permitió que «[ ] un directivo que representa al titular de la marca en un país miembro (Venezuela), sin la previa y expresa autorización, obtenga una ventaja competitiva y un aprovechamiento de la reputación ajena sin justa causa en Colombia 20.
Expresó que el acto acusado vulnera lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, al haberse otorgado un registro con infracción al principio de la buena fe, en atención a que considera que las siguientes conductas desplegadas por el solicitante, demuestran la mala fe con la que actuó el tercero con interés en las resultas del proceso, así: (i) reportar en el formulario de solicitud de registro, el correo institucional asignado como empleado de la sociedad actora, (ii) haber conocido en forma previa a la solicitud del registro de la marca en Colombia, los signos distintivos Saint Casa de Software (mixta) en Venezuela, (iii) elevar solicitud de registro de un signo idéntico al de las marcas Saint Casa de Software que identifican los mismos productos y servicios en las clases 9' de la clasificación internacional de Niza, (iv) requerir por competencia desleal a la representante legal de Saint Center en Colombia, y (y) haber sustraído de las instalaciones de la sociedad demandante y sin autorización, el disco duro de un computador. 21 Señaló que el artículo 1° de la Decisión 486 de 2000, «establece y reconoce el principio del "Trato nacional", por medio del cual cada país miembro le da. con respecto a la protección de los derechos de propiedad industrial, un trato no menos favorable a los nacionales de los demás países miembros de la Comunidad Andina, OMC y Convenio de Paris de 1883, de la misma forma como se trataría a los nacionales propios»11. 22.
En el mismo sentido, mencionó que el artículo 2° Ibidem «establece y consagra el principio del "Trato de la nación más favorable", por medio del cual los países miembros, cualquier privilegio que haya otorgado a los demás países miembros, deben hacérselo extensivo a los nacionales de cualquier país miembro de la OMC y del Convenio de París de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial»12. 9 Ibidem 1° Ibidem 11 Folio 288 del cuaderno núm. 2 12 Ibidem Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 23 Comentó que el registro de la marca «SAINT» (mixta) junto con el uso del nombre comercial SAINT DE VENEZUELA C.A. en Venezuela y las pruebas que acompañan la demanda, daban cuenta de que la sociedad demandante era titular de registros previos en un país miembro del Convenio de París de 1883, «[ ] que por virtud de la norma comunitaria y por los principios de la norma comunitaria y por principios de reciprocidad diplomática por parte del Estado Colombiano en materia de propiedad industrial y el principio de trato nacional (no discriminación), le asiste un mejor derecho frente a la marca Saint (mixta) solicitada y concedida en Colombia a nombre de Jesús Roberto Salazar Rodríguez. [ ]»13. 24.
Finalmente, explicó que con el registro de la marca en conflicto se permitió que un tercero «sin la autorización previa de su titular con completo conocimiento e intención de apropiarse de un activo, prestigio y mercado que en principio no le corresponde, impidiéndole a su legítimo titular y distribuidores autorizados el uso de su marca en Colombia14».
II.- ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PERSONA VINCULADA AL PROCESO 11.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio-. 25. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda15, indicando que el acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. 26 Resaltó que la sociedad demandante no presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca «SAINT» (mixta), radicada por el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez el 22 de septiembre de 2010, para distinguir productos en la Clase 9' de la Clasificación internacional de Niza, concedida posteriormente mediante la resolución núm. 15235 del 25 de marzo de 2011. 27.
Mencionó que la sociedad demandante no acreditó los presupuestos previstos como causales de irregistrabilidad del literal d) del articulo 136 de la Decisión 486 de 2000, ni probó ser titular de la marca en Colombia. Tampoco se encontró para el momento de la expedición del acto acusado, que existiera un trámite en curso de la marca cuestionada. 28.
Respecto de la presunta mala fe, apuntó que la sociedad demandante «ni argumentó ni aportó ninguna prueba que ahora alega en la demanda que nos ocupa16». '3 ibidem.4 Folio 301 del cuaderno núm. 2 —• Folios 346 a 355 del cuaderno núm. 2 Folio 354 del cuaderno núm. 2 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 11.2.
Intervención del tercero interesado Jesús Roberto Salazar Rodríguez 29. El tercero con interés en las resultas del proceso fue notificado el 15 de noviembre de 2019,1' a través de curador Ad-Litem, a quien no se le tuvo por contestada la demanda, tal y como se desprende del informe secretarial de 9 de diciembre de 2019'8. 111. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 111.1.
El acto aclarado 30 Mediante auto de 8 de agosto de 202319 se corrió traslado a las partes con el fin de dar aplicación a la «doctrina del acto aclarado», la cual es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. 31. Sobre lo anterior, cabe resaltar que en sesión judicial celebrada el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), mediante sentencias números 391-I P-2022, 350-IP2022, 261-IP-2022 y 145-I P-2022, publicadas en la citada fecha, en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena (GOAC) núms. 5147 y 5146, ha establecido que la «doctrina del acto aclarado» es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Sobre este asunto mencionó29: «[ ] La interpretación prejudicial es un instrumento de cooperación entre el juez nacional y el TiCA que tiene por objeto garantizar que las normas andinas se interpreten y apliquen de manera coherente y uniforme en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina.
En las sentencias adoptadas el día de hoy, el Tribunal destaca que, cuando una norma ha sido interpretada con anterioridad, el juez nacional no está obligado a solicitar que esa misma norma se vuelva a interpretar, pues su contenido y alcance ya ha sido aclarado. [ ]». 32. La actora en el escrito de la demanda estimó quebrantados los artículos 1°, 2°, 136 literal d), y 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la interpretación de dicha disposición se hará conforme con las interpretaciones prejudiciales señaladas en el citado auto de 8 de agosto de 2023. 17 Folio 459 del cuaderno núm. 3 18 Folios 463-464 del cuaderno núm. 3 19 Índice electrónico 97 2° Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Nota de Prensa 01-2023fTJCA (San Francisco de Quito, 13 de marzo de 2023) Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 33.
El Tribunal de Justicia emitió la Interpretación prejudicial núm. 147-IP-2018 de 3 de octubre de 2018, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables en particular respecto de los artículos 1°, 2°, 136, literal d), y 172 de la Decisión 486 de 2000.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «D. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN 1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. 2.
Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente auto por el titular 3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del Ordenamiento Comunitario.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 1.1. En su escrito de demanda, SAINT DE VENEZUELA C.A. manifestó que se habría desconocido su marca SAINT (mixta) y su nombre comercial SAINT DE VENEZUELA C.A. registradas previamente en Venezuela, lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como lo es el Convenio de París, del cual Venezuela es parte.
Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino 1.2. Por el principio de preminencia21, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales) de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera.
Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. 1.3. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un País Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distrito a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría "negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan". 1.4.
Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normatividad comunitaria, en los siguientes términos: "El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos 21 Ver interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 669-IP-2015 del 17 febrero de 2017 9 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela CA.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.
La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno (Subrayado agregado) 1.5. En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1- 1P-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.
Textualmente, señaló lo siguiente: «2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.
Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio de 1980) cuando declaró la "validez plena" de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros " 1.6.
En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materiare para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. 1.7.
Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva -por aplicación a sus características "existenciales" de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. 1.8.
Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normafividad comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o a la que se encuentren vinculados los Países Miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 1.9.
Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros. 10 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1.10.
En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.11.
Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.12.
Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones de los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.
A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella produzca, los Países Miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, queden impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario. 1.13.
En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento jurídico interno, de origen internacional de dichos países. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.14.
En virtud de los referidos principios de autonomía y primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran -tanto las primarias como las derivadas- deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.
De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo. 1.15. De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario. 11 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2. lrregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. 2.1.
La demandante argumentó que el registro de la marca SAINT (mixta) no debió ser otorgado al encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el literal d) del Artículo 136, toda vez que el demandante señaló que durante varios años JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ actuó como Programador y Director de Proyectos de Sistemas de Informática, como Directory como representante directivo de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A., lo que prueba la existencia comercial entre dichas empresas. 2.2.
En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d) [ ] 2.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 2.4.
Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado' 2.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el país extranjero.
Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.
En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta; y por distribuidor, el encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse. 2.7.
Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acredita dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. [ ]. -51 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-IP2012 del 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016. 12 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.
La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe [ ] 3.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes supuestos: (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. [ ] 3.6. Para determinar si una persona obró de mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. 3.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser negada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de Registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. 3.9.
La mencionada causal se encuentra abierta para quien se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. [ ] 3.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado.
En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera d ellos países miembros. 3.12. El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo. 3.13.
Por "Indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de interferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el (sic) público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.
Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el reconocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios de la web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de futbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es 13 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se ha ingresado empresarialmente. 3.14.
En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia».
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 34. Mediante auto de 11 de marzo de 202023, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto. La parte demandante y demandada reiteraron en esencia sus argumentos esbozados en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público y el tercero interesado, guardaron silencio en esta etapa del proceso.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. El problema jurídico 35. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 15235 del 25 de marzo de 2011, a través de la cual se concedió el registro de la marca «SAINT» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9' de la clasificación internacional de Niza a favor de JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ. 36 En síntesis, la parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo en tanto que, en su criterio, la marca es irregistrable al resultar idéntica y confundible a la previamente registrada en Venezuela; y que, además, existen indicios de que el tercero con interés en las resultas en el proceso actuó de mala fe, habida cuenta que al haber sido empleado y miembro de la junta directiva de la sociedad actora para el período comprendido entre 2008-2010, tenía pleno conocimiento de que actora es la titular de la marca «SAINT» con registro núm. P-235969 desde el 17 de diciembre de 2001.
V.2. El caso concreto 37. La sociedad SAINT DE VENEZUELA C. A., por medio de apoderado judicial, presentó demanda contra la SIC, con miras a obtener la nulidad de la Resolución núm. 15235 de 25 de marzo de 2011, a través de la cual se concedió el registro de la marca «SAINT» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9' 23 Folio 470 del cuaderno núm. 3 14 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la clasificación internacional de Niza a favor de JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ. 38 Como cargos planteados, se tiene que la parte actora afirmó que la SIC al momento de conceder el registro de la marca controvertida desconoció la normatividad andina, en tanto que la referida marca resulta idéntica y confundible a la previamente registrada en Venezuela lo que podría causar riesgo de confusión entre los consumidores.
Aunado a ello, el tercero con interés directo en las resultas en el proceso tenía pleno conocimiento del registro de la marca «SAINT» en Venezuela al haber sido miembro de la Junta Directiva de la sociedad aquí demandante en el período comprendido entre 2008-2010, lo cual demuestra su actuar de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca controvertida. 39 Por su parte, la entidad demandada sostuvo que la sociedad actora no presentó oposición a la solicitud de la marca cuestionada durante el trámite de registro y que tampoco presentó los recursos a que había lugar contra el acto demandando. 40 Sobre este asunto, resulta del caso destacar que si bien es cierto que, en el presente caso, la sociedad actora no presentó escrito de oposición a la solicitud de registro de la marca «SAINT» (mixta), para distinguir productos de la Clase 9' de la Clasificación internacional de Niza, también lo es que la SIC estaba obligada a realizar el estudio de registrabilidad de la misma, pues su función principal es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que podría generar el registro de signo distintivo, de conformidad con la dispuesto por esta Sección en la sentencia de 2 de junio de 201724, cuando razonó así: «[ } Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, yi que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta "S SECURITY SYSTEMS", clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial "SECURITY SYSTEMS", para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial.
Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino: "Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca. por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad " Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00069-01. Criterio reiterado en sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2011-00108-00. 15 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada.
Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio. lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor. quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir» (folios 702 a 703) [ ]».
(Destacado fuera de texto). V.3. Normatividad aplicable 41 De conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación aplicable al caso que nos ocupa25, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia son los artículos 1°, 2°, 136 literal d) y 172 de la Decisión 486 de 2000, por ser procedente, cuyo contenido es del siguiente tenor: »Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro. Del Trato de la Nación más Favorecida Artículo 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales. Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, 25 Interpretación Prejudicial 147-IP-2018 del 3 de octubre de 2018 16 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero: Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada. se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca».
V.3.1. El examen de registrabilidad 42. En relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal d), transcrita, la Sala encuentra que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejan a un signo distintivo de un tercero, pudiendo originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o persona autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en extranjero. 43.
En virtud de lo anterior, la Sala debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada «SAINT» para distinguir productos de la clase 9a de la clasificación internacional de Niza, está incursa en la prohibición prevista en el artículo 136, literal d), de la Decisión 486 de 2000, para lo cual debe determinar: i) si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja a la marca de un tercero y, de ser así; ii) si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. 44.
En tal sentido, se trae a colación las siguientes conclusiones plasmadas por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 147-IP-2018 de 3 de octubre de 2018 aplicable en el presente caso, de conformidad con la doctrina del acto aclarado: «[... ] 2.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 17 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.4.
Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en uno de los países miembros. En estos casos, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado 2.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar riesgo de confusión o asociación. [ 27 Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 2.8.
Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. [ )» (Las negrillas y subrayas fuera de texto) 45 Ahora bien, en cuanto al primer presupuesto del artículo 136, literal d), de la Decisión 486 de 2000, que hace alusión a que los signos «sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero», la Sala observa que, con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 597-IP-2018, así:..[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es. se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo. pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 18 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]". 46.
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación, se presentan las marcas en conflicto así: 4;* saint MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA) SAINT "..rivrégsvo"ittt MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) 47 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, "SAINT", como es la solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otra marca mixta "SAINT", previamente registrada a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. as La Sala observa que el elemento denonninativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. 49 En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. 50 Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 19 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 51 Siendo ello así, en el presente caso, es indudable que entre las marcas en conflicto «SAINT» registrada26 y «SAINT» previamente registrada27, para distinguir productos en la Clase 9 a del nomenclátor internacional, existe identidad ortográfica, visual y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis, tal y como se observa a continuación28: SarciRegistrada en Marca Previamenii- -- Colombia sin Registrada en autorización Venezuela »,r sain Última versión de la marca empleada en Venezuela por el titular en su sitio Web N r -írsaint 52 En cuanto a la similitud conceptual, es de anotar que las marcas en conflicto resultan ser de aquellas denominadas de fantasía, puesto que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por tal efecto, no es posible realizar un cotejo desde este punto de vista. 53.
En ese orden de ideas, al existir identidad de tipo ortográfico, visual y fonético entre las marcas enfrentadas, la Sala advierte que se cumple el primer presupuesto del artículo 136, literal d), de la Decisión 486 de 2000. en lo que tiene que ver con la semejanza de una marca registrada por un tercero. 54 En cuanto al segundo presupuesto, que tiene que ver con que «si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida», la Sala procederá a examinar la prueba documental allegada con la demanda por la sociedad actora, destacando los siguientes: - Acta constitutiva de la sociedad «R.V.G.» SISTEMAS C.A. en Venezuela29 del 20 de junio de 1988: mediante la cual los señores Ramón Alberto Vera Quintero y Roberto José Guerra Boscán constituyeron la sociedad R.V.G. SISTEMAS C.A. en Venezuela, cuyo objeto social era la 2S Registro núm. 422667, para identificar productos en la Clase 9' del nomenclátor internacional, tales como: Aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos, fotográficos. cinematográficos, ópticos, de pesar. de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza: aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 27 Registro No. P-235969, para identificar productos en la clase 9' del nomenclátor internacional, tales como Para distinguir programas de ordenador, programas de ordenador registrados, programas de sistemas operativos grabados, ábacos, acopiadores de la informática, corta circuitos, circuitos impresos, discos compactos de audio y video, discos magnéticos, soportes de datos magnéticos, soporte de datos ópticos, dibujos animados, hologramas, aparatos de intercomunicación, lectores de informática, lectores de discos compactos, lectores ópticos. memorias para ordenadores y aparatos para el procesamiento de datos. 28 Folios 297 del cuaderno núm. 2 2" Folios 79 a 82 del cuaderno núm. 1 20 Radicacion: 11001-03-24-000-21:112-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de industria y Comercio venta, distribución, servicio de aparatos electrónicos, particularmente de equipos de computación, así como el diseño, venta de software, asesorías y análisis de sistemas, procesamiento de datos, suministro de tiempo del computador, transcripción de datos, entre otras cosas. - Acta Constitutiva de la sociedad Saint de Venezuela C.A.3° del 6 de septiembre de 1990, mediante la cual la sociedad R.V.G. SISTEMAS C.A. y la sociedad FIN DE SIGLO SISTEMAS C.A. (SIGLOSISTEMAS) constituyeron en la República de Venezuela la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A., la cual fue inscrita el 10 de septiembre de 1990 en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado de Zulia -Venezuela-, cuyo objeto principal es el desarrollo de programas de computación, yen general cualquier actividad mercantil lícita según las leyes venezolanas. - Contrato de cuentas en participación31, suscrito el 16 de febrero de 2001 entre Saint de Venezuela C.A.32 representada por sus directores Ramón Vera Quintero, Guillermo Rivero Higuera y Jesús Roberto Salazar Rodríguez, de una parte y de otra, TELCEL C.A (antes TELCEL CELULAR C.A.)33, por un plazo de tres (3) años contados a partir la fecha de autenticación, ampliado mediante enmienda hasta el 1' de enero de 2006. 34 - Certificado núm. P-235969 del 17 de diciembre de 2001, 35 correspondiente a la marca "SAINT", que identifica productos en la Clase 9' del nomenclátor internacional. - Acta núm. 22 de 19 de febrero de 2002 Junta Directiva de SAINT DE VENEZUELA C.A.36, mediante la cual se autorizó «A LOS DIRECTORES DE LA COMPAÑIA Y LOS REPRESENTANTES DE TELCEL PARA MOVILIZAR LA CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DE SAINT DE VENEZUELA», con el objeto de implementar las negociaciones y obligaciones derivadas del contrato de cuentas en participación. - Autenticación ante el Notario Primero de Maracaibo37, de 26 de abril de 2002, en el cual consta que el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez38 fue uno de los otorgantes de la autenticación del acta de junta de socios del 19 de febrero de 2002. 3' ) Folios 93 a 100 del cuaderno núm. 1 31 Folios 136 a 149 cuaderno núm. 1 ' sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Maracaibo inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado de Zulia 33 sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción judicial del distrito federal y estado de miranda 34 Folios 151 a 153 del cuaderno núm. 1 35 Folio 56 del cuaderno núm. 1 36 Folio 107 a 109 del cuaderno núm. 1 37 Folio 108 del cuaderno núm. 1 38 Tercero interesado en las resultas del proceso como titular de la marca «SAINT» en Colombia 21 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Acta de Asamblea General extraordinaria de R.V.G. sistemas C.A. de 26 de junio de 200839, en la cual: (i) se prorroga el término de duración de la compañía 20 años más;
(ii) se ratificó como los miembros de la Junta Directiva para el período 2008-2013 a los señores Ramón Vera Quintero, Guillermo Rivero Higuera y Jesús Roberto Salazar Rodríguez4°. - Acta de Asamblea General Ordinaria de SAINT DE VENEZUELA C.A., celebrada el 15 de julio de 20104', en la cual: (i) se aprueban los balances y estados financieros para los ejercicios 2006 a 2009, (ii) se ratifica en el cargo de comisario a la señora Luzvith Hidalgo Rodríguez para el período 2010-2015 y, (iii) se ratifican como miembros de la Junta Directiva para el período 2010- 2015, a los señores Ramón Vera Quintero, Guillermo Rivera y Jesús Roberto Salazar Rodríguez - Declaración juramentada ante el Notario Octavo de Maracaibo del 10 de noviembre de 2010,42 en la cual los señores Giomari Roshild Boscan Castellano, Annabell del Valle Leal Laguna, Euro Roberto Moronta Mata, Jeanet del Carmen Perdomo Rivas, lyanis Lucía Soto Torres, Ramón Alberto Vera Quintero y Jenireé del Valle Zuleta Rojas, dejan constancia de los hechos ocurridos el día 20 de octubre de 2010, relacionados con la sustracción sin autorización del disco duro de un computador ubicado en las instalaciones de la sociedad demandante, por parte del señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez. - Informe sin fecha y sin indicar los nombres e identificación de quienes lo suscriben, dirigido a los señores Ramón Vera y Guillermo Rivero43, en la cual relatan los hechos relacionados con la visita a las instalaciones de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. realizada por el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez, el día 20 de octubre de 2010 a las instalaciones de la sociedad actora, fecha en la cual sustrajo el disco duro del computador de Guillermo Rivero. - Documento del 22 de octubre de 2010, 44 en el cual el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez hace entrega formal del disco duro que tomó prestado el día 20 de octubre de 2010 para efectos de respaldo de datos. - Conjunto de fotografías45 tomadas en seminarios, ferias y congresos, en los que se usaba y publicaban las marcas SAINT CASA DE SOFTWARE, donde presuntamente aparece el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez en 39 Folios 116 a 117 del cuaderno núm. 1 4° Tercero con intereses en las resultas del proceso y titular de la marca «SAINT» en Colombia Folios 129 a 130 del cuaderno núm. 1 42 folios 154 a 156 del cuaderno núm. 1 43 Folios 157 a 158.
Sin fecha 44 folio 159 del cuaderno núm. 1 45 folios 163 a 164 cuaderno núm. 1 22 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio representación de la sociedad actora. Sin embargo, no se evidencia la fecha en que fueron tomadas ni acreditan el momento y lugar donde fueron tomadas.
Tampoco fue ratificada la asistencia del tercero con intereses en las resultas del proceso, razón por la cual no pueden ser objeto de valoración. - Comunicación del 2 de junio de 201146, suscrita por un apoderado del señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez y dirigida a la representante legal de Saint Center en Colombia, en la cual se le solicita a la representante de Saint Center: (i) cesar inmediatamente toda conducta constitutiva del delito de usurpación de enseña, marca y competencia desleal, (ii) recoger inmediatamente toda la publicidad que incluya nombre o enseña comercial de la marca Saint en forma física y retirar la publicidad radial, televisiva, páginas amarillas internet o afines y, (iii) suscribir documento escrito. - Demanda labora147, presentada la apoderada del señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez" contra la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A., en la cual reclama una indemnización por despido unilateral y sin justa causa, y las correspondientes prestaciones sociales correspondientes al período en el cual laboró para la sociedad actora comprendido entre el 10 de septiembre de 1990 y el 30 de julio de 2010. - Acuerdo de transacción labora149 de 6 de octubre de 2011, suscrito entre el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez y los señores Ramón Vera Quintero y Guillermo Rivero Higuera, en calidad de representantes de la sociedad mercantil R.V.G. SISTEMAS C.A., en el cual dejaron consignada la suma total a pagar y la forma de pago, por concepto de obligaciones laborales y cualquier otro pago que pudiera derivarse por concepto de utilidad, dividendo o ganancias causadas a su favor. - Homologación transacciona15° ante el Juzgado Cuarto de la Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado de Zulia el 11 de octubre de 2011. - Formulario de solicitud de registro del 22 de septiembre de 201061, de la marca cuestionada "SAINT", en el que se advierte que el correo electrónico reportado por el solicitante fue el institucional saintcenter@saintnet.com que hace parte de las cuentas de correo adscritas al dominio www.saintnet.com. 55 En atención a las anteriores pruebas documentales detalladas, la Sala encuentra probado que el señor JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ, solicitante del registro de la marca cuestionada «SAINT» no solo estuvo vinculado laboralmente 46 Folios 165 a 170 del cuaderno núm. 1 47 Folios 172 a 225 de los cuadernos núm. 1 y 2 48 Titular de la marca «SAINT» en Colombia 48 Folios 228 a 233 del cuaderno núm. 2 sc Folios 234 a 239 del cuaderno núm. 2 51 Folio 6 del cuaderno No. 1 23 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio con la sociedad actora entre el 10 de septiembre de 1990 y el 30 de julio de 2010, sino que además en virtud de ello, ocupó cargos tales como: programador, director de proyectos de sistemas de informática y miembro de la Junta Directiva de la sociedad para el período 2008-2010, lo que le permitió tener pleno conocimiento de que la sociedad actora era titular del registro de la marca «SAINT» en Venezuela, cuyo registro había sido obtenido con anterioridad al colombiano, esto es, desde el año 2001. 56 Lo anterior, conforme se desprende de: (i) la demanda laboral presentada por el señor Jesús Roberto Salazar Rodríguez contra la sociedad actora;
(ii) el acuerdo de transacción laboral; (iii) la homologación del acuerdo transaccional: (iv) el acta de Junta Directiva de SAINT DE VENEZULEA C.A. de 19 de febrero de 2002; (v) la autenticación ante el Notario Primero de Maracaibo; (vi) el Acta de Asamblea Extraordinaria de R.V.G. SISTEMAS C.A. de 26 de junio de 2008 y, (vii) el acta de Asamblea ordinaria de SAINT DE VENEZUELA C.A. de 15 de julio de 2010. 57.
Asimismo, se demostró que la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A. era titular de la marca «SAINT» (mixta), para identificar productos comprendidos en la Clase 93 de la Clasificación internacional de Niza, según se desprende del certificado núm. P-235969 expedido en la República de Venezuela. 58 Lo anterior, permite a la Sala colegir que el señor JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ, al haber fungido como empleado y miembro de la junta directiva de la sociedad actora, para el período comprendido 2008-2010, tenía pleno conocimiento de que ésta era titular del registro de la marca «SAINT» en la República de Venezuela, para productos de la citada Clase 9', 59 De lo precedente, se desprende que la conducta reprochada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, encaja dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal d), de la Decisión 486 de 2000, pues está probado que señor Jesús Roberto Salazar Rodriguez52 fue un representante del titular del registro protegido en Venezuela, esto es la marca «SAINT» que ampara productos de la Clase 9' de la Clasificación Internacional de Niza. 60.
Aunado a lo anterior, la Sala considera que el registro de la marca cuestionada, obtenido por el señor JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ. estuvo precedido de actos contrarios a la buena fe, habida cuenta que tenía conocimiento de que dicho signo era el mismo que identificaba los productos de la sociedad actora, con anterioridad a que la SIC concediera el registro solicitado53. 52 Titular de la marca «SAINT» en Colombia 53 A la misma conclusión arribó la Sala en un caso similar, puesto que se había demostrado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes de solicitar el registro de la marca allí cuestionada en Colombia, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad actora MUNICH S.L. y había manifestado el interés de fabricarlos en Colombia, situación que demostraba su actuar de mala fe.
En efecto, en esa oportunidad, se sostuvo lo siguiente: 24 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 61 Conocimiento que se deriva de haber fungido como empleado y miembro de la junta directiva de la sociedad actora, de conformidad con las pruebas documentales allegadas al expediente. que evidencian que el objetivo del SEÑOR JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ no era el de registrar el signo para proteger la función distintiva que justifica su protección, sino que su finalidad era la de causar un perjuicio injusto e ilegal a partir de un esfuerzo ajeno. 62.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca «SAINT» del tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad de la resolución demandada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 15235 de 25 de marzo de 2011, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar el registro de la marca identificada con el certificado de registro núm. 442667; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. "[ ] Ahora, sobre la mala fe, en la interpretación allegada a este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró que "las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, si tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria En esa misma interpretación, se advirtió que "el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
(..) En el sub lite, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanny García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia.
En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanny García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. [ ]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019, núm. único de radicación 2010-00448-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 25 Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00059-00 Demandante: Saint de Venezuela C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 9,,v S AL - AT. I) O L Conseje o de Esta A GARZÓN tado [E] HERIVANDWANCHEZ JSANCHEZ Consejero de E do Aclara vottl; CONSTANCIA: La presente providendia fue firmada electrónicamente por lo integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad. conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27)