Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2011-00345-00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tesis: No son nulas las resoluciones que denegaron la solicitud de patente de invención, puesto que la formulación que se pretendía patentar resultaba obvia para una persona medianamente versada en el tema a partir del estado de las técnicas preexistentes, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.
Corresponde a la Sala decidir, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, en contra de las resoluciones números 53760 de 30 de septiembre de 2010 y 17689 de 30 de marzo de 2011 mediante las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación titulada “O- CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante SIC.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG2, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda3 en virtud de la cual formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 53760 de 30 de septiembre de 2010 mediante la cual la SIC decidió negar la solicitud de patente de invención No. 04- 86944 titulada "O-CICLOPROPIL- CARBOXIANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS". 2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17689 de 30 de marzo de 2011, mediante la cual la SIC decidió el Recurso de Reposición impuesto contra la Resolución No. 53760 de 30 de septiembre de 2010, confirmando en su integridad la negación de la patente y agotando la vía gubernativa. 2.3.
Que como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, y dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo, proferir una Resolución en la que se concede la patente de invención titulada "O-CICLOPROPIL- CARBOXIANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS" con base en el último Capítulo Reivindicatorio que reposa dentro del Expediente de la solicitud de patente No. 04-086944, para las reivindicaciones que de este resulten patentables.” I.1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. El 3 de septiembre de 2004, la sociedad SYNGENTA presentó ante la SIC solicitud de patente de invención para la creación denominada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS” 2 En adelante SYGENTA. 3 Folios 300 a 329 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB03/00687. Dicha solicitud fue radicada bajo el número 04086944 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 561 de 28 de febrero de 2006, contra la cual no se presentaron oposiciones.
I.1.2.2. Mediante oficio número 8146 del 20 de junio de 2008, la SIC le informó al solicitante el resultado del examen de patentabilidad efectuado de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000. De dicho examen se concluyó que: (i) la cantidad de sustituyentes es especulativa, (ii) el método reivindicado no comprende etapas ni pasos lógicos de actividades para obtener el producto, (iii) que la palabra “halo” generaba confusión por no estar antepuesta a un nombre químico como prefijo, (iv) que no había unidad de invención porque el proceso descrito no conlleva necesariamente a la obtención de la fórmula, y (v) que la solicitud carecía de nivel inventivo debido a que en registros anteriores está sugerido el uso de compuestos similares.
I.1.2.3. La solicitante dio respuesta a las observaciones contenidas en el oficio comentado, para lo cual presentó un nuevo pliego reivindicatorio, con el fin de superar las objeciones expuestas en el examen de patentabilidad. Sin embargo, mediante oficio número 140 del 8 de enero de 2010, la SIC no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio porque introducía materia no divulgada en la solicitud original, por lo cual reiteró las objeciones del examen inicial.
Ante esta decisión, la solicitante una vez más presentó contestación intentando superar las objeciones allí presentadas. I.1.2.4. Mediante resolución número 53760 de 30 de septiembre de 2010, la SIC finalmente negó la concesión de la patente de invención a la creación titulada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”, tras advertir que aquella carecía del requisito de nivel inventivo.
Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 I.1.2.5. Contra la anterior decisión la solicitante presentó recurso de reposición con sustento en un pliego reivindicatorio considerablemente reducido en comparación con los anteriores, el cual fue resuelto mediante la resolución número 17689 del 30 de marzo de 2011, en virtud de la cual se confirmó la decisión de negar la patente de invención a la mencionada creación. I.1.3.
Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que con la expedición del acto demandado se vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. I.1.3.1. Señaló que la solicitud de patente de invención a la creación titulada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”, sí cumple con el nivel inventivo requerido, de modo que la SIC erró al negar el privilegio y se limitó a identificar elementos coincidentes entre la creación en cuestión y los documentos encontrados en el estado de la técnica, dedicándose simplemente a refutar de manera subjetiva los argumentos presentados por la solicitante, sin que se motivara técnicamente cómo se deriva de manera evidente la invención en cuestión a partir del estado del arte previo.
I.1.3.2. Afirmó que las anterioridades invocadas por la SIC no sugieren cuáles sustituyentes han de modificarse para obtener compuestos con mayor efectividad, así como tampoco divulgan ser efectivos en concentraciones bajas, como sí lo reivindica la creación negada. I.1.3.3. Explicó que, respecto de D1, aunque expone una amplia serie de compuestos usualmente usados como fungicidas, y describe compuestos que se presentan en patrones de arilo en orto sustitución, no enseña cuáles sustituyentes específicos tendrán que escogerse para proporcionar Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 una mayor efectividad en concentraciones bajas ni sugiere la presencia de un ciclopropilo sustituido en la posición orto del grupo arilo, de manera que, a través de este se demostrara una buena actividad a menores concentraciones. I.1.3.4.
Sostuvo que la SIC erró al considerar que pese a que algunos de los compuestos reclamados resultaron en la efectividad a bajas concentraciones, dicho resultado no puede extenderse a los múltiples componentes reclamados en el capítulo reivindicatorio; contrario a lo anterior, lo que debió considerarse es que los ensayos presentados con una solicitud de patente deben analizarse como resultados representativos de todo el grupo reclamado, mientras sea razonable esperar que los demás compuestos actúen de manera similar.
I.1.3.5. Informó que en el trámite administrativo proporcionó los resultados de dos (2) experimentos comparativos, cada uno de ellos comprendía a su vez dos (2) compuestos de la creación cuestionada y un (1) compuesto de la anterioridad D1. Con dichos experimentos se pretendía demostrar que, de manera independiente de las sustituciones realizadas al radical “Het”, el cual se encuentra también en D1 como radical “A”, la inserción de un grupo ciclopropilo sustituido en la posición orto del grupo arilo, como se presenta en la creación cuestionada, proporcionaría compuestos con mayor actividad en concentraciones bajas, a diferencia de los resultados que enseña D1 en donde el sustituyente es hidrógeno en lugar de ciclopropilo.
Consideró que de dicha conclusión resulta razonable afirmar que la generalidad de los compuestos indicados en la solicitud que contengan una sustitución de ciclopropilo como aquella, tendrán la misma actividad superior, y en ese orden representan un verdadero salto en la técnica. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 I.1.3.6. Sostuvo que si, en gracia de discusión, la actividad superior no pudiese ser predicada respecto de la totalidad de los compuestos reivindicados, lo que sí resulta fuera de duda es que la fórmula presentada en la reivindicación 4 deviene totalmente efectiva y constituye un reclamo independiente con nivel inventivo, de manera que corresponde otorgar el privilegio de patente por lo menos sobre aquella.
I.1.3.7. De otra parte, señaló que D2 (D3 en el examen de patentabilidad) enseña la presencia del radical arilo orto sustituido, sin embargo, no presenta tal patrón de sustitución específicamente para el grupo ciclopropilo, y en consecuencia tampoco divulga mayor actividad en concentraciones bajas. Tal resultado sorprendente no puede esperarse de D2 precisamente porque la única forma de conseguirlo es si el patrón de sustitución allí descrito se encuentra para el grupo ciclopropilo, tal como sí lo prevé la solicitud cuestionada.
I.1.3.8. Explicó que, aunque el núcleo activo de los fungicidas ya se encuentra ampliamente descrito en el arte previo, no resulta viable considerar que todos los compuestos con este núcleo actúen de manera similar, tal como se observa de la solicitud cuestionada, pues aquella sugiere un resultado sorprendente al considerar, particularmente, un grupo ciclopropilo sustituido en la posición orto del grupo arilo.
I.1.3.9. Mencionó que el Manual Andino de Patentes establece que pueden existir invenciones de selección, donde los compuestos reivindicados muestren una acción inesperada. Dichas invenciones surgen cuando se reivindica un grupo reducido dentro de un grupo más amplio ya divulgado, respecto del cual se presentan efectos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica.
A lo cual añadió que, teniendo en cuenta que el estado de la técnica en el campo de interés es tan amplio que el núcleo central ya es conocido, las diferencias Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 pequeñas en la estructura representan saltos en la técnica cuando se encuentran resultados sorprendentes como en el presente caso.
I.1.3.10. Agregó que, de cualquier forma, la consideración de la SIC sobre la generalidad de las primeras reivindicaciones no puede ser aplicable a la última reclamación presentada por la actora, pues aquella se redujo con la finalidad de superar las objeciones planteadas y aportar claridad a la regla técnica presentada, en virtud de la cual se pretende señalar que, sin importar la sustitución del radical “Het” se requiere un patrón de sustitución orto en el grupo arilo particularmente aplicado a un componente de ciclopropilo para conseguir una actividad superior del fungicida a menores cantidades.
I.1.3.11. A manera de conclusión señaló lo siguiente: i) Ningún documento del arte previo sugiere el uso de una sustitución específica en la posición orto del anillo aromático comprendida por un grupo ciclopropilo a su vez sustituido; y ii) El núcleo 2-ciclopropilfenil-4H- pirazol-a-carboxamida es comúnmente usado en compuestos de tipo fungicida, por lo que pequeños cambios específicos que presenten actividad sorprendente, llevan a un salto en la técnica, como sucede en el presente caso.
I.1.3.12. Finalmente, sostuvo que en varios países se ha otorgado patente de invención a la creación cuestionada, lo cual demuestra que aquella posee la aptitud para obtener el derecho, pues cumple con los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda señalando lo siguiente4: Señaló que, como resultado del examen de patentabilidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, se encontró que la invención en estudio no cumplía el requisito de nivel inventivo, pues un experto medio en la materia puede llegar de manera obvia a lo allí divulgado a partir de los conocimientos integrantes del estado del arte anteriores a la fecha de la prioridad invocada, de tal forma que la materia reivindicada no proporciona ningún efecto técnico inesperado o sorprendente.
Explicó que la materia denegada comprende no solo unos pocos compuestos, sino que posee un alcance mucho mayor, es decir, se reclamaron por lo menos más de cincuenta compuestos, de modo tal que el capítulo reivindicatorio nunca cumplió con el requisito de concisión, según lo exige el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000. Señaló que los estudios presentados durante la actuación administrativa muestran una diferencia cuantitativa en un modelo biológico especifico, sin embargo, dicha diferencia no corresponde a un salto cualitativo en la técnica el cual se pueda entender como el efecto técnico inesperado que valide la inventiva de los múltiples compuestos denegados.
Presentó el siguiente cuadro comparativo entre la solicitud cuestionada y los documentos que conforman el estado del arte posterior a la fecha de prioridad: 4 Folios 342 a 355 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Explicó que en las anterioridades ya se encontraba reportado el núcleo estructural de carboxamida, y ya se conocía su actividad como fungicida.
Por lo tanto, las anterioridades citadas sí sugieren al técnico medio en la materia la forma como puede realizarse las sustituciones reivindicadas sobre un núcleo conocido, particularmente, tendría motivación suficiente para plantear un radical ciclopropilo opcionalmente sustituido en la posición orto del radical fenilo, con la clara expectativa de éxito de lograr actividad fungicida mejorada.
En ese sentido, sostuvo que ese nuevo diseño de patrón estructural no es producto de una actividad creativa, pues fue sugerido en el estado del arte; además, dicho patrón no provocó un salto cualitativo en la técnica, dado que como era de esperarse se sigue obteniendo compuestos derivados de carboxamidas con actividad fungicida. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 De ese modo, señaló que el técnico medio podría sintetizar algunos patrones estructurales sugeridos, pero no específicamente reportados, y ensayar su actividad fungicida en un modelo biológico particular, para observar las variaciones de actividad y escoger la de mejor resultado.
Por lo tanto, consideró que los compuestos denegados son producto de una optimización rutinaria en la labor del experto medio y no pueden ser considerados un efecto técnico inesperado y sorprendente, pues se trata de mejoras sobre una actividad ya conocida. Mencionó que el estado del arte no tiene necesariamente que hacer referencia al mismo problema técnico, en tanto que la materia no cambia según su aplicación, porque entonces se podría correr el riesgo de proteger la misma materia dependiendo de su utilidad, lo cual no resulta en materia que pueda ser patentable, pues de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 486 de 2000, los usos están excluidos de patentabilidad.
Concluyó señalando que la patente de invención propuesta no proporciona ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, dado que ese comportamiento era el esperado según lo divulgado en el estado del arte, pues allí se enseña no solo el núcleo estructural de carboxamidas con su actividad fungicidas (D1) sino también la adición del radical ciclopropilo opcionalmente sustituido con los mismos compuestos descritos en la solicitud cuestionada (D3), a partir de lo cual, un técnico medio en la materia lograría plantear específicamente sustituciones sobre ciclopropilo en busca de mejorar la actividad fungicida.
Finalmente, advirtió que, aunque la reivindicación 4, que se supone limitó el compuesto reclamado, no resulta dependiente de la reivindicación 1, es esta última la que define el objeto y alcance de la invención. Con todo, la reivindicación 1 se encuentra constituida por más de 100 compuestos reclamados, de manera que no se cumplió con el requisito de concisión en la solicitud de patente.
Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. LAS PRUEBAS DECRETADAS Mediante auto de 21 de marzo de 2013 se decretaron las siguientes pruebas5: I.3.1.
De la parte demandante: Se decretaron como pruebas las documentales aportadas, el testimonio de la señora María Josefa Martínez Cordón6, y el dictamen pericial a rendir por la experta en química Gloria Stella Matallana Rodríguez quien aceptó el cargo, pero no acreditó las calidades requeridas para realizar el dictamen. En consecuencia, se ofició a varias instituciones de educación superior para que remitiera lista de profesionales en la materia, sin que se obtuviese la información solicitada por parte del despacho.
Por lo anterior, se advierte que la parte actora desistió del dictamen pericial solicitado como prueba en los siguientes términos7: “El presente desistimiento surge ante la imposibilidad de encontrar en Colombia una persona idónea para resolver las pruebas dentro del proceso de acción de nulidad de la referencia. Como bien se ha informado por parte de ese Despacho, no se encontró en la lista de auxiliares de la justicia un experto en el área tecnológica a la que pertenece el invento, que cuente con estudios de doctorado en Química, así como también experiencia en síntesis de agroquímicos.
De igual manera, tanto la Universidad Nacional de Colombia como la Universidad Industrial de Santander informaron que no cuentan con profesores expertos en el campo técnico mencionado.” I.3.2. De la parte demandada: 5 Folios 266 y 267 del expediente físico de la referencia. 6 Según la solicitud presentada por la actora, el testimonio se requirió con el fin de obtener una consideración técnica de la profesional en química con experiencia en química agrícola, sobre el nivel inventivo de la creación cuestionada. 7 Folio 423 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Se decretaron como pruebas las documentales aportadas por la SIC. I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 28 de marzo de 2017, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión8.
I.4.1. La SIC presentó alegatos de conclusión9, reiterando los planteamientos realizados en la contestación de la demanda. I.4.2. La demandante reiteró los argumentos planteados con la demanda10. I.4.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial11 núm. 184-IP-2016, en la cual señaló lo siguiente: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada dado que la patente de invención solicitada fue denegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Concepto de invención y requisitos de 8 Folio 440 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 441 a 452 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 453 a 464 del expediente físico de la referencia. 11 Folios 425 a 438 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 patentabilidad: novedad, nivel inventivo y estado de la técnica. 2) Nivel inventivo y estado de la técnica. 3) Invenciones de selección. 4) Proscripción del análisis tipo “hindsight” o “ex post facto”. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1.
LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 53760 de 30 de septiembre de 2010 y 17689 de 30 de marzo de 2011, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”, y se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, cuyos textos son del siguiente tenor: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: La Sala deberá determinar si son nulos los actos administrativos que negaron el privilegio de patente de invención a la creación denominada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”, por carecer de nivel inventivo, por cuanto desconocen lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000.
Para el efecto, y en consideración a los antecedentes expuestos, resulta necesario establecer, en primer lugar, cuál era el problema técnico que se invocó solucionar a través de la invención objeto de negación. Dilucidada dicha cuestión, deberá precisarse si la invención así planteada se deriva de forma clara y directa del estado de la técnica disponible antes de la fecha de la prioridad invocada o si, por el contrario, representa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica pertinente y, por ende, cumple con el requisito del nivel inventivo necesario para el otorgamiento de la patente pretendida.
II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO Para resolver el problema jurídico planteado la Sala se referirá al problema técnico objeto de la invención cuya patente se pretende, examinará los argumentos expuestos en los actos administrativos acusados y, en atención a los cargos de la demanda, valorará las pruebas practicadas en la actuación. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 II.4.1. En primer lugar, de la revisión de los antecedentes administrativos12 aportados por la demandada, se tiene que en el acápite de descripción de la solicitud de patente se dijo: Así, conforme fue presentada la solicitud, la demandante pretendía que se le otorgara el privilegio de patente de invención sobre un compuesto ciclopropilazol carboxamidas ortosustituidas con actividad principalmente fungicida que resulta superior a menores cantidades de aplicación. Según se dijo en la descripción: “[…] Los compuestos de fórmula (1) se pueden emplear en el sector agrícola y áreas relacionadas de uso, como 12 Disponibles en el documento denominado “CUADERNO ANTECEDENTES(.pdf)NroActua74” en el índice número 74 en SAMAI.
Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 ingredientes activos para el control de plagas de 29 plantas. Los nuevos compuestos se distinguen por su excelente actividad a bajas proporciones de aplicación, por ser bien tolerados por las plantas y por ser seguros para el ambiente.
Poseen propiedades curativas, preventivas y generales muy convenientes, y se usan para proteger numerosos cultivos de plantas. Los compuestos de fórmula 1 se pueden utilizar a fin de inhibir o destruirlas plagas en plantas o partes de plantas (frutos, flores, hojas, tallos, tubérculos, raíces) de diferentes cultivos útiles, mientras que, al mismo tiempo, protegen las partes de las plantas que crecen más tarde, por ejemplo, contra microorganismos fitopatógenos […]”13.
En consonancia con lo anterior, en los actos administrativos acusados se determinó el objeto de la invención de la siguiente forma14: 13 Folios 78 y 79 del cuaderno de antecedentes administrativos. 14 Página 2 de la resolución número 53760 de 30 de septiembre de 2010. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 II.4.2. Ahora bien, en las resoluciones acusadas números 53760 de 30 de septiembre de 2010 y 17689 de 30 de marzo de 2011, la SIC determinó que el anterior problema técnico ya había sido resuelto a través de compuestos con actividad fungicida a partir de carboxamidas y componentes del grupo ciclopropilo opcionalmente sustituidos mediante un patrón de orto sustitución ya conocido, de manera que las reacciones de la formula reivindicada en la invención eran evidentes para una persona medianamente versada en la materia.
Así, a partir de las anterioridades D1 y D2 (D3 en el examen de patentabilidad), explicó: (i) Que D115 divulgaba una fórmula de un compuesto con actividad fungicida en donde R2 es un cicloalquilo (ciclopropilo16), y R3 puede ser alquilo, opcionalmente sustituido con halógeno. (ii) Que D217 (D3 en el examen de patentabilidad) divulgaba una fórmula de un compuesto con actividad fungicida donde A es un arilo18 ortosustituido19 opcionalmente sustituido con hidrogeno, y cicloalquilo (ciclopropilo) opcionalmente sustituido con alquilo o fenilo, y X es oxígeno. (iii) Que las anterioridades sugieren entonces estructuras químicas de tipo carboxamidas20 con actividad fungicida con un radical del grupo ciclopropilo (D1), y un grupo arilo con patrón de sustitución orto (D2).
(iv) Que el estado del arte previo a la fecha de prioridad sugiere los compuestos reivindicados en la solicitud cuestionada; entonces, a partir 15 Documento US 5,330,995 titulado “Analide derivatives and their use for combating botrytis”. 16 Cicloalcano en el grupo alquilo. 17 Documento WO 0153259 titulado “Pyrrolecarboxamides”. 18 Cualquier grupo funcional o sustituyente derivado de un anillo aromático. 19 Patrón de sustitución en hidrocarburos aromáticos.
Pueden ser sustitución orto, sustitución meta, sustitución para. 20 Compuesto químico perteneciente al grupo de los fungicidas inhibidores de la respiración mitocondrial del hongo. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 de estas enseñanzas y mediante una investigación rutinaria que involucra ensayar diversos posibles sustituyentes conocidos en el área de los fungicidas, una persona del oficio normalmente versada en la materia hubiese podido conseguir una actividad fúngica superior con una menor aplicación al plantear el radical arilo orto-sustituido particularmente sobre el grupo ciclopropilo.
(v) Que el capítulo reivindicatorio denegado resulta en una descripción generalizada y demasiado amplía en la que se reclaman aproximadamente 50 compuestos, de manera que la materia de invención incumple con el requisito de concisión previsto por la norma comunitaria. (vi) Que el pliego reivindicatorio limitado se presentó con el recurso de reposición formulado en contra de la resolución 53760 de 30 de septiembre de 2010, y en tal sentido, superó la oportunidad establecida para realizar limitaciones en la solicitud, cual es en cualquier momento del trámite y con anterioridad a la fecha de expedición del acto administrativo que decide la solicitud.
(v) Que en dicho pliego reivindicatorio limitado se aportaron estudios respecto de cuatro (4) compuestos preferidos en los que se obtuvo actividad fungicida superior a bajas concentraciones, sin embargo, no es admisible concluir que todos los demás compuestos reivindicados (aproximadamente 50) tendrán la misma actividad obtenida. (vii) Que, en todo caso, el estudio de patentabilidad corresponde únicamente a la formula (i) reivindicada con la solicitud en la que se reclaman aproximadamente 50 componentes, pues los acápites que delimitaron la materia se presentaron por fuera del término dispuesto para ello.
Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 (viii) Que, en definitiva, la solicitud de patente cuestionada se encuentra ausente de nivel inventivo, pues resulta obvia para un experto con conocimientos medios en el campo de la química, a partir de las enseñanzas dispuestas en el estado de la técnica en donde se divulgan estructuras químicas de tipo carboxamidas con actividad fungicida con un radical del grupo ciclopropilo (D1), así como un grupo arilo con patrón de sustitución orto (D2).
II.4.3. A este respecto, la actora señaló que la conclusión de la demandada deviene errada, pues la materia reclamada resulta distinta de lo sugerido en el arte previo, particularmente, en punto de la presencia del sustituyente ciclopropilo en la posición orto, el cual permite mayor actividad fungicida a menor aplicación, para lo cual presentó ensayos de laboratorio.
En ese sentido, en su demanda la parte actora sostuvo lo que a continuación se transcribe: “[…] Los compuestos de la presente invención son un grupo muy específico y reducido de aquellos divulgados por D1, y de ninguna manera son sugeridos por dicho arte previo como superiores por ser efectivos en concentraciones bajas. ¿Dónde acaso en las anterioridades citadas se indica que pueden existir compuestos con mayor efectividad en dosis bajas? ¿Dónde en las anterioridades citadas se indica cuáles sustituciones deben hacerse para obtener compuestos con mayor efectividad en dosis bajas? La respuesta es: en ninguna parte, reforzando la conclusión que los compuestos de la presente invención son no solo novedosos sino comprenden nivel inventivo.
Contrario a lo establecido por la SIC, el documento D1, aunque expone una serie amplia de compuestos usados como fungicidas, de ninguna manera indica qué sustituyentes específicos tendrían que escogerse para proporcionar una mayor efectividad en concentraciones bajas. Adicionalmente, aunque se describen compuestos que presentan un arilo orto-sustituido, nunca se sugiere que la presencia de un ciclopropilo sustituido en dicha posición orto del arilo pudiera generar compuestos activos que demostraran de manera sorprendente una buena actividad a menores concentraciones a las normalmente usadas. […] En cuanto a D2, como lo señala el Examinador en la Resolución de confirmación de la negación de la presente invención, este documento enseña la presencia del radical arilo orto-sustituido, pero en ningún Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 momento enseña que la sustitución misma del ciclopropilo es absolutamente requerida para proporcionar superioridad en la actividad fungicida. La SIC parece no entender que la sustitución específica requerida en el grupo ciclopropilo, en ningún momento evidenciada por el arte previo, pero descrita por la solicitud en litigio, conlleva a un efecto sorprendente.
Esta actividad superior no se esperaría, puesto que supuestamente el núcleo activo de los fungicidas de esta familia ya se encuentra ampliamente descrito en el arte previo, por lo que podría esperarse que todos los compuestos con este núcleo actuasen de manera similar, lo cual definitivamente no es el caso, como lo demuestra únicamente la presente invención. De lo anterior resulta que la solicitud en litigio, significa claramente un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, porque aunque existe un amplio estado de la técnica que define los compuestos fungicidas, algunos divulgando compuestos con núcleos iguales, con esta invención se encontraron características específicas no antes evidenciadas, como que la presencia de la sustitución específica del grupo arilo en la posición orto con un grupo ciclopropilo a su vez sustituido, presenta una actividad fungicida mucho mayor a bajas concentraciones.
Esto significa que se encuentra un núcleo más específico que el existente, obteniéndose compuestos capaces de tener dicha actividad fungicida a bajas concentraciones, característica ideal para este tipo de sustancias. Adicionalmente, como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los inventos constituyen una derivación del estado de la técnica, pero sin que ésta resulte de manera evidente.” Ahora bien, del testimonio rendido por la experta en química María Josefa Martínez Cordón se advierten las diferencias y semejanzas entre los procesos descritos en D1 y D2 respecto de la solicitud de patente en cuestión, en el siguiente sentido: “[…] PREGUNTADO POR EL DESPACHO: A partir de la revisión de los documentos referidos cuál es el concepto técnico suyo sobre si los mencionados compuestos podían derivar o no del estado del arte.
CONTESTÓ: Dentro de todas las posibilidades que se describen en el estado del arte, pensaría que estructuralmente un pequeño grupo de compuestos coincide únicamente con el documento D1, dentro del que presenta un gran número de estructuras y la patente presenta también un amplio número de estructuras que no serían coincidentes. […] PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio, durante sus exámenes de patentabilidad fue afinando el arte previo en su último examen solo cita el documento denominado D1, por Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 favor indíquele al Despacho, en su calidad de experta, qué divulga el documento de patente US 5330995, citado como anterioridad dentro del trámite de la solicitud de patente objeto del presente caso y denominado D1. Explique por favor. CONTESTÓ: En el documento se presenta una serie de compuestos con actividad fungicida derivados de una molécula markhus que es la carboxianilida, esta carboxianilida, puede estar sustituida en el grupo carboxilo por un sustituyente denominado A, que en el documento se propone como hasta ocho compuestos ciclados, algunos de ellos con heteroatomos como sustituyentes (azufre, nitrógeno, oxigeno).
Y proponen también diferentes sustituyentes en el grupo bencllico de la anilida, que, por lo general, son cadenas de diferente longitud de alquinos, alquenos, alcanos, cicloalcanos, entre otros que, a su vez, pueden estar sustituidos por halógenos u otros radicales carbonados. […]”. (resaltados de la Sala). Del testimonio practicado es posible reforzar la afirmación según la cual D1 enseña un compuesto carboxamida con cadenas sustituyentes del grupo alquinos, alquenos, alcanos y cicloalcanos (a este último pertenece el ciclopropilo), que a su vez pueden estar sustituidos, opcionalmente, con halógeno, tal como lo señalan los actos administrativos acusados.
Entonces, es a partir de lo anterior que resulta posible advierte la coincidencia en punto de los compuestos que presenta la solicitud cuestionada respecto de las sugerencias que se encuentran en el estado de la técnica, particularmente en lo ateniente a la presencia de un cicloalcano como el ciclopropilo. Por otra parte, sobre el pronunciamiento de la testigo en relación con la actividad fúngica que divulga D1, la experta señaló lo siguiente: “[…] PREGUNTADO: Por favor indíquele al Despacho si en su opinión existe alguna sugerencia en D1 sí o no, o seria obvio a partir de D1 sí o no, o se derive evidentemente a partir de D1 sí o no, que cualquiera de los compuestos de D1 que NO fueron probados en los ejemplos allí descritos tuviese alguna actividad fungicida del 95% o más a niveles de concentración aproximadamente de 300 ppm, de 200 ppm, de 100 ppm o menos. Explique por favor.
CONTESTÓ: De ninguna forma se puede derivar a partir de D1 que los compuestos que ellos presentan, pero no fueron probados, puedan tener una actividad superior al 95% a dosis de 300 ppm o inferiores, ya que en D1 se muestra claramente que cuando se disminuye la concentración de 1000 ppm a 500 ppm, hay una disminución de la efectividad contra el Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 hongo y eso nos lleva a pensar que esa efectividad seguirá disminuyendo proporcionalmente a la disminución de la concentración de uso […]. PREGUNTADO: Por favor indíquele al Despacho en su calidad de experta, luego de ponerle de presente la respuesta al segundo auto de fondo, y en particular en referencia las 2 tablas comparatives incluidas en dicha respuesta, si podría derivarse o no de manera evidente o ser obvio o no, a partir de D1, que los compuestos de la presente invención allí ilustrados como 2.36, a 4.1 y 4.20, tendrían la efectividad que se indica en las tablas comparativas mencionadas.
Explique por favor. Para lo cual se le pone de presente las tablas incluidas en la citada respuesta vista folios 82 y 83 del expediente. CONTESTÓ: Con base a lo presentado en el documento D1 no se puede derivar ni es obvio que la actividad de los compuestos ilustrados en las tablas iba a ser del 100% a concentraciones de 300 o menos ppm, ya que en D1 se indica que cuando la concentración disminuye de 1000 a 500 ppm, la eficacia disminuye del 100% al 95%, lo cual sugiere que, a dosis inferiores, la disminución de la eficacia será proporcional a la disminución de la concentración. […]”.
De las precisiones técnicas que presenta la experta hasta ese punto de la diligencia, resulta posible afirmar que D1 enseña que ante una menor concentración de aplicación del fungicida se observa una disminución de la efectividad contra el hongo, lo cual, según consideró, sugiere que dicha efectividad continuará disminuyendo proporcionalmente a la mengua de la concentración de uso.
Por su parte, la solicitud cuestionada reclama una actividad fúngica superior a menor aplicación del compuesto. Ahora bien, en cuanto a la sugerencia de D1 de cara a las reivindicaciones formuladas con la solicitud de patente cuestionada, para la experta “[…] No hay ninguna sugerencia en D1, ni es evidente a partir de D1, qué modificaciones realizar para obtener compuestos diferentes a los que se presentan en D1 que tuvieran una eficacia superior al 95% en concentraciones de 200 ppm o inferiores, ya que el documento indica que para los compuestos por ellos probados, la eficacia es igual al 95% a 500ppm y 100% a dosis superiores de 1000ppm […]”.
Adicionalmente, señaló que “[…] Normalmente las moléculas plaguicidas se escogen para que tengan una gran selectividad y especificidad sobre determinado centro activo del metabolismo Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 del organismo objeto de la actividad biocida, en este caso, actividad fungicida.
La selectividad o especificidad depende en la gran mayoría de las ocasiones de pequeños cambios estructurales en las moléculas fungicidas, de modo que en numerosas ocasiones moléculas que son químicamente y estructuralmente iguales, pero que son, por ejemplo, isómeros de posición o estereoisómeros, no tienen la misma actividad o eficiencia por la imposibilidad de unirse al centro activo […].
Es por ello imposible predecir cómo sustituyentes nuevos afectaran la actividad fungicida.” (destacado de la Sala). En este punto, resulta importante recordar que la SIC en la contestación de la demanda señaló que “el efecto técnico encontrado solo demuestra una mejora producto de una actividad rutinaria y únicamente para cuatro compuestos en particular en un modelo biológico determinado, además ese comportamiento es producto de un patrón estructural claramente sugerido desde las anterioridades citadas.
Se llama la atención, una vez más, en cuanto a que la sustitución de un ciclopropilo opcionalmente sustituido en la posición orto del grupo fenilo, se presenta como característica técnica fundamental de las ya conocidas carboxamidas fungicidas.” (destacados fuera del texto original). De otro lado, las respuestas dadas por la parte demandante a los requerimientos de la SIC en sede administrativa, particularmente el que presentó mediante oficio 04-086944-00009-0000 de 20 de mayo de 201021 en réplica a los requerimientos de fondo de la SIC y en el que presentó ajustada la solicitud de patente de invención, se observa lo siguiente: “Tal como se argumentó en la respuesta anterior, los compuestos estructuralmente más cercanos del documento D1 son los compuestos de número 10.50 y 9.50 en estos compuestos, el grupo A en pirazolilo (compuesto número 10.50) o tiazolilo (compuesto número 9.50) y el sustituyente R es un grupo ciclopropilo no sustituido.
Por otro lado, la 21 Folio 152 a 158 del cuaderno de antecedentes del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 única diferencia estructural entre dichos compuestos y los compuestos de la presente invención es la presencia de un sustituyente en el grupo ciclopropilo.
Para demostrar que los compuestos de acuerdo a la invención son superiores que los compuestos del documento D1, me permito presentar ejemplos biológicos comparativos en los cuales la actividad fungicidas de los compuestos 10.50 y 9.50 de D1 se comparan con la de los compuestos de acuerdo a la presente invención. […] Este ejemplo muestra la actividad fungicida superior de ambos compuestos de acuerdo con la reivindicación 1.
En efecto, se demuestra que el componente 2.36 y el compuesto A son más efectivos para el control de Puccinia Reconbdita a niveles de aplicación de 20ppm y 6ppm, mientras que el compuesto 10.50 de acuerdo a D12 es totalmente inefectivo a dichas concentraciones. […] Este ejemplo también muestra que la actividad fungicida superior de los compuestos de la presente invención. En efecto, los compuestos 4.20 y 4.1 son capaces de controlar Puccinia Rocondita a un nivel de aplicación de 20pmm, mientras que el compuesto 98.50 de acuerdo a D1 es totalmente inefectivo a esta concentración. Concluyendo, si el sustituyente del grupo ciclopropilo de los compuestos de la presente invención es reemplazado por hidrógeno (como en D1) la actividad fungicida del compuesto se reduce drásticamente.
La información biológica comparativa proporciona muestra que sorprendente e inesperadamente ante la presencia de un anillo ciclopropilo sustituido como los compuestos den la presente invención conlleva a una actividad sustancialmente mejorada. […]”. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 De las anteriores transcripciones se puede establecer, por una parte, que la sociedad demandante sustituye un compuesto de la estructura biológica de las anterioridades citadas, esto es, aplica el patrón de sustitución orto en el grupo arilo particularmente sobre la partícula ciclopropilo, no obstante, continuó utilizando la estructura base de la anterioridad D1 y obtiene un producto fungicida más efectivo.
Pues bien, para la Sala resulta posible colegir, en primer lugar, que la solicitud de patente cuestionada contiene componentes sugeridos tanto en D1 como en D2 (antes D3), pues tal como lo señaló la experta, D1 presenta un compuesto con actividad fungicida en el que se encuentra presente un cicloalcano que al igual de la invención reclamada se trata de ciclopropilo, que a su vez, incluyen un patrón de sustitución de tipo orto para el grupo arilo que ya se encuentra divulgado en el estado del arte, particularmente en el D2 (antes D3), que puede ser aplicable a la partícula ciclopropilo.
En ese escenario, es dable considerar que, el núcleo principal reclamado por la demandante se deriva de forma clara del estado de la técnica. Dicha conclusión puede observarse con claridad al realizar una comparación de los elementos esenciales contenidos en los documentos que constituyen las anterioridades registradas y la patente solicitada, tal como lo presentó en su contestación la SIC, así22: 22 Folio 347 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Al margen de las conclusiones ya señaladas, valga la pena mencionar que es cierto que de las muestras presentadas con la solicitud de patente, y solo respecto de algunas de las muchas formulaciones revindicadas, se observa una actividad fungicida superior a menores cantidades de aplicación de la sustancia, particularmente al emplear un patrón de sustitución de tipo orto en el grupo arilo de forma especial sobre el ciclopropilo; no así de las enseñanzas que muestran D1 y D2 (antes D3), pues en estricto sentido, aquellas no presentan actividad fungicida superior a menor aplicación. De modo que, tal como lo advierte la actora, es cierto que en el estado del arte previo no se encuentra de manera explícita una fórmula de compuesto carboxamida con acción fúngica, que tenga como resultado mayor actividad a menor aplicación empleando un grupo arilo orto- sustituido sobre ciclopropilo.
Con todo, también es cierto que los conocimientos técnicos principales en virtud de los cuales se cimentó la solicitud de patente de invención sobre la creación “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 FUNGICIDAS”, a saber, una (i) composición de carboxamida con actividad fúngica, (ii) que incluye en su compuesto ciclopropilo y (iii) un patrón de sustitución de tipo orto en el grupo arilo, posiblemente sobre un cicloalcano, sí se encuentran sugeridos en el estado del arte previo a la fecha de prioridad de la invención. Ahora, en relación con la actividad fungicida que propone la solicitud cuestionada, debe agregarse que, como se advirtió aunque D1 y D2 (antes D3) no exponen en sentido estricto una actividad fúngica superior a menores concentraciones de aplicación de la sustancia, esta Sala debe aclarar que la ausencia de este resultado en el arte previo a la fecha de prioridad solo permite afirmar que la invención reclamada, en gracia de discusión, puede llegar a ser novedosa, en tanto que no se encuentra descrito de manera suficiente y autónoma en un antecedente; sin embargo, dicha premisa resulta insuficiente para acreditar la altura inventiva, pues este requisito de patentabilidad se erige en orden a determinar sí, precisamente, de las sugerencias halladas en el estado de la técnica, un experto medio puede llegar de forma obvia a la misma conclusión que presenta la regla reclamada.
II.4.4. En definitiva, para la Sala los principales componentes de la materia revindicada en cuestión se encuentran sugeridos en el arte previo a la fecha de prioridad de la solicitud, de manera que aquellos se traducen en enseñanzas que lograrían ilustrar a un experto medio para llegar de manera obvia a la solución reclamada por la demandante.
Por lo tanto, la solicitud de patente de invención a la creación denominada “O- CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS” se encuentra ausente de altura inventiva. Ello es así pues, a partir del conocimiento sobre la actividad fungicida que se logra de compuestos carboxamidas los cuales incluyen un cicloalcano (D1), y que, a su vez, proponen un patrón de sustitución de tipo orto en Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 el grupo arilo (D2), un experto con conocimientos medios en el campo de este interés podría considerar, con un porcentaje alto de éxito, aplicar dicho patrón de sustitución particularmente sobre un cicloalcano como lo es el ciclopropilo, logrando así una actividad superior a una medida de aplicación menor, tal como lo reclama la solicitud de patente en cuestión. En ese sentido, la obviedad del resultado que propone la solicitud en cuestión se advierte, particularmente, de la aplicación de técnicas como: (i) intercambio de materiales sugeridos en el estado de la técnica, por otros igualmente conocidos, como en el presente caso se cambió la orto- sustitución del grupo arilo sobre hidrogeno (D2) por ese mismo patrón de sustitución a un cicloalcano conocido como lo es el ciclopropilo (D1), y (ii) la selección de alternativas probables en el ejercicio de rutina de pruebas de laboratorio prueba y error.
Esta última técnica fue señalada por la experta en química en su declaración, cuando afirmó que “[…] Normalmente las moléculas plaguicidas se escogen para que tengan una gran selectividad y especificidad sobre determinado centro activo del metabolismo del organismo objeto de la actividad biocida […], además, aquella técnica rutinaria de selectividad también puede verse con claridad de las extensas pruebas de laboratorio que conforman la memoria descriptiva y reivindicatoria que se presentó en virtud de la solicitud de patente cuestionada, en las que respecto de algunos compuestos el resultado arrojó actividad superior a menor aplicación, y para otros no. Por todo lo dicho, se colige que la actividad fungicida superior a menor aplicación de la sustancia que propone la solicitud cuestionada a partir del empleo de una partícula de ciclopropilo orto-sustituida en el grupo arilo, no se instituye en un resultado sorprendente que a su vez pueda ser considerado como un salto en la tecnología de los fungicidas a partir de carboxamidas, en tanto que, como se advirtió con anterioridad, el estado del arte en el campo de interés ya había enseñado, tanto fungicidas a partir de carboxamidas que incluyen un componente de Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 ciclopropilo, como la aplicación del patrón de sustitución de tipo orto en el grupo arilo respecto de una partícula de hidrogeno; de manera que a partir de tales conocimientos, una persona del oficio normalmente versada en la materia, pudiese inferir que cambiando hidrogeno por un cicloalcano como lo es el ciclopropilo lograría el mismo resultado descrito en la solicitud cuestionada.
En concordancia con lo anterior, para la Sala la combinación de las características reivindicadas por la actora, aunque optimizada por Sygenta Participations AG para mejorar la actividad fungicida, no representa un salto cualitativo inesperado sino una mera optimización basada en conocimientos preexistentes. Finalmente, en este punto se destaca el criterio respecto del nivel inventivo que reiteró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que emitió para el presente asunto, en virtud del cual corresponde tener en consideración que “[…] La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo”.
II.4.5. De otra parte, se observa el alegato de la actora en virtud del cual señaló que, si bien su solicitud coincide en cuanto a los componentes divulgados en el estado de la técnica, su propósito es reclamar una formulación especifica que surge de una más general, de modo que se trata de una patente de selección. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial emitida en este proceso referente al nivel inventivo cuando se trata de invenciones de selección, señaló lo que a continuación se transcribe: “[…] 3.2.
Las invenciones de selección están referidas a aquella materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica, en el cual sus características no se encuentran descritas expresamente. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 3.3.
En el mismo sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente: " la Asociación Intencional para la Propiedad Intelectual (AIPPI) define la invención de selección como una invención que es idéntica a la Invención de la técnica anterior excepto por lo menos en un elemento constituyente que es expresado como una especie, mientras que el elemento constituyente correspondiente en la invención de le técnica anterior es el género.
Estas invenciones de selección pueden estar dadas por un compuesto químico o también pueden comprender incorporaciones específicas que son seleccionadas dentro de un rango más amplio de características numéricas y que reivindican un rango numérico limitado. 3.4. Sobre el análisis de nivel inventivo en el caso de invenciones de selección, el Tribunal considera pertinente adoptar los criterios plasmados en el Manual Andino de Patentes, que respecto de este tema señala lo siguiente: “ tienen nivel inventivo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada.
Asimismo, es necesario que todos los compuestos que entran en la formula presenten nivel inventivo. Esto quiere decir que, si el nivel inventivo se base en un efecto técnico, todos los compuestos posibles que la fórmula Markush tienen que presentar nivel inventivo. Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicación no se presenta ese efecto (por ejemplo, por el tipo de sustituyente que hace insoluble o toxico el compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces no habría nivel inventivo en todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush y el solicitado tendría que restringir a aquellos compuestos que si presentan actividad.
En el caso de productos intermedios, que se utilizan para la producción de compuestos inventivos y que no presentan por sí mismos un nivel inventivo, se consideran inventivos si contribuyen estructuralmente al producto final inventivo y esa contribución es responsable al menos de una de las características que diferencian el producto final del estado de la técnica.
Si el intermedio es un compuesto que se utiliza en un proceso inventivo su nivel inventivo se puede derivar de su contribución al proceso. Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar si se sumaran los efectos o actividades de componentes tornados por separado… […] Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 3.6. La Oficina Europea de Patentes ha redactado sus propias Directrices para analizar las invenciones de selección, definiendo las selecciones que serán consideradas inventivas y no inventivas, de la siguiente manera: (…) Selecciones evidentes o no inventivas i) La invención consiste simplemente en elegir entre un determinado número de alternativas igualmente apropiadas. ii) La invención consiste en la elección de determinados… parámetros dentro de una gama limitada de posibilidades, y resulta claro que dichos parámetros podrían ser determinados por pruebas de rutina o mediante métodos habituales de investigación. iii) Es posible llegara la invención mediante la simple extrapolación directa de la técnica conocida. iv) La invención consiste simplemente en seleccionar determinados compuestos o composiciones químicas dentro de grupo extenso, [en el que] los compuestos que resulten de dicha selección no se describen ni se presentan como compuestos con propiedades interesantes que no hubieran tenido los compuestos mencionados en el estado de la técnica, o se los describe como compuestos con propiedades interesantes respecto de los compuestos indicados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son tales que una persona capacitada en la técnica de que se trate esperaría encontrarlas en dichos compuestos, y por lo tanto, es probable que él mismo se vea conducido a realizar dicha selección.” (resaltados fuera del texto original).
En consecuencia, de acuerdo con el concepto emitido por el Tribunal Andino de Justicia, para determinar el nivel inventivo de patentes de selección se debe analizar sí: i) los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior, ii) que el resultado sea inesperado o sorprendente y, iii) que todos los compuestos que entran en la formula presenten nivel inventivo y por ende que la invención no se derive naturalmente del estado de la técnica.
De este modo, el nivel inventivo se acreditaría cuando un experto en el tema no pudiera deducir de manera obvia el producto nuevo partiendo del estado de la técnica conocida. Ahora bien, si en gracia de discusión se afirmara que la solicitud cuestionada responde a la naturaleza de una patente de selección en tanto que con ella se pretenden reclamar una formulación especifica que surge de una más general, lo cierto es que ello no es óbice para exigir el Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 cumplimiento de los requisitos de patentabilidad como lo son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Ahora bien, la demandante pretende se le conceda la patente de invención por cuanto los compuestos reivindicados consiguen un efecto fungicida superior a menor proporción de aplicación; no obstante, de las conclusiones presentadas se arriba a la consideración que las anterioridades citadas revelan los posibles sustitutos de los compuestos principales, con los cuales se puede llegar, mediante un ejercicio de laboratorio rutinario, al mismo resultado reclamado.
Entonces, en cuanto a la altura inventiva, la conclusión sería la misma a la cual ya descendió esta Sala, esto es, que no se encuentra acreditada de la solicitud de patente cuestionada, principalmente porque: (i) de las enseñanzas presentes en el estado del arte previo a la fecha de prioridad de la solicitud un experto con conocimientos medios en la materia puede reemplazar un compuesto conocido por otro igualmente conocido y obtener una actividad superior a menor aplicación, y en ese orden, (ii) dicho resultado reclamado no resulta sorprendente ni se traduce en un salto en la tecnología de interés. II.4.7.
Por otra parte, la actora señaló que, aunque la formulación (i) que se intentó reivindicar deviene extensa, y que, en criterio de la SIC aquella se encuentra ausente de concisión, lo cierto es que se presentó escrito mediante el cual se modificó el capítulo reivindicatorio haciéndolo más específico y concreto, en virtud del cual, también se observan los resultados reclamados sobre la actividad superior fungicida a menor aplicación de la sustancia, pero respecto de todos los compuestos.
Al respecto, la Sala considera que la actora no puede pretender que una modificación al capítulo reivindicatorio que presenta una materia distinta a la inicialmente reclamada sea tenida en cuenta con posterioridad al Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 periodo correspondiente al examen de patentabilidad, pues de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, aunque las modificaciones pueden presentarse en cualquier momento del trámite, “[…] aquella no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.
Con todo, tal como lo consideró la SIC, como solo algunos compuestos de la extensa formulación que se presentó inicialmente lograron presentar la actividad fungicida superior a menor concentración, lo cierto es que dicho resultado no puede ser extendido a los compuestos reivindicados respecto de los cuales no se predicó de manera técnica tal efecto.
Sin embargo, aunque respecto de aquellos compuestos sí se considera la actividad reclamada por la actora, como lo advirtió esta Sala a párrafos superiores, ese resultado no fue sorprendente ni constituye un salto en la técnica, pues a partir de las enseñanzas presentes en el estado del arte previo a la fecha de reivindicación, una persona normalmente versada en la materia, pudo conseguir el mismo efecto o, incluso, mejorado a partir de la sustitución de partículas allí sugerida.
II.4.8. Además de lo dicho, de la revisión del expediente no se advierten elementos probatorios suficientes que le permitan a la parte actora desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, los cuales desarrollan de manera técnica los argumentos que llevaron al examinador a considerar la falta de nivel inventivo de la patente de invención denominada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS” que, por una parte, señalaban que la anterioridad D1 proporcionaba unas enseñanzas acerca de los compuestos de tipo carboxamidas que incluyen un cicloalcano como el ciclopropilo, y, por otra parte, que las enseñanzas de la anterioridad D2 (antes D3) eran claras y suficientes para poder plantear que el radical arilo orto-sustituido unido al grupo arilo, además de ser una sustitución comúnmente utilizada en estructuras tipo carboxamidas con efectos Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 fungicidas, sugería con suficiencia a una persona medianamente versada en la materia, que aplicando ese patrón de sustitución particularmente a una partícula ciclopropilo, obtendría actividad fungicida superior a menor aplicación de la sustancia. Dicha conclusión se extrae, particularmente, porque la actora, aunque solicitó la práctica de un dictamen pericial, desistió de aquel ante las respuestas de las instituciones educativas en las que ponían de presente no contar con profesionales para resolver el cuestionamiento técnico.
En oportunidades anteriores esta Sección ha descendido a la misma consideración ante la falta de una prueba técnica de tal importancia como lo son los dictámenes periciales, veamos23: “En este contexto, para la Sala es claro que el actor no probó que la administración haya incurrido en alguna irregularidad al negar la solicitud de patente y como ello es así, esta Corporación no tiene más remedio que dar por ciertos los argumentos técnicos y científicos de que se valió la Superintendencia para señalar que las reivindicaciones que pretendían patentar la sociedad Smithkline Beecham P.1.c. carecen de novedad y nivel inventivo, requisitos necesarios concurrentes para otorgar la patente.” II.4.9.
Finalmente, en relación con el argumento de la actora según el cual varios países han otorgado la patente de invención a la creación cuestionada, lo que permite demostrar que aquella cumple con los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, debe recordarse que cada oficina de patente es autónoma, por lo tanto, el hecho de que se haya concedido el privilegio de patente en un determinado país, no impone la concesión en otro país, conforme lo ha explicado esta Sala en oportunidades anteriores24.
Es por ello que, independientemente de los criterios adoptados por oficinas 23 Consejo de Estado: Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014. Radicado 11001-03-24-000-2005-00164-01. Actor: SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA 24 Al respecto consultar: Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 15 de diciembre de 2023; radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01; Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT; M.P. Oswaldo Giraldo López. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 extranjeras, corresponde a la Oficina Nacional realizar el examen de patentabilidad de la solicitud para establecer si la creación cumple o no con los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial necesarios para el reconocimiento del derecho.
A este respecto, en oportunidades anteriores el Tribunal comunitario ha dilucidado en relación con el principio de independencia de las oficinas de patentes para tomar las decisiones respecto de las solicitudes que buscan la obtención del privilegio, en el siguiente sentido: “[…] 7. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se funda en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que las secciones III y IV de la Decisión 344 regulan el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.
Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones […]”25. Por lo anterior, para esta Sala no resulta de recibo tal argumento de la actora, pues la sola invocación de las patentes concedidas en el extranjero no resulta suficiente para desvirtuar la constatación realizada por la Oficina Nacional, argumento que, además, se encuentra respaldado por el principio de independencia y soberanía que le asiste.
II.4.10. CONCLUSIÓN Por todo lo anterior, es posible colegir que, a partir de las enseñanzas existentes en el estado del arte previo a la fecha de prioridad de la solicitud cuestionada, una persona mediamente versada en la materia podría considerar que aplicando un patrón de sustitución orto del grupo 25 13-IP-2010. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 arilo sobre la partícula de ciclopropilo, lograría conseguir un fungicida de tipo carboxamida con una actividad superior a menor aplicación de la sustancia para eliminar el hongo. De manera que, esta Sala encuentra que, en el caso en análisis, la solicitud de patente de invención a la creación titulada “O-CICLOPROPIL- CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS” presentada por la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, no cumplió con el requisito de altura inventiva establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, no se logra desvirtuar lo concluido por la SIC en los actos acusados, en relación con la decisión de denegación de dicho privilegio, la cual se adoptó de conformidad con el ordenamiento jurídico y atendiendo a las complicaciones técnicas de la solicitud, por lo que no resultó violatorio de los artículos 14 y 18 ibidem invocados por la actora.
II.4.11. Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP26, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas. 26 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. Radicación: 11001-03-24-000-2011 00345 00 Demandante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.