CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020100018400 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Coéxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Peláez Hermanos S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Reiteración Jurisprudencial.
Se confirman los actos cuestionados porque la parte demandante no desvirtuó su presunción de legalidad. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Coéxito S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27646 de 24 de octubre de 2006, 34379 de 14 de diciembre de 2006 y 52291 de 16 de octubre de 2009.
I.
ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Coéxito S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27646 de 24 de octubre de 2006, “Por la cual se 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 decide una solicitud de registro de marca” y 34379 de 14 de diciembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución núm. 52291 de 16 de octubre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” que identifica productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Peláez Hermanos S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 27646 de fecha 24 de octubre de 2006, proferida por la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 06-038174.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 34379 de fecha 14 de diciembre de 2006, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 27646 de fecha 24 de octubre de 2006.
TERCERO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 52291 de fecha 16 de octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución No. 27646 de fecha 24 de octubre de 2006. CUARTA: Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de perjuicios, a favor de COEXITO S.A., por la expedición de los actos administrativos demandados, en la cuantía que resulte probada en el presente proceso.
QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene el archivo definitivo del expediente administrativo No. 06-038174 y se le prohíba a la Superintendencia de Industria y Comercio ordenar registros de la marca TAXI; para distinguir productos de la clase 9ª internacional, a favor de terceras personas, en tanto se encuentre vigentes títulos de registro de la marca TAXI, a favor de COEXITO S.A. SEXTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 SEPTIMA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]” Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante. 4.
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 24 de abril de 2006 el registro de la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Que la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial y fue objeto de oposición por la parte demandante con base en sus marcas mixtas “POWER TAXI” y “TAXI DRIVER” registradas en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que la Jefe de Signos Distintivos por medio de la Resolución núm. 27646 de 24 de octubre de 2006, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” para distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
Que la parte demandante presentó recurso de reposición y apelación contra la Resolución núm. 27646 de 24 de octubre de 2006. 4.5. Que la jefe de Signos Distintivos por medio de la Resolución núm. 34379 de 14 de diciembre de 2006 resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27646 de 24 de octubre de 2006 y conceder el recurso de apelación. 4.6.
Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución núm. 52291 de 16 de octubre de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27646 de 24 de octubre de 2006. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 5.
La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 5.1. Estimó como vulnerados los artículos 135 literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, pues la marca posteriormente registrada carece de distintividad y es confundible con las marcas de su propiedad previamente registradas. 5.2.
Indicó respecto del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 que la marca “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” no cumple con la condición de distintividad y genera confusión con respecto a la marca “POWER TAXI” previamente registrada. 5.3. Adujo con referencia al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que la marca “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” está conformada por tres palabras, encontrándose que las palabras PELAEZ HERMANOS están escritas de manera casi imperceptible en su etiqueta y que la parte del signo que cobra mayor relevancia es la partícula TAXI que corresponde a una marca que registró con anterioridad. 5.4.
Recalcó que la mayor distintividad de las marcas cotejadas recae sobre la partícula TAXI, por lo que su uso exclusivo de la misma recae en la parte demandante por el registro previo de su marca “POWER TAXI”. 5.5. Mencionó que la palabra TAXI respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza no indica ninguna característica de dichos productos y que, por tanto, no puede considerarse como un signo descriptivo. 5.6.
Expresó que la partícula TAXI de forma independiente, y con mayor razón dentro del conjunto marcario POWER TAXI, constituye un signo arbitrario y cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000 para ser registrada como marca. 5.7. Adujo que existe coincidencia conceptual entre las expresiones POWER y SUPER, lo cual aumenta la posibilidad de confusión. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 5.8.
Recordó que existen varias marcas de su propiedad previamente registradas con la expresión POWER TAXI en las clases 1ª, 4ª, 7ª, 9ª, 12, 17, 18, 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.9. Argumentó que en la Republica del Perú, es el único titular de la marca TAXI respecto de los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Contestación de la demanda 6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Que la marca “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva, y por lo mismo cumple con los requisitos para ser registrada como marca. 6.2.
Que las diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas son evidentes, lo que determina que al no ser semejantes o similares no generen confusión en los consumidores. 6.3. Que la pronunciación de las marcas enfrentadas es totalmente diferente, sin que la coincidencia en la palabra TAXI determine alguna similitud desde el punto de vista fonético. 6.4.
Que entre las marcas “POWER TAXI”, “TAXI DRIVER” y “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” no existen semejanzas que generan confusión, razón por la cual el consumidor puede diferenciarlas en el mercado. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Interpretación Prejudicial y alegatos de conclusión 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 8. El Despacho Sustanciador mediante auto de 22 de mayo de 2025: i) ordenó dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado; ii) corrió traslado para alegar; y iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. 8.1.
La parte demandante y la parte demandada guardaron silencio en esta etapa procesal. 8.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 9. El agente del Ministerio Público, en su concepto, consideró que no existen elementos de juicio para declarar la nulidad de los actos administrativos que fueron objeto de la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 10. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; y v) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 11. De acuerdo con el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo3 sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 3 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 12.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 13. Los actos acusados son los siguientes: 13.1. La Resolución núm. 27646 de 24 de octubre de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 13.2.
La Resolución núm. 34379 de 14 de diciembre de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27646 de 24 de octubre de 2006 y concedió el recurso de apelación. 13.3. La Resolución núm. 52291 de 16 de octubre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27646 de 24 de octubre de 2006.
El problema jurídico 14. De acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, el problema jurídico consiste en determinar: 14.1. Si las resoluciones núms. 27646 de 24 de octubre de 2006, 34379 de 14 de diciembre de 2006 y 52291 de 16 de octubre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS”, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 15.
La Sala precisa que si bien se dio aplicación al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado respecto del literal b) del artículo 135 ibidem, este no se incluirá en el problema jurídico pues el presente caso trata sobre la eventual confusión entre signos y no sobre la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. 16.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Interpretación Prejudicial 208-IP-20206 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 17. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136, literal a), norma invocada como violada por la parte demandante.
“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] “. Análisis del caso concreto 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 18.
De conformidad con los marcos normativos antes desarrollados y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 19. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: Marca cuestionada SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS (mixta) Titular: Peláez Hermanos S.A. Certificado núm: 370133 Clase 9: “dispositivos de pilotaje automático, para chispas; pilas eléctricas, galvanizadas y solares, y especialmente, baterías de ánodos, de encendido y eléctricas.”.
Marcas previamente registradas POWER TAXI (mixta) Titular: Coéxito S.A. Certificado núm: 243863 Clase 9: “todo tipo de baterías, acometidas de líneas eléctricas; acoplamientos eléctricos; acidómetros para acumuladores; cajas de acumuladores; acumuladores eléctricos; aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, acumuladores eléctricos para vehículos; alarmas.”.
TAXI DRIVER 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 (mixta) Titular: Coéxito S.A. Certificado núm: 299069 Clase 9: “todo tipo de baterías, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos; acidómetros para acumuladores, cajas de acumuladores; acumuladores eléctricos; aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, acumuladores eléctricos para vehículos; alarmas..” 20.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y figurativas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 21.
De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22.
Esta Sección7, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”8. 7 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 23.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”9. 24.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”10. 25. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS”, concedida para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 26.
Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y unas marcas mixtas previamente registradas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 27.
En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” concedida y las marcas mixtas “POWERTAXI” y “TAXI DRIVER”, “previamente registradas en su conjunto, resulta evidente que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en sus mentes, al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar los productos de que se trate. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 10 Ibidem. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 28.
Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. a) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. b) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”11. 29.
Adicionalmente, en el caso concreto se analizará si la expresión POWER de una de las marcas opositoras es de uso común, y lo tendrá en cuenta al momento de realizar el cotejo. 30. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen12. 31. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201413, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014.
C.P. María Elizabeth García González. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 32. En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 11 de noviembre de 202114, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 33.
Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”15. 34.
No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”16.
(Destacado fuera del texto) 35. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección17, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 16 Ibidem. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 36.
De conformidad con lo expuesto, respecto de la expresión “POWER”, que hace parte de una de las marcas opositoras, la Sala observa que es de uso común para los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, porque es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 37.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada18. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición del acto acusado: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE NICKELODEON ROCKET POWER VIACOM INTERNATIONAL INC. 244950 9 THE POWER OF MOBILITY TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 239280 9 POWERPLAY INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 238458 9 38.
Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, el cotejo puede hacerse considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor19. 18www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 3 de septiembre de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 39. Partiendo de lo anterior, la Sala considera que la expresión POWER es de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se excluirá del cotejo marcario. 40.
De otro lado, si bien es cierto que la imagen que hace parte de la marca cuestionada aparece las letras PH, esta no se incluirá en el cotejo marcario teniendo en cuenta que esta es la sigla del titular de la marca, y que de la verificación de la solicitud de registro se observa que dicha sigla no fue incluida en la denominación solicitada. 41.
Así mismo, no se tendrá en cuenta la abreviatura S.A. y el el símbolo ® de la marca cuestionada, la primera en cuanto corresponde societario utilizado para identificar la naturaleza jurídica de la empresa y, la segunda, al tratarse de un símbolo que tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. 42.
En cuanto a la marca opositora “POWER TAXI”, esta se encuentra acompañada de la expresión SPEED TEAM la cual es explicativa y no se incluirá en el respectivo cotejo. 43. Ahora, respecto de la otra marca opositora “TAXI DRIVER”, la expresión “12 MESES DE GARANTIA” es explicativa, por lo que igualmente no se incluirá en el cotejo marcario. 44.
Así mismo, las marcas cotejadas comparten la expresión TAXI, la cual resulta inapropiable y es descriptiva para los productos que se pretende distinguir en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues esta se refiere a un vehículo automotor y es perfectamente posible que los dispositivos y baterías sean usados en esta clase de vehículos. 45.
Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas ““TAXI” y “TAXI DRIVER” previamente registradas y la marca “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” posteriormente registrada. Cotejo entre la marca “TAXI” y la marca SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS”. Comparación Ortográfica 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 46.
El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 47. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA S U P E R T A X I P E L A E Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H E R M A N O S 15 17 18 19 20 21 22 23 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA T A X I 1 2 3 4 48.
La Sala advierte que la marca previamente registrada “TAXI” está compuesta de una palabra, con dos (2) vocales y dos (2) consonantes); mientras que el signo distintivo solicitado “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” está compuesto por tres (3) palabras, diez (10) vocales y trece (13) consonantes. 49. En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en la partícula TAXI, la marca posteriormente registrada “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” contiene las expresiones SUPER, PELAEZ y HERMANOS las que le otorgan un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 50.
En efecto, la Sala considera que las expresiones SUPER, PELAEZ y HERMANOS, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.
Comparación Fonética 51. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS – TAXI SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS – TAXI SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS – TAXI 52.
La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus raíces es totalmente diferente.
Comparación Ideológica 53. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”20, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 54.
En el caso sub examine, la Sala encuentra que la expresión TAXI de la marca previamente registrada es definida como “Automóvil de alquiler con conductor, generalmente provisto de taxímetro”21, siendo una expresión universal. 55. En tanto las expresiones que hacen parte de la marca posteriormente registrada, encontramos que SUPERTAXI es una expresión de fantasía al no tener significado en el idioma español; la palabra PELAEZ es un apellido, y la expresión HERMANOS está definida como “Persona o animal que tiene común con otra u otro el mismo padre y la misma madre, o solo uno de ellos”22. 56.
De otro lado, la Sala considera que la marca “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” en su conjunto es de fantasía, por lo que no puede haber cotejo en el aspecto ideológico. 57. En este sentido, la Sala encuentra que entre las marcas cotejadas no existe similitud ideológica, en tanto que los signos no evocan una misma cosa, característica o idea. 58.
De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “TAXI” y la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Cotejo entre la marca “TAXI DRIVER” y la marca SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS”. Comparación Ortográfica 59. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su 21 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/colombiano. Consultado el 11 de septiembre de 2025. 22 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/colombiano. Consultado el 11 de septiembre de 2025. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 60.
La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA S U P E R T A X I P E L A E Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H E R M A N O S 15 17 18 19 20 21 22 23 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA T A X I D R I V E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61.
La Sala advierte que la marca previamente registrada “TAXI DRIVER” está compuesta de dos palabras, con cuatro (4) vocales y seis (6) consonantes; mientras que el signo distintivo solicitado “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” está compuesto por tres (3) palabras, diez (10) vocales y trece (13) consonantes. 62. En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en la partícula TAXI, la marca posteriormente registrada “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” contiene las expresiones SUPER, PELAEZ y HERMANOS las que le otorgan un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 63.
En efecto, la Sala considera que las expresiones SUPER, PELAEZ y HERMANOS, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que 21 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.
Comparación Fonética 64. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS – TAXI DRIVER SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS – TAXI DRIVER SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS – TAXI DRIVER 65.
La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disimiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus raíces es totalmente diferente.
Comparación Ideológica 66. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”23, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 67.
En el caso sub examine, la Sala encuentra que la expresión TAXI de la marca previamente registrada es definida como “Automóvil de alquiler con conductor, generalmente provisto de taxímetro”24, siendo una expresión universal. De otro lado, 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 24 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/colombiano. Consultado el 11 de septiembre de 2025. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 DRIVER es una expresión en idioma inglés, la cual no debe considerarse de conocimiento de los consumidores y, por ende, es de fantasía, 68.
En tanto las expresiones que hacen parte de la marca posteriormente registrada, encontramos que SUPERTAXI es una expresión de fantasía al no tener significado en el idioma español; la palabra PELAEZ es un apellido; y la expresión HERMANOS se define como “Persona o animal que tiene común con otra u otro el mismo padre y la misma madre, o solo uno de ellos”25. 69.
En este sentido, la Sala encuentra que entre las marcas cotejadas no existe similitud ideológica, en tanto que los signos no evocan una misma cosa, característica o idea. 70. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “TAXI DRIVER” y la marca “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 71.
De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” y la marca mixta “TAXI DRIVER” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 25 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/colombiano. Consultado el 11 de septiembre de 2025. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 72. La Sala considera que comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” y las marcas mixtas opositoras “POWER TAXI” y “TAXI DRIVER” de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 73.
En suma, la Sala estima, respecto del cotejo entre la mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” y las marcas las marcas mixtas opositoras “POWER TAXI” y TAXI DRIVER”, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta “SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS”no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro.
Conclusión 74. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca mixta ““SUPERTAXI PELAEZ HERMANOS” cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas mixtas opositoras POWER TAXI” y TAXI DRIVER, cuyo titular es la parte demandante. 75.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 27646 de 24 de octubre de 2006, 34379 de 14 de diciembre de 2006 y 52291 de 16 de octubre de 2009, y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020100018400 Condena en Costas 76.
Conforme al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.