11001032400020170017500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00175-00 Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA TESIS: EL SEÑOR EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, A TRAVÉS DE UNA PERSONA AUTORIZADA PARA ELLO, PROBÓ EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA MIXTA “DUMONT”, CON REGISTRO NÚM. 406778 EN EL COMERCIO, ÚNICAMENTE RESPECTO A SU FORMA DENOMINATIVA, PUES CON ELLO NO RESULTA ALTERADO SU CARÁCTER DISTINTIVO Y SE MANTIENEN SUS ELEMENTOS ESENCIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PREDOMINANTE EN DICHO SIGNO ES EL NOMINATIVO.

DE AHÍ, QUE LA GRÁFICA, COMO ELEMENTO SECUNDARIO, NO PUEDE AFECTAR EL USO CORRECTO DEL REGISTRO CONCEDIDO. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Es nula la Resolución núm. 89018 de 22 de diciembre de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la cancelación total del certificado de registro núm. 406778 de la marca mixta “DUMONT”, para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de noviembre de 2015, la sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “DUMONT”, que distinguía 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en la clase 342 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, de la cual era titular. 2°: Que una vez la SIC corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que el signo “DUMONT” (mixto) había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso, esto es, durante el período comprendido entre el 11 den noviembre de 2012 y el 11 de noviembre de 2015 e inclusive durante períodos anteriores. 3º: Que mediante la Resolución núm. 29652 de 20 de mayo de 2016, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, el director de Signos Distintivos de la SIC denegó la cancelación total por no uso del registro de la marca mixta “DUMONT”, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Sostuvo que contra la citada disposición la sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el superintendente delegado para la 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] tabaco o puros y cigarrillos. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Propiedad Industrial que, mediante la Resolución núm. 89018 de 2016, revocó la decisión inicial y, en consecuencia, canceló totalmente el registro de la marca “DUMONT” en la clase 34 de la citada Clasificación. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir la resolución acusadas, violó los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, en concordancia con el artículo 40 del CPACA, por interpretación errónea, por cuanto, a su juicio, no tuvo en cuenta que el elemento principal y preponderante de la marca cuestionada cancelada, “DUMONT”, es el nominativo, respecto del cual, precisamente, sí se ha demostrado su uso, razón por la cual sí se encuentra usando dicho signo conforme fue registrado.

Adujo que la parte gráfica de la marca “DUMONT” está compuesta por una cajetilla de cigarrillos desdoblada, la cual resulta accesoria o secundaria en el signo, por lo que el aspecto principal del mismo debe ser la expresión “DUMONT”, debido a que en ella es en la que se encuentra la fuerza expresiva de la palabra. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que de acuerdo con las certificaciones expedidas por el revisor fiscal y las facturas de ventas aportadas al proceso sus productos comercializados con la marca “DUMONT” son tabacos puros o cigarrillos.

Indicó que no es cierto que esté usando una marca distinta a la que fue registrada solo porque no demostró el uso de la parte gráfica que compone a la marca mixta cuestionada, toda vez que con las pruebas allegadas al proceso sí probó que el signo “DUMONT” ha sido usado en el período relevante para los productos para los cuales se registró, en la cantidad y modo que normalmente corresponde.

Mencionó que dicho uso lo demostró a través de su autorizada, esto es, la sociedad PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A. - PRONALCI S.A.-, pues aportó varias facturas comerciales a su nombre en las que se muestran ventas nacionales e internacionales, que incluyen países miembros de la Comunidad Andina. Explicó que no le era posible aportar pruebas que demostraran publicidad de la marca cuestionada, toda vez que en Colombia existe una Ley que prohíbe a las empresas de tabaco promocionar, publicitar o realizar patrocinios con marcas que distingan cigarrillos o tabacos. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que, a su juicio, no tiene sentido que al momento de expedir facturas se incluya la parte gráfica de la marca cuestionada, la cual consiste en una cajetilla desarmada de cigarrillos, pues ha sido la costumbre que únicamente se incluya la parte nominativa de dicho signo. Arguyó que las variaciones que presentaba la marca cuestionada en las pruebas allegadas son secundarias, por lo que no debió cancelarse totalmente el signo “DUMONT” en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que la entidad demandada aceptó que sí había demostrado el uso de la expresión “DUMONT”.

Que la SIC al expedir la Resolución acusada, violó los artículos 5º, literal c) del Convenio de París; y 14, 15, 16 y 17 de la Ley 1335 de 2009, por falta de aplicación, toda vez que dicha entidad hizo caso omiso en cuanto a que el elemento principal de la marca cuestionada es el denominativo “DUMONT” y no su parte gráfica, la cual es accesoria.

Que las mencionadas normas de la Ley 1335 le prohíben hacer promoción, publicidad o patrocinio de su marca, pues con dicha 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co normativa, se busca la prevención de daños a la salud de menores de edad, población no fumadora y también estipula políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados.

Que la SIC, al expedir la Resolución acusada, violó los artículos 164, 165, 176 y 177 del Código General del Proceso, habida cuenta que basó su decisión en la aparente falta de prueba de la etiqueta de la marca cuestionada, ignorando, a su juicio, una Ley de orden nacional que no requiere prueba alguna, en la que se le prohíbe publicitar marcas relacionadas con la comercialización de tabaco.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas vigentes en materia marcaria. Agregó que el actor demostró el uso de una marca diferente a la que fue registrada, por lo que resultaba procedente cancelar totalmente el registro de “DUMONT”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseveró que en el siguiente cuadro se advierten las diferencias sustanciales entre la marca efectivamente utilizada y aquella que fue registrada4: Que no se requiere mayor esfuerzo para determinar que una marca no coincide con la otra; y que el actor no allegó prueba alguna que demostrara el uso de la marca “DUMONT” junto con su aspecto gráfico, tales como elementos publicitarios, empaques o cualquier otro tipo de prueba en el que aparezca la marca de naturaleza mixta y no como erradamente demostró el uso de una marca nominativa.

Mencionó que: i) el análisis de una marca mixta se debe efectuar respecto de la totalidad de los elementos que la componen, es decir, nominativos y gráficos; ii) la marca mixta protege la totalidad de dichos elementos, por lo que es obligatorio su uso en la forma en como fue solicitada; y iii) no se puede hacer una separación de sus elementos 4 Folio 86 del cuaderno físico principal. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con el fin de afirmar que se puede soportar el uso real y efectivo de la marca, respecto de pruebas que sustentan el uso de una totalmente distinta.

Afirmó que los cambios no sustanciales o secundarios que se introduzcan a la marca al momento de ser usada no deben afectar su distintividad y, por lo tanto, no se afecta su identidad; y que, en el caso concreto, es posible observar dichas diferencias que son sustanciales. Indicó que las pruebas aportabas, tales como facturas y certificaciones, daban cuenta del uso de la marca “DUMONT” en su aspecto nominativo y, por consiguiente, en un signo diferente al que fue registrado inicialmente.

II.2. La sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, las pruebas allegadas por el actor no demuestran el uso de la marca mixta “DUMONT” conforme fue registrada, ya que las alteraciones que éste realizó al momento de dar uso a dicho registro fueron sustanciales y no accesorias. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que no obra en el plenario ni una sola prueba que acredite el uso de la marca objeto de cancelación en la que se evidencie la etiqueta de la marca, aspecto éste que es sustancial, toda vez que la marca objeto de cancelación se conforma por la expresión “DUMONT” acompañada de una figura rectangular con cuadrículas que reivindican colores, como se advierte en la siguiente imagen5: III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 10 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, 5 Folio 70 del cuaderno físico principal. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas7 y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 89018 de 22 de diciembre de 2016, mediante la cual la SIC canceló totalmente el registro de la marca “DUMONT” (mixta) a nombre del señor EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, por interpretación errónea; 5, literal c), numeral 2, del Convenio de París; y 14, 15, 16 y 17 de la Ley 1335 de 21 de julio de 2009, por falta de aplicación. 7 Cabe señalar que, mediante auto de 11 de marzo de 2022, el Despacho se abstuvo de decidir en esta etapa procesal sobre la excepción denominada “Caducidad de la acción de nulidad relativa”, formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, debido a que no se encontraba enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que la misma será resuelta en la sentencia que ponga fin al proceso. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que ninguno de los documentos aportados da razón del criterio cualitativo, es decir, la obligación de usar la marca tal y como fue registrada. Por el contrario, analizando las facturas y certificaciones aportadas, éstas se refieren a una marca “DUMONT”, pero que parece ser nominativa, de manera que se extrañan en el expediente otras pruebas que permitan apreciar los elementos figurativos que acompañan a tal expresión y que corresponde a la marca registrada. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2- El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que las pruebas aportadas por parte del señor EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, no demuestran de manera efectiva el uso de la marca tal y como se tiene registrada según el certificado núm. 406778 y, por consiguiente, la decisión emitida en la Resolución núm. 89018 del 26 de diciembre de 2016, es la correcta.

Mencionó que es el elemento figurativo de la marca objeto de controversia “DUMONT” sobre el cual recae la fuerza distintiva del conjunto marcario y por ello aquel es el que será reconocido por el consumidor como la marca del producto. IV.3- El actor insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que los argumentos por los cuales la SIC canceló la marca “DUMONT” (mixta), a su juicio, carecen de fuerza argumentativa y omiten a su vez aplicar los preceptos jurídicos contenidos en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, interpretando erróneamente dichas normas, pues quedó demostrado mediante las facturas, certificaciones y demás pruebas documentales que reposaban en el expediente administrativo núm. 10-026369, que la marca sí se encontraba en uso, pues los productos que ella distingue fueron puestos en el comercio y estaban disponibles en el 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mercado de la forma en la que la ley permite su comercialización y publicidad.

Que la expresión “DUMONT”, que hace parte de la marca mixta cancelada, constituye el elemento característico o determinante, pues tiene la fuerza expresiva de la palabra que es la pronunciable y preponderante en el signo. Precisó que la SIC se abstuvo de seguir los lineamientos dados en un proceso de cancelación, en tanto: i) no verificó ni revisó con detalle que la marca objeto de cancelación sí ha sido utilizada real y efectivamente dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se solicitó la cancelación; ii) se abstuvo de tener en cuenta los parámetros cuantitativos y cualitativos de conformidad con los usos del sector económico relevante y las características de mercado pertinente, y iii) omitió su deber de comprobar que no se presentaran motivos justificantes de la falta de uso, ni casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran haber causado la falta de uso de la marca, en este caso, el aspecto de la etiqueta, pues de haber cumplido con esta obligación, no sólo no hubiese motivado su decisión basado en dichos de la parte solicitante de la cancelación, sino que además habría verificado que la publicidad de los productos 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para los cuales se registró la marca “DUMONT” (mixta) se encuentra expresamente prohibida por la Ley 1335 de 2009.

IV.4- En esta etapa procesal, el agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170017500, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. 8 Proceso 253-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante la Resolución núm. 89018 de 22 de diciembre de 2016, canceló totalmente el registro, por no uso, de la marca mixta “DUMONT”, con el certificado núm. 255.113, cuyo titular era el actor, para identificar “[…] tabaco o puros y cigarrillos […]”, productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que ésta había sido utilizada diferente a la manera como fue registrada y, por ello, contenía cambios sustanciales que impedían demostrar su uso en el mercado.

Al respecto, el actor alegó que la SIC no tuvo en cuenta que el elemento principal y preponderante de la marca cuestionada cancelada, “DUMONT”, es el nominativo, respecto del cual, precisamente, sí se ha demostrado su uso, razón por la cual sí se encuentra usando dicho signo conforme fue registrado. Adujo que la parte gráfica de la marca “DUMONT” está compuesta por una cajetilla de cigarrillos desdoblada, la cual resulta accesoria o secundaria en el signo, por lo que el aspecto principal del mismo debe ser la expresión “DUMONT”, debido a que en ella es en la que se 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra la fuerza expresiva de la palabra.

Por su parte, la SIC indicó que el actor demostró el uso de una marca diferente a la que fue registrada, por lo que resultaba procedente cancelar totalmente el registro de “DUMONT”. Que no se requiere mayor esfuerzo para determinar que una marca no coincide con la otra; y que el actor no allegó prueba alguna que demostrara el uso de la marca “DUMONT” junto con su aspecto gráfico, tales como elementos publicitarios, empaques o cualquier otro tipo de prueba en el que aparezca la marca de naturaleza mixta y no como erradamente demostró el uso de una marca nominativa.

En igual sentido se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues adujo que las pruebas allegadas por el actor no demuestran el uso de la marca mixta “DUMONT” conforme fue 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada, ya que las alteraciones que éste realizó al momento de dar uso a dicho registro fueron sustanciales y no accesorias.

Aseguró que no obra en el plenario ni una sola prueba que acredite el uso de la marca objeto de cancelación en la que se evidencie la etiqueta de la marca, aspecto éste que es sustancial, toda vez que la marca objeto de cancelación se conforma por la expresión “DUMONT” acompañada de una figura rectangular con cuadrículas que reivindican colores.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 253-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la interpretación prejudicial núm. 426-IP-2022, en las que se interpretaron los artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. […].” Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si el uso que se le dio en el mercado a la marca 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “DUMONT” (mixta), cuestionada, obedeció o no a la forma en que aquella fue registrada.

Es decir, en los términos de la demanda, la cuestión que debe definirse no es si la marca referida se usó o no en forma real y efectiva en los términos de que trata la normativa comunitaria, sino si el uso que en efecto se dio en el mercado a la marca “DUMONT” (mixta), no obedeció a la forma en que fue registrada. Sobre este asunto, el Tribunal en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso, sostuvo lo siguiente: “[…] 5.2.

El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 5.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 5.4.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 5.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 5.6.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 5.7.

Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca LA ESPAÑOLA (mixta) en su conjunto. […]”. (Destacado fuera de texto). De los apartes transcritos de la interpretación prejudicial se colige que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para establecer lo anterior, la marca objeto de controversia es como se muestra a continuación: MARCA MIXTA REGISTRADA9 Certificado de registro núm. 406.778 Respecto de la etiqueta de la marca cuestionada, “DUMONT”, la Sala precisa que, de acuerdo con la Resolución de concesión de la misma, esto es, la núm. 44574 de 25 de agosto de 2010, las expresiones “AZUL”, “NEGRO”, “BLANCO” y “GRIS” hacen alusión a los colores reivindicados en la etiqueta y, por lo tanto, no hacen parte de la denominación de dicho signo. 9 Folio 12 del cuaderno principal. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclarado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si el actor ha usado la marca mixta “DUMONT” tal y como fue registrada, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación10, esto es, en el período comprendido entre el 11 de noviembre de 2012 y el 11 de noviembre de 2015, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

En ese orden, de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se destacan las siguientes: -. Certificación expedida por el señor EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, titular de la marca “DUMONT”, de fecha 21 de diciembre de 2015, en la que declara que ha autorizado a la sociedad PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA – PRONALCI S.A., a hacer uso de dicha marca, identificada con el registro núm. 406.778, para identificar tabacos, puros y cigarrillos; y que dicha empresa se encuentra autorizada para producir, comercializar y exportar los productos que identifica esa marca a los países que considere conveniente.11 10 La solicitud de cancelación de la marca “DUMONT” fue presentada el 11 de noviembre de 2015 por la sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA 11 Folio 26 del anexo núm. 1. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co -.

Certificación de fecha 23 de diciembre de 2015, expedida por la señora MARTHA ISABEL VESGA BADIILO, en su calidad de revisora fiscal de PRONALCI S.A., en la que informa que:12 Junto con dicha certificación, allegó la siguiente relación de facturas: 12 Folios 27 a 32 del anexo núm. 1. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co -. 30 copias de facturas expedidas por PRONALCI S.A., a diferentes clientes, tales como RANCHOS Y LICORES EL GATO GP, MARÍA IRMA CANCINO GALVIS, GENNY PAOLA HERNÁNDEZ PRADA, PROCESADORA NACIONAL CIGARRILL (sic), ALFONSO ACEVEDO DÍAZ, GUSTAVO ACEVEDO CÁCERES, COOVOPRESIM LTDA, entre otros, acompañadas cada una de su respectiva solicitud de acta de señalización por concepto de venta de cigarrillos identificados con la marca “DUMONT”, de fechas 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.13 En dichas facturas, se advierte el uso de la marca de la siguiente manera: 13 Folios 33 a 90 del anexo núm. 1. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sea lo primero advertir que las facturas expedidas por PRONALCI S.A., dentro de los años 2010 a 9 de enero de 2012, al igual que los años relacionados por la revisora fiscal de dicha compañía en su certificación, relativos a los ingresos obtenidos por la venta de productos de la marca “DUMONT”, entre los años 2003 a 2011, se encuentran por fuera del período relevante.

Lo anterior quiere decir que dichos documentos no prueban que durante el período relevante la marca objeto de controversia haya sido usada en la manera que correspondía, teniendo en cuenta que como lo indicó el Tribunal en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso: “[…] para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción […]”.

Ahora, de las demás pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca mixta “DUMONT”, la Sala advierte que las facturas de venta acompañadas de las la solicitud de acta de señalización y la declaración de autorización de uso de marca por parte del actor a PRONALCI S.A., 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co así como la certificación expedida por el revisor fiscal de dicha compañía, allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca “DUMONT”, en relación con productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (tabaco o puros y cigarrillos), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso y que, además, en dichas pruebas, aparece la expresión “DUMONT” sin estar acompañada de su parte gráfica.

Ahora, cabe precisar que aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una caja de cigarrillos abierta, con reivindicación de colores negro, gris, azul y blanco, como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “DUMONT”.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Sobre el particular, el Tribunal en su jurisprudencia ha establecido que una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y, por lo tanto, son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro.

En tratándose de las marcas nominativas, el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; mientras que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de esta, pueden ser modificados sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo.

En relación con las modificaciones secundarias de los signos, la Sala en sentencia de 7 de junio de 201214, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para el caso, adujo lo siguiente: “[…] Al respecto la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.

Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.

Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, expediente identificado con el número único de radicación 2006-00160-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). […] Si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o símbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registrada y, por lo tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado.

Esto por cuanto el elemento esencial de una marca denominativa son las palabras que la componen y, en consecuencia, lo importante es que el público consumidor identifique los productos y servicios con la denominación registrada.” (Resaltado fuera de texto) Por tal razón, es dable afirmar que aun excluyendo de la marca “DUMONT” una gráfica (figura de una caja de cigarrillos), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad, ya que el elemento preponderante nominativo, “DUMONT”, que conforma la marca objeto de controversia, se sigue manteniendo.

Adicionalmente, la Sala estima que así se haya utilizado en su aspecto nominativo la marca cuestionada, es decir, como “DUMONT”, para el consumidor dicho cambio resulta casi imperceptible, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue, máxime si se tiene en cuenta que al momento de solicitar los productos lo hará bajo la denominación que conforma la marca y no por la descripción de la parte gráfica de aquella, razón por la cual, la figura de una caja de cigarrillos, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido.

Precisamente, la Sala al estudiar un caso similar, en la citada sentencia de 7 de junio de 2012, que ahora se prohíja, sostuvo que 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comoquiera que el elemento preponderante en la marca mixta objeto de estudio era el nominativo, las pruebas aportadas al proceso demostraban el uso real y efectivo del signo objeto de cancelación. Para ello, adujo que: “[…] A este respecto se observa que los distintos documentos y certificaciones allegadas al trámite administrativo y a esta instancia judicial, son demostrativos del uso efectivo y real de la marca KDK, en relación con productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire), y dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso.

En dichas pruebas, no aparece expresamente que la misma se haya usado como marca mixta, esto es, acompañada de una gráfica, sino como marca nominativa. Ahora bien, así se hubiese acreditado que ésta se ha usado en el mercado de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina acompañada de unas figuras geométricas como las antes observadas, ello no supone en todo caso, en ningún modo, que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, no siendo por ende dicho motivo ni suficiente ni válido para justificar la cancelación por no uso de la marca KDK.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Conforme lo tiene establecido la jurisprudencia del Tribunal Andino, una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y por lo tanto son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro.

En las marcas nominativas el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; en tanto que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de ésta, pueden ser modificados, sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo. Sobre el particular en la interpretación prejudicial 113-IP-2010, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente: […] Aplicado lo anterior al caso concreto, es dable concluir que aun incluyendo en la marca KDK una gráfica (dos círculos encerrando las letras K-D-K y este a su vez siendo cerrado por un cuadrado), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento éste con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca.

La gráfica, entonces, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. Así las cosas, no encuentra la Sala que exista violación alguna del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto que como quedó demostrado no hay lugar a la cancelación por no uso de la marca nominativa KDK, para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, pues, como quedó examinado, en este caso sí se utilizó en dicha forma. […]”. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Posteriormente, en sentencia de 24 de septiembre de 202015, esta Sección señaló lo siguiente: “[…] 54.

De esta forma, la regla general indica que el elemento dominante de una marca mixta es el nominativo, por cuanto la práctica comercial demuestra que un consumidor solicita un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos gráficos. […] 56. Al respecto, la Sala considera que, al usar la marca mixta ALTAMAR, únicamente por su contexto nominativo, no se presentan cambios sustanciales, por cuanto esta forma de uso no evidencia que se efectúen modificaciones sustanciales en la marca mixta ALTAMAR. 57.

La modificación en la forma en que se usó la marca mixta ALTAMAR no es sustancial, por cuanto dicha forma de uso, no fue de tal entidad que pudiera cambiar la forma en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico, en consideración de la Sala, no se diluyen los elementos que le otorga distintividad. 58.

En conclusión, la marca mixta ALTAMAR, que la parte demandante sostiene se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto; por lo tanto, la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. […]” (Resaltado fuera de texto) 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, núm. Único de radicación 2013-00193-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y, recientemente, en sentencia de 11 de marzo de 202116, reiteró dicha postura de la siguiente manera: “[…] En segundo lugar, se observa que las facturas de venta acompañadas de las declaraciones de importación y el contrato de autorización de uso de marca, así como las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de la sociedad actora y de la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca “LA ESPAÑOLA”, en relación con productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso; y que, además, en dichas pruebas, aparece la expresión “LA ESPAÑOLA” sin estar acompañada de su parte gráfica.

Ahora, cabe precisar que aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una mujer con una falda larga como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. […] 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00352-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, es dable afirmar que aun excluyendo de la marca “LA ESPAÑOLA” una gráfica (figura de una mujer con una falda larga), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido.

En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad. […] Así las cosas, la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. […]” (Destacado fuera de texto).

Finalmente, la Sala pone de presente que, conforme lo afirmó el actor, sí es cierto que existe una prohibición para la publicidad de marcas que identifican productos relacionados con el tabaco y sus derivados. En efecto, la Ley 1335 de 2009, en su capítulo III, dispuso la reglamentación para la publicidad y empaquetado del tabaco y sus derivados, de la siguiente manera: 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 14.

Contenido en los medios de comunicación dirigidos al público en general. Ninguna persona natural o jurídica, de hecho o de derecho podrá promocionar productos de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos como boletines, periódicos, revistas o cualquier documento de difusión masiva, producciones teatrales u otras funciones en vivo, funciones musicales en vivo o grabadas, video o filmes comerciales, discos compactos, discos de video digital o medios similares.

Parágrafo. Los operadores de cable, los operadores satelitales y los operadores de televisión comunitaria que estén debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Televisión, a través de licencia, no permitirán la emisión en Colombia de comerciales o publicidad de tabaco producida en el exterior. Las sanciones serán las mismas previstas en la presente ley.

Artículo 15. Publicidad en vallas y similares. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la fijación de vallas, pancartas, murales, afiches, carteles o similares móviles o fijos relacionados con la promoción del tabaco y sus derivados. […]”. (Destacado fuera de texto). Teniendo en cuenta lo anterior y, contrario a lo afirmado por la demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, era imposible que el actor allegara pruebas de publicidad de la marca “DUMONT” cuando existe una norma que taxativamente lo prohíbe.

Así las cosas, la marca mixta “DUMONT”, que la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso sostienen que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, vulneró lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, el acto acusado expedido por la SIC no se ajusta a la legalidad requerida en el artículo 166 de la Decisión 486, lo que impone acceder a las súplicas de la demanda y declarar la nulidad del acto administrativo acusado que canceló totalmente el registro de la citada marca, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201617, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

Condena en costas Atendiendo al resultado del proceso, la instancia en que se tramitó y la clase de acción que se promovió, la Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18818 del CPACA en armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP19 y, en aplicación de un criterio objetivo valorativo20, que hay lugar a condenar en costas a la parte demandada en los términos del numeral 121 del artículo 365 ibidem.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del 18 “[…]

ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]” 19 El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. 20 Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas. 21 “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.

Además, en los casos especiales previstos en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. […]”. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso22 y por las agencias en derecho23”, de manera que le corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el componente de agencias en derecho al verificarse en este proceso la intervención de la entidad accionada a través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se sujetará a la liquidación24 que realice el secretario de esta Sección y según la comprobación de que se incurrieron en éstos. Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP25, se fijan como agencias en derecho la suma de un (1) SMLMV a favor de la parte actora.

Lo anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 126 del artículo 22 “[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional.

Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 23 “[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”.

Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 24 La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem. 25 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4.

Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. 26 “[…] ARTÍCULO 5º.Tarifas.

Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. En única instancia. […] 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5° del Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 89018 de 22 de diciembre de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO inscribir nuevamente el registro núm. 406778, correspondiente a la marca “DUMONT” (mixta), en favor del señor EDMUNDO ACEVEDO b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. […]”. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co RUEDA, para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] tabaco o puros y cigarrillos […]”.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada a favor del señor EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA.

CUARTO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

QUINTO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

SEXTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de marzo de 2025. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00175-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Ausente con excusa GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.