CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: AVENTISUB LLC TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SAPIL” Y LA MARCA OPOSITORA “SABRIL” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES.

LAS PARTÍCULAS “SAP” Y “SAB” ASÍ COMO EL RADICAL “IL”, QUE HACE PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, SON DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 3ª Y 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AVENTISUB LLC, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núm. 7085 de 23 de febrero de 2017, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: - Que el 22 de mayo de 2015 la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTDA, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo, “SAPIL”, para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, tanto ella como la sociedad SWISS ARABIAN PERFUMES INDUSTRIES LLC formularon oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que presentaba 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Clase 3: Productos cosméticos para el cuidado de la piel, crema cosmética, crema hidratante y/o emoliente cosmético.

Clase 5: Productos dermatológicos para el cuidado de la piel, a saber, crema emoliente corporal o facial, crema hidratante corporal y/o facial, crema dermatológica hidratante. […]” 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con sus marcas previamente registradas “SABRIL” y “SAPIL”, respectivamente. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 3135 de 29 de enero de 2015 la directora de Signos Distintivos de la SIC: i) declaró infundada su oposición; ii) declaró fundada la oposición formulada por la sociedad SWISS ARABIAN PERFUMES INDUSTRIES LLC y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo, “SAPIL”, para identificar productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada disposición tanto ella como la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTDA interpusieron recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 7085 de 2017, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión anterior, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad SWISS ARABIAN PERFUMES INDUSTRIES LLC y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “SAPIL”, para amparar productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por falta de aplicación e interpretación errónea, habida cuenta que existen más semejanzas que diferencias entre las marcas en conflicto, por lo que debió denegarse el registro del signo distintivo “SAPIL”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que desde los puntos de vista ortográfico y fonético las marcas enfrentadas presentan altas semejanzas susceptibles de generar confusión entre el público consumidor, toda vez que de las cinco (5) letras que componen a la previamente registrada, comparten en idéntico orden cuatro (4) de ellas (SAbrIL – SApIL). Adujo que, por lo anterior, a su juicio, es evidente que existe una reproducción casi idéntica de la marca de su propiedad; y que los elementos que reproduce la marca cuestionada son los más distintivos de su marca, esto es, las letras “SA”, al inicio, e “IL”, en su terminación. Indicó que las marcas objeto de controversia cuentan con una extensión casi idéntica, tienen la misma raíz y terminación, presentan 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co igual número de sílabas y el sonido que resulta al pronunciarlas es prácticamente el mismo.

Arguyó que al ser una marca de fantasía la expresión “SABRIL” goza de un alto nivel de distintividad, debido a que es la única en la Clase 5ª que se conforma a su inicio de los vocablos “SA” y finaliza con “IL”, por lo que las semejanzas presentadas con la expresión solicitada “SAPIL” debieron ser tenidas en cuentas por la SIC y no haberlas descartado por haber sido simples coincidencias irrelevantes.

Manifestó que, de conformidad con la jurisprudencia y la doctrina, al tratarse de marcas que distinguen productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza el examen debe ser mucho más riguroso. Mencionó que los productos dermatológicos para el cuidado de la piel, que identifica la marca cuestionada, “SAPIL”, son productos farmacéuticos, los cuales también distingue la marca previamente registrada “SABRIL”, por lo que es evidente, a su juicio, que entre las mismas existe conexidad competitiva. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que al existir una reproducción parcial de su marca “SABRIL” por parte de la marca solicitada “SAPIL”, debe darse aplicación al principio de interdependencia marcaria, en virtud del cual a mayor similitud entre las marcas mayor diferenciación debe haber entre sus productos para así evitar la posible confusión en los consumidores.

Que el anterior principio no fue aplicado por la SIC, por cuanto los productos que distinguen las marcas enfrentadas son coincidentes, de manera que debió haber denegado el registro de la marca cuestionada “SAPIL”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten cierta semejanza, también lo es que analizándolos desde el punto de vista fonético cada uno de ellos cuenta con elementos que generan que al ser pronunciados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor. Alegó que la inclusión de las consonantes “BR”, en la marca previamente registrada, genera un sonido que permite la diferenciación de las marcas enfrentadas en el campo fonético, por lo 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual es posible su coexistencia, sin que se presente riesgo de confusión o asociación en el mercado, pese a que comparten algún grado de similitud desde el punto de vista ortográfico.

Propuso las siguientes excepciones:.-“Indebida escogencia de la acción”, ya que a su juicio, lo procedente era presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, dado que lo que pretende la actora es la cancelación del registro de la marca cuestionada “SAPIL”..- “Caducidad”, toda vez que transcurrieron más de cuatro meses desde la notificación del acto acusado hasta la presentación de la demanda, pues el término debía contarse desde el 27 de marzo de 2017 y finalizaba el 27 de julio de ese año. Adujo que la demanda se presentó el 13 de febrero de 2018, esto es, siete meses después de haber operado la caducidad de la acción. II.-2.

La sociedad CHAIRMAN SERVICES LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que las marcas enfrentadas comparten el radical “IL”, que resulta de uso común e inapropiable 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, adicionalmente, los prefijos “SAP” y “SAB”, que componen las marcas cotejadas, también son de uso común para la citada Clase 5ª, comoquiera que coexisten varios registros en el mercado que los contienen. Sostuvo que, por todo lo anterior, las marcas “SAPIL” y “SABRIL” son débiles, por lo que el grado de oposición de la marca previamente registrada recae únicamente respecto de reproducciones totales o idénticas.

Explicó que las marcas enfrentadas cuentan con terminaciones diferentes, tales como “PIL” y “BRIL”, que permiten su diferenciación y coexistencia pacífica en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que las letras “BR” generan unos fonemas sonoros, vibrantes y simples, mientras que la “P” es una consonante sorda. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas8, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 7085 de 23 de febrero de 2017, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo “SAPIL” (nominativo) a nombre de la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTDA, para distinguir 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Cabe señalar que mediante auto de 4 de marzo de 2022, el Despacho se abstuvo de decidir en esa etapa procesal sobre las excepciones denominadas “indebida escogencia de la acción” y de “Caducidad”, formuladas por la sociedad SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, debido a que las mismas no se encontraban enlistadas en el artículo 100 del CGP, por lo que serán resueltas en la presente sentencia. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes e intervinientes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que la semejanza de las marcas enfrentadas es evidente, por cuanto coinciden gramatical y fonéticamente, asimismo, identifican productos en la misma Clase 5ª de la Clasificación 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, por lo que de permitir la coexistencia de la expresión cuestionada se incurre en riesgo de confusión y asociación en el mercado.

IV.2.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que si bien las marcas “SAPIL” y “SABRIL” coinciden en el uso de algunas de sus letras, al ser pronunciados, cada una produce un impacto sonoro diferente, debido a que la inclusión de las consonantes "-BR-", en el signo distintivo registrado, genera un sonido que permite la diferenciación de los signos en el campo fonético, por lo cual es posible su coexistencia sin que se presente riesgo de confusión o asociación en el mercado.

IV.3.- En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos 9: 9 Proceso 344-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020180005200 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la SIC, de conformidad con lo ordenado por el Despacho Sustanciador mediante auto de 24 de junio de 202210, en el que se dispuso lo siguiente: “[…] Así las cosas y comoquiera que la excepción de inepta demanda por “indebida escogencia de la acción”, no está enlistada en el artículo 100 del CGP, no es procedente su decisión en esta etapa procesal, razón por la cual se resolverá en la sentencia que ponga fin al proceso. 10 Índice 42 del expediente digital. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, en lo que tiene que ver con excepción previa de “caducidad”, formulada por la parte demandada, como quedó visto, tampoco está enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que, igualmente, no es procedente su decisión en esta etapa procesal, razón por la cual se resolverá en la sentencia que ponga fin al proceso. […]”.

Ahora bien, la entidad demandada formuló las excepciones denominadas “indebida escogencia de la acción” y de “caducidad”, por cuanto estima que el acto acusado debió controvertirse en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que, bajo ese entendido, tenía hasta el 27 de marzo de 2017 para demandar, empero la demanda se presentó hasta el 13 de febrero de 2018.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, éste es enjuiciable mediante la acción de nulidad11, de conformidad con el artículo 17212 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 11 Relativa o absoluta. 12 “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto). 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 138 del CPACA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario13.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término éste que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 7085 de 23 de febrero de 2017, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “SAPIL”, se notificó personalmente el 24 de marzo de 201714 y la demanda se presentó el 30 de enero de 201815.

Por lo tanto, no prosperan las excepciones de indebida escogencia de la acción y de caducidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 7085 de 23 de febrero de 2017 ordenó conceder el registro de la marca mixta solicitada, “SAPIL”, a la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTDA, 13 Criterio reiterado, entre otras, en sentencia de 25 de enero de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 14 Cfr. Folio 5 del cuaderno físico principal. 15 Cfr. Folio 30 del cuaderno físico principal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para distinguir “[…] Productos cosméticos para el cuidado de la piel, crema cosmética, crema hidratante y/o emoliente cosmético[…]” y “[…] Productos dermatológicos para el cuidado de la piel, a saber, crema emoliente corporal o facial, crema hidratante corporal y/o facial, crema dermatológica hidratante. […]”, comprendidos, respectivamente, en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, existen más semejanzas que diferencias entre las marcas en conflicto, por lo que debió denegarse el registro del signo distintivo “SAPIL”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que desde los puntos de vista ortográfico y fonético las marcas enfrentadas presentan altas semejanzas susceptibles de generar confusión entre el público consumidor, toda vez que de las cinco (5) letras que componen a la previamente registrada, comparten en idéntico orden cuatro (4) de ellas (SAbrIL – SApIL).

Por su parte, la SIC mencionó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten cierta semejanza, también lo es que analizándolos desde el punto de vista fonético, cada uno de ellos cuenta con elementos que generan que al ser pronunciados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que la inclusión de las consonantes “BR”, en la marca previamente registrada, genera un sonido que permite la diferenciación de las marcas enfrentadas en el campo fonético, por lo cual es posible su coexistencia sin que se presente riesgo de confusión o asociación en el mercado, pese a que comparten algún grado de similitud desde el punto de vista ortográfico.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues manifestó que las marcas enfrentadas comparten el radical “IL”, que resulta de uso común e inapropiable para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que, adicionalmente, los prefijos “SAP” y “SAB”, que componen las marcas cotejadas, también son de uso común para la citada Clase 5ª, comoquiera que coexisten varios registros en el mercado que los contienen.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 344-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202216, 261-IP-202217, 350-IP-202218 y 391-IP-202219, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios20, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 16 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 17 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 18 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 19 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 20 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.21 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SAPIL MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA22 SABRIL MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA23 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso las marcas enfrentadas están compuestas únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 22 Folio 50 del cuaderno físico principal. 23 Folio 50 del cuaderno físico principal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201124, lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201425, la Sala precisó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201526, la Sala señaló: “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”.

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir la marca de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00133-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202027, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el radical “IL” y las partículas “SAB” y “SAP”, que conforman a las marcas enfrentadas, son de uso común para los productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resultan inapropiables de manera exclusiva. En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada28, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, figuraban registradas para las citadas clases 3ª y 5ª las siguientes marcas, que contienen el radical “IL” y las partículas “SAB” y “SAP”: 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00262-00. 28 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 13 de junio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- “IL”: MARCA TITULAR Clase IL (MIXTA) KOSMEIN LIMITADA 3ª DEHORS IL NEIGE (NOMINATIVA) LOUIS VUITTON MALLETIER 3ª SALVATORE FERRAGAMO IL BELLO (NOMINATIVA) SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. 3ª LOZIONE DOPO-BARBA CONTRO IL FUOCO DEL RASOIO OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA S.P.A. 3ª PROMIL (NOMINATIVA) SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 5ª AMBRIL (NOMINATIVA) MERCK KGAA 5ª ANVIL (NOMINATIVA) SYNGENTA LIMITED 5ª BAKNIL (NOMINATIVA) LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LTDA 5ª.- “SAP”: MARCA TITULAR Clase SAPÚ (MIXTA) INVERSIONES EURO S.A. 3ª PATITO DE SAPOLIO (NOMINATIVA) INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 3ª VISAPURE (NOMINATIVA) RECAMIER S.A. 3ª LISAP (MIXTA) LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A. 3ª SAPROGIN (NOMINATIVA) BEIERSDORF AG 5ª SAPROL (NOMINATIVA) ZM CROP PROTECTION CORPORATION 5ª OMESAP (NOMINATIVA) LABORATORIOS AMERICA S.A. 5ª SAPHRIS (NOMINATIVA) N.V. ORGANON 5ª.- “SAB”: MARCA TITULAR Clase SABILE (NOMINATIVA) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 3ª SABELL (MIXTA) G Y Z COMERCIALIZADORA LTDA 3ª SABIDER (MIXTA) MARIA HELENA SUAREZ BARAJAS 3ª 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EUGENIA PATRICIA INES PONCE DE LEON CAMARGO SABBA NATURAL COSMETIC (NOMINATIVA) BUSINESS TEAM C.I. LTD 3ª SABANA (NOMINATIVA) TQ BRANDS S. DE R. L. 5ª SABLE (NOMINATIVA) RICECO INTERNATIONAL INC 5ª SABIGELT (MIXTA) FOR LIFE INSTITUTE S.A.S 5ª SABELCOM (NOMINATIVA) TOPOTARGET A/S 5ª Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser el radical “IL” y las partículas “SAB” y “SAP” unas expresiones de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202029, en la que el Tribunal precisó: 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “SAP” e “IL”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general30.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, el radical “IL” y las partículas “SAB” y “SAP” de uso común, que forman parte de las marcas enfrentadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reducen las marcas enfrentadas de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. 30 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente secuencia consonántica y distinta extensión, pues “SAPIL” está compuesta por dos (2) sílabas (SA- PIL), cinco (5) letras, tres (3) consonantes (S-P-L) y dos (2) vocales (A-I), mientras que “SABRIL” se conforma por dos (2) sílabas (SA- BRIL), seis (6) letras, cuatro (4) consonantes (S-B-R-L) dos (2) vocales (A-I).

Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “PIL”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten partículas de uso común, como lo son “SAP”, “SAB” e “IL”, las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que dichos vocablos en la marca cuestionada se encuentran combinados de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “SAPIL” está acompañada al final de la partícula “PIL”, mientras que “SABRIL” del vocablo “BRIL”. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la expresión “PIL”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”31, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “BRIL”, de la marca previamente registrada “SABRIL”, y “PIL”, de la marca cuestionada “SAPIL”, les imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes.

Al respecto, cabe señalar que la consonante “P”, en el conjunto cuestionado genera un fonema consonántico oclusivo bilabial sordo, mientras que la combinación de las letras “BR”, en la marca previamente registrada, representan un fonema consonántico vibrante simple. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL - SAPIL - SABRIL De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca cuestionada, “SAPIL”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredió la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “SAPIL”, para amparar los productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “caducidad” e “indebida escogencia de la acción”, propuestas por la SIC.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00052-00 Actora: AVENTISUB LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de junio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.