11001032400020130006100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020130006100 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: LG Display CO.

LTD Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Invensys PLC Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por LG Display CO. LTD, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 27189 de 25 de mayo de 2011, 40229 de 28 de julio de 2011 y 48276 de 15 de agosto de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 137 a 138 La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 1. LG Display CO. LTD, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27189 de 25 de mayo de 2011, “Por la cual se niega un registro”, y 40229 de 28 de julio de 2011, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y, la Resolución núm. 48276 de 15 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto IPS para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución número 27189 expedida el 25 de Mayo de 2011 por le Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca IPS (Mixta) en clase 9 a nombre de LG DISPLAY CO LTD. 2.

Que se declare nula la Resolución número 40229 expedida el 28 de Julio de 2011 por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 27189 expedida el 25 de Mayo de 2011 confirmándola, y se concedió el recurso de apelación. 3.

Que se declare nula la Resolución número 48276 expedida el 15 de Agosto de 2012 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 28 a 29 3 Cfr. Folios 28 a 50 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Cfr. Folios 35 a 36 3 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 decisión contenida en la Resolución número 27189 expedida el 25 de Mayo de 2011 y se declaró agotada la vía gubernativa. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 4. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca nominativa (sic) IPS en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 10-078122. 5.

Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 6. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 29 de junio de 2010, el registro como marca del signo mixto IPS para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La solicitud se publicó, el 21 de febrero de 2011, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 625, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 5.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 27189 de 25 de mayo de 2011, negó el registro como marca del signo mixto IPS para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca mixta IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Invensys PLC, en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 5.4.

Interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 27189 de 25 de mayo de 2011. 5.5. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 402229 de 28 de julio de 2011, revolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27189 de 25 de mayo de 2011 y concedió el recurso de apelación. 5.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 48276 de 15 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27189 de 25 de mayo de 2011. Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 El literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así6: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. La parte demandada desconoció que el titular de un signo distintivo al obtener el registro de su marca, no lo obtiene sobre los elementos individualmente considerados, en este caso sobre los grafemas (I.P.S.), sino sobre la totalidad de los elementos que componen la marca registrada, pues si se acoge ese análisis, se llegaría a la conclusión que ningún otro signo distintivo podría hacer uso de esas letras. 6 Cfr. Folios 39 a 48 5 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 7.2.

En los actos acusados no se tuvo en cuenta que la marca previamente registrada es compuesta, por lo cual el análisis comparativo con el signo solicitado debió ser realizado sobre la totalidad de los elementos que los componen. 7.3. La partícula IPS hace parte de más de ciento once marcas que amparan productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales han coexistido pacíficamente. 7.4.

Siendo la partícula IPS de uso común no se puede alegar el derecho exclusivo sobre esta. 7.5. Desde el punto de vista visual, las marcas cotejadas tienen una diferenciación completamente clara y un impacto propio y característico, lo que permite recordarlas por sí mismas y no relacionarlas entre sí. 7.6. La marca previamente registrada cuenta con elementos distintivos adicionales, así como una estructura ortográfica y un significado, que generan una diferencia con el signo solicitado. 7.7.

No existen similitudes fonéticas entre los signos cotejados, dado la extensión, el número de silabas, y las diferencias en las vocales y consonantes que componen cada uno de ellos. 7.8. No existe conexión competitiva alguna entre los productos solicitados a identificar por signo solicitado y los servicios que ampara la marca registrada, pues los primeros son de uso personal y los segundos tienen una directa aplicación industrial, con unos requerimientos muy específicos y, por tanto, son utilizados por consumidores especializados. 7.9.

El signo solicitado es derivado de dos marcas previamente registradas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, con el mismo diseño, tiene los mismos colores y coinciden con las consonantes que inician cada una de las 6 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 expresiones de estas (In Plane Switching).

Adicionalmente, dichas marcas han coexistido pacíficamente con la marca previamente registrada. Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.10. La parte demandada violó el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 al expedir los actos acusados, porque el signo solicitado IPS tiene la aptitud de distinguir los productos que pretende amparar y por la diferencia que existe con los servicios ofrecidos por la marca mixta IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS.

Contestación de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1. El elemento nominativo suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien solicita el producto o servicio a través de la denominación contenida en el conjunto marcario. 8.2.

El signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, sin que los elementos gráficos adicionales, le impriman la distintividad para ser registrado como marca. 8.3. Se presenta similitud entre los productos y servicios que distinguen los extremos en comparación, por lo que se configuran los dos elementos necesarios para concluir sobre la presencia de riesgo de confusión. 7 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 82 8 Cfr. Folios 66 a 81 7 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 8.4. Respecto que el signo solicitado es derivado de las marcas IN PLANE SWITCHING, no se comparte dicho argumento, pues el uso de las mismas letras iniciales no permite al consumidor determinar que la partícula IPS corresponde a las palabras “in plane switching”.

Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.5. No vulneró el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 teniendo en cuenta que existen semejanzas entre el signo mixto IPS y la marca mixta IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS, que pueden inducir a que el consumidor se confunda o que surja un riesgo de asociación. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio en esta oportunidad procesal9. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de noviembre de 201310, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 441-IP-2016 de 16 de marzo de 201711, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del Artículo 136 literal a). 2. No se interpretará el Artículo 135 literal b toda vez que no se analizará lo relacionado a la falta de distintividad de un signo. […]”. 9 Cfr. Folio 90 10 Cfr. Folios 95 a 96 11 Cfr. Folios 116 a133 8 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Reanudación del proceso y procedencia de la sentencia anticipada 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de julio de 202412: i) decretó la reanudación del proceso; ii) prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, previstas en los artículos 180 y 181 de la Ley 1437 de 2011; iii) fijó el objeto del litigio; iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias; e vii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 13.1.

La parte demandante13 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 13.2. La parte demandada14 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 13.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso15, no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 14. El Ministerio Público16 rindió su concepto, así: 14.1.

A nivel ortográfico la similitud de las palabras es similar, pues comparten en su denominación principal una palabra casi idéntica, sin embargo, cuenta con conceptos adicionales que le otorga distintividad frente a las otras existentes en el mercado. 12 Cfr. Índice 52 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 61 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 63 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI 9 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 14.2.

En lo relacionado al aspecto fonético, los signos cotejados se identifican en la utilización IPS, la cual no tiene un significado específico, y que a pesar de que se escucha igual al pronunciar el termino IPS, el consumidor puede diferenciar que se trata de empresas distintas. 14.3. Respecto del aspecto ideológico, el signo solicitado cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, ya que el consumidor puede identificar la diferencia entre los productos que cada una de estas prestan. 14.4.

A nivel gráfico, se puede evidenciar que los signos no son iguales ni se asemejan, pues ambos contienen colores y letras en tamaños y diseños diferentes, por lo que se puede evidenciar que, observadas por un consumidor promedio, este puede determinar que se trata de dos marcas diferentes. 14.5. En lo relacionado a la conexión competitiva, los signos cotejados están destinados a identificar productos y servicios de clases diferentes, lo que permite al consumidor diferenciarlos de otros existentes en el mercado. 14.6.

Concluyó, indicando que, por lo expuesto, que el cargo expuesto por la parte demandada, posee vocación de prosperidad, por lo que las súplicas de la demanda deben ser acogidas favorablemente. II. CONSIDERACIONES 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 441-IP-2016 de 16 de marzo de 201717; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17 Cfr. Folios 116 a133 10 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 16. Vistos: i) el numeral 8.º del artículo 14918 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine. Los actos acusados 18. Los actos acusados son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 27189 de 25 de mayo de 201120, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto IPS para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2.

La Resolución núm. 40229 de 28 de julio de 201121, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27189 de 25 de mayo de 2011. 18.3. La Resolución núm. 48276 de 15 de agosto de 201222, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27189 de 25 de mayo de 2011.

El problema jurídico 18 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 19 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 20 Cfr. Folios 9 a 13 21 Cfr. Folios 14 a 19 22 Cfr. Folios 20 a 27 11 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 19.

Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio, y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1. Si las resoluciones núms. 27189 de 25 de mayo de 2011, 40229 de 28 de julio de 2011 y 48276 de 15 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto IPS para identificar "[ ] TELEVISORES LCD, MONITORES LCD, LIBRETAS DE NOTAS LCD, RECEPTORES DE TELEVISIÓN (SETS DE TV), SOFTWARE PARA COMPUTADOR (GRABADO), PROGRAMAS DE COMPUTADOR (GRABADOS), LIBRETAS DE NOTAS (COMPUTADORES), COMPUTADORES PORTÁTILES COMPUTADORES.

MONITORES (HARDWARE DE COMPUTADOR), APARATOS DE MONITOREO ELECTRÓNICOS, ASISTENTES PERSONALES DIGITALES (PDS), APARATOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES, APARATOS DE COMUNICACIÓN PARA VEHÍCULOS, APARATOS DE COMUNICACIÓN PARA AERONAVES, APARATOS PARA JUEGOS DE COMPUTADOR [ ]" productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 19.2.

En este sentido, se analizará, sí existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS que identifica servicios de 42 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Invensys PLC. 20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó el literal b) del artículo 135 ibidem. 21.

La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerado el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente 12 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 asunto, en relación con la norma mencionada supra, consideró que “[…]No se interpretará el Artículo 135 literal b) toda vez que no se analizará lo relacionado a la falta de distintividad de un signo. […]”23 22.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 23 Cfr. Folio 120 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28. 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 441-IP-2016 de 16 de marzo de 2017 15 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica, e Ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos IPS e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: […] […] 1.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. […] 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado IPS (mixto) y la marca registrada IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixta) se abordará en este acápite este tema. […] 2.7. En este caso, entre los signos IPS (mixto) e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto) al momento de compararlos, se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 29 Cfr. Folios 116 a 133 16 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 2.8.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.9.

En este caso, entre los signos en controversia al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 2.10. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.

La marca derivada 3.1. Como la solicitante manifiesta que ya es titular de varias marcas que contienen el término IPS, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal 3.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios 3.3.

El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otra signo distintivo27. 3.4.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular si puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común, 3.5.

Sin embargo, se deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenía previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con 17 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente interpretación, 3.6.

Así mismo, es de tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer en el proceso interno que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, para analizar si el signo solicitado es apto para registro como marca. 4.

Conexión competitiva entre los productos y servicios de las Clases 9 y 42 4.1. Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir. 4.2. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado IPS (mixto) para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixta) para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 4.3.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486 […] 4.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. […]”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se 18 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 34.

De conformidad con los marcos normativos y criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 35. En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 30 31 IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS Titular: LG DISPLAY CP., LTD.

Titular: INVENSYS PLC Certificado núm. 380006 Clase 9: “televisores lcd, monitores lcd, libretas de notas lcd, receptores de televisión (sets de tv), software para computador (grabado), programas de computador (grabados), libretas de notas (computadores), computadores portátiles computadores, monitores (hardware de computador), aparatos de monitoreo electrónicos, asistentes personales digitales (pds), aparatos de comunicación portátiles, aparatos de Clase 42: “programación de computador; arrendamiento de software (soporte lógico) para computador; servicios de consultoría en el campo de hardware y software (soporte lógico) de computador; mantenimiento y actualización de software (soporte lógico) de computador.”. 30 Cfr. Folio11 31 ibidem 19 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 comunicación para vehículos, aparatos de comunicación para aeronaves, aparatos para juegos de computador” 36.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas. 37. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 38. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto IPS solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 39.

De conformidad con lo indicado en el en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección32, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”33. 41.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”34. 42.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”35. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto IPS solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 35 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”37. 36 Cfr. Folios 122 a 123 37 Cfr. Folio 121 a 122 22 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 46.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y la marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 48. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 2.6.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.1.1 Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport- istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 17 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 23 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 2.6.1.2 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.6.1.3 Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.6.1.4 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […]”38. 49. En el caso concreto, la parte demandada indicó que la expresión IPS es una partícula de uso común que no pertenece a nadie en particular.

Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 50. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen39. 51. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201440, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: 38 Cfr. Folios 124 a 125 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014.

C.P. María Elizabeth García González. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 52.

En igual sentido, la Sección Primera de esta Corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202141, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 53.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.5.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y. posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. […]”. 54.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 “[…] 3.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”42. 55.

Esta Sección43, ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 56. En este orden de ideas, la Sala verificó la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que, a la fecha de la solicitud del registro del signo IPS, esta partícula no era de uso común en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza44.

En ese sentido, dicha partícula no debe ser excluida del cotejo marcario. 57. Asimismo, la Sala precisa que la parte demandante indicó varias marcas45 que contienen las letras ips dentro de su parte denominativa, las cuales, a su juicio, demuestran que dichas letras son de uso común. Al respecto, la Sala considera que las letras ips, que componen una palabra, en sí mismas, no pueden ser consideradas como una partícula de uso común. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca Comparación Ortográfica 42 Cfr. Folio 298 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 44 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC, el 24 de julio 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 45 Cfr. Folios 36 y 37 26 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 58.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 59. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: SIGNO I P S 1 2 3 MARCA REGISTRADA I P S I N V E N S Y S P R O C E S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S Y S T E M S 19 20 21 22 23 24 25 60.

Sobre este asunto, la Sala advierte sobre las similitudes, que pueden inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce en su totalidad la expresión IPS contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión. 61. Asimismo, se precisa que, si bien es cierto que la marca previamente registrada cuenta con las expresiones adicionales INVENSYS PROCESS SYSTEMS, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión la cual se reproduce por completo en el signo cuestionado, esto es IPS, lo que determina que el mencionado signo no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 62.

Adicionalmente, se resalta que el signo cuyo registro como marca se negó, no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, pues está contiene únicamente la expresión IPS, que reproduce la expresión que tiene la fuerza distintiva de la marca previamente registrada. Comparación Fonética 63.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: IPS – IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS - IPS – IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS IPS – IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS - IPS – IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS IPS – IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS - IPS – IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS 64.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión IPS la cual es reproducida en su totalidad y es el elemento principal de la marca previamente registrada, sin que el signo venga acompañado de elementos adicionales que lo doten de distintividad. Comparación Ideológica 65.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”46, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 28 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 66.

En este punto, la parte demandante argumentó que IPS significa In Plane Switching. Al respecto, la Sala advierte que no está acreditado dentro del expediente del proceso del a referencia que sea de conocimiento del consumidor en la República de Colombia que ese sea su significado o que, incluso, sea de conocimiento generalizado el significado en castellano de las palabras in plane switching, individualmente consideradas.

Por lo que, en el presente caso, la Sala advierte que, por un lado, las expresiones IPS e INVENSYS no poseen un significado en idioma castellano. 67. Y, por el otro, las expresiones PROCESS y SYSTEMS, significan, respectivamente, en inglés, procedimiento47 y sistemas48, las cuales no son de conocimiento generalizado para el consumidor, por lo que los conjuntos marcarios deben entenderse como de fantasía. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar una comparación ideológica. 68.

Sobre este asunto, la la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas. Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 69.

Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejadas, es necesario que los productos y servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 70.

Según lo establecido en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en 47 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/process 48 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/system 29 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 71.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201849, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 72.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos y servicios identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre estos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 4.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines33, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 c) El grado de sustitución (o Intercambiabilidad) complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.. […]”50. 73. En el caso sub examine, la marca mixta IPS INVENSYS PROCESS SYSTEM registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “ […] programación de computador; arrendamiento de software (soporte lógico) para computador; servicios de consultoría en el campo de hardware y software (soporte lógico) de computador; mantenimiento y actualización de software (soporte lógico) de computador.”. […]”. 74.

Por su parte, el signo mixto solicitado por la parte demandante, identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, “televisores lcd, monitores lcd, libretas de notas lcd, receptores de televisión (sets de tv), software para computador (grabado), programas de computador (grabados), libretas de notas (computadores), computadores portátiles computadores, monitores (hardware de computador), aparatos de monitoreo electrónicos, asistentes personales digitales (pds), aparatos de comunicación portátiles, aparatos de comunicación para vehículos, aparatos de comunicación para aeronaves, aparatos para juegos de computador”. 50 Cfr. Folios 131 a 132 31 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 75.

Al considerar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, existe complementariedad entre los mismos. Lo anterior toda vez que el software para computador (grabado), programas de computador (grabados), libretas de notas (computadores), computadores portátiles computadores, monitores (hardware de computador) que se pretenden identificar con el signo solicitado, son complementarios de los servicios de programación de computador; arrendamiento de software (soporte lógico) para computador; servicios de consultoría en el campo de hardware y software (soporte lógico) de computador; mantenimiento y actualización de software (soporte lógico) de computador que ampara la marca previamente registrada. 76.

Adicionalmente, la Sala considera que la relación entre los productos y servicios de programación de software, arrendamiento de software, consultoría en hardware y software, mantenimiento y actualización de software y la tecnología IPS (In-Plane Switching) se presenta por la optimización y gestionar sistemas tecnológicos. 77. Asimismo, del análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 78.

Así las cosas, se tiene que entre el producto de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 42 ibidem que representa el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se evidencia una conexidad competitiva, la cual conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 79. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 Análisis de requisitos de marca derivada 80.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala procederá a analizar si el signo mixto solicitado por la parte demandante cumple con los requisitos para ser considerada como una marca derivada. 81. En este sentido, la Sala observa que las marcas IN PLANE SWITCHING con certificados de registro núms. 339170 y 339175, cuyo titular es la parte demandante, fueron registradas como marcas mixtas y están compuestas por 3 palabras.

Por su parte, el signo mixto IPS está compuesto por 1 palabra. 82. En el presente caso, la Sala considera que el signo mixto IPS no constituye una derivación de las marcas mixtas IN PLANE SWITCHING, previamente registradas a nombre del demandante. Esto se debe a que el signo en cuestión presenta variaciones sustanciales en comparación con las marcas ya registradas, particularmente por las expresiones ("IN PLANE SWITCHING "), lo cual genera una diferencia significativa en el impacto visual y fonético en relación con la marca preexistente. 83.

Visto el análisis anterior, para la Sala es claro que el signo nominativo solicitado a registro no constituye una marca derivada de las marcas mixtas identificadas con los certificados de registro núms. 339170 y 339175 y, como consecuencia, el examen de registrabilidad debe efectuarse sobre la totalidad del signo solicitado a registro para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad o si se encuentra o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 de 2000.

Sobre la coexistencia pacífica 84. Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que la partícula IPS hace parte de varias marcas que amparan productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales han coexistido pacíficamente. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 85.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la coexistencia pacífica, ha considerado que51: “[ ] la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. [ ] En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que o el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. [ ]”. 86.

Al respecto, esta Sala ha considerado que52: “[ ] En ese sentido, la Sala considera, en cuanto a la afirmación de la parte demandante respecto de la presunta coexistencia pacífica de las marcas, que no allegó pruebas que permitan acreditar dicha afirmación y que generen la total convicción de que existe coexistencia pacífica. [ ] [ ] De acuerdo con la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina e indicada supra, es a la parte demandante a quién le corresponde demostrarla con suficientes medios probatorios que lleve a la convicción al juez de la existencia de la coexistencia pacífica.

Por lo que, en el caso sub examine, la parte demandante al no traer elementos que soporten sus afirmaciones respecto de la coexistencia pacífica de los signos distintivos, esta no puede ser declarada en esta instancia. 136. Por lo expuesto anteriormente, realizando una valoración integral del expediente del proceso, la Sala considera que, con las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y la parte demandante, no es posible estudiar la existencia o ausencia de coexistencia pacífica [ ]” 87.

De lo expuesto, la Sala prohíja las consideraciones indicadas supra, para considerar que, en el caso sub examine, la parte demandante no aportó pruebas que acreditaran la coexistencia pacífica alegada. Conclusión 51 588-IP-2019 de 28 de febrero de 2020 y 172-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio 2024, Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 CP.

Hernando Sánchez Sánchez 34 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 88. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta IPS, para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con la marca mixta IPS INVENSYS PROCESS SYSTEM registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, así como conexidad competitiva entre los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y servicios de la Clase 42 ibidem. 89.

En este orden de ideas, ante la falta vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala no declarará la nulidad de los actos acusados. Condena en costas 90. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020130006100 TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.