11001032400020200045200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED TESIS: ENTRE EL SIGNO SOLICITADO, “CHAOKOH”, Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “CHAO”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “CHAO”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LAS CLASES 29, 30 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 74860 de 4 de octubre de 2018, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 204378 de 11 de mayo de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo “CHAOKOH”, para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 9 de agosto de 2017 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “CHAOKOH”, para identificar productos 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en las clases 29, 30 y 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION formuló oposición en contra del registro solicitado, por estimar que resultaba similarmente confundible con sus marcas previamente registradas y notorias “CHAO”, en la Clase 30 de la citada Clasificación. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 74860 de 4 octubre de 2018 el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo “CHAOKOH”, para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Clase 29: Leche de coco, enlatada, Coco seco y preservado;

Leche de coco (bebida); Carne de coco deshidratada; Brote de bambú en conserva; Banano enlatado; Flor de banano en conserva; Maíz tierno en conserva; Brotes de frijoles enlatados; Jaca enlatada; Longan enlatado; Lichi enlatado; Mango enlatado; Papaya enlatada; Rambután enlatado; Zapote enlatado; Enlatados, frutas y vegetales secos y conservadas.

Clase 30: Salsas de aderezo de pollo; Salsas de chile; Pasta de chile en aceite; pasta de curry rojo; pasta de curry verde; Pasta de curry masman; Salsas de curry panang; Salsas de verduras agrias; Salsas de curry amarillo amargo; Salsas de Tom-yum; vinagre; Salsas de pescado; Salsas de soya. Clase 32: Jugo de coco; Jugo de palma; zumo de frutas. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Señaló que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 204378 de 2020.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, por aplicación indebida, debido a que, a su juicio, no se presenta confundibilidad entre el signo cuestionado “CHAOKOH” y las marcas previamente registradas “CHAO” y éste cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca.

Indicó que el signo cuestionado “CHAOKOH” cuenta con elementos distintivos que permiten diferenciarlo de las marcas opositoras, ya que cuentan con diferente número de letras, así como en el número de sílabas y terminaciones; y que si bien es cierto que coinciden en algunas letras, también lo es que tales coincidencias tienen funciones 5 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co completamente diferentes en cada expresión, debido a la estructura de cada una.

Señaló que la ubicación de la sílaba tónica es distinta en cada una de las expresiones enfrentadas y que las diferencias en sus terminaciones permiten que cada signo y marca tenga una pronunciación particular. Adujo que la expresión “CHAO” tiene un significado propio en el idioma castellano, mientras que “CHAOKOH” debe tenerse como de fantasía, de manera que al tener diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales no se cumpliría el primer requisito previsto en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Arguyó que tampoco se presenta conexidad competitiva entre los productos que identifican, ya que las marcas opositoras comercializan mentas, mientras que ella se dedica a suministrar insumos para la preparación de platos tailandeses. Anotó que el signo cuestionado no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la marca que 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sirvió como fundamento de la oposición, sino que, por el contrario, es completamente distintiva al provenir del idioma tailandés y al ser la unión de dos palabras con un significado concreto y altamente original.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que habida cuenta que la actora no debatió el ejercicio de valoración probatoria realizado en su momento, en el trámite administrativo, para decretar la notoriedad de la marca "CHAO”, se iba a inhibir de realizar nuevamente el análisis en lo que a dicho aspecto atañe, por lo que ese hecho debe tenerse como cierto.

Indicó que existen evidentes semejanzas ortográficas y fonéticas entre las marcas opositoras “CHAO” y el signo cuestionado 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “CHAOKOH”, ya que éste último reproduce totalmente la expresión “CHAO”, contenida en los registros previos; y que la adición de la partícula “KOH”, en la expresión solicitada, no es suficiente para diferenciarlas.

Anotó que dada la ausencia de otros elementos que diluyan la preponderancia de la partícula “CHAO”, a los consumidores les costaría distinguir entre los dos signos distintivos enfrentados en el mercado al considerar únicamente su naturaleza nominativa, razón por la cual no se podría acceder al registro como marca del signo solicitado.

Mencionó que el signo y marcas cotejados buscan distinguir productos del mismo género (alimentos); y que aunque la cobertura solicitada se muestre como restringida, los productos allí relacionados hacen parte de aquellos que protegen las marcas previamente registradas, por lo que no hay duda de la relación de conexidad existente, ya que si se concediera el signo cuestionado se generaría confusión no solo en relación con los productos que identifican, sino además con su verdadero origen empresarial. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a una marca previamente registrada o solicitada en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Aclaró que el estudio comparativo que debe realizar solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser ésta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo. II.-2. La sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. 6 Folios 63 y 69 del cuaderno físico principal. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 23 de enero de 2023 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 7 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 74860 de 4 de octubre de 2018 y 204378 de 11 de mayo de 2020, vulneran o no lo establecido en los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

En esta etapa procesal, tanto la actora como la SIC, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Mediante providencia de 16 de junio de 2023, se ordenó dar aplicación a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos: “[…]

PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de las normas comunitarias que se requiere, se utilizarán para ello las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022 (artículo 134, ibidem), 391-IP-2022 (artículo 136, literal a), ibidem), 49-IP- 2018 (artículo 136, literal h), ibidem) y 366-IP-2021 (artículo 136, literales a) y h), ibidem).

TERCERO: En firme el presente proveído, regrese el expediente al Despacho a efectos de correr traslado para alegar de conclusión. […]”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 74860 de 4 de octubre de 2018 y 204378 de 11 de mayo de 2020, denegó el registro del signo nominativo solicitado, “CHAOKOH”, a la actora, para distinguir los siguientes productos en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “[…] Leche de coco, enlatada, Coco seco y preservado;

Salsas de chile; Pasta de chile en aceite; pasta de curry rojo; pasta de curry verde; Pasta de curry masman; Salsas de curry panang; Salsas de verduras agrias; Salsas de curry amarillo amargo; Salsas de Tom-yum; vinagre; Salsas de pescado; Salsas de soya. […]” y “[…] Jugo de coco; Jugo de palma; zumo de frutas. […]”, por estimar que era similarmente confundible con las marcas previamente registradas, “CHAO”, que distingue productos en la Clase 30, teniendo en cuenta que reproduce el elemento más 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintivo, esto es, la expresión “CHAO”.

A juicio de la actora, el signo cuestionado “CHAOKOH” cuenta con elementos distintivos que permiten diferenciarlo de las marcas opositoras, ya que cuentan con diferente número de letras, así como en el número de sílabas y terminaciones; y que si bien es cierto que coinciden en algunas letras, también lo es que tales coincidencias tienen funciones completamente diferentes en cada expresión, debido a la estructura de cada una.

Indicó que la palabra “CHAO” se encuentra registrada como marca en múltiples registros a nombre de diferentes titulares, en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que en nada afectaría la distintividad de las marcas opositoras “CHAO” el registro como marca del signo cuestionado “CHAOKOH”. Por su parte, la SIC mencionó que existen evidentes semejanzas ortográficas y fonéticas entre las marcas opositoras “CHAO” y el signo cuestionado “CHAOKOH”, ya que éste último reproduce totalmente la expresión “CHAO”, contenida en los registros previos; y que la adición de la partícula “KOH”, en la expresión solicitada, no es suficiente para diferenciarlas. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anotó que dada la ausencia de otros elementos que diluyan la preponderancia de la partícula “CHAO”, a los consumidores les costaría distinguir entre los dos signos distintivos enfrentados en el mercado al considerar únicamente su naturaleza nominativa, razón por la cual no se podría acceder al registro como marca del signo solicitado.

Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Despacho sustanciador estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 344-IP-20228, 391-IP-20229, 49-IP-201810 y 366-IP-202111, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no resultaba similarmente confundible con el signo solicitado “CHAOKOH”, es decir, alegó el cumplimiento del 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de octubre de 2018. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5028 de 13 de agosto de 2021. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem12.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “CHAOKOH” es diferente desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual a las marcas opositoras “CHAO”. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver13, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios14, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presenta tanto el signo como la marca en conflicto, así: CHAOKOH 14 391-IP-2022 y 366-IP-2021. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO15 CHAO 16 MARCAS NOMINATIVA Y MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADAS17 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “CHAO”, como lo es la previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo nominativo, “CHAOKOH”, solicitada por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel 15 Folio 50 del cuaderno físico principal. 16 De conformidad con el formulario de solicitud de registro, la expresión “MENTA MASTICABLE” debe tenerse como frase explicativa y no hace parte de la denominación del signo. 17 Folio 50 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios18 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas 18 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la actora, la partícula “CHAO”, que conforma las marcas previamente registradas, se encuentra registrada como marca a nombre de diferentes titulares, de manera que es débil. Al respecto, es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Al respecto, una vez verificado en la página web de la entidad demandada19, no se encontraron marcas en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza que comprendieran la palabra “CHAO” en sus denominaciones.

En efecto, las únicas marcas que contienen la palabra “CHAO”, en dichas clases, son aquellas registradas a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION. Por lo anterior, no le asiste razón a la actora al afirmar que la partícula “CHAO” es débil, sino que, por el contrario, ésta resulta arbitraria y altamente distintiva frente a los productos de las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos distintivos en conflicto. 19 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 19 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “CHAOKOH”, y las marcas previamente registradas “CHAO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la partícula “CHAO”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la adición de las letras “KOH” sean aptas para dotar al signo solicitado de la suficiente distintividad y contribuyan a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “CHAO”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado agregó la partícula “KOH” en su final, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que el signo solicitado, “CHAOKOH”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “CHAO”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la similitud fonética es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coinciden en la palabra “CHAO”, siendo éstas el elemento principal de las marcas registradas “CHAO”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH - CHAO - CHAOKOH En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la partícula “CHAO” contenida en las expresiones enfrentadas, según el Diccionario de la Real Academia, significa20: “[…] 1. interj. coloq.

Adiós o hasta luego. […]”. Por su parte, el término “KOH”, presente en el signo cuestionado, debe tenerse como de fantasía, ya que éste no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. 20 https://dle.rae.es/chao?m=form Consultado el 19 de julio 2024. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la Sala advierte que el signo cuestionado debe tenerse como de fantasía, porque la unión de las partículas que los conforman no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Así las cosas y comoquiera que el signo cuestionado contiene expresiones de fantasía, la Sala considera que el signo y marcas enfrentados no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “CHAO”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201821 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “CHAOKOH” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 29: “[…] Leche de coco, enlatada, Coco seco y preservado; Leche de coco (bebida); Carne de coco deshidratada; Brote de bambú en conserva; Banano enlatado; Flor de banano en conserva;

Maíz tierno en conserva; Brotes de frijoles enlatados; Jaca enlatada; Longan enlatado; Lichi enlatado; Mango enlatado; Papaya enlatada; Rambután enlatado; Zapote enlatado; Enlatados, frutas y vegetales secos y conservadas. […]”..- Clase 30: “[…] Salsas de aderezo de pollo; Salsas de chile; Pasta de chile en aceite; pasta de curry rojo; pasta de curry verde;

Pasta de curry masman; Salsas de curry panang; Salsas de verduras agrias; Salsas de curry amarillo amargo; Salsas de Tom-yum; vinagre; Salsas de pescado; Salsas de soya […]”..- Clase 32: “[…] Jugo de coco; Jugo de palma; zumo de frutas […]”. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las marcas previamente registradas, “CHAO”, distinguen los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. […]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que dos comparten una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentadas.

Adicionalmente, se advierte la presencia de la sustituibilidad entre los productos que distingue el signo cuestionado y aquellos que amparan 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas previamente registradas en las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que los cafés y tes, que amparan las marcas opositoras, fácilmente pueden ser reemplazados por jugos o zumos de fruta que pretende identificar el signo cuestionado, ya que éstos presentan una misma finalidad, esto es saciar la sed del consumidor.

También se advierte un uso conjunto o complementario entre los productos de las clases 29 y 30, que amparan el signo y marcas enfrentados, pues las frutas enlatadas y secas, que identifica el signo cuestionado, normalmente son utilizados como ingredientes para elaborar los productos de pastelería y confitería que amparan las marcas previamente registradas.

Asimismo, la Sala observa que los productos amparados por el signo y marca comparados tienen una naturaleza común al ser productos alimenticios, ya que tanto "CHAOKOH" como "CHAO" incluyen en sus listas una variedad de salsas y condimentos. En efecto, en el caso de "CHAOKOH", se encuentran en su cobertura de productos las salsas de aderezo de pollo, salsas de chile, pasta de chile en aceite, pasta de curry y diversas salsas específicas de la 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cocina asiática, al igual que en las marcas opositoras "CHAO", pues también ampara vinagre y salsas (condimentos), lo que sugiere una posible superposición en el ámbito de condimentos y aderezos que pueden utilizarse en la cocina diaria.

Aunado a lo anterior, las salsas de "CHAOKOH" y los condimentos de "CHAO" son productos que los consumidores utilizan para realzar el sabor de sus comidas. Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 22 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registradas, esto es, “CHAO”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales23: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora, la actora también alegó que el signo cuestionado “CHAOKOH” no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la marca que sirvió como fundamento de la oposición, sino que, por el contrario, es completamente distintiva al provenir del idioma tailandés y al ser la unión de dos palabras con un significado concreto y altamente original.

En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer la sentencia de 22 de mayo de 201424, en la que se precisó, con 23 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008- 00053-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba. […]” (Destacado fuera de texto). También resulta pertinente traer a colación la interpretación prejudicial 43-IP-2012, que frente a las marcas notorias precisó: “[…] La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. […] 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. […] La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue. […] El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. […] La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. (Destacado fuera de texto). 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala pone de presente que, como bien lo alegó la entidad demandada en su escrito de contestación de la demanda, la actora no debatió la valoración probatoria efectuada durante el trámite administrativo por la SIC ni el estatus de notoriedad de la marca opositora “CHAO” para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se tendrá como un hecho cierto.

Así las cosas, para la Sala, lo anterior permite concluir que la marca “CHAO” del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al ser considerada como notoriamente conocida, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado.

En ese sentido, si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sí puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, así como la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios25, máxime si se tiene en cuenta las semejanzas presentadas entre éstas y la conexidad 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de abril de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2008-00383-00. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competitiva que se presenta entre sus productos, de manera que no podría accederse al registro como marca del signo cuestionado “CHAOKOH”.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo “CHAOKOH”, para amparar productos de las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00452-00 Actora: THEPPANDUNGPORN COCONOUT COMPANY LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.