Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tema: Interpretación prejudicial AUTO El artículo 123 de la Decisión 500 de 2001, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, prevé que: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
En estos casos, según el artículo 124 ibídem, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada. Como quiera que este es un asunto de única instancia, en el cual deben aplicarse algunas normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (se invocaron como violadas las previstas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000), y teniendo en cuenta que el presente asunto se encuentra para dictar sentencia, es preciso suspender el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunitarias citadas.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Esta suspensión, se advierte, no tiene los mismos efectos de la suspensión procesal a que se refiere el artículo 161 del Código General del Proceso, sino la connotación específica de que el juez nacional no puede proferir sentencia hasta que conozca y obre en el proceso la respuesta del Tribunal Andino de Justicia a la consulta obligatoria.
En consecuencia, todas las actuaciones procesales distintas a dictar sentencia se entenderán excluidas de la suspensión y deberán ser tramitadas. En este orden, para la formulación de la consulta al Tribunal se advierte lo siguiente, en los términos del artículo 125 de la Decisión 500 de 2001: I. El nombre o instancia del Juez o Tribunal que hace la solicitud es el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso de única instancia número 11001-03-24-000-2005- 00212-01.
II. La norma del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación se requiere de conformidad con la demanda son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. No obstante, este despacho advierte que la fecha de la solicitud de patente de invención titulada "NUEVAS DIHIDROPIRIMIDINAS” fue radicada el día 16 de abril de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y le correspondió el expediente administrativo núm. 99.022.937.
Por lo tanto, se solicitará igualmente la interpretación de los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 de la Decisión 344 por cuanto está normatividad se encontraba vigente al momento de la presentación de la patente de invención. III. La solicitud se origina en los mandatos del inciso segundo del artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina y del artículo 123 de la Decisión 500 o Estatuto del Tribunal, que exigen al juez nacional solicitar la interpretación prejudicial en todos los procesos en que deba aplicarse Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 alguna norma comunitaria y cuya sentencia no sea susceptible de recursos en derecho interno. IV.
Los hechos en los cuales se fundamenta la demanda son los siguientes: 4.1. Mediante escrito radicado el 16 de abril de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC, la demandante, presentó la solicitud de patente de invención titulada "NUEVAS DIHIDROPIRIMIDINAS” correspondiéndole el expediente administrativo núm. 99.022.937. 4.2.
La SIC mediante concepto núm. 607 concluyó que la solicitud de patente no cumplía con todos los requisitos formales requeridos por la Decisión 344 para este tipo de trámites y por lo tanto mediante auto 1224 de 11 de mayo de 1999 realizó observaciones técnicas, las cuales fueron atendidas por el demandante. La solicitud de patente se publicó en la Gaceta de Propiedad industrial núm. 502 de 27 de marzo de 2001. 4.3.
La SIC mediante oficio núm. 09966 de 2004, emitió concepto técnico en el cual el examinador indicó que una vez realizada la búsqueda de anterioridades encontró que los documentos US4822798 y US4698340 afectaban el nivel inventivo de la patente presentada y, por consiguiente, el objeto reivindicado no cumplía con el requisito ordenado en la norma comunitaria. 4.4.
La parte actora presentó escrito ante la SIC mediante el cual dio respuesta de fondo al anterior concepto técnico exponiendo claramente todos los argumentos de tipo técnico y jurídico que desvirtuaban la opinión del examinador, modificando la descripción de la invención reivindicada con el fin de proporcionar mayor claridad sobre el objeto de la misma y por ende resaltando su novedad y nivel inventivo. 4.5.
La SIC mediante resolución 17220 del 29 de julio de 2004, negó el privilegio de patente para la invención titulada "NUEVAS DIHIDROPIRIMIDINAS”, sobre la base de que dicha invención carece de Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 novedad y nivel inventivo, por lo tanto, la parte actora interpuso el correspondiente recurso de reposición. 4.6.
La SIC resolvió el recurso mediante la resolución 1982 de 31 de enero de 2005, confirmando en su totalidad la resolución 17220 del 29 de julio de 2004 quedando así agotada la vía gubernativa. Como concepto de la violación la demandante planteó que los actos acusados violan los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo cual fue sustentado como sigue: • En primer lugar, se refirió a la resolución 17220 del 29 de julio de 2004 mediante la cual se le negó la patente de invención, así: Explicó que el pliego reivindicatorio de la solicitud de patente comprendía nuevos compuestos de dihidropirimidina, diferentes procesos o métodos para su elaboración, así como productos farmacéuticos que contenían una de las dihidropirimidinas reivindicadas.
También señaló que el problema técnico al cual se dirige la invención era la de proporcionar sustancias apropiadas como agentes activos en el tratamiento de infecciones virales de la hepatitis B, de tal manera que la invención pretendía responder a la necesidad de crear compuestos contra el virus de la hepatitis B. Insistió en señalar que el invento presentado involucraba, por una parte, compuestos novedosos de dihidropirimidina y, por otra parte, un objetivo distinto para los mismos, esto es, atacar un virus que causa la enfermedad de hepatitis B. Por ello, se pueden reconocer dos elementos que deben marcar el examen de patentabilidad de la invención frente a las anterioridades citadas en los actos impugnados por la SIC documentos US4698340 (D1) y US4822798 (D2), puesto que ninguna de esas anterioridades divulga en su totalidad los elementos de la invención presentada, ni mucho menos presentaban las mismas actividades farmacéuticas, debido a que, las anterioridades estaban dirigidas al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 (sistema circulatorio) y el invento iba dirigido a atacar el virus de la Hepatitis B. Concluyó señalando que para una persona versada en la materia técnica correspondiente, en una fecha anterior a aquella en la cual se reivindicó la prioridad en el presente caso, y enfrentada al problema técnico de suministrar una solución científico - técnica a la enfermedad causada por el virus de la hepatitis B, jamás hubiera recurrido a la literatura disponible en campos tan divergentes como el de las enfermedades cardio- o cerebrovasculares para encontrar una aproximación o una sugerencia técnica que le permitiera desarrollar los compuestos reivindicados en la solicitud de patente. • En segundo lugar, se refirió a la resolución 1928 de enero 31 de 2005 por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que negó la patente de invención, así: Señaló que frente a los argumentos de carácter técnico que sustentan y ponen en evidencia el nivel inventivo de la solicitud presentada se encontraban en el pliego reivindicatorios, así: • Que la presente invención comprende nuevos compuestos de dihidropirimidina; • Que ninguna de las anterioridades citadas, US4698340 (DI) y US4822798 (D2), por la SIC revelan estos compuestos con todas y cada una de las características técnicas que los especifican. • Que el problema técnico que resuelve la presente invención es diametralmente distinto al objetivo técnico que tienen los compuestos reivindicados por las anterioridades citadas.
En efecto, los compuestos descritos en los documentos DI y D2 son agentes activos efectivos en el tratamiento de enfermedades cardio- y cerebrovasculares, mientras que la invención define nuevos compuestos dirigidos a combatir el virus de la hepatitis B. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Explicó que la SIC en los actos acusados hace alusión a la no patentabilidad de los compuestos reivindicados en la solicitud de patente por su actividad contra la hepatitis B, por considerar que esta implicaba un segundo uso de materia ya comprendida en el estado de la técnica, sin embargo, al mismo tiempo reconoce dicha entidad que, aunque encuentra similitudes en los compuestos químicos de las anterioridades citadas respecto de la solicitud de patente, ninguna de las anterioridades señaladas revela todas las características comprendidas en la invención. Frente a lo anterior, adujo el demandante que el criterio de "segundo uso" solo aplica en casos en los que el objeto a patentar ya se encontraba enteramente divulgado por un documento en el arte, no obstante, en el presente caso no se presentaba por cuanto en consideración de la parte actora la materia del invento presentado aplicaba compuestos reivindicados, como lo es la actividad contra el virus de la hepatitis B, y por ende no se podía, bajo ninguna circunstancia, ser considerada como un segundo uso de dichos compuestos.
De otra parte, señalo que la SIC se equivocó al establecer que un derivado de pirimidina es un isómero de un derivado de dihidropirimidina y en suma explicó que cada uno de estos derivados tiene un peso molecular diferente que específicamente difiere en dos átomos de hidrógeno, lo cual conduce a que probablemente cada uno de estos derivados tenga actividades biológicas totalmente diferentes.
Concluyó señalando que el examinador de la SIC no era la persona idónea, pues demostró no tener conceptos de patentabilidad claros, ni tampoco un conocimiento del área técnica relevante suficiente para llevar a cabo este estudio. V. Contestación de la demanda dentro del proceso La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando que los actos administrativos acusados fueron expedidos con Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 fundamento en la normatividad vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ello por cuanto la etapa del examen de fondo y el examen definitivo se adelantaron de conformidad con dicha Decisión. Explicó que contrario a lo afirmado por la parte demandante, según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente 99-022937, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reunía todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención. Señaló que, revisando los argumentos presentados por la SIC a lo largo del estudio de patentabilidad de la presente solicitud, se encontró que en efecto, los compuestos de las anterioridades presentan una actividad farmacológica diferente a la actividad que se dice tienen los compuestos reclamados en la patente de invención. Y que no obstante, los compuestos encontrados en el estado de la técnica son bastante similares estructuralmente a compuestos de la solicitud bajo estudio, especialmente cuando el sustituyente R5 en la invención es piridina sustituida por alcoxi C1.6 y alquilo C1.6. teniendo en cuenta que en la anterioridad US 4822798 se revelan compuestos que difieren de los reivindicados en la solicitud denegada porque no tienen dicha piridina sustituida, pero en la anterioridad US 4698340 si se encuentra dicha piridina sustituida por alquilo y alcoxi.
Concluyó manifestando que, analizados los compuestos de “la anterioridad US 4698340, se encuentra que la única diferencia estructural con los compuestos de la presente solicitud es que su anillo central es una pirimidina; y el documento US 4822798 cuyo núcleo central es una dihidropirimidina, tal como la presente solicitud, se diferencia de esta porque el radical piridina no se encuentra sustituido, tal como puede observarse en las fórmulas correspondientes arriba dibujadas.
Entonces, Radicación: 11001-03-24-000-2005-00212-01 Demandante: Bayer AKTIENGESELLSCHAFT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 la información del documento US 4698340 junto con el documento US 4822798 le sugiere a una persona medianamente versada en la materia que el núcleo puede ser dihidropirimidina sustituida en posición 2 con una piridina sustituida con alquilo o alcoxi, hasta 3 veces indistintamente.” Por lo anterior, el despacho RESUELVE:
PRIMERO: SUSPENDER el proceso para los efectos previstos en el artículo 124 de la Decisión 500 de la CAN.
SEGUNDO: SOLICITAR al Tribunal Andino de Justicia su interpretación prejudicial en este proceso.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección remitir vía electrónica al Tribunal Andino de Justicia la documentación necesaria para rendir concepto junto con una copia de la presente decisión.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría que una vez sea allegada la interpretación prejudicial pase el expediente al despacho para dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Esta providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado que lo suscribe en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.