CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Combustión Ingenieros S.A.S. Tema: Registro como marca del signo “ZBOOK FIREFLY” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 20211 y 37247 de 17 de junio de 20212 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Que se declare nula la Resolución No. 21874, dictado (sic) por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de abril de 2021, por medio de la cual se negó de oficio el registro de la marca ZBOOK FIREFLY (Nominativa) en Clase 9 solicitada por Hewlett- Packard Development Company, L.P., con fundamento en las marcas registradas FIREFLY (Mixtas) Nos. 567424; 676473 a nombre de COMBUSTION INGENIEROS SAS. 1 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.
Que se declare nula la Resolución No. 37247 dictada por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 17 de junio de 2021, por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 21874, dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de abril de 2021. 3.
Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad Hewlett-Packard Development Company, L.P., quien tiene un interés legítimo pues quiere registrar su marca, se ordene la concesión de la marca ZBOOK FIREFLY (Nominativa) en Clase 9 a nombre de Hewlett-Packard Development Company, L.P. […]”4 (negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Hewlett-Packard Development Company, L.P. solicitó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos de la clase 9ª6, estos son: “[…] estaciones de trabajo informáticas móviles que comprenden computadores portátiles (notebook); computadores.
Se excluyen los productos relacionados con microlitógrafo (sic) óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas […]”. 4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud, en la gaceta de la propiedad industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 5.
Anotó que, a través de la Resolución 21874 de 19 de abril de 2021, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos de la mencionada clase 9ª, al considerarlo similarmente confundible con las marcas mixtas “FIREFLY” que reivindican productos de la misma clase del nomenclátor internacional, con certificados 567.424 y 676.473, y cuyo titular es Combustión Ingenieros S.A.S. 6.
Aseveró que Hewlett-Packard Development Company, L.P. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC mediante la Resolución 37247 de 17 de junio de 2021, en el sentido de confirmar la Resolución 21874. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Versión 11. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamento de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “FIREFLY”, que amparan productos de la misma clase. 9.
Manifestó que “[…] Hewlett-Packard Development Company, L.P., ya es titular de la marca registrada ZBOOK (Nominativa) No. 488478 en la Clase 9 Internacional, razón por la cual Hewlett-Packard Development Company, L.P., ya tiene un derecho adquirido sobre la expresión “ZBOOK”. Por tanto, la marca solicitada ZBOOK FIREFLY (Nominativa) en Clase 9 debe ser considerada una marca derivada de dicho registro marcario, actualmente vigente […]”. 10.
Señaló que el signo solicitado contiene el elemento denominativo adicional ZBOOK, que lo hace distintivo respecto de las marcas previamente registradas, esto es, desde la perspectiva ortográfica y fonética. 11. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos reivindicados por los signos cotejados que, si bien están en la misma clase del nomenclátor, son muy específicos, con finalidades distintas y dirigidos a consumidores diferentes, por lo que no comparten los mismos canales de comercialización. 12.
Explicó, teniendo en cuenta lo anterior, que las marcas previamente registradas “FIREFLY” identifican “[…] productos especializados que consisten en impresiones microlitográficas, equipos para originar elementos ópticos variables difractivos, servicios de impresión 3D, impresión holográfica y equipos para originar matrices holográficas personalizadas // Por su parte, la marca solicitada ZBOOK FIREFLY pretende identificar productos relacionados con el campo de los computadores excluyendo expresamente de su cobertura los productos relacionados con microlitógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas.
Sin duda se trata de productos muy diferentes, dirigidos a consumidores distintos […]”. 7 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.
Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14.
Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. 15. Señaló que “[…] el signo ZBOOK FIREFLY, etimológicamente observado frente a al signo previamente registrado FIREFLY son iguales, significan lo mismo y traducido al español quiere decir “Luciérnaga”, que lo acompañe la palabra ZBOOK no cambia, en razón a que no posee un significado especial simplemente evoca “libro” en español, concepto o extranjerismo que debe considerarse como una expresión fantasiosa que no le da ninguna distintividad, el signo mencionado no guarda una relación directa con los servicios que pretende identificar y por ende el mismo no cumple con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes de los servicios ofrecidos en el mercado.
Adicionalmente no cumple la función principal que debe poseer toda marca, ya que no indica origen empresarial alguno, careciendo entonces de la fuerza distintiva intrínseca necesaria […]”. 16. Advirtió que la reproducción de “FIREFLY” crea semejanza, en tanto que este es el elemento predominante en el conjunto de las marcas cotejadas, creando un riesgo de confusión y asociación en el mercado. 17.
Argumentó que existe conexidad competitiva entre el signo solicitado y la marca con certificado 676473. II.2. Intervención de la sociedad Combustión Ingenieros S.A.S. 18. La sociedad Combustión Ingenieros S.A.S., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P. presentó la demanda el 5 de noviembre de 202110 en contra de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 2021 y 37247 de 17 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 8 Índice 12 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Índices 6 y 19 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20.
Por auto de 3 de diciembre de 202111 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad combustión Ingenieros S.A.S. El 14 de enero de 202212 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21. A través de providencia de 8 de abril de 202213 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 18 de noviembre de 202214. 22.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 23. Mediante auto de 10 de febrero de 202315 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 24.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 82-IP-2023 de 22 de junio de 202316 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.
Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. 11 Índice 4 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Índice 8 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índice 20 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 Índice 27 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índices 31 y 32 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 38 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 25.
Mediante auto de 31 de julio de 202317 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 17 Índice 40 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 46 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 45 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2.
La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 2021 y 37247 de 17 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca al signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P. 29.
La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo solicitado y las marcas mixtas “FIREFLY”21 que identifican productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 30.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 202122 y 37247 de 17 de junio de 202123 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P. IV.4.
Análisis del caso concreto 32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos de la clase 9ª24, estos son: “[…] estaciones de trabajo informáticas móviles que comprenden computadores portátiles (notebook); computadores. Se excluyen los productos relacionados con microlitógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas […]”. 33.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas mixtas “FIREFLY” del tercero con interés en el resultado del proceso. Ello por cuanto la expresión adicional “ZBOOK” las diferencia, máxime cuando ya es titular de marcas con dicha denominación, por lo que el signo solicitado es una marca derivada de estas. 21 Certificados 567.424 y 676.473. 22 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 23 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 24 Versión 11. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34.
Asimismo, no hay conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos cotejados en tanto que se tienen finalidades diferentes, y se comercializan por canales distintos. 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 82- IP-2023 de 22 de junio de 202325 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 36.
Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 38.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 25 Índice 38 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo solicitado por la parte demandante26 ZBOOK FIREFLY (nominativo) Clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso27 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro FIREFLY 9ª 676.473 FIREFLY 9ª 567.424 39.
Como en el presente caso se va a cotejar el signo nominativo solicitado por la parte demandante, y las marcas mixtas “FIREFLY” del tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 40.
En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 41.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el 26 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 27 Ibidem. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 42.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”28. 43.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas previamente registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 44.
En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 45.
Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “Z” y “BOOK” que hacen parte del signo solicitado, resultan ser de uso común en la clase 9ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados29: “Z” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. Z ZIPPY TECHNOLOGY CORP. 9ª 269708 LAR Z-21 CASCOS LAR S.A. 9ª 310734 Z ZODIAC ZODIAC INTERNATIONAL 9ª 408052 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 29 Consulta realizada el 7 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “BOOK” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. MACBOOK APPLE INC. 9ª 344280 FACEBOOK META PLATFORMS, INC. 9ª 363993 LIFEBOOK FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED 9ª 371882 46. De allí que, las partículas individualmente consideradas “Z” y “BOOK” no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, por lo que, en principio, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo.
Sin embargo, en el caso sub examine, se advierte que, por un lado, la expresión es “ZBOOK”, esto es, el conjunto de las dos partículas que se encuentran unidas que no pueden fraccionarse y, por el otro, la controversia recae en dicha palabra, por lo que debe realizarse el examen incluyéndola. 47. No ocurre lo mismo con la expresión “FIREFLY” que hacen parte del signo y las marcas cotejados, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para la clase 9ª, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 48.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo “ZBOOK FIREFLY”, para la clase 9ª del nomenclátor internacional, y las marcas en conflicto “FIREFLY” del tercero con interés en el resultado del proceso para la misma clase, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 49.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado Z B O O K F I R E F L Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Marcas previamente registradas F I R E F L Y 1 2 3 4 5 6 7 50.
De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que, aunque las marcas presentan diferencias en cuanto a la extensión, la terminación y la secuencia consonántica y vocálica, también lo es que existen elementos comunes que permiten concluir una similitud entre las mismas. 51. En efecto, el signo solicitado está compuesto por 2 palabras, 12 letras, 8 consonantes “Z-B-K-F-R-F-L-Y” y 4 vocales (“O-O-I-E”), mientras que las marcas registradas constan de 1 palabra, 7 letras, 5 consonantes “F-R-F-L-Y” y 2 vocales “I- E”.
A pesar de las diferencias en su composición, se tiene que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “FIREFLY”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva. 52. Cabe advertir que la adición del término “ZBOOK”, aunque gráficamente unida la letra “Z” con BOOK, no aporta un elemento suficientemente distintivo ni altera la impresión global de semejanza, pues se trata de una combinación formada por partículas de uso común en el ámbito tecnológico y comercial. 53.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, debido a que, como se precisó, ambas coinciden en la denominación “FIREFLY”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “FIREFLY”. 54. La adición del término “ZBOOK”, por ubicarse en la posición inicial del signo y poseer un sonido breve, no introduce una variación perceptible capaz de alterar la impresión auditiva global, pues el consumidor se concentra en la secuencia acentual de la expresión “FIREFLY”, que es idéntica a la de las marcas previamente registradas. 55.
La Sala destaca que la similitud fonética debe apreciarse conforme a la impresión sonora global que produce el signo al ser pronunciado, de modo que la coincidencia 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en la parte final o en la que recae la fuerza distintiva es la que determina dicha semejanza. 56.
Aunado a lo anterior el análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias; pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión. 57. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY – FIREFLY – ZBOOK FIREFLY 58.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que los signos distintivos cotejados contienen la expresión “FIREFLY”, la cual en idioma inglés significa “luciérnaga”30; y el signo solicitado BOOK, que traduce en dicho idioma “libro” 31. 59. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202432, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].
(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 60. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.
(negrilla fuera del texto). 30 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/firefly. 31 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/libro. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00.
MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 61. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 62.
Es así como la Sala observa que, si bien las palabras “FIREFLY” y “BOOK” se encuentran escritas en inglés, estas no son de conocimiento del consumidor medio en Colombia, circunstancia que no fue demostrada en el proceso33. Máxime cuando no sirven de raíz equivalente34 a su traducción al castellano, ni fonéticamente se escuchan de manera semejante, razón por la cual, en este caso, no deben tratarse como si fuesen una expresión local. 63.
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que la palabra “BOOK” se encuentra unida a la letra “Z”, la cual, al ser una letra del abecedario, carece de significado conceptual propio. La combinación de ambas conforma la expresión “ZBOOK”, lo que impide que la partícula “BOOK” se perciba de manera aislada o conserve su traducción literal de “libro”.
En esa medida, la adición de la letra “Z” no introduce una noción identificable ni otorga un contenido conceptual distintivo conocido por el consumidor. 64. Por lo tanto, el signo “ZBOOK FIREFLY”, en su conjunto, y las marcas “FIREFLY” deben ser entendidas como denominaciones de fantasía, en la medida en que no poseen un significado concreto o reconocible en el idioma español, lo que impide establecer una asociación conceptual directa por parte del consumidor y se configuran como unas creaciones del ingenio de su autor, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque35. 65.
Esta Sala, en sentencia de 24 de septiembre de 202036, al realizar el cotejo entre una marca que reproducía la denominación de la marca previamente registrada, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “SPIN OFF”, y la marca previamente registrada “SPIN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “SPIN”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “OFF” en el 33 El artículo 167 del CGP dispone que “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”.
Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de septiembre de 2020. Rad.: 2012-00215-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “SPIN”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “SPIN” y “OFF”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “SPIN”, lo que lleva a que el signo solicitado “SPIN OFF” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.
De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […]” (negrilla fuera de texto). 66. Igualmente, en sentencia de 5 de junio de 202537, se consideró que: “[…] la Sala concluye que, aunque la marca solicitada “POTTERY BARN” incluye la palabra adicional “BARN”, lo que en principio permitiría diferenciarlas, existe una similitud ortográfica y fonética significativa debido a que ambas marcas comparten el componente "POTTERY".
La inclusión de "BARN" no elimina la posibilidad de confusión, sino que agrega una partícula que puede ser percibida por los consumidores como una variación de la marca previamente registrada […]” (negrilla fuera de texto). 67. En ese sentido, la Sala considera, reiterando los criterios citados supra, que, aunque la marca solicitada “ZBOOK FIREFLY” incluye la palabra adicional “ZBOOK”, existe una similitud ortográfica y fonética en tanto que a que las marcas objeto de cotejo comparten la denominación “FIREFLY”, en la cual recae la fuerza distintiva del conjunto.
La inclusión de “ZBOOK” no elimina la posibilidad de confusión, sino que agrega una expresión compuesta por partículas de uso común y débiles. 68. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo y las marcas previamente registradas a favor de la demandante. 69.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 70. La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación 37 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de junio de 2025. Rad.: 2013-00597-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 71.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201838 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 72.
Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 73. Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 74.
En el caso sub examine, el signo “ZBOOK FIREFLY” se solicitó para distinguir productos de la clase 9ª39, estos son: “[…] estaciones de trabajo informáticas móviles que comprenden computadores portátiles (notebook); computadores. Se excluyen los productos relacionados con microlitógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas […]”. 75.
Por su parte, las marcas previamente registradas “FIREFLY” amparan productos de la misma clase, a saber: Clase 9ª40 “[…] microlitógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas. […]”. Clase 9ª41 “[…] aparatos de conmutación para telefonía digital; aparatos de introducción, salida, transmisión y almacenamiento de datos; aparatos de procesamiento de texto; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión o reproducción de datos o imágenes; aparatos holográficos; aplicaciones descargables para utilizar con dispositivos móviles; cámaras digitales; chips [circuitos integrados]; circuitos electrónicos; dispositivos electrónicos de procesamiento de imágenes; hardware; hardware y software; hologramas; microcircuitos; plataformas de software; software; software de procesamiento de imágenes; microlitógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas; hardware de computador o dispositivos electrónicos mecánicos, ópticos y otros, para transmitir, almacenar, manipular, grabar, visualizar, acceder, descargar, medir, caracterizar, diseñar, procesar, producir, imágenes 2D/3D, texto, video, datos; hardware para capturar, transferir, recibir, medir, caracterizar, diseñar, procesar, contenido en archivo, video, datos e imágenes 2D/3D a través de dispositivos electrónicos portátiles o computadores; hardware de interfaz de usuario; hardware para captura, medición, caracterización, procesamiento, desarrollo, diseño y producción de imágenes 2D/3D para artes gráficas y de elementos ópticos difractivos y no difractivos y otros relacionados con 39 Versión 11. 40 Certificado 567.424. 41 Certificado 676.473. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tecnología 3D.
Software de computador para transmitir, compartir, recibir, descargar, visualizar, manipular, transferir, medir, caracterizar, procesar, datos, imágenes 2D/3D, video, texto; software de captura, reconocimiento, correspondencia y procesamiento de imagen 2D/3D; software de interfaz de usuario; software para capturar, procesar, manipular, transferir y recibir contenido en archivo a través de dispositivos electrónicos portátiles o computadores; software para captura, medición, procesamiento, caracterización, diseño, desarrollo, originación y producción de imágenes 2D/3D para artes gráficas y elementos ópticos difractivos y no difractivos; software de control de elementos electrónicos; software de control de elementos ópticos; software de comunicación, caracterización, descarga, transmisión, de datos, archivos, documentos, imágenes 2D/3D, videos de manera remota a través de Internet para brindar asistencia remota y soporte técnico y otros relacionados con tecnologías 3D […]”. 76.
Ahora, la Sala precisa que, respecto de la marca “FIREFLY” certificado con 567.424 no existe conexidad competitiva en tanto que el signo excluye expresamente de cobertura los productos que dicha marca ampara. 77. No obstante, al comparar los productos indicados en la marca con certificado 676.473, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad. 78.
En cuanto a la sustituibilidad o intercambiabilidad, la Sala observa que los productos “[…] estaciones de trabajo informáticas móviles que comprenden computadores portátiles (notebook); computadores […]” son tipos de hardware diseñados para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, por lo que cumplen una función análoga a varios de los productos amparados por la marca “FIREFLY”, tales como hardware y software; aparatos de procesamiento de texto; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión o reproducción de datos o imágenes; microcircuitos; chips, circuitos integrados; plataformas y software de computador. 79.
En efecto, todos ellos se integran del mismo sistema tecnológico y satisfacen necesidades equivalentes relacionadas con el procesamiento informático, razón por la cual un consumidor podría considerarlos intercambiables o funcionalmente sustitutos dentro de la misma categoría de productos electrónicos y computacionales, dado que un consumidor elegiría indistintamente entre los productos de ambas marcas. 80.
Ahora bien, respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que esta implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En el caso concreto es claro que los portátiles y computadores se utilizan de forma conjunta con: i) los tipos de software y aplicaciones descargables; y ii) otros tipos de hardware como cámaras digitales, generando una relación de interdependencia entre ambos tipos de productos en la percepción del consumidor. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 81.
Este tipo de productos complementarios refuerza la idea de que los artículos de hardware y software tienen una conexión funcional, ya que el uso de los primeros conlleva la necesidad de los segundos, concluyendo la complementariedad entre ellos. 82. En consecuencia, se considera que existe una relación directa o indirecta con los productos amparados por la marca con certificado 676.473 y el signo solicitado, en tanto permite concluir que existe una relación de complementariedad que puede inducir al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial. 83.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por el signo solicitado y la marca con certificado 676.473, toda vez que los canales de comercialización y medios de publicidad coinciden. Ello, en tanto que, en el mercado coexisten ordinariamente productos informáticos como lo son software y hardware, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales almacenes especializados en el uso de las tecnologías de la información. Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las revistas especializadas de promoción de innovación tecnológica y venta de productos cibernéticos. 84.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 85. En conclusión, la similitud entre los productos identificados por el signo solicitado y la marca con certificado 676.473, sumada a la coincidencia parcial en su denominación incrementa sustancialmente la posibilidad de que el consumidor medio considere que el signo “ZBOOK FIREFLY” y la marca “FIREFLY”, con el certificado antes citado, corresponden a líneas de productos de una misma empresa o a marcas relacionadas comercialmente. 86.
Así, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de las marcas confrontados provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. 87.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201542, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 88.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales43: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 89. Por último, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, manifestó que “[…] Hewlett-Packard Development Company, L.P., ya es titular de la marca registrada ZBOOK (Nominativa) No. 488478 en la Clase 9 Internacional, razón por la cual Hewlett-Packard Development Company, L.P., ya tiene un derecho adquirido sobre la expresión “ZBOOK”.
Por tanto, la marca solicitada ZBOOK FIREFLY (Nominativa) en Clase 9 debe ser considerada una marca derivada de dicho registro marcario, actualmente vigente […]”. 90. Al respecto, se precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina44 ha considerado que “[…] las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. […]”. 91.
Es así como, atendiendo a que, de la revisión del sistema de información SIPI de la SIC45 se encuentra que la parte demandante es titular de la marca nominativa 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 44 25-IP-2022 de 15 de diciembre de 2022. 45 Consulta realizada el 7 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “ZBOOK” para amparar productos de la clase 9ª del nomenclátor internacional, se considera que el signo solicitado no corresponde a una marca derivada de este, en tanto que el conjunto marcario contiene variaciones sustanciales, esto es, la inclusión de la expresión “FIREFLY”.
En consecuencia, no es de recibo el argumento según el cual la sociedad solicitante tiene un derecho a que se le conceda el registro solicitado en tanto que este comparte el elemento “ZBOOK”. 92. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca con certificado 676.473 analizada, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
IV.5. Conclusión 93. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “ZBOOK FIREFLY” para los productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 94. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00 Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.