11001032400020150022400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00224-00 Referencia. Acción de nulidad absoluta Actora: PRECISAGRO S.A.S. TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “FERTIS” SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRECISAGRO S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 00082137 de 26 de diciembre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de febrero de 2012, la sociedad SULPUR MILLS LIMITED. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “FERTIS”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, junto con la sociedad COSMOAGRO S.A., presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas “FERTICROP” y “FERTICH”, previamente registradas, respectivamente, a favor de cada una de ellas en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos “[…] herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, alguicidas, avicidas, bactericidas (que no estén en otras clases), miticidas, molusquicidas, nematicidas, rodenticidas pesticidas, fertilizantes y nutrientes; todos estos productos comprendidos en la clase 05 […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 80163 de 26 de diciembre de 2012, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y también denegó el registro como marca del signo nominativo "FERTIS", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad SULPHUR MILLS LIMITED. 4º- Adujo que contra la citada resolución al igual que las sociedades SULPHUR MILLS LIMITED y COSMOAGRO S.A., interpusieron recursos de apelación, siendo resueltos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 00082137 de 26 de diciembre de 2014, revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro de la marca nominativa "FERTIS, para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor la sociedad solicitante.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 135, literales b) y f), de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que la marca cuestionada “FERTIS” carece de distintividad. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que, contrario a lo expuesto por la entidad demandada en el acto acusado, la letra “S” que se encuentra al final de la marca cuestionada no es suficiente para dotarla de la distintividad requerida, por lo que no existe elemento alguno que le permita al consumidor asociar dicha marca a un origen empresarial específico.

Mencionó que tampoco es cierto que la letra “S” se utilice para designar el componente químico “AZUFRE” o “SULPHUR”, puesto que la marca cuestionada debe leerse en su conjunto como “FERTIS”, en la cual no se otorga preponderancia a alguna letra sobre la otra, por lo que no hay manera de vincularla con dicho elemento. Adujo que el prefijo “FERTI” es de uso común para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que la letra adicional “S” no le otorga de manera alguna el carácter distintivo que la marca cuestionada necesita para ser registrada.

Indicó que si bien es cierto que la expresión cuestionada se constituye como una marca débil, también lo es que ello no es óbice para argumentar que esto habilita a un competidor en el mercado para apropiarse de una partícula de uso común, como lo pretende hacer ver el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que el signo objeto de controversia consiste en una expresión genérica para distinguir fertilizantes comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que la expresión “FERTIS” resulta inapropiable no solo por ser de uso común, sino porque es una derivación del vocablo “FERTILIZANTE”, la cual es directa y alusiva a los productos de la citada Clase 5ª. Sostuvo que la expresión “FERTIS”, por su significado y aplicación pertenece al dominio público, razón por lo cual sobre ella no debe ejercerse monopolio alguno o apropiación individual, pues de accederse a su registro, se estaría contraviniendo las normas pertinentes de Propiedad Industrial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que en el caso sub examine no otorgó una ventaja competitiva injustificada que excluyera a los demás competidores del 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso del término “FERTI”, el cual resulta evocativo de fertilizante y/o fertilidad y de uso común para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; asimismo, la palabra fertilizante no es una característica ni cualidad de los productos que pretende identificar la marca cuestionada.

Señaló que la marca controvertida comporta elementos en su conjunto que la hacen distintiva, esto es, la letra “S”, en su parte final. II.-2. La sociedad SULPHUR MILLS LIMITED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 25 de febrero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, 6 Mediante auto admisorio de 9 de junio de 2015, obrante a folios 60 a 63 del expediente físico y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 199 y 200 ibidem. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 00082137 de 26 de diciembre de 2014, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca nominativa “FERTIS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad SULPHUR MILLS LIMITED, vulneran lo previsto en el artículo 135, literales b) y f), de la Decisión 486.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de ésta. comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que es evidente las semejanzas entre las marcas enfrentadas, que generan un riesgo alto de confusión en el público consumidor; asimismo, identifican productos relacionados en el campo de la salud y medicina, entre este, los apósitos y desinfectantes en intervenciones quirúrgicas que se usan para cubrir heridas.

IV.2.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 100- 24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que si bien las marcas enfrentadas en sede administrativa comparten la partícula “FERTI” la consonante “S”, al final de la marca cuestionada, difiere de los vocablos “CROP” y “CH”, que comprenden las marcas allí opositoras en sus terminaciones, lo que hace que ortográfica y fonéticamente sean distintas. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la partícula “FERTI” es evocativa y/o hace alusión a la palabra FERTIL, la cual se asocia con la tierra indicando que es productiva, por lo que no se puede apropiar de manera alguna por un solo interesado.

IV.3.- La sociedad SULPHUR MILLS LIMITED, tercero con interés directo en las resultas del proceso y la parte demandada, guardaron silencio en esta etapa procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos 8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210022400 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023. 8 Proceso 178-IP-2022. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00082137 de 26 de diciembre de 2014, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “FERTIS”, a la sociedad SULPHUR MILLS LIMITED, para distinguir “[…] herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, alguicidas, avicidas, bactericidas (que no estén en otras clases), miticidas, molusquicidas, nematicidas, rodenticidas pesticidas, fertilizantes y nutrientes […]”, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que la marca cuestionada “FERTIS” carece de distintividad. Manifestó que, contrario a lo expuesto por la entidad demandada en el acto acusado, la letra “S” que se encuentra al final de la marca cuestionada, no es suficiente para dotarla de la distintividad requerida, 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por lo que no existe elemento alguno que le permita al consumidor asociar dicha marca a un origen empresarial específico.

Por su parte, la SIC señaló que no otorgó una ventaja competitiva injustificada que excluyera a los demás competidores del uso del término “FERTI”, el cual resulta evocativo de fertilizante y/o fertilidad y de uso común para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; asimismo, aseguró que la palabra fertilizante no es una característica ni cualidad de los productos que pretende identificar la marca cuestionada.

Señaló que la marca cuestionada comporta elementos en su conjunto que la hacen distintiva, esto es, la letra “S”, en su parte final. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 178-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en la interpretación prejudicial núm. 344-IP-20229, en la que se interpretó el artículo 135, literales b) y f), de la Decisión 486.

El texto de la norma aludida es el siguiente: 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Decisión 486.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]”. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial e incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora, se evidenció que en la página web de la entidad demandada10, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª varias marcas que contenían la expresión “FERTI”, tal como lo demuestra el siguiente listado: MARCA NÚM. DE REGISTRO TITULAR FERTIVET (NOMINATIVA) 273538 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. FERTIPLUS (MIXTA) 360729 GENOVA FARMA HEALTH CARE S A S FERTIRING (NOMINATIVA) 362922 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FERTILEX (NOMINATIVA) 367107 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. FERTIGON (NOMINATIVA) 641365 CEVA SANTÉ ANIMALE FERTIPROM (NOMINATIVA) 575773 ORPHANPHARMA S.A.S. Por lo anterior, para la Sala el término “FERTI” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se 10 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 13 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca nominativa “FERTIS” es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca nominativa cuestionada, “FERTIS”, es genérica y de uso común respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, resulta evocativa, de conformidad con lo alegado por la parte demandada. Sobre el particular, en sentencia de 22 de julio de 201011, esta Sección tuvo en cuenta el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico12, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”.

También resulta pertinente traer a colación la sentencia de 14 de mayo de 202013, en la que, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, se hizo énfasis en la diferencia 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2020, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00012-00. 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre marcas genéricas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.

Al efecto, la Sala expresó: “[…] Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

Este tipo de signos podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se presenten como términos descriptivos, genéricos o de uso común, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto una expresión de carácter evocativo y con aptitud distintiva [ ]” (Destacado fuera de texto).

Cabe señalar que para fijar la genericidad de los signos el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “FERTIS” son de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particularmente, herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, alguicidas, avicidas, bactericidas, miticidas, molusquicidas, nematicidas, rodenticidas pesticidas, fertilizantes y nutrientes, de manera que al realizar la pregunta ¿qué es?, la respuesta lógica no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en dicha Clase algún elemento cuya denominación genérica sea “FERTIS”.

Ahora, la Sala precisa que la expresión “FERTIS” podría evocar los conceptos de “fertilización” o “fertilizantes”; sin embargo, ésta no resulta genérica respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que dicho término en sí mismo no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y, por lo tanto, debe tenerse como de fantasía. Al respecto, sobre marcas de fantasía y su registrabilidad, esta Sección en sentencia de 26 de julio de 201814, precisó lo siguiente: “[…] En consecuencia, es preciso admitir que la expresión “LYSTO” resulta ser de “fantasía respecto a los productos a identificar”, conforme lo señaló la SIC en la Resolución núm. 59971 de 28 de octubre de 2011 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2012-00091-00, C.P. María Elizabeth García González. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acusada, toda vez que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Y, si bien es cierto que la expresión “LYSTO” es similar al término “LISTO”, el cual es utilizado en nuestra lengua y definido como: “Diligente, pronto, expedito”, de acuerdo con la página de internet www.rae.es, también lo es que ello no es óbice para que aquella sea registrada como marca, dado que esta no es descriptiva, ni genérica, ni evocativa, de los productos de la Clase 5ª Internacional, como se explicó anteriormente.

Por consiguiente, la Sala no advierte que la marca “LYSTO” conlleve al consumidor a pensar que el producto se pueda consumir de inmediato, tal y como lo indicó la SIC, pues en manera alguna dicha marca designa alguna cualidad o descripción o característica de alguno de los productos farmacéuticos, que ampara, por cuanto la misma es una marca de fantasía. Así las cosas, la palabra “LYSTO” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial e, incluso, de la calidad del producto, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor […]”. (Destacado fuera de texto). Además, al estar la partícula “FERTI” y la letra “S” unidas en la marca cuestionada, la idea no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que la marca “FERTIS” podría ser catalogada como evocativa frente a los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que tal y como está estructurada y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, la partícula “FERTI” despierta o suscita la idea de algún producto relacionado con los fertilizantes; y la unión de esa partícula con la letra “S” genera una idea abstracta respecto de algunos ingredientes que identifica la marca cuestionada, contienen fertilizantes.

En todo caso, la Sala precisa que esa asociación no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que, se insiste, es abstracta, de suerte que a dicha partícula unida con la letra “S” no se le puede atribuir o puede implicar un significado específico, es decir, no se puede deducir de todo el conjunto ni de sus partículas “FERTIS” que se esté haciendo alusión a uno de los productos la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues se insiste, no existe alguno cuya denominación sea “FERTIS”.

Ahora, conforme se puso de presente anteriormente, el término “FERTI” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, adicionalmente, la letra “S”, por corresponder al abecedario, es de libre disposición e inapropiable de 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera exclusiva, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, la Sala reitera que la marca “FERTIS” es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

En efecto, dicho vocablo y letra, aisladamente considerados, pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el objeto de promocionar sus productos en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión. Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando al tercero con interés directo en las resultas del proceso un monopolio sobre dicha palabra y vocal, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado.

En otras palabras, la sociedad SULPHUR MILLS LIMITED, como titular de una marca débil, tendrá que soportar el registro de signos que utilicen por separado la palabra “FERTI” y la letra “S”. Cabe señalar que respecto de las marcas evocativas y su registrabilidad, esta Sección, en sentencia de 16 de septiembre de 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 201015, indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Esa última expresión tiene una connotación evocativa, como se ha dicho, en la medida en que la partícula CALCI despierta o suscita la idea de calcio en quien la lea, mientras que DENT es fácilmente relacionada con la idea de diente, de suerte que la unión de ambas genera una conexión o asociación entre calcio y diente, que a su vez se puede percibir como referida a CREST.

Sin embargo, esa asociación no es precisa o unívoca en algún sentido, sino que es genérica y abstracta, de suerte que ni a ambas partículas ni a su relación con la partícula CREST se les puede atribuir o pueden implicar un significado específico; v. gr., no se puede deducir de toda la frase ni de sus partículas CALCI-DENT que se esté diciendo que el producto ofrecido contiene calcio, o que aporte calcio a los dientes de quien lo use, o que ayuda al calcio de los dientes.

Si bien todas esas pueden ser interpretaciones factibles, de llegar a darse no serían directas, es decir, resultado de la literalidad del texto, sino como resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, el cual usualmente no hace el consumidor medio en la escogencia de productos de consumo masivo, como los del sub lite, respecto de las marcas que los distingue.

Por el contrario, cuando actúa con criterio selectivo, se detiene en detalles que van más allá del sólo signo marcario, sobre todo cuando se está ante productos o marcas nuevas, que no son de conocimiento popular. […] En los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traídas a este proceso, en cuanto precisa que “En este sentido, los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo 15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2004-00264-01. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.” Seguidamente reitera que “El Tribunal ha manifestado que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). […]” (Destacado fuera de texto). Posteriormente, en sentencia de 16 de diciembre de 202016, que ahora se prohíja, la Sala señaló: “[…] El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “SUPER”, de la siguiente manera: […] Por su parte, la palabra “BRASA”, significa: […] Además, se encontró que en la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 43 que contienen las expresiones “SUPER” y “BRASA”, tal como lo demuestran los siguientes listados: [ ] Por lo anterior, para la Sala las palabras “SUPER” y “BRASA” son expresiones de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca “SUPER 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00475-00. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BRASA” (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, es descriptiva respecto de los servicios que identifica o si, por el contrario, resulta evocativa, de conformidad con lo alegado por la parte demandada. […] En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, no se contesta con el signo cuestionado, pues si bien es cierto que dicha marca sugiere una forma de cocción de los alimentos, también lo es que no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, entre otros, en tanto emplea la palabra “SUPER”, pero no señala a que otro adjetivo se refiere ese valor superlativo.

Ello, por cuanto según la página de internet www.rae.es17, “SUPER”, “[…] se usa con mucha frecuencia para añadir valor superlativo a los adjetivos o adverbios a los que se une […]”. Además, conforme se puso de presente anteriormente, los términos “SUPER” y “BRASA”, son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca “SUPER BRASA” (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

Dichos vocablos pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el objeto de promocionar sus servicios en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión. Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando un monopolio sobre dichas palabras, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado. 17 Consultada el 9 de diciembre de 2020. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La debilidad del signo “SUPER BRASA” puede ser constatada, teniendo en cuenta que el mismo resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que tal como está estructurado y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, se refiere indirectamente a las características o cualidades de los servicios de la referida Clase. […] En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, puede tenerse como suficientemente distintiva.

Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger. […]”. (Destacado fuera de texto). Vale la pena precisar que si bien es cierto que la palabra y letra que componen a la marca cuestionada, aisladamente consideradas (“FERTI” y “S”), son, respectivamente, de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y una letra del abecedario, también lo es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva respecto de los productos que identifica, pues como se indicó con anterioridad, al estar las partículas “FERTI” y “S” unidas en la marca cuestionada, devienen en una marca evocativa, que resulta débil, pero registrable.

No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o más palabras de uso común no constituye, per se, una razón para denegar su registro. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en anterior oportunidad, ya había arribado a esa misma conclusión, cuando al efecto, señaló lo siguiente18: “[…] Si bien las dos (2) palabras que componen el signo cuestionado son de uso común en el registro marcario de la clase 3 de la Clasificación de Niza, tal y como se constató luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde más de 9 marcas registradas en dicha clase las contienen (SOFT EFFECTS, SOFT CHIC, SOFT COMPACT, SOFT AGAIN, SOFT STYLE, SOFT MATE, SOFT WARE, SOFT SCRUB, SOFTWASH y GLISILIDERM, VONDERM, POVIDERM, ALPHADERM, ATODERM, LADERM, SEBODERM, BALSODERM, LUBRIDERM); lo cierto es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva de los productos que identifica.

No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o mas palabras genéricas y descriptivas no constituye, per se, una razón para negar su registro. De hecho, en sentencia de 9 de septiembre de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade) esta Sala dijo que de “…la combinación de dos términos genéricos o descriptivos puede resultar un conjunto novedoso y original que forme una expresión evocativa que, de ser lo suficientemente distintiva, es perfectamente admisible a registro.” En consecuencia, la Sala advierte que no debe cancelar el registro del signo SOFT DERM, pues no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. […]” (Destacado fuera de texto). 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo de 2015, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la marca nominativa, “FERTIS”, puede tenerse como suficientemente distintiva.

Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre los componentes del producto que se pretende proteger. Además, la Sala considera que la expresión “FERTIS” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. A tal conclusión arribó la Sala en sentencia de 27 de junio de 202419, en un asunto similar, en el que también se alegaba la falta distintividad intrínseca de la marca nominativa “FERTIS”, concedida en favor de la sociedad SULPHUR MILLS LIMITED, mismo tercero con interés 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00309-00. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directo en las resultas del proceso, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que ahora se prohíja.

En efecto: “[…] la referida marca no señala las características específicas de los productos que pretende amparar, tales como su género o naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad. Además, al estar la partícula “FERTI” y la letra “S” unidas en la marca cuestionada, la idea no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue. […] Ahora, conforme se puso de presente anteriormente, el término “FERTI” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, adicionalmente la letra “S” por corresponder al abecedario es de libre disposición e inapropiable de manera exclusiva, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, la Sala reitera que la marca “FERTIS” es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

En otras palabras, la sociedad SULPHUR MILLS LIMITED, como titular de una marca débil, tendrá que soportar el registro de signos utilicen por separado la palabra “FERTI” y la letra “S”. […] 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Vale la pena precisar que si bien es cierto que la palabra y letra que componen a la marca cuestionada, aisladamente consideradas (“FERTI” y “S”), son, respectivamente, de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y una letra del abecedario, también lo es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva respecto de los productos que identifica, pues como se indicó con anterioridad, al estar las partículas “FERTI” y “S” unidas en la marca cuestionada, devienen en una marca evocativa, que resulta débil, pero registrable.

No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o más palabras de uso común no constituye, per se, una razón para denegar su registro. […] En este orden de ideas, la marca nominativa, “FERTIS”, puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del producto que se pretende proteger.

Además, la Sala considera que la expresión “FERTIS” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado […]”.

Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “FERTIS”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00224 00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.