CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Actor: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: OD Colombia S.A.S. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Industrias Estra S.A., en contra de las Resoluciones Nos. 26922 del 30 de abril de 2012 y 8140 del 28 de febrero de 2013 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC- concedió el registro de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad OD Colombia S.A.S. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Industrias Estra S.A., obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: «1.

Que se declare nula la Resolución No. 26922 del 30 de abril de 2012, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la Sociedad INDUSTRIAS EXTRA S.A., y por tanto otorgó la marca “EC EXTRA COBERTURA”, (Mixta) Clase 35 (Expediente No. 11-105.371) a la sociedad OD COLOMBIA S.A.S., de Bogotá D.C. 2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 8140 del 28de febrero de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación 2 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio interpuesto contra la Resolución No. 26922 del 30 de Abril de 2012, confirmando la misma. 3.

Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad INDUSTRIAS ESTRA S.S., y por lo tanto negar el registro de la marca “EC EXTRA COBERTURA” (Mixta) clase 35 (Expediente No. 11-105.371) a la sociedad O D COLOMBIA S.A.S., de Bogotá D.C., Colombia, y como consecuencia de ello cancelar el Certificado de Registro No. 468.746 referente a la marca citada.».

I.2. Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el 19 de agosto de 2011, la sociedad OD COLOMBIA S.A.S. solicitó ante de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (Mixta) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 633 del 20 de octubre de 2011, la sociedad Industrias Estra S.A. presentó oposición, argumentando que la marca solicitada se encontraba incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136, literales a) y h); en virtud del registro previo a su nombre de las marcas «ESTRA» y «SOLUCIONES ESTRA». 4.

Señaló que, mediante la Resolución No. 26922 del 30 de abril de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (Mixta) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad OD COLOMBIA S.A.S. 5.

Contra la mencionada resolución, la sociedad Industrias Estra S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 8140 del 28 de febrero de 2013, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado que concedió el registro marcario. I.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la SIC vulneró los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.

Sostuvo que la marca registrada no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, por cuanto apreciada en su conjunto y desde el punto de vista fonético y gráfico, presenta suficientes similitudes que la hacen confundible con los signos de la sociedad Industrias Estra S.A. registrados previamente. 3 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 8.

Indicó que la expresión “cobertura” que hace parte de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (Mixta) clase 35 al ser una expresión descriptiva, de acuerdo con lo dispuesto por la jurisprudencia andina, no debió hacer parte del cotejo marcario. 9. Expresó que al concederse el registro de la marca mixta «EC EXTRA COBERTURA» clase 35 de la clasificación internacional de Niza, se desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que no se protegió a marca notoria «ESTRA» independientemente de su clase. 10.

Mencionó en lo relacionado con la conexión competitiva, que el servicio amparado por la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta) relacionado con la venta de toda clase de mercancías y con la gran difusión que tienen las marcas «ESTRA» (clases 17, 21, 20, 27 y 28 del nomenclátor internacional), estaría dando lugar a que los consumidores relacionen los servicios que se prestan con la marca posteriormente registrada con los productos del demandante.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Superintendencia de Industria y Comercio 11. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 12.

Mencionó que el signo solicitado «EC EXTRA COBERTURA» difiere de las marcas opositoras «ESTRA» desde el punto de vista ortográfico y fonético, en lo que tiene que ver con las partículas «EC» y «COBERTURA», que le otorga un impacto sonoro distinto, lo cual descarta un eventual riesgo de con fusión frente al consumidor. 13. Precisó que el cotejo de los signos en conflicto en su conjunto y de manera sucesiva, permitió establecer que los mismos presentaban diferencias visuales, ortográficas y fonéticas suficientes para distinguirlas en el mercado.

Tales diferencias radican en el tamaño, la forma y disposición de las letras que integran cada conjunto marcario, en las diferentes figuras que conforman cada signo. 14. Expuso que, mientras la expresión «ESTRA» carece de contenido conceptual, la marca «EC EXTRA COBERTURA» deviene de la unión de varios elementos que aisladamente se consideran evocativos y con significado propio, por lo que su coexistencia en el mercado no daría lugar a riesgo de confusión. 15.

Manifestó que la marca registrada no carece de distintividad, en cuanto cumple con los requisitos establecidos en la normativa andina, pues no es genérica ni descriptiva al ser analizada en su conjunto. 4 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 16.

Finalmente, concluyó que los servicios de la marca otorgada no presentaban conexidad con los productos de la marca notoriamente reconocida, por lo que no se configuraba la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000. II.2. Intervención del tercero interesado – Sociedad OD COLOMBIA S.A.S. 17.

El apoderado de la Sociedad OD COLOMBIA S.A.S. manifestó que la marca «EC EXTRA COBERTURA» es una marca mixta, que está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico y que, al ser apreciada en su conjunto, permite al consumidor diferenciarla de otras similares, como las opositoras. 18. Consideró que, al no existir similitud e identidad entre las marcas en conflicto, se descarta cualquier potencial riesgo de confusión o de asociación, razón por lo que no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 19.

Finalmente, precisó que si bien las marcas «EC EXTRA COBERTURA», «ESTRA» y «SOLUCIONES ESTRA», están amparadas en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, también era cierto que, al no existir similitud o identidad entre las mencionadas expresiones, no podía inferirse vulneración alguna a la normatividad andina. III. AUDIENCIA INICIAL 20.

Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 4 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la sociedad INDUSTRIAS ESTRA S.A. como parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada, la sociedad OD COLOMBIA S.A. como tercera interesada. El agente del Ministerio Publico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 21.

En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, oportunidad en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 22. El Despacho advirtió que no se configuraba la excepción previa denominada indebida acumulación de pretensiones propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso, pues el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 permite que se solicite como consecuencia natural de la presunta infracción de las normas comunitarias invocadas, que se declare fundada la oposición presentada por la sociedad actora, con fundamento en los registros previos desconocidos por la autoridad marcaria. 23.

Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 5 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones 26922 del 30 de abril de 2012 y 8140 de 28 de febrero de 2013, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca EC EXTRA COBERTURA (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, llegó a quebrantar los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literales a) y h), de la Decisión 486 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber realizado presuntamente en forma errónea el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, al considerar que la misma no es confundible con las marcas ESTRA (nominativa), clases 17, 20, 21 y 28, registros 260.274, 260.264, 398.760, 260.275 y 389.071, SOLUCIONES ESTRA (mixta), clases 17, 20, 21, 27 y 35, registros 389.072, 342.205, 342.206, 342.207, 342.208 y 342.209, de propiedad de la sociedad actora1». 24.

En lo relacionado a la fijación del litigio, las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 25. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 26.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 27. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación prejudicial 643-IP-2018 del 8 de mayo de 20202, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación interpretó el literal e) del artículo 135, literales a) y h) del artículo 136 y, los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000.

Se abstuvo de interpretar el artículo 134 por cuanto el objeto de controversia no son los requisitos para el registro, ni los literales a) y b) del artículo 135 por no discutirse la distintividad intrínseca del signo. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: 1 Índice electrónico 69 pág. 425 2 Índice electrónico 69 pág. 465 a 490 6 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio « 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas […] (…) 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los mismos signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. (…) 3.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiere existir entre el signo solicitado a registro EC EXTRA COBERURA (mixto) y las marcas ESTRA (denominativas).

(…) 4.8. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

(…) 6.7 Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [ ]» V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 29.

Mediante auto del 13 de julio de 2020, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante, la parte demandada y el tercero con interés reiteraron sus argumentos.

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal3. 3 Índice electrónico. Pág. 539 7 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia 30. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20114 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019.

VI.2. El problema jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad INDUSTRIAS ESTRA S.A. en la demanda promovida en contra de la Resoluciones Nos. 26922 de 30 de abril de 2012 y 8140 del 28 de febrero de 2013, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad OD COLOMBIA S.A.S. 32.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en la medida que la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas «ESTRA» y «SOLUCIONES EXTRA» previamente registradas por la sociedad actora. VI.3. Causales de irregistrabilidad. 33.

De conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia en el caso que nos ocupa5, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia son el literal e) del artículo 135, literales a) y h) del artículo 136 y, artículos 151, 224, 228 y 230, preceptos estos del siguiente tenor: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que 4 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 5 Interpretación Prejudicial 500-IP-2019 del 25 de mayo de 2020 8 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario» Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.» VI.4 Caso concreto 34. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta) identificada con el registro marcario No. 9 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 468746 en la clase 35, otorgada a favor de la sociedad OD COLOMBIA S.A.S. y la cual es objeto de la oposición, se encuentra caducada. 35.

En efecto, el mencionado registro se encuentra caducado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 36. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto del 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta).

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 27 de junio de 2023, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: Registro No. 468746 37. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 38.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la 10 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

(…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.». (se destaca) 39. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] El despacho, encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 468746, correspondiente a la marca mixta «EC EXTRA COBERTURA», cuyo titular es la sociedad OD Colombia S.A.S tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.

Una vez efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 40. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 41.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que 11 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 42.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 43.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 44.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 45. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 46.

Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, 12 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 47.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 48. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 468746 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad INDUSTRIAS ESTRA S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 49.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (OD COLOMBIA S.A.S.) el registro de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta). 50.

En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20196, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Destacado y subrayado fuera de texto). 51. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya7. 52.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 53.

En tal sentido, esta Sala de Decisión8, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

(…) […]». (destacado fuera de texto) 54. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 20209, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 7 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.

Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.

Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 55.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 56. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

VII. Conclusión 57. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se encuentra caducado el registro No 468746 de la marca «EC EXTRA COBERTURA» (mixta), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00029-00 Demandante: Industrias Estra S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27)