11001032400020200043800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Dulcementa S.A.S. Tema: Registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 76383 de 8 de octubre de 20181 y 31514 de 25 de junio de 20202 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Dulcementa S.A.S. y negó el registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Daniela Castrillón Rodríguez.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La señora Daniela Castrillón Rodríguez, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 76383 del 8 de octubre de 2018 por medio de la cual Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca MENTA ROSA (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en las clases 3, 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor de la señora DANIELA CASTRILLÓN RODRÍGUEZ.

Todo lo cual obra en el expediente SD2018/0017811. SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 31514 del 25 de junio de 2020 por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 76383 del 8 de octubre de 2018 por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca MENTA ROSA (MIXTA), para 1 Folios 19 vto a 24 vto.

C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 14 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 11 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio distinguir productos comprendidos en las clases 3, 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor de la señora DANIELA CASTRILLÓN RODRÍGUEZ.

Todo lo cual obra en el expediente SD2018/0017811.

TERCERO: Que como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se conceda el registro de la marca MENTA ROSA (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en las clases 3, 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, a favor de la señora DANIELA CASTRILLÓN RODRÍGUEZ, bajo el expediente SD2018/0017811. Como consecuencia de lo anterior, le asigne certificado de registro a la referida marca.

CUARTO: Que se ordene a la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia De Industria Y Comercio, realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (mayúsculas y negrillas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.

El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Dulcementa S.A.S. registró las marcas: i) nominativa “VERDEMENTA”6 para amparar productos de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) mixtas “DULCEMENTA”7 para identificar productos y servicios de las clases 25 y 35, estos son: Clase 25: “[…]PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA […]”.

Clase 35: “[…] Servicios de publicidad; difusión de material publicitario; servicios de venta al detalle en comercio de vestidos de baño, ropa interior, zapatos en todas sus presentaciones, maquillaje, productos de decoración, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, productos de joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería, productos de cuero o de imitación de cuero, pieles de animales, bolsos, mochilas, baúles, maletas, carteras, paraguas, sombrillas, bastones, prendas de vestir, sombrerería; servicios de venta al detalle a través de redes mundiales de informática de vestidos de baño, ropa interior, maquillaje, productos de decoración, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, productos de joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería, productos de cuero o de imitación de cuero, pieles de animales, bolsos, mochilas, baúles, maletas, carteras, paraguas, sombrillas, bastones, prendas de vestir, sombrerería; venta al detalle y al mayor por catálogo de vestidos de baño, ropa interior, maquillaje, artículos de decoración, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, productos de joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería, productos de cuero o de imitación de cuero, pieles de animales, bolsos, mochilas, baúles, maletas, carteras, paraguas, sombrillas, bastones, prendas 4 Folios 2 vto C pp. 5 Folios 3 y 3 vto C pp. 6 Certificado 581.891.

Versión 10. 7 Certificados 531.921 y 500.139. Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de vestir, calzado, sombrerería; importación y exportación vestidos de baño, ropa interior, zapatos en todas sus presentaciones, maquillaje productos de decoración, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, productos de joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería, productos de cuero o de imitación de cuero, pieles de animales, bolsos, mochilas, baúles, maletas, carteras, paraguas, sombrillas, bastones, prendas de vestir, calzado, sombrerería; servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; organización de eventos, exposiciones y ferias con fines comerciales, de promoción y publicitarios; servicios de promoción prestados por una empresa comercial a través de una tarjeta de fidelización de clientes; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas; edición de textos publicitarios; decoración de escaparates; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; demostración de productos; promoción de ventas (para terceros); tienda multimarca, servicios de promoción de centros comerciales; servicios de ayuda a las funciones comerciales de un negocio consistente en la gestión de pedidos a través de redes globales de comunicación; publicidad en línea en una red informática […]”. 4.

Manifestó que, el 7 de marzo de 2018, la señora Daniela Castrillón Rodríguez solicitó el registro como marca del signo mixto “MENTRA ROSA” para identificar productos comprendidos en las clases 3ª, 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son respectivamente: “[…] Base de maquillaje líquida; bases de maquillaje; bases de maquillaje líquidas; bases de maquillaje para la piel; cosméticos y maquillaje base; desmaquillaje (productos de -); discos de algodón para el maquillaje; estuches de maquillaje compacto; geles para eliminar el maquillaje; lápices de maquillaje; maquillaje; maquillaje base; maquillaje base cosmético; maquillaje de base; maquillaje facial; maquillaje para el rostro y el cuerpo; maquillaje para la piel; maquillaje para los ojos; maquillaje para polveras; maquillajes de base en pasta; polvos de maquillaje; polvos (maquillaje); preparados de maquillaje para el rostro y el cuerpo; productos de maquillaje; productos para eliminar el maquillaje; tiza para maquillaje […]”.

“[…] Adornos de bisutería; artículos de bisutería; artículos de bisutería chapados en metales preciosos; artículos semipreciosos de bisutería; bisutería; bisutería chapada con metales preciosos; bisutería de bronce; bisutería de metales preciosos; bisutería [joyas de fantasía]; joyería de imitación [bisutería]; joyería, incluyendo bisutería y bisutería de plástico; joyería y bisutería infantil […]”.

“[…] Ropa exterior de caballero; ropa exterior de niño; ropa exterior de señora; ropa informal; ropa interior de caballero; ropa interior de niño; ropa interior de señora; pantalones; camisas; camisetas; sacos; chaquetas; zapatos y en general ropa y todo lo relacionado con prendas de vestir […]”. 5. Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial 822 de 28 de marzo de 2018, y la sociedad Dulcementa S.A.S. presentó oposición, por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas nominativa y mixtas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA” que identifican productos y servicios de las clases 25 y 35. 6.

Anotó que, mediante la Resolución 76383 de 8 de octubre de 2018, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición indicada supra 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y negó el registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” a la solicitante Daniela Castrillón Rodríguez, frente a lo cual presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 31514 de 25 de junio de 2020, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 76383. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello, sin considerar que la misma no era similarmente confundible con las marcas nominativa y mixtas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA” de titularidad de la sociedad Dulcementa S.A.S. en las clases 25 y 35, por lo que no existe riesgo de confusión en los consumidores. 10. Manifestó que el signo solicitado es susceptible de representación gráfica, perceptible a los sentidos y no es semejante o idéntico a las marcas cotejadas, por lo que, en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es registrable. 11.

Explicó que entre el signo y las marcas cotejadas no existe “[…] similitud ortográfica capaz de originar confusión, toda vez que, el hecho de que […] compartan la expresión MENTA no son por sí solo, sinónimo de identidad o similitud, como tampoco lo puede ser que tenga o no el mismo número de letras, en el mismo sentido, las marcas cotejadas no tienen similitud fonética capaz de originar confusión, comoquiera que no comparten sílaba tónica y no tienen coincidencia en las raíces o terminaciones, circunstancias que las hacen audibles de manera diferente […]”. 12.

Argumentó que la expresión MENTA es arbitraria respecto de los productos para los cuales se solicita el registro del signo. Asimismo, indicó que, a la fecha de expedición de los actos acusados, se encontraban registradas las marcas “MENTA DE AGUA” con certificado 328.615 y “MENTAFIT”. 8 Folios 3 vto a 10 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.

Argumentó que la SIC, durante el trámite administrativo de la solicitud de registro del signo mixto “ACUARELLA MENTA”, “[…] no hizo alusión alguna a la palabra MENTA como arbitraria y [de] uso exclusivo por parte de la sociedad DULCE MENTA (sic) S.A.S. […] como si lo dijera en la resolución objeto de nulidad […]”. 14. Manifestó que ideológicamente las marcas no son semejantes, en tanto que: i) “DULCEMENTA” es evocativa del sabor de la menta; ii) “VERDEMENTA” es evocativa de su color; y iii) “MENTA ROSA” “[…] es evocativa de los colores que van de color menta al color rosa […]”. 15.

Indicó, respecto de la conexidad competitiva entre los productos y servicios, que “[…] no es acertado afirmar que, exista intercambiabilidad entre los productos de la clase 3 y los servicios de la clase 35, ya que se trata de protecciones totalmente diferentes. En efecto, si un consumidor va a adquirir un servicio de la clase 35 no puede dejar de adquirirlo y preferir un producto de la clase 3 por una supuesta confusión o asociación de los signos. De hecho, la intercambiabilidad que predica la normativa andina, se tiene que dar entre productos o entre servicios, entre sí, NO entre productos y servicios, afirmar eso es una imprecisión que no es dable sostener […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa. 17.

Explicó que para que un signo sea registrable debe cumplir con todos los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 18. Mencionó que el signo “MENTA ROSA” se reproduce el elemento “MENTA” de las marcas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA”, por lo que es similarmente confundible con estas. Es así como la expresión “ROSA” no le otorga distintividad al conjunto, en tanto que es un elemento accesorio, por lo que “[…] el consumidor al encontrarse frente al signo solicitado podrá considerar que el mismo se trata de una modificación del previamente registrado o de una nueva línea de productos y servicios de los signos registrados […]”. 19.

Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos de las clases 3ª y 25, toda vez que, el signo busca reivindicar aquellos “destinados al mejoramiento de la imagen personal, como los son el maquillaje, las prendas de vestir y el calzado” y 9 Índice 11 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la marca “DULCEMENTA” ampara “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, también destinados a mejorar la imagen”. 20.

Especificó que los productos del signo “MENTA ROSA” se dirigen a un mercado “objetivo” similar al de las marcas previamente registradas, por lo que comparten canales de comercialización y distribución, creando riesgo de confusión y asociación a los consumidores. II.2. Intervención de la sociedad Dulcementa S.A.S. 21. La Sociedad Dulcementa S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 en debida forma del auto admisorio no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 22. La señora Daniela Castrillón Rodríguez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 28 de octubre de 202011 en contra de las Resoluciones 76383 de 8 de octubre de 2018 y 31514 de 25 de junio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 23. Mediante auto de 12 de noviembre de 202012 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Dulcementa S.A.S. El 18 de noviembre de 202013 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 24.

A través de auto de 24 de mayo de 202114 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 26 noviembre de 202115. 25. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 26.

Mediante auto de 4 de febrero de 202216 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 10 Folio 41 C pp. 11 Índice 1.° aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Folios 37 y 38 C pp. 13 Folio 42 C pp. 14 Folio 51 C pp. 15 Índices 27 y 28 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Folios 271 y vto.

C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 46-IP-2022 de 11 de mayo de 202317, dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261- IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS OBJETO DE CONSULTA PREJUDICIAL 1.

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a), y 150 de la Decisión 486. […] [1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca […] [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. [2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca […] 17 Índice 37 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. […] [3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] [3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”18.

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486. […] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]. […] 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, 18 Interpretación 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]”19 (mayúscula y negrilla del original). 28.

Mediante auto de 5 de junio de 202320 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 29. En el término para alegar de conclusión, la señora Daniela Castrillón Rodríguez21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte la sociedad Dulcementa S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 19 Interpretación 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 20 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2.

La formulación del problema jurídico 31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 76383 de 8 de octubre de 2018 y 31514 de 25 de junio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Dulcementa S.A.S. y se negó el registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la señora Daniela Castrillón Rodríguez. 32.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “MENTA ROSA” solicitado para identificar productos en las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa y mixtas “VERDEMENTA”, con registro 581.891 para los servicios de la clase 35; y “DULCEMENTA”, con registros 531.921 y 500.139, que identifican productos y servicios en las clases 25 y 35, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 33.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 34. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 76383 de 8 de octubre de 201824 y 31514 de 25 de junio de 202025 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Dulcementa S.A.S. y negó el registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Daniela Castrillón Rodríguez.

IV.4. Análisis del caso concreto 35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª, 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son respectivamente: “[…] Base de maquillaje líquida; bases de maquillaje; bases de maquillaje líquidas; bases de maquillaje para la piel; cosméticos y maquillaje base; desmaquillaje (productos de -); discos de algodón para el maquillaje; estuches de maquillaje compacto; geles para eliminar el maquillaje; lápices de maquillaje; maquillaje; maquillaje base; maquillaje base cosmético; maquillaje de base; maquillaje facial; maquillaje para el rostro y el cuerpo; 24 Folios 19 vto a 24 vto.

C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 25 Folios 14 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio maquillaje para la piel; maquillaje para los ojos; maquillaje para polveras; maquillajes de base en pasta; polvos de maquillaje; polvos (maquillaje); preparados de maquillaje para el rostro y el cuerpo; productos de maquillaje; productos para eliminar el maquillaje; tiza para maquillaje […]”.

“[…] Ropa exterior de caballero; ropa exterior de niño; ropa exterior de señora; ropa informal; ropa interior de caballero; ropa interior de niño; ropa interior de señora; pantalones; camisas; camisetas; sacos; chaquetas; zapatos y en general ropa y todo lo relacionado con prendas de vestir […]”. 36. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo mixto “MENTA ROSA” y las marcas nominativa y mixtas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA”, previamente registradas, no son similarmente confundibles, ni existe conexidad competitiva entre los productos de las clases 3ª, 14 y 25 y los servicios de la clase 35 del nomenclátor internacional, por lo que no se genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

Asimismo, indicó que las marcas de titularidad de la sociedad Dulcementa S.A.S. han coexistido con otras marcas que tienen la denominación “MENTA”, razón por la cual se debe conceder el registro del signo solicitado en el caso sub examine. 37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 46-IP-2022 de 11 de mayo de 202326, dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 38.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo que el signo solicitado no resultaba similarmente confundible con las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, alegó que no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) ibidem. 39.

Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 40. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 26 Índice 37 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración de los artículos 135 b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 41. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor27: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 42.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante28 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 28 Índice 9 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (mixto) Clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso29 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro VERDEMENTA (nominativa) 35 581.891 DULCEMENTA 35 500.139 DULCEMENTA 25 531.921 29 Ibidem. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 43.

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “MENTA ROSA” con las marcas nominativa y mixta “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA”, previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de los signos distintivos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 44.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos mixtos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 45.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 46.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”30. 47.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de las marcas en conflicto. 48.

Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 49.

Sobre el particular, se advierte que las expresiones: i) “MENTA” es de uso común para las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) “ROSA” es de uso común para las clases 3ª, 14 y 25; iii) “VERDE” es de uso común para la clase 35; y iv) 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “DULCE” lo es para las clases 25 y 35; como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación31: “MENTA” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. MENTA FRIA COLGATE- PALMOLIVE COMPANY 3 102.929 LAVA MENTA ARRANCA LA GRASA JABONERIA WILSON S.A. 3 624.599 MENTADENT UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 3 116.114 MENTAFIT WORK HARD LOOK GOOD SUELLEN OROZCO CASTAÑO 25 654.618 FLORIMENTA PRIMAVERA MANUFACTORING S.A. 25 401.989 DULCEMENTA DULCEMENTA S.A.S. 25 531.921 “ROSA” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. ZONA ROSA TUPPERWARE PRODUCTS S.A. 3 348.859 PRODUCTOS ROSA MOSQUETA HARVI ALEJANDRA RODRIGUEZ HOYOS Y CIA. LTDA. 3 386.514 ROSA VENUS FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. DE C.V. 3 545.841 PIEL DE ROSA JAIME SANCHEZ GOMEZ 3 718.27 BAMBÚ ROSA MARIA DANIELA SIERRA MEDINA 14 420.219 31 Consulta realizada el 11 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ROSA LA CHEF NOVAVENTA S.A.S. 14 580.792 EMMA ROSA MARGARITA MARÍA PEÑA VÁSQUEZ ROSA MARCELA PEÑA VASQUEZ 14 612.569 ROSA CHÁ ROSA CHA USA LLC 25 311.969 MORENA ROSA LUZMILA MARÍA MEJÍA MOLINA 25 348.813 ROSA CLARÁ WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U. 25 359.866 CHICLE ROSA LUISA FERNANDA ESPINOSA FLORES 25 374.262 “VERDE” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. CRUZ VERDE FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. 35 336.755 SOL VERDE LABORATORIOS FUNAT S.A.S. 35 346.848 ATLETICO NACIONAL VERDES POR NATURALEZA ATLETICO NACIONAL S.A. 35 353.721 LUZ VERDE CEMENTOS ARGOS S.A. 35 375.502 “DULCE” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. DULCES SUEÑOS CREACIONES DULCES SUEÑOS S.A.S 25 265.468 PECADO DULCE JUAN CARLOS VÉLEZ MONTOYA 25 309.489 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio WILSON IVAN ZULUAGA GALLEGO DULCE AROMA DE MUJER LADY JOHANA HERRERA PINEDA 25 312.283 DULCE MIA HUGO HERNÁN HINCAPIE MORALES KAREN ESCALANTE ORDÓÑEZ 25 361.490 DULCE VERANO DULCE VERANO LTDA 25 381.889 PUNTO DULCE FABCO CAPITAL GROUP LIMITED 35 308.133 MODA DULCE INMOBILIARIA MAPALE S.A.S 35 386.848 DULCE DULCE A & A CORP. S.A.S. 35 420.064 MI DULCE TENTACIÓN, MÁGICA INSPIRACIÓN VICTOR HUGO OBANDO ESCOBAR EVELYN ANDREA URREA CANO 35 437.284 LA TIENDA DULCE MAYORISTA COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA 35 479.030 50.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 51.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que32: “[…] El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva […]”. 52. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra “MENTA” en el signo y las marcas previamente registradas es de uso común para las clases 3ª y 25, 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial 611-IP – 2019. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio como se expuso supra, así como para las clases 14 y 35, al existir conexidad competitiva entre los productos reivindicados en estas. 53.

Es decir que, por un lado, los productos “[…] cosméticos y maquillaje base; desmaquillaje (productos de -); […] maquillaje […]”, así como la “[…] Ropa exterior de caballero; ropa exterior de niño; ropa exterior de señora […] zapatos y en general ropa y todo lo relacionado con prendas de vestir […]” son conexos con la “[…] bisutería […] joyería y bisutería infantil […]”, en tanto que son elementos que se utilizan conjuntamente para la imagen personal, por lo que son complementarios, asimismo se publicitan y adquieren a través de los mismos canales. 54.

Y, por el otro, los productos “[…] cosméticos y maquillaje base; desmaquillaje (productos de -); […] maquillaje[…]”, y “[…] Ropa exterior de caballero; ropa exterior de niño; ropa exterior de señora […] zapatos y en general ropa y todo lo relacionado con prendas de vestir […]” son conexos con los servicios de “[…] de venta al detalle en comercio de vestidos de baño, ropa interior, zapatos en todas sus presentaciones, maquillaje, productos de decoración, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos […]”, en tanto que dicho servicio se presta de forma necesaria para la adquisición de los productos, por lo que también son complementarios. 55.

De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “MENTA”, “ROSA”, “VERDE” y “DULCE”, al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de las clases 3ª, 14, 25 y 35, no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia.

Asimismo, las marcas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA” resultarían fraccionadas. 56. Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “MENTA” como “ROSA”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “MENTA”, pero se mantuviera el análisis con base en “ROSA”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 57.

Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.

Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 58. En el presente asunto, los vocablos “MENTA” y “ROSA” son los únicos elementos que integran el signo solicitado. Ambos comparten una naturaleza débil y común, pero su combinación podría llegar a ser distintiva, por lo que debe ser analizada en su conjunto, tal y como lo exige la jurisprudencia comunitaria.

Excluir uno de ellos, pese a tener igual carácter marcario, desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, más aún cuando el signo en disputa solo puede ser comprendido desde la percepción integral del consumidor. 59. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 60.

Por lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo solicitado “MENTA ROSA” y las marcas en conflicto “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 61.

Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo solicitado M E N T A R O S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marcas previamente registradas V E R D E M E N T A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D U L C E M E N T A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 62.

De la revisión de las marcas, la Sala no advierte similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión, en tanto presentan diferencias en su extensión, estructura y composición. En efecto, la marca cuestionada “MENTA ROSA” está integrada por dos palabras, conformadas por 9 letras, distribuidas en 4 sílabas “MEN- TA-RO-SA”, con 5 consonantes (“M-N-T-R-S”) y 4 vocales (“E-A-O-A”); mientras que las marcas previamente registradas: 63.

“VERDEMENTA” contiene una sola palabra de 10 letras, 4 sílabas, 6 consonantes (“V-R-D-M-N-T”) y 4 vocales (“E-E-E-A”); y 64. “DULCEMENTA” posee una sola palabra de 10 letras, 4 sílabas, 6 consonantes (“D-L-C-M-N-T”) y 4 vocales (“U-E-E-A”). 65. Es así como, aun cuando ambas comparten el término “MENTA”, debe destacarse que este vocablo es de uso común y posee un carácter débil de oposición desde el punto de vista marcario, por cuanto alude a una expresión que no goza de especial fuerza distintiva en sí misma. 66.

En ese contexto, la Sala considera que la marca “MENTA ROSA” cuenta con elementos adicionales que le otorgan una carga semántica diferenciadora y suficiente distintividad respecto de las marcas previamente registradas. En particular, la incorporación del término “ROSA”, que, aunque es débil, añade una especificidad que transforma sustancialmente el conjunto marcario, impidiendo su confusión directa con las marcas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA” que, a su vez, tienen elementos adicionales débiles, pero distintivos en su conjunto. 67.

Por tanto, se concluye que el signo solicitado presenta una configuración ortográfica global que evita cualquier riesgo de confusión con las marcas precedentes, al incorporar un componente adicional que modifica su estructura. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 68.

En relación con la similitud fonética, la Sala observa que las marcas en comparación son disímiles en cuanto a su sonoridad, ritmo y entonación, aspectos que inciden directamente en la forma como son percibidas auditivamente por el consumidor. 69. Cabe advertir que la pronunciación de las expresiones comparadas no resulta similar, pese a coincidir en el vocablo “MENTA”.

Esta coincidencia no es suficiente para generar confundibilidad, en tanto se trata, como se ha precisado, de un término de uso común y carácter débil desde la perspectiva marcaria. Por el contrario, la inclusión de la expresión “ROSA” le otorga al signo cuestionado una identidad fonética propia, que altera significativamente la percepción global del consumidor, reforzando su capacidad diferenciadora frente a las marcas previamente registradas. 70.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA – VERDEMENTA - MENTA ROSA MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA – DULCEMENTA - MENTA ROSA 71.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que las marcas confrontadas que se encuentran compuestas de la siguiente forma: 72. “MENTA ROSA”, responde a “[…] hierbabuena […]”33 “[…] de color rosa […]”34, por lo que evoca en la mente del consumidor una planta herbácea de color rosa. 73. “VERDEMENTA” es la unión entre “[…] un color: Semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda y que ocupa el cuarto lugar en el espectro luminoso […]”35 y “[…] hierbabuena […]”36, por lo que evoca en la mente del consumidor un color verde claro con tonos fríos que representa frescura y tranquilidad, semejante al de la hierbabuena. 74.

“DULCEMENTA” es “[…] sabor: Suave y agradable al paladar, como el de la miel, el azúcar […]” y “[…] hierbabuena […]”37 por lo que evoca en la mente del consumidor el sabor dulce de la hierbabuena. 33 Consultado en https://dle.rae.es/menta 34 Consultado en https://dle.rae.es/rosa?m=form 35 Consultado en https://dle.rae.es/verde?m=form 36 Consultado en https://dle.rae.es/menta 37 Consultado en https://dle.rae.es/menta 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 75.

La Sala precisa que, como se indicó supra, las palabras “VERDE”, “DULCE” y “MENTA” tienen significados propios e identificables en español y, atendiendo a su literalidad, su unión en las marcas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA” crea conceptos identificables por los consumidores. 76. Así las cosas, por un lado, se considera que los conceptos aludidos son diferentes, en tanto el signo alude a una hierba de color rosa y las marcas a: i) un color del espectro luminoso; y ii) el sabor de la menta.

Y, por el otro, aunque los signos distintivos comparten el término “MENTA”, lo cual podría sugerir un punto de coincidencia a primera vista, lo cierto es que la marca cuestionada “MENTA ROSA” se diferencia de las previamente registradas, en tanto incorpora un concepto compuesto que le otorga un significado distinto y autónomo. La inclusión del vocablo “ROSA”, que, como se explicó se asocia a un color específico, transformado la expresión “MENTA” en un conjunto marcario débil pero distintivo, pues evoca la creación de una hierba de aquel color, expresión que tiene con una carga semántica específica que sugiere una idea global diferente. 77.

En consecuencia, el signo solicitado no se reduce a una mera reproducción del término “MENTA”, sino que construye una unidad conceptual propia que lo distingue del conjunto de marcas previamente registradas, al trasmitir una idea que va más allá del significado aislado de la palabra compartida, lo cual, como lo precisó el Tribunal de Justicia, debe realizarse teniendo en cuenta las diferencias y no las similitudes. 78.

Ello, teniendo en cuenta que las marcas previamente registradas están compuestas por expresiones débiles, al ser estas de uso común para los productos y servicios que representan, como se expuso supra y, en consecuencia, su fuerza de oposición es débil. 79. De esta manera, teniendo en cuenta la composición del signo “MENTA ROSA” solicitado por la parte demandante y las marcas “VERDEMENTA” y “DULCEMENTA” de la sociedad Dulcementa S.A.S., la Sala concluye que no son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. 80.

La Sala precisa que, en su conjunto, la denominación “MENTA ROSA” es distintiva, aunque sea débil, en tanto que está compuesta por dos palabras de uso común para las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor internacional. De allí que, se resalta que no se otorga un derecho sobre las palabras individualmente consideradas, sino sobre el conjunto. 81.

Por lo expuesto, tras el análisis de las marcas comparadas, la Sala considera que entre estas no se encuentran similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “MENTA ROSA”, posee un nivel de distintividad suficiente y se diferencia de las marcas previamente registradas. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 82.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. En consecuencia, resulta innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los servicios y riesgo de asociación. 83.

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a la parte demandante argumentó que, a la fecha de expedición de los actos acusados, se encontraban registradas las marcas “MENTA DE AGUA” con certificado 328.615 y “MENTAFIT”, por lo que se debe conceder un registro del signo solicitado, la Sala precisa que el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina.

En ese sentido, el estudio de registrabilidad de una marca, debe realizarse de forma independiente del análisis ya efectuado sobre signos que pudieran ser idénticos o similares, por lo que la distintividad de los registros otorgados responde a un análisis independiente. 84. Ahora, la Sala pone de presente que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas con el fin de proteger el interés general, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, como lo es la falta de distintividad. 85.

Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023, aplicable en este proceso que: “[…]La distintividad es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el Origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto […] b) Distintividad extrínseca o en concreto […]” (negrilla del original). 86. Al respecto, como se expuso supra, el signo solicitado es distintivo extrínsecamente, comoquiera que no es confundible con las marcas previamente registradas y, en consecuencia, la SIC al negar su registro, también violó el artículo 135 literal b), atendiendo a que este es uno de los aspectos dispuestos en dicha norma.

IV.5. Conclusión 87. En ese contexto, con la expedición de los actos acusados se violó lo previsto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En particular, la SIC, al expedir los actos acusados, no evaluó correctamente que no existe semejanza entre un signo mixto solicitado y las 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marcas previamente registradas, ello, teniendo en cuenta que los elementos de los conjuntos marcarios, aun cuando débiles, son registrables.

De allí que el signo solicitado se considera distintivo. 88. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC debió conceder el registro de la marca mixta “MENTA ROSA” para amparar productos en las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la señora Daniela Castrillón Rodríguez. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 76383 de 8 de octubre de 2018 y 31514 de 25 de junio de 2020, expedidas por la SIC y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 89.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 76383 de 8 de octubre de 2018 y 31514 de 25 de junio de 2020, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto “MENTA ROSA” solicitado para distinguir productos de las clases 3ª, 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora Daniela Castrillón Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00438-00 Demandante: Daniela Castrillón Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.