CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 11001-03-24-000-2010-00553-00 Demandante: Ferris Enterprises Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con Interés: Productos Yuli S.A. Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario - Examen de Registrabilidad - Confundibilidad Marcaria.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y por medio de apoderado judicial, interpuso la sociedad Ferris Enterprises Corp. contra la resolución 5409 de 29 de enero de 2010 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como las resoluciones 17687 de 26 de marzo de 2010 y 28564 de 31 de mayo de 2010, por las cuales se confirmó la 5409 en sede de reposición y apelación, respectivamente.
I.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Ferris Enterprises Corp. presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se interpreta como ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina2, contra la 1 Folios 20 a 33 del cuaderno principal del expediente. 2 “[…] Artículo 172. […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 […]” 2 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo Nº 09 059885, donde se decidió sobre la solicitud de registro de la marca mixta PRODUCTOS YULI S.A. en clase 29 internacional a favor de la sociedad Productos Yuli S.A. Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 17687 de 26 de marzo de 2010 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo Nº 09 059885, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, confirmando la concesión de registro de la marca mixta PRODUCTOS YULI S.A. en clase 29 internacional a favor de la sociedad Productos Yuli S.A. Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 28564 de 31 de mayo de 2010, proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo Nº 09 059885, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, confirmando la concesión de registro de la marca mixta PRODUCTOS YULI S.A. en clase 29 internacional a favor de la sociedad Productos Yuli S.A. Que como consecuencia de lo anterior, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia cancelar el certificado de registro 402013 correspondiente a la marca mixta Productos Yuli S.A. de la Sociedad Productos Yuli S.A., o quien haga sus veces.
En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.» 1.2. Los fundamentos de hecho y el concepto de violación 1.2.1. Fundamentos de hecho La parte actora manifestó que la sociedad Productos Yuli S.A. solicitó el registro de la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» (mixta), para amparar servicios comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dicha solicitud fue radicada con el número 09-059885. 3 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Sostuvo que, estando dentro de los términos legales, la sociedad Ferris Enterprises Corp. presentó escrito de oposición al registro de la marca mixta Productos Yuli S.A., solicitada por la sociedad Productos Yuli S.A. Señaló que el fundamento de la referida oposición fue la marca «YUPI» que para ese momento la demandante tenía registrada para identificar productos de las clases 29, 30, 32, 33 y 42, a saber: MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA YUPI 29 99881 05/05/2032 YUPI 30 106068 21/10/2033 YUPI 32 120423 25/08/2032 YUPI 33 120425 24/08/2032 YUPI 42 188613 19/09/2026 Refirió que, mediante resolución 5409 de 29 de enero de 2010, la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta «PRODUCTOS YULI S.A.» que identifica productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Precisó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, a partir de lo cual se dictaron por parte de la SIC la resolución 17687 de marzo 26 de 2010 mediante la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la resolución 5409, y posteriormente la resolución 28564 de mayo 31 de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando también la decisión de la resolución 5409, con lo cual quedó agotada la vía gubernativa de la que habla el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. 1.2.2.
Concepto de violación La parte actora manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Afirmó que la jurisprudencia andina ha considerado inviable el registro de un signo distintivo cuando este sea idéntico o similar a otro ya registrado. 4 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Sostuvo que el estudio de confundibilidad realizado por la SIC fue obviado o mal practicado porque de lo contrario no era posible registrar la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» Señaló que la palabra PRODUCTOS no es registrable, en tanto es de uso común, ya que existen muchas marcas que pertenecen a la misma clase e incluyen dicho término, por lo que el análisis deberá efectuarse respecto de las expresiones que resaltan y que realmente identifican el producto.
Consideró que existe similitud ortográfica y fonética, por cuanto las palabas «YUPI» (marca opositora) y «YULI» (marca confrontada) cuentan con la misma secuencia vocálica, se conforman del mismo número de sílabas y tienen la misma extensión, así como que cuentan con la acentuación en la sílaba YU, lo que da lugar a que las marcas sean confundibles.
Expresó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que los motivos que dan lugar a la negación de una marca no requieren de la materialización de un riesgo, sino apenas de la existencia de aquél. Sostuvo que la jurisprudencia, la doctrina y los pronunciamientos de la SIC han adoptado como regla de cotejo marcario la de examinar en conjunto los signos, regla que al ser aplicada al caso concreto, relativo al cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, arroja que son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas.
Manifestó que la marca «YUPI» y la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» tienen solo un elemento común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida. Reiteró que la palabra PRODUCTOS que acompaña a la marca solicitada, es genérica y de uso común frente a los que se pretenden comercializar, pero no identifica productos, reforzando su argumento en que la SIC, en las resoluciones acusadas, señaló expresamente que la palabra PRODUCTOS es meramente explicativa.
En ese orden, hay una reproducción parcial de una marca ya registrada, sin adición de elementos que le otorguen distintividad. Concluyó precisando que la totalidad de los productos que se pretende comercializar al amparo de la marca registrada coincide plenamente con 5 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio aquellos para los cuales se aplica la marca opositora «YUPI», dado que su titular tenía un registro previo para identificar los productos de la clase 29 internacional, que son los mismos que se comercializan bajo la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» 2. Contestación de la demanda e intervención del tercero 2.1.
Superintendencia de Industria y Comercio3 El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la oficina nacional competente se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, por lo que solicitó a la Sala negar las pretensiones de la parte actora.
Sostuvo que la demandante pretende que “se conceda el registro de la marca en debate”, conforme a ello, solicita “se niegue el registro de la misma por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de registros marcarios sin el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por mandato legal, facultad que por mandato de la Decisión 486 corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio”4.
Afirmó que, en el evento en que el Consejo de Estado encuentre que los actos administrativos objeto de la presente acción deban ser declarados nulos, como consecuencia de tal declaración corresponderá a la SIC, previo trámite de registrabilidad, ordenar el registro de la marca correspondiente. De otra parte, destacó que, apreciadas en conjunto las marcas «PRODUCTOS YULI S.A.» y «YUPI», no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues, si bien éstos coinciden en la incorporación de las letras Y, U, I el diseño del signo solicitado permite su diferenciación respecto de la marca opositora, características que se evidencian en el gráfico.
Así mismo, que la expresión «PRODUCTOS YULI» es la que más sobresale en el conjunto, por lo tanto, tiene un impacto visual diferente en la mente del consumidor logrando diferenciar los signos confrontados a pesar de que coincidan elementos como las letras Y, U, I. 3 Folios 53 a 60 del expediente. 4 Folio 53 6 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2. Intervención de la sociedad Productos Yuli S.A.5 El tercero interesado contestó la demanda en forma extemporánea, razón por la cual, mediante auto de agosto 29 de 2011, el despacho dejó constancia de tal circunstancia y dispuso que la contestación no sería tenida en cuenta. 3.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 273-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, en la que previamente se expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación6.
A juicio de dicha corporación, resulta pertinente la interpretación, como se solicitó, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Concretamente, el Tribunal interpretó: «[…] 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. 2.
Cotejo entre signos mixtos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 3. Palabras de uso común en la conformación de un signo». Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. 5 Folios 68 a 72 del cuaderno principal del expediente. 6 Folios 118 a 132 7 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variaría en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Si al analizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habrá lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) en su conjunto es de uso común en relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A., son en conjunto registrables.» IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1.
Ferris Enterprises Corp. Reiteró los argumentos esbozados en el escrito de demanda. 4.2. Superintendencia de Industria y Comercio. Reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda. 4.3. Sociedad Productos Yuli S.A. Guardo silencio. 4.4. El Agente del Ministerio Público No intervino. 8 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si son nulas las resoluciones 5409 de 29 de enero de 2010, 17687 de 26 de marzo de 2010 y 28564 de 31 de mayo de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y confirmó tal decisión en sede de reposición y apelación, respectivamente.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos porque, contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se concedió no cumple los requisitos de distintividad y, por lo tanto, existe riesgo de confusión con la marca previamente registrada por la demandante, con lo cual la entidad accionada habría desconocido lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.
Normativa aplicable Corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no la disposición que la parte actora mencionó como violada, a saber, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]» 5.3.
Marco jurídico y jurisprudencial aplicable al sub-lite 5.3.1. De la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de confusión. En relación con este tópico, expresó el Tribunal: «[…] La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de 9 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.» Ahora bien, en lo relacionado con el riesgo de confusión directa y de asociación, manifestó: «[…] La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. […] En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: ‘El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficas y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica’.» 5.3.2.
Palabras de uso común en la conformación de un signo En su interpretación prejudicial dentro de este proceso, precisó el Tribunal que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: «[…] No podrán registrarse como marcas los signos que g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.» 10 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio De igual forma, sostuvo lo siguiente: «Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.» 5.3.3.
Examen de registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la jurisprudencia del Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, a efectos de determinar el riesgo de confusión, hizo énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria.
De hecho, en ella se lee lo siguiente: «[…] 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.» En igual sentido, la normativa comunitaria ha dicho que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan 11 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Sobre la confusión en materia marcaria, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: «[…] La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]7” Con base en la anterior precisión en lo relativo al escenario marcario, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido dos clases de confusión: a) La directa, que se caracteriza por el nexo entre los servicios o productos, es decir, que «el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro8 […]» y, b) La indirecta, que se presenta cuando el vínculo de identidad o semejanza hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común a dos servicios o productos que se le ofrecen.
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y la otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos.
En ese orden de ideas, la Sala es del criterio de que, para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación, se requiere determinar: 7 Interpretación Prejudicial del proceso de la referencia. 8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio i) si existe identidad o semejanza entre los signos cotejados, entre sí o en relación con los productos distinguidos por ellos, y, ii) si esa identidad o semejanza vicia el criterio del consumidor al momento adquirir el servicio. Conforme a lo anterior, y de manera previa al análisis del caso en concreto, la Sala se referirá a la comparación entre marcas denominativas y mixtas. 5.3.4.
Comparación de distintos tipos de marcas 5.3.4.1. Comparación entre marcas mixtas En la interpretación prejudicial, el Tribunal recordó que el signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero de ellos se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual específico, y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
De igual forma, sostuvo que, por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, como quiera que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien usualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario, sin perjuicio de que en casos especiales sea el elemento gráfico el que más se destaque y genere mayor recordación. Por lo tanto, si se establece que el elemento denominativo es el que causa mayor recordación e impacto en el consumidor, corresponderá analizar el signo en conjunto desde el punto de vista, ortográfico, fonético y conceptual, a fin de determinar si la idea sobre el signo que tiene el consumidor promedio le permita diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Por otra parte, si resulta que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio no existirá riesgo de confusión, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Según lo expuesto, lo que se pretende entonces al analizar la relevancia y distintividad de los vocablos que integran el signo acusado, es determinar si existe el riesgo de confusión con una marca previamente registrada.
De lo anterior se colige que solo se podrán registrar aquellos signos que están dotados de suficiente carga distintiva que permitan identificar el origen 13 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio empresarial y evitar que el consumidor caiga en error al confundir los productos que pretende adquirir. 5.3.4.2.
Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Tribunal precisó a este respecto que, para el caso de las marcas mixtas, deberá determinarse en primer lugar cuál de los elementos prevalece y tiene más influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Si predomina el primero, procederá a analizar los elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales, tal como se explicará en el numeral siguiente, y si, por el contrario, prevalece el segundo, no habrá lugar a riesgo de confusión porque el elemento gráfico dota de suficiente distintividad el signo. 5.3.4.3.
Reglas de cotejo marcario Es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino9: (i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en éstas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, a efectos de determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor.
La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, las sílabas que lo conforman, las vocales y su sucesión; fonético, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, lo que puede derivar del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. 9 IP 016-IP-2012. 14 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Siguiendo la jurisprudencia previamente citada se colige que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos en disputa, se deben ponderar aspectos de orden visual, fonético y conceptual para analizar la marca en su conjunto. 5.4. Análisis del caso concreto Teniendo en cuenta lo explicado en precedencia la Sala procederá con la comparación de las marcas enfrentadas de la siguiente manera: 5.4.1 Comparación de signos Con el propósito de aplicar las reglas comparativas, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: • MARCA CUESTIONADA (MIXTA) El certificado de registro de la marca «PRODUCTOS YULI S.A.» (mixta) es el núm. 402013 con vigencia hasta el 29 de enero del 2030. • MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS o (Denominativa): YUPI o (Mixta): Para el análisis del caso concreto se precisa que los certificados de registro marcario que identifican la marca «YUPI», que dieron lugar a la oposición presentada durante el trámite de registro y a la demanda, son los siguientes: 15 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MARCA CLASE TIPO CERTIFICADO VIGENCIA YUPI 29 MIXTA 99881 05/05/2032 YUPI 30 MIXTA 106068 21/10/2033 YUPI 32 NOMINATIVA 120423 25/08/2032 YUPI 33 NOMINATIVA 120425 24/08/2032 YUPI 42 NOMINATIVA 188613 19/03/2026 Una vez verificadas las marcas que se confrontan, inicialmente se encuentra que la marca cuestionada es mixta y las marcas opositoras son mixtas y nominativas.
Ahora bien, de las marcas opositoras mixtas previamente registradas se puede establecer que las mismas tienen como único elemento gráfico la palabra “YUPI” en relieve y en un tipo particular de letra, lo cual permite concluir que su elemento predominante es el denominativo. Con base en lo anterior, la Sala recuerda que al comparar marcas como las del presente caso, el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, que han sido acogidas por esta corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016 ampliamente reiterada, señaló lo siguiente: 16 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”10.
Al respecto, es necesario precisar que la interpretación prejudicial enfatiza en que, si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: • Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”.
Bajo la perspectiva expuesta, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos y así mismo, en caso de encontrar identidad o semejanzas entre las marcas cotejadas, determinar si existe un riesgo de asociación entre las mismas.
En ese orden, y teniendo presente que el cotejo marcario se deberá realizar a partir del elemento denominativo de las marcas en controversia, la Sala verificará los términos de la comparación, para lo cual determinará si alguna de las marcas enfrentadas incluye expresiones de uso común, que en tal medida deban ser excluidas de la comparación. 5.4.2.
De los signos conformados con expresiones de uso común Según la línea trazada para el caso por el Tribunal Andino de Justicia, resulta necesario, antes de proceder al cotejo entre las marcas cuestionadas, analizar si, tal como lo afirma la parte actora, la marca acusada incluye elementos genéricos que no pueden ser parte del cotejo marcario. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de abril de 2016, expediente 11001-0324-000-2010-00471-00 (C. P. Guillermo Vargas Ayala). 17 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Al respecto el referido Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida con ocasión de este proceso, señaló: “[…] El literal g) el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: No podrán registrarse como marcas los signos que: “g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. […] El juez consultante debe determinar en primer lugar si el signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) en su conjunto es de uso común en relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y, si esto no es así, debe determinarse si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A son en conjunto registrable […]” En consecuencia y con el fin de establecer si el presente caso involucra un signo que ha resultado ser de uso común para identificar los productos que la marca pretende distinguir, es necesario señalar que según la resolución 5409 de 2010 la marca «PRODUCTOS YULI S.A.», identifica, “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jalea, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Seguidamente, es necesario advertir que el actor no aportó prueba ni hizo desarrollo argumentativo alguno que demostrara el carácter de uso común que podría tener la expresión «PRODUCTOS YULI S.A.», que ha sido registrada como marca y cuya nulidad se ha demandado en este caso. De otra parte, y más aún, en ausencia de una prueba específica en tal sentido, es evidente para la Sala que el signo «PRODUCTOS YULI S.A.» considerado en su conjunto, no es una 18 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio expresión de uso común usada en Colombia o en algún otro país para referirse a uno o más comestibles de los que hacen parte de la clase 29 en la Clasificación Internacional de Niza. Ahora bien, a efectos de determinar si la marca mixta «PRODUCTOS YULI S.A.», cuya nulidad se solicita en este caso es confundible con las marcas nominativas y mixtas «YUPI», se procederá entonces a determinar los términos en que ellas pueden ser comparadas, para lo cual se verificará el alcance y significado de cada una de las palabras que componen la primera de ellas.
Así las cosas, en relación con el término «PRODUCTOS», tenemos que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el singular de este término tiene el siguiente significado: “Producto. (Del lat. productus). 1. m. Cosa producida. 2. m. Caudal que se obtiene de algo que se vende, o el que ello reditúa. 3. m. Mat.
Cantidad que resulta de la multiplicación. De lo anterior, puede apreciarse que la palabra «PRODUCTO» es un concepto ampliamente genérico, que se aplica, entre otras, a cualquier cosa elaborada o producida, como resultado de un proceso productivo de cualquier naturaleza, a partir de lo cual se observa que esta expresión ha sido frecuentemente utilizada por empresarios de diferentes sectores para integrar sus marcas11.
De otra parte, es claro que esta palabra es de amplia utilización, particularmente en la conformación de signos distintivos que identifican alimentos, tal como puede apreciarse de una rápida revisión de las marcas registradas en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En esa línea, es oportuno citar algunos ejemplos de las marcas registradas para la fecha en que se solicitó el registro del signo acusado que incluyen tal elemento en su conformación, lo que permite corroborar que dicho término es genérico en relación con esta clase, a saber: 11 A tal punto es genérico el concepto de producto, que es el vocablo o noción que utiliza como base la Clasificación Internacional de Niza en sus 34 primeras clases, referidas a objetos, artículos o materias a las que se aplican las marcas. 19 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio No. MARCA CLASE Registro 1 PRODUCTOS O OLIMPICA 29 401.197 2 PRODUCTOS YENNI LA MEJOR CALIDAD!! 29 399.976 3 TORTELLI PRODUCTOS BOZZETTI 29 363.169 4 PRODUCTOS CARNICOS LA VILLA 29 384.536 5 LA CONSERVA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 29 344.839 6 PRODUCTOS G&C 29 321.590 7 PF PRODUCTOS FERNANDEZ DESDE 1903 29 288.010 8 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BLEDONIA 29 377.898 9 EL ARADO PRODUCTOS DE MI TIERRA 29 372.650 Así las cosas, la palabra PRODUCTOS es genérica y de uso común, tanto para designar alimentos como otros artículos, y en consecuencia deberá ser excluida de la comparación que debe realizarse entre la marca registrada y las opositoras.
Ahora bien, respecto de la sigla «S.A.», es de amplio conocimiento que significa sociedad anónima, un tipo societario regulado por el Código de Comercio colombiano12, razón por la cual esta partícula hace parte del nombre de todas las sociedades de este tipo, y no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario. Por tal razón, la Sala la excluirá del cotejo marcario, tal y como en recientes decisiones13 se consideró. En suma, tanto la palabra «PRODUCTOS» al ser una partícula genérica y de uso común y la sigla «S.A.» al ser una partícula de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan otras palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.
En consecuencia, para la comparación, respecto de la marca registrada se tomará en cuenta únicamente la palabra YULI. Así las cosas, en aras de determinar las similitudes entre los signos en disputa y el grado de confusión que pueden existir entre los mismos, la Sala efectuará el análisis de sus características conforme a las reglas fijadas por 12 “[…] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. […]”. 13 Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. 5 de agosto de 2021.
Radicación número: 11001-03-24- 000-2010-00102-00. En la mencionada oportunidad se reiteró el criterio previamente expuesto en la sentencia de 18 de junio de 2021: Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Radicación número: 2009-00118-00. 20 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, en los aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos. 5.4.3. Comparación de los signos Determinado lo precedente, pasa la Sala a realizar el cotejo marcario, para establecer si existe identidad o similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica entre las marcas «YUPI» y «YULI», así: En el cuadro se muestra la composición gramatical de cada una de las marcas: MARCA PALABRAS LETRAS CONSONANTES SILABAS VOCALES YUPI Previamente registrada 1 4 2 2 2 YULI Acusada 1 4 2 2 2 5.4.3.1 Frente a las similitudes ortográficas: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha establecido que “se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.
La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales pueden incrementar la confusión»14. Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue: YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ YUPI/YULI/ En primer término, la Sala observa que las marcas confrontadas presentan semejanza en su extensión al estar ambas integradas por cuatro (4) letras, de las cuales tres (3) son idénticas.
No obstante, la Sala considera que las marcas en conflicto resultan diferenciables, por cuanto ambos vocablos, a pesar de estar conformados 14 Tribunal Andino, Proceso 9-IP-2015. 21 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio por igual número de letras y de sílabas, tienen diversa terminación, lo que hace que entre ellas exista una diferencia notoria, pues si bien ambas marcas reproducen la partícula «YU», lo cierto es que, al tener una terminación diferente, esto es, para la primera la partícula «PI» y para la segunda la partícula «LI», como resultado, su estructura ortográfica es diferente. 5.4.3.2 Frente a las similitudes fonéticas: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha sostenido que esta similitud “se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones”.15 En el presente caso, las expresiones en conflicto comparten igual sílaba tónica en la misma posición. La sílaba que tiene mayor prominencia fonética (acento prosódico) es «YU».
Lo anterior conduce a que, al pronunciar las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, se genere una primera impresión de semejanza. Sin embargo, la Sala considera que entre los signos cotejados no existe en realidad similitud fonética, comoquiera que a pesar de que la partícula «YU» aparece en uno y otro caso, existe diferencia entre la pronunciación de la marca mixta «YULI», esto es [yu-li] y la de la marca nominativa «YUPI», esto es [yu-pi], por los sufijos diferentes, «LI» y «PI», y las diferencias fonéticas que en estos últimos imprimen, especialmente, las letras «L» y «P», las cuales, en la tercera posición en cada signo, generan una importante variación en la sonoridad.
Es importante tener en cuenta las diferencias fonéticas que existen entre las letras «P» y «L». La primera tiene punto de articulación bilabial, es decir, su sonido se produce con la unión de los dos labios y posee un modo de articulación oclusivo (se efectúa con un cierre total momentáneo del paso del aire). La segunda tiene punto de articulación alveolar, es decir, su sonido se produce cuando la punta de la lengua se sitúa en los alvéolos (parte situada justo encima de los dientes) y posee un modo de articulación lateral (se efectúa con el paso del aire por los lados de la cavidad bucal)16. 15 Tribunal Andino, Proceso 18-IP-2018. 16 Nueva gramática de la lengua española.
Fonética y fonología. Real Academia Española – RAE. 2011. 22 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La Sala destaca que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una distinta terminación causa un impacto fonético que permite distinguirlas, lo que da lugar a que el consumidor entienda que se tratan de diferentes productos y elimina la posibilidad de riesgo de confusión o asociación. Cabe señalar que esta Sala, en sentencia de 30 de julio de 2020, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas17.
En efecto, así lo indicó: “[…] 51. En relación con el hecho que las marcas o signos objeto de análisis compartan una partícula o una de ellas sea una reproducción total o parcial de la otra, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencias de 12 de julio de 2018, 4 de octubre de 2018, 3 de diciembre de 2018, 29 de mayo de 2020, 11 de junio de 2020 y 26 de junio de 2020, entre otras, ha considerado que tal hecho no implica per se que la marca o signo, según sea el caso, se encuentre incurso en alguna causal de irregistrabilidad por afectar derechos de un tercero; toda vez que si está acompañada de otros elementos que le doten de suficiente distintividad y carga semántica, puede proceder su registro. 52.
En relación con las terminaciones de las marcas se consideró: “[…] el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo servicio o producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación […]”. 53. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. La Sala estima que en el caso bajo examen la partícula de terminación del signo cuestionado «YULI» le otorga suficiente distintividad en relación con la marca previamente registrada «YUPI».
Conforme a las anteriores precisiones, la Sala concluye que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2020, expediente núm. 2013-00563-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 23 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.4.3.3 Frente a las posibles similitudes conceptuales: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha sostenido que la similitud ideológica o conceptual, se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el Tribunal que aquélla es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.
Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar la misma o similar idea.
En efecto, para que se presente esta característica propia de similitud entre marcas, se requiere que el consumidor evoque en su mente el mismo concepto o similar idea, que lo conduzca a error o confusión, respecto al origen empresarial de tales signos y, por ende, se presente la causal de irregistrabilidad del signo solicitado. Por tal razón, la Sala estima necesario definir cada una de las marcas, con el objeto de precisar el grado de similitud que pueda existir entre las mismas en términos ideológicos.
Por lo tanto, en el presente caso tenemos que la expresión «YULI» si bien no tiene un significado específico en el idioma castellano, se refiere a un nombre propio femenino que resulta de la adaptación al español del nombre propio inglés JULIE, que es utilizado por mujeres en Colombia. De hecho es factible considerar que este sea el origen de la marca cuestionada, ya que como se ha visto, el signo distintivo incluye el dibujo de una figura femenina.
Por su parte, la expresión «YUPI» se encuentra definida en el Diccionario de la Real Academia, como una interjección que se usa para expresar júbilo. Así las cosas, la Sala encuentra diferencias ideológicas suficientes entre las denominaciones cotejadas, que impiden que el consumidor promedio pueda caer en confusión. Ello por cuanto, a pesar de que las marcas compartan el prefijo «YU», cuando dicha partícula se une con el resto de los elementos que las conforman, aquella pierde relevancia, pues las palabras «YULI» y «YUPI», tienen significados notablemente diferentes. 24 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Conforme a lo anterior, no es posible evocar similitud en este aspecto, por cuanto las definiciones de las marcas son diferentes, por lo que no se presenta una similitud de orden conceptual entre los signos cotejados. Con base en lo expuesto, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que señala que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las cuales se pueda derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor, es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.
Así las cosas, la Sala concluye que los actos administrativos acusados no vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual no se desvirtuó la presunción de legalidad que los acompaña, razón por la cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. 5.4.4. Conclusión De conformidad con lo expuesto la Sala concluye que, al poseer la marca cuestionada «PRODUCTOS YULI S.A.» la distintividad necesaria, sin que existan entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a confusión al consumidor, en el presente caso no se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone negar la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 5.5.
Reconocimiento de Personería Se reconocerá a Cindy Yisela Sánchez Briñez como apoderada judicial de la SIC, de conformidad con el poder y los documentos anexos que reposan entre los folios 146 a 149 del expediente. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 25 _____________________________________________________________________ Radicación: 11001032400020100055300 Actor: Ferris Enterprise Corp.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
TERCERO: RECONOCER a Cindy Yisela Sánchez Briñez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 1.013.598.348 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional núm. 202.843 del C. S J. como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.