11001032400020140025400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Inversiones Inmobiliarias Porto Sociedad por Acciones Simplificada Inverporto S.A.S. Temas: Comparación entre marcas mixtas y nominativas; reglas cuando prevalece el elemento nominativo; partículas de uso común. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Sociedad Anónima Damm contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 56356 de 26 de septiembre de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Sociedad Anónima Damm2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Este Despacho, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 2 a 8 3 Cfr. Folios 27 a 48 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad4, adecuado5 a la acción de nulidad relativa6, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 56356 de 26 de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E). 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ESTRELLITA, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Inversiones Inmobiliarias Porto Sociedad por Acciones Simplificada Inverporto S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…]5.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 56356 del 26 de septiembre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM contra la solicitud de registro de la marca ESTRELLITA (Mixta), y se concedió el registro de dicha marca, a nombre de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S., para identificar productos de la clase 32 internacional y se declaró agotada la vía administrativa. 5.2.

Que, se ordene a la entidad demandada que cancele el certificado de registro de la marca ESTRELLITA (Mixta) en la Clase 32 Internacional a favor de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. 5.3. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 20 de julio de 2011, el registro como marca del signo mixto ESTRELLITA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5Cfr. Folios 52-54 6 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Cfr. Folios 29 y 30 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 20 de enero de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 636, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa ESTRELLA DAMM que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. El Director de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 39064 de 27 de septiembre de 2012, negó el registro como marca del signo mixto ESTRELLITA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la existencia de la marca nominativa previamente registrada ESTRELLA DAMM, cuyo titular es la parte demandante. 4.4.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 39064 de 27 de septiembre de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), por medio de la Resolución núm. 56356 de 26 de septiembre de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 39064 de 27 de septiembre de 2012 y conceder el registro de la marca mixta ESTRELLITA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, el literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Afirmó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que, a su juicio, la marca concedida mediante el acto administrativo acusado no era distintiva. Asimismo, adujo que dicha marca estaba plenamente contenida en la marca previamente registrada ESTRELLA DAMM y que la diferencia en su terminación no era suficiente para diferenciar los dos conjuntos marcarios.

Ello comoquiera que ambas estaban conformadas por el mismo sustantivo, 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 siendo una el diminutivo de la otra, lo que implica que el consumidor podía asumir que una se derivaba de la otra8. 6.2. Adujo que las marcas eran similares desde la perspectiva fonética en tanto la marca demandada reproducía el elemento relevante ESTRELLA y que, en tal sentido, las diferencias ortográficas relacionadas con la utilización de partículas propias de un diminutivo no eran suficientes para evitar que el consumidor relacionara las marcas previamente registras con la marca demandada9. 6.3.

Señaló que se presentaba una similitud desde la perspectiva ideológica, en tanto, el sustantivo ESTRELLITA, es el diminutivo de la expresión ESTRELLA que compone la marca de la que es titular la parte demandante. Adicionalmente, manifestó que esta expresión tenía una carga semántica importante, en la medida que, la expresión ESTRELLA no era de uso común y era arbitraria para la identificación de cervezas, por lo cual, la repetición por parte de otro empresario era sospechosa10. 6.4.

Manifestó que ambas marcas habían sido concedidas para identificar CERVEZAS y, en tal sentido, era posible establecer que entre dichos productos había conexidad competitiva comoquiera que tenían identidad respecto de su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, y público consumidor.11. Segundo Cargo: Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.5.

Afirmó que el análisis realizado por la parte demanda en el acto administrativo acusado vulneró el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que “[…] al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca ESTRELLITA (Mixta), no tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado como marca deberá ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. […]”12.

Contestación de la demanda 8 Cfr. Folio 37 9 Cfr. Folios 37 y 38 10 Ibidem 11 Cfr. Folios 44 y 45 12 Cfr. Folio 35 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 La parte demandada 7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Adujo que las marcas, si bien compartían el uso de la denominación ESTRELLA, contaban con elementos adicionales tanto nominativos, como la terminación ITA y la expresión DAMM; y gráficos como la estrella de cinco puntas y la particular configuración cromática, que permitían al consumidor identificar el origen empresarial de los mismos15, por lo que, no había violado lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200016.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Adujo que la marca previamente registrada, ESTRELLA DAMM, con certificado de registro No. 380048, se encontraba cancelada por no uso, razón por la cual no podía ser tenida en cuenta como una causal para decretar la nulidad del registro marcario19.

Adicionalmente manifestó que el diseño, el tipo de letra y la posición, en la que se encuentra escrito permitían identificar el origen empresarial20. 8.2. Precisó que “[…] al comparar el conjunto marcario “ESTRELLITA” con la marca “ESTRELLA DAMM”, se observa que, en el primero, la denominación “ESTRELLITA” se encuentra dentro de una figura en forma de estrella de color roja, con bordes blancos, la cual está sobre unas barras horizontales, de color amarillo, azul, mientras que, en el caso de la marca registrada es solo la denominación. […]”21. 13 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 66 14 Cfr. Folios 70 a 80 15Cfr. Folios 75 y 76 16 Ibidem 17 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 143 18 Cfr. Folios 135 a 142 19Cfr. Folios 136 y 137 20 Cfr. Folio 140 21 Ibidem 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 8.3. Afirmó que la denominación ESTRELLA, era un término de uso común para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no debe ser tomado en cuenta como un elemento determinante al momento de establecer si existe o no riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto, comoquiera, que eran las expresiones DAMM e ITA, las que dotaban de fuerza distintiva al conjunto22.

Respecto del cargo de violación del artículo 134 y del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.3. Afirmó que la ESTRELLITA goza de distintividad de en tanto no causa al consumidor ningún riesgo de confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que pretenden proteger23. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 17 de junio de 201524, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 435-IP-2016 de 1 de diciembre de 201725, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos, 134, 135 Literal b), y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede únicamente la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 Literal b), toda vez que lo relativo al concepto de marca y el requisito de distintividad sean materia controvertida dentro del proceso. De oficio se interpretará el Artículo 135, Literal g) de la misma normativa, a fin de examinar el tema de los signos conformados por palabras y/o partículas de uso común […]”26, 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso 22 Cfr. Folios 141 y 142 23 Cfr. Folio 138 24 Cfr. Folios 173 a 175 25 Cfr. Folios 204 a 216 26 Cfr. Folio 206 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la Interpretación Prejudicial, mediante auto de 12 de abril de 201927, resolvió, por un lado, reanudar el proceso y, por el otro, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial realizada el 29 de abril de 201928: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y vii) se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 2020, resolvió: i) prescindir de la audiencia de pruebas y de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ii) corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes demandante29 y demandada30, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso31 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. 16. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco 27 Cfr. Folios 238 a 239 28 Cfr. Folios 233 a 247 29 Cfr. Folios 282-295 30 Cfr. Folios 296-303 31 Cfr. Folios 279-281 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 435-IP-2016 de 1 de diciembre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre las palabras o signos de uso común; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201932, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 20.

El acto administrativo acusado es el siguiente: 20.1 La Resolución núm. 56356 de 26 de septiembre de 201333, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) revocó la Resolución núm. 39064 de 27 de junio de 2012, expedida por el Director de Signos Distintivos, y concedió el registro de la marca mixta ESTRELLITA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1 Si la Resolución Núm. 56356 de 26 de septiembre de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESTRELLITA, al tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 134, el 32 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 33 Cfr. Folios 3 a 5 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 literal b) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. 20.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta ESTRELLITA, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa ESTRELLA DAMM, registrada para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante. 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, de oficio, el literal g) del artículo 135 ibidem. Asimismo, no interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36. Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37 25.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 38. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros39. 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 39 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 435-IP-2016 de 1 de diciembre de 2016 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso40: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos, 134, 135 Literal b), y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede únicamente la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, 40 Cfr. Folios 203 a 215 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 por ser pertinente. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 Literal b), toda vez que lo relativo al concepto de marca y el requisito de distintividad sean materia controvertida dentro del proceso.

De oficio se interpretará el Artículo 135, Literal g) de la misma normativa, a fin de examinar el tema de los signos conformados por palabras y/o partículas de uso común […] 2.1 En vista de que en el proceso interno se discute si los signos ESTRELLITA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) Artículo 136 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causa de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad, por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. 1.4. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2. Comparación entre un signo mixto con elemento denominativo compuesto y un signo denominativo 2.1.

Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ESTRELLITA (mixto) y la marca ESTRELLA DAMM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto, y por elementos gráficos. 2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en; sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 elementos al ser apreciados en conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede que el elemento predominante no se este, sino el gráfico […] 2.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor […] a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas […] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas […]: i)Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

En el presente caso, se advierte que uno de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros […] […] 3.

Palabras de uso común en la conformación de las marcas 3.1 En el presente caso el tercero interesado señaló que no es apropiable el término inicial “ESTRELL”, debiéndose tener en cuenta que es de uso común de la Clase 32, por lo que dicha denominación no es de uso exclusivo de la demandante. Por lo tanto, 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

“Artículo 135 – No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lengua corriente o en la usanza del país; […] […] 3.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.5 En tal sentido, se deberá determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 34.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 35. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a comparación: 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA41 MARCA CONCEDIDA42 ESTRELLA DAMM (Nominativa) Certificado núm. 380048 Certificado núm. 479738 Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” Titular: Parte demandante.

Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso. 36. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas; y el uso de palabras de uso común en las respecto de productos y servicios. 37.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda. De los cargos de violación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000 38. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, el literal b) del artículo 135 litera y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000; ii) el concepto de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem, fue desarrollado desde la perspectiva de la distintividad extrínseca que hace parte de los supuestos de irregistrabilidad previstos en el artículo 136 ibidem; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró pertinente interpretar, el literal a) del artículo 136 y el literal g) del artículo 135 ibidem; y no interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem. 39.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem, 41 Cfr. Folios 252 a 257 42 Cfr. Folios 17 a 24 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si las marcas confrontadas son confundibles.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección43, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”44. 42. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”45. 43.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”46. 43 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 46 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 44. En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la marca mixta ESTRELLITA de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos previstos indicados supra y, en consecuencia, si se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”47. 46.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”48. 47 Cfr. Folio208-209 48 Cfr. Folio 208 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 47.

Ahora bien, la Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada una de las marcas objeto de comparación antes de proceder al cotejo49, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”50. 48.

En ese sentido, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la controversia radica en una presunta confusión entre una marca mixta y una nominativa, respecto de la mixta es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto marcario. 49. Al respecto, la Sala considera que, en la marca mixta, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 50. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que llevará a cabo la comparación de las marcas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”51. 51.

Adicionalmente, en el caso concreto, el tercero con interés directo en el resultado del proceso indicó que, a su juicio, la palabra ESTRELLA es de uso común para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 52.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen52. 53.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 53.1 De conformidad con la consulta realizada en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada53, esta Sala considera que la expresión ESTRELLA era de uso común, para la identificación de productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente en su uso reiterado por distintas empresas, al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, tal como se enuncia a continuación: Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase 51 Cfr. Folios 211-212 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 53 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 UN SABOR CINCO ESTRELLAS 409736 NOMINATIVA MAHOU, S.A. 32 CELESTE LA ESTRELLA DE LAS AGUAS PURAS 453468 MIXTA AGUAS Y REFRESCOS CELESTIAL SAS 32 ESTRELLA 479742 MIXTA INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. 32 ESTRELLA LIGHT 479740 MIXTA INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. 32 ESTRELLA RUBIA 479739 MIXTA INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. 32 ESTRELLA GALICIA 464419 MIXTA HIJOS DE RIVERA, S.A. 32 1876 Estrella Damm BARCELONA TRADICIÓN CERVECERA 494965 MIXTA SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM 32 TRES ESTRELLAS 96042 NOMINATIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA FRAGANCIA LTDA. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 32 53.2.

Al respecto, la Sala54 en un proceso de similares supuestos fácticos en donde se realizó el estudio de confundibilidad entre las marcas nomintiva ESTRELLA DAMM, 54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 12 de octubre de 2017, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00253-00, MP. María Elizabeth García González. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 cuyo titular es la parte demandante, y mixta ESTRELLA RUBIA, cuyo titular es el tercero con interes directo en el resultado del proceso, consideró lo siguiente: “[…] (d)e tal manera que ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula “ESTRELLA,” la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva, conforme se señaló anteriormente.

Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “ESTRELLA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, inapropiable.

Además, las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. […]”. 53.3. Ahora bien, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y como se expuso supra, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario.

Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor55. 53.4.

No obstante, si bien la expresión estrella es de uso común para los productos de la Clase 32 de la Clasificación internacional de NIZA y, en ese sentido, correspondería excluirla del cotejo, también es cierto que de hacerlo se imposibilitaría la realización del mismo. Así las cosas y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala56, así como lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina57, esta Sala considera que podrá hacerse el cotejo considerando dichos componentes, en cuyo caso, se deberá analizar las marcas en su conjunto. 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 56 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00226-00; 11 de noviembre de 2021 57 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 57.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 58.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA E S T R E L L I T A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCA REGISTRADA E S T R E L L A D A M M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 59. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna.

En efecto, la primera se compone de cuatro (4) vocales, siete (7) consonantes y cuatro (4) sílabas (ES-TRE-LLI-TA), de las cuales la silaba tónica corresponde a la sílaba LLI; y la segunda está conformada por cuatro (4) vocales, ocho (8) consonantes, dos palabras y cuatro (4) sílabas (ES-TRE-LLA- DAMM); motivo por el no existe similitud, más aún, si se tiene en cuenta que la terminación de la marca demandada es una vocal, mientras que la terminación de la marca previamente registrada está conformada por dos consonantes, otorgándoles una fuerza distintiva especial a cada conjunto marcario y dándole una idea diferenciada en la mente del consumidor en especial debido al impacto visual. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 Comparación Fonética 60.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en las marcas, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ESTRELLITA –ESTRELLA DAMM - ESTRELLITA – ESTRELLA DAMM ESTRELLITA – ESTRELLA DAMM - ESTRELLITA – ESTRELLA DAMM - ESTRELLITA – ESTRELLA DAMM - ESTRELLITA – ESTRELLA DAMM - 61.

Atendiendo a que las marcas están conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas, lo que se hace aún más evidente en que debido a las diferencias entre las terminaciones AMM y TA los conjuntos cuentan con una sonoridad distinta que los hace plenamente diferenciables.

Comparación Ideológica 62. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”58, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que palabra ESTRELLITA, está compuesta por la expresión ESTRELLA, que según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, es “[…] Cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche con luz propia […]”59; y, por el otro, del sufijo ITA, que “[…] Tiene valor diminutivo o afectivo […]”60. 58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 59Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: https://dle.rae.es/estrella 60Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: https://www.rae.es/drae2001/-ito 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 64.

Al respecto, la Sala considera que, comoquiera que el significado de la marca no tiene relación alguna con los productos que identifica de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una marca arbitraria. 65. Ahora bien, respecto de la marca ESTRELLA DAMM, se tiene que la misma contiene la palabra ESTRELLA, en los términos expuestos supra, y la palabra DAMM la cual no tiene significado alguno en el idioma castellano, pero si en idioma sueco61. 66. 67.

En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Sala62 consideró que: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en 61 La expresión “DAMM” no tiene significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: “https://dle.rae.es/damm”.

No obstante, dicha expresión se traduce del idioma sueco al español como “POLVO”; información obtenida de la página electrónica del servicio de traducción idiomática en línea de Google: ”https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=damm”. Consultas realizadas el 12 de octubre de 2023. 62 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 68. Así las cosas, atendiendo a que DAMM es una expresión en un idioma extranjero, que no es de conocimiento y comprensión del público consumidor colombiano, la Sala considera que se trata de una partícula producto del ingenio del empresario y, en consecuencia, es de fantasía. 69.

En este sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es posible comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que la palabra DAMM es una expresión de fantasía. 70. Por lo expuesto anteriormente, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas; y, ii) aunque comparten la expresión ESTRELLA, éste es un término de uso común, el cual no puede impedirse el uso del mismo por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad. 71.

La Sala advierte que, en oportunidad anterior, en un caso de similares supuestos fácticos, cuando se estudió el riesgo de confusión y de asociación entre las marcas ESTRELLA DAMM y ESTRELLA LIGHT, cuyos titulares son respectivamente la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se consideró: “[…] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre la marca cuestionada “ESTRELLA LIGHT” y el signo “ESTRELLA DAMM” previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “ESTRELLA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “LIGHT”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la partícula “DAMM”. […] Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 328 Internacional, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente al signo previamente registrado y que forma un conjunto suficientemente distintivo […]”63. 63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 17 de agosto de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 110010324000201400259. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 72.

En este mismo sentido, cuando se analizó el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre las marcas ESTRELLA DAMM y ESTRELLA RUBIA, cuyos titulares son respectivamente la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala consideró: “[…] (d)e acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre la marca cuestionada “ESTRELLA RUBIA” y el signo “ESTRELLA DAMM” previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “ESTRELLA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “RUBIA”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la partícula “DAMM”.. […]”64. 73.

Igualmente, cuando se analizó el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre las marcas ESTRELLA DAMM y ESTRELLA MORENA, cuyos titulares son respectivamente la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala consideró: “[…] la Sala considera que la palabra MORENA cumple con el supuesto indicado anteriormente, esto es, otorga a la marca ESTRELLA MORENA un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dicha marca no genera riesgo de confusión o asociación con la marca ESTRELLA DAMM. […]”65. 74.

Finalmente, en relación con el argumento expuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relativo a que la marca ESTRELLA DAMM fue cancelada, una vez revisado66 el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, la Sala encontró que el registro marcario se encuentra vigente, motivo por el cual no prospera dicho argumento.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 12 de octubre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020140025300. 65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 28 de agosto de 2020, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00251-00. 66 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que resolvieron sobre la cancelación de la marca previamente registrada, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 75.

La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

Conclusión 76. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta ESTRELLITA cumple con los supuestos previsto por la normativa comunitaria andina para ser registrada como marca, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con la marca nominativa ESTRELLA DAMM, cuyo titular es la parte demandante y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal de nulidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual, no prospera el cargo. 77.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 56356 de 26 de septiembre de 2013 y, en consecuencia, la Sala67 habrá de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 67 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140025400 TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.