CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 1001032400020150021200 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Altea Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Société Des Produits Nestlé S.A Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Altea Farmacéutica S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 41909 del 3 de julio de 2014 y 74818 del 10 de diciembre de 2014. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Altea Farmacéutica S.A, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 Por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 41909 del 3 de julio de 2014 “Por la cual se niega un registro” expedida por la Directora de Signos Distintivos y 74818 del 10 de diciembre de 2014, “por cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ALTEA para identificar productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA. - DECLÁRESE LA NULIDAD de las resoluciones números: A) 41909 del 3 de julio de 2014 de la División de Signos Distintivos, mediante la cual NEGÓ el registro como marca mixta del signo ALTEA para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la clasificación internacional de Niza.
B) 74818 del 10 de diciembre de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmando la resolución 41909 y declarando agotada la vía gubernativa. […]”. 4. A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] SEGUNDA. - Como consecuencia de las anteriores declaraciones y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENAR a la entidad demandada CONCEDER EL REGISTRO COMO MARCA MIXTA del signo ALTEA para productos comprendidos en la clase 1 de la clasificación internacional de Niza.
TERCERA. - ORDENAR el registro de la sentencia que aquí se profiera, en la gaceta de propiedad industrial de la entidad demandada. […]”. Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 3 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 5.
La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Que solicitó el registro como marca del signo mixto ALTEA para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Que la solicitud se publicó el 14 de noviembre de 2013 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 679, sin ser objeto de oposición. 5.3.
Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 41909 del 3 de julio de 2014, negó el registro del signo mixto ALTEA para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza por encontrarla confundible con la marca nominativa ALTHERA registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. 5.4.
Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 41909 del 3 de julio de 2014. 5.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 74818 del 10 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 41909 del 3 de julio de 2014.
Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: 6.1. Estimó como vulnerados los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 4 y 333 de la Constitución Política. 4 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 6.2.
Consideró que la parte demandada debió realizar un examen conjunto de los signos y no disgregarlos para encontrar similitudes que llevaron a negar el registro del signo solicitado. 6.3. Adujo que el signo solicitado ALTEA posee un elemento diferenciador muy marcado, lo que hace que se genere, se perciba y se pueda describir gráfica y/o cuantitativamente diferente a la marca nominativa previamente registrada ALTHERA. 6.4.
Mencionó que la parte demandada desconoció los demás elementos distintivos y determinantes, tanto nominativos como gráficos que conforman el signo solicitado, los cuales le otorgan esa distintividad suficiente para que se le conceda el registro. 6.5. Indicó, respecto de la conexión competitiva, que los productos que pretende distinguir el signo ALTEA están dirigidos a un consumidor especializado en los sectores químico y farmacéutico, lo que determina que los productos que amparan los signos en cotejo están en un punto completamente diferente de su canal de distribución, divulgación y comercialización. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7.
La parte demandada3 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Mencionó que los signos ALTEA y ALTHERA presentan una similitud o identidad que genera riesgo de confusión o asociación al consumidor. 7.2. Señaló que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada, y a pesar de las variaciones, no existe una clara diferenciación. 3 Actuando por intermedio de apoderado. 5 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 7.3.
Indicó que igualmente existe una similitud fonética en el componente nominativo de los signos ALTEA y ALTHERA. 7.4. Adujo que, respecto a la conexión competitiva, si bien los signos enfrentados se encuentran en diferentes clases están estrechamente relacionados, debido a que los laboratorios que producen los productos químicos para la elaboración de alimentos dietéticos y sustancias para uso médico y clínico para bebes, niños, adultos, mujeres embarazadas y los supuestos minerales, dietéticos y nutricionales, pueden también, producir los productos que pretende distinguir el signo solicitado Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal. Interpretación prejudicial 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 593-IP-2016 de 15 de marzo de 2018, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que no es materia de controversia el concepto de marca ni las prohibiciones absolutas de registro. Procede la interpretación solicitada limitándola al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar el tema de la irregistrabilidad de signos por confusión. […]”. 10.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Procedencia de la sentencia anticipada 6 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 de agosto de 2025, consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114 y, en consecuencia, i) prescindió de la audiencia inicial; ii) fijó el objeto del litigio; iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y iv) corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 12.
La parte demandante reiteró los argumentos del escrito de la demanda. 13. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 14. El tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó lo siguiente: 14.1. Indicó que analizando los signos en conjunto y de acuerdo con las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son más las similitudes que comparten las marcas a nivel gramatical que las diferencias. 14.2.
Expresó que desde el punto de vista fonético, existe un alto riesgo de confusión directa y asociación en la mente del consumidor. 14.3. Adujo respecto de la conexión competitiva que, si bien los productos pertenecen a clases distintas, la relación entre ellos es evidente, pues las materias primas químicas en Clase 1ª constituyen insumos esenciales para la formulación de suplementos dietéticos en Clase 5ª. 14.4.
Mencionó que en el presente caso se configuran los dos presupuestos exigidos por la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: (i) la similitud entre los signos y (ii) la conexidad competitiva entre los productos identificados. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 7 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 Concepto del Ministerio Público 15.
El agente del Ministerio Público consideró que los signos cotejados son similares tanto a nivel fonético, conceptual, y ortográfico, por lo tanto, respecto de este punto el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad alegada por la parte demandada. 15.1. Mencionó que conceder el registro de la marca ALTEA puede generar un gran riesgo de asociación, vulnerando los derechos de los consumidores y de los titulares de la marca previamente registrada. 15.2.
Expresó que no es dable acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, no resulta procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial 593-IP-2016 de 15 de marzo de 2018; v) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 17. Vistos: i) el artículo 1495 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 5 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio del cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 6 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 18.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 19. Los actos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 41909 del 3 de julio de 2014, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo mixto ALTEA para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 19.2.
La Resolución núm. 74818 del 10 de diciembre de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 41909 del 3 de julio de 2014. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1.
Si las resoluciones núms. 41909 de 3 de julio de 2014 y 74818 de 10 de diciembre de 2014, por medio de la cual la SIC negó el registro como marca del signo mixto “ALTEA”, vulneran o no lo previsto en los artículos 4° y 333 de la Constitución Política; y 134, 135 y 136 de la Decisión 486 del 2000, conforme a lo expuesto por la actora en el escrito de la demanda y a lo respondido por la SIC. 20.2.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 593-IP-2016 de 15 de marzo de 2018, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. No interpretó los artículos 134 y 135 de dicha norma comunitaria por considerar que no es materia de controversia 9 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 el concepto de marca ni las prohibiciones absolutas de registro, por lo que se excluirán del problema jurídico. 20.3.
La Sala precisa que la parte demandante no desarrolló en el escrito de la demanda el concepto de violación de los artículos 4 y 333 de la Constitución Política de Colombia, razón por lo que igualmente se excluirán estas normas del problema jurídico. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.
Interpretación Prejudicial 593-IP-2016 de 15 de marzo de 2018 22. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ALTEA (mixto) y la marca ALTHERA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta 10 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de contusión y/o de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo ALTEA (mixto) por la existencia previa de la marca ALTHERA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos en conflicto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo ALTEA (mixto) y la marca ALTHERA (denominativa). 3.
Conexión competitiva entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. En el proceso interno la SIC alegó que una de las razones para la negativa de la solicitud de registro fue porque existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos— dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 3.5.
Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […]”. 11 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 23.
Esta Sala, en reiteradas oportunidades7, ha considerado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”8. 24.
En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 25.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 12 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”.
Análisis del caso concreto 26. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, resolver el caso sub examine. 27. En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA ALTEA (mixta) ALTHERA (nominativa) Solicitante: Altea Farmacéutica S.A. Titular: Société des Produits Nestlé S.A. Certificado núm. 424311 Clase 1ª: “materias primas para la fabricación de medicamentos para consumo humano, productos químicos para cromatografía y para actividades científicas.” Clase 5ª: “alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico; leche formulada, alimentos, bebidas y substancias alimenticias para bebés y niños; alimentos y substancias alimenticias para bebés, niños y enfermos para uso médico; alimentos y substancias alimenticias para mujeres embarazadas y mujeres que amamantan, suplementos dietéticos y nutricionales para uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos minerales; confitería medicada.” 13 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 28.
De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 29.
Esta Sección10, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”11. 30.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”12. 31.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y 10 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 14 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”13. 32.
En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto ALTEA solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 33. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibílidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. 13 Ibidem. 15 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […]”. 34.
La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista do su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 35.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre una marca nominativa y un signo mixto, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo. 16 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 36.
En este sentido la Sala considera que, observando la marca nominativa y el signo mixto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 37. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 17 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. […] 38.
Adicionalmente, en el caso concreto, se analizará si la partícula ALT es de uso común y por ende no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 39. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen14. 40. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201415, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 18 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 41. En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202116, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 42.
Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial 446-IP-2018, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 4.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […] 4.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5.
De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. […]”17.
(Destacado fuera del texto). 43. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 17.
Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 11. 19 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”18.
(Destacado fuera del texto) 44. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección19, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 45.
De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que la partícula ALT es de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar productos de las clases mencionadas. 46. Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada20.
En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ALTUSAN GENENTECH, INC. 289721 5 ALTANA ALTANA AG 313649 5 ALTARGO GLAXO GROUP LIMITED 300438 5 18 Ibidem. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 20www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 22 de octubre de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 20 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 ALTRAMET ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION 370988 5 ALTIA ALPARIS, S.A. DE C.V. 359359 5 47.
Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor21. 48.
Partiendo de lo anterior, la Sala considera que la expresión ALT en la marca previamente registrada es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y que no puede ser excluida comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca Comparación Ortográfica 49.
El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 50. La comparación ortográfica del signo y la marca confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 21 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 A L T E A 1 2 3 4 5 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA A L T H E R A 1 2 3 4 5 6 7 51. La Sala advierte que la marca nominativa previamente registrada ALTHERA está compuesta por una palabra, con tres (3) vocales (A-E-A) y cuatro (4) consonantes (L-T-H-R).
Ahora bien, el signo solicitado por la parte demandante ALTEA, está compuesto por una palabra, con tres (3) vocales (A-E-A) y dos (2) consonantes (L-T). 52. Sobre el particular, la Sala considera que los signos cotejados presentan similitud que genera riesgo de confusión, pues ambos comparten la partícula ALT, cinco letras (A-L-T-E-A), y solo se diferencian con la inclusión de dos letras (H -R) en la marca previamente registrada. 53.
Así mismo, se observa que los signos comparten el patrón ortográfico central TE-THE que refuerza la impresión de similitud. Así mismo, la inclusión de la letra H en la marca previamente registrada carece de relevancia diferenciadora, por ser un elemento que no se percibe fonéticamente en el idioma castellano. 54. De otro lado, revisado en conjunto la estructura vocálica – consonántica de los dos signos, estos producen una semejanza casi idéntica, que puede generar confusión en el consumidor medio. 55.
Así mismo la Sala considera que el signo cuyo registro como marca se negó, no cuenta con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, ni denominativas ni gráficas, que permitan diferenciarlo de la marca previamente 22 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 registrada, pues como lo hemos mencionado está contiene solamente la expresión ALTEA.
Comparación Fonética 56. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ALTEA – ALTHERA - ALTEA – ALTHERA - ALTEA – ALTHERA ALTEA – ALTHERA - ALTEA – ALTHERA - ALTEA – ALTHERA ALTEA – ALTHERA - ALTEA – ALTHERA - ALTEA – ALTHERA 57.
Del mencionado cotejo sucesivo, se advierte que la sonoridad de los signos es similar, lo que se evidencia al pronunciarlos en voz alta, confirmando con ello un riesgo de confusión para el consumidor medio al momento de solicitar el producto verbalmente. 58. Lo anterior, teniendo en cuanta que coinciden en su inicio ALTHE – ALTE, sin que la inclusión de la letra R en la marca previamente registrada, genere una diferencia suficiente. 59.
De otro lado, respecto a la partícula RA de la marca previamente registrada, esta constituye una terminación átona, de articulación breve y suave, la cual no altera la sonoridad general del conjunto. 60. Así mismo, como se mencionó al analizar el aspecto ortográfico, la letra H carece de relevancia diferenciadora, por ser un elemento que no se percibe fonéticamente en el idioma castellano 61.
La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, el signo solicitado no tiene elementos disimiles que le permita diferenciarse fonéticamente 23 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 de la marca previamente registrada y que se genere una impresión distinta en el público consumidor. Comparación Ideológica 62.
Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”22, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 63.
Sobre el particular, los signos incorporan expresiones que en apariencia podrían considerarse como de fantasía, en el contexto farmacéutico la partícula ALT se encuentra relacionada con la alanina aminotransferasa que es una proteína que acelera ciertas reacciones químicas en el cuerpo. 64. No obstante, al presentarse dichas partículas unidas en las palabras ALTEA y ALTHERA, sin elementos adicionales que las separen, en su conjunto adquieren el carácter de fantasía, por lo que no es posible hacer la comparación desde este punto de vista. 65.
En este aparte, es preciso señalar que la marca previamente registrada ampara productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que determina que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso. Lo anterior tiene justificación, debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no tienen conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado. 66.
Sobre lo anterior, una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos en la salud de los consumidores, tanto al momento de la prescripción como cuando se entrega el medicamento en las farmacias 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 24 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 67.
En suma, la Sala considera que, al existir semejanzas fonéticas y ortográficas, sin que se incluyan en el signo solicitado elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas.
Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca 68. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 69.
Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 70.
Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201823, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 25 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 71. En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.
Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad 26 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”24 72. En el caso sub examine, el signo mixto ALTEA fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “materias primas para la fabricación de medicamentos para consumo humano, productos químicos para cromatografía y para actividades científicas” […]” (resaltado fuera de texto). 73.
Por su parte, la marca nominativa previamente registrada ALTHERA y cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes productos de las Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza “[…] alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico; leche formulada, alimentos, bebidas y substancias alimenticias para bebés y niños; alimentos y substancias alimenticias para bebés, niños y enfermos para uso médico; alimentos y substancias alimenticias para mujeres embarazadas y mujeres que amamantan, suplementos dietéticos y nutricionales para uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos minerales; confitería medicada. […]” (resaltado fuera de texto). 74.
Inicialmente, la Sala considera que entre los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza destinados a alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico, y los productos de la Clase 1ª que comprenden materias primas para la fabricación de medicamentos para consumo humano, productos químicos para cromatografía y para actividades científicas, no son sustituibles entre sí. Pues, mientras los primeros tienen una función alimenticia y medicinal, los segundos están destinados a fabricar materias primas para la fabricación de medicamentos; por lo que su propósito y naturaleza son distintos, un consumidor no podría intercambiarlos.
Sin embargo, sí se presentan los criterios de complementariedad y razonabilidad, y como lo ha precisado el Tribunal de Justicia, 24 Cfr. Folios 201 a 204 27 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 basta con uno de ellos para que se pueda considerar que existe conexión competitiva 75. En este sentido, al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los productos de la Clase 1ª y los de la Clase 5ª, se presenta una conexión competitiva, pues existe complementariedad entre los mismos.
Ello comoquiera que los laboratorios que producen materias primas para la fabricación de medicamentos para consumo humano pueden producir químicos que sirven de materia prima para la elaboración de alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico de bebes, niños, adultos, mujeres embarazadas y los suplementos minerales, dietéticos y nutricionales. 76.
Así mismo, existe un nexo funcional y de destino entre los signos, pues ambos tipos de productos se integran dentro de la misma cadena productiva y de la industria farmacéutica y alimenticia de uso médico. 77. De otro lado, los productos se pueden comercializar en canales de distribución similares, como laboratorios o distribuidores de insumos de nutrición o salud. 78.
Al respecto, la Sala precisa que, en el caso sub examine, se genera un riesgo de asociación, pues el consumidor podría asumir razonablemente que considerando la realidad del mercado, los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 79. Es decir que, la Sala considera que el registro como marca del signo ALTEA podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicho signo tienen un mismo origen empresarial que los de la marca ALTHERA, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro. 80.
Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 28 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 81.
Adicionalmente la Sala considera necesario resaltar que, en el caso sub examine, atendiendo a los criterios jurisprudenciales indicados supra, debe hacerse un cotejo más riguroso como quiera que los productos son farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores. 82.
Así las cosas, se tiene que entre los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que representa la marca ALTHERA cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los productos de la Clase 1ª que pretende reivindicar el signo mixto solicitado, se evidencia conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 83.
De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 84. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo ALTEA solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 85.
En este orden de ideas, la Sala no declarará la nulidad de los actos acusados. Condena en costas 86. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante. 29 Núm. único de radicación: 1001032400020150021200 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.