11001032400020130058100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: COLOMBINA S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “COLOMBINA FRUTINAS” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “FRUNAS”, “FRUNAS AHA”, “FRUNAS CHOCO” Y “FRUNAS GUM” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PARTÍCULA “FRUTI” ES DE USO COMÚN, RESPECTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 00037957 de 25 de junio de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca nominativa “COLOMBINA FRUTINAS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de marzo de 2011 solicitó el registro como marca del signo nominativo “COLOMBINA FRUTINAS” para distinguir productos de la Clase 301 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 1 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] productos de confitería […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. formuló oposición al registro con fundamento en el riesgo de confundibilidad que se presentaba con sus marcas previamente registradas y notorias que comparten la expresión "FRUNAS", que amparan productos de la citada Clase 30. 3º: Que mediante la Resolución núm. 82103 de 28 de diciembre de 2012 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "COLOMBINA FRUTINAS" para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada decisión la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 00037957 de 25 de junio de 2013, que revocó la decisión inicial, declaró fundada la oposición formulada por la citada sociedad y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo solicitado "COLOMBINA FRUTINAS".

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina3, toda vez que no existe riesgo de confusión entre el signo cuestionado “COLOMBINA FRUTINAS” y las marcas previamente registradas “FRUNAS”; y que debido a las grandes diferencias existentes entre éstos, el público consumidor es capaz de identificar, sin lugar a error, el origen empresarial de los productos que cada uno de ellos distingue.

Expresó que entre las expresiones cotejadas, "COLOMBINA FRUTINAS" y "FRUNAS", existen suficientes diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales, que hacen imposible la existencia de un riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor. Agregó que debe tenerse en cuenta que el signo solicitado "COLOMBINA FRUTINAS" incorpora de manera predominante y muy llamativa la marca previamente registrada, "COLOMBINA", la cual es altamente reconocida, circunstancia ésta que indica de manera clara, directa e inequívoca el origen empresarial de los respectivos productos. 3 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que existen varios registros marcarios en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen la expresión “FRUTI”, por lo que la misma es de uso común y evocativa de la palabra “FRUTA”, de manera que resulta inapropiable de manera exclusiva.

Insistió en que la expresión “FRUTI” es débil, por cuanto constituye la raíz de numerosos registros marcarios, todos pertenecientes a la citada Clase 30, los cuales evocan a las frutas, que se utilizan para dar sabores, contexturas o componentes a tales productos, registros éstos que han coexistido pacíficamente con las marcas opositoras.

Señaló que el signo "COLOMBINA FRUTINAS" está compuesto por dos palabras, de las cuales la primera de ellas es "COLOMBINA", que indica de manera directa, clara e inequívoca el origen empresarial: "COLOMBINA S.A."; y que la segunda expresión "FRUTINAS", por su prefijo “FRUTI”, alude a las frutas, expresión esta que, como ya se indicó, resulta débil tratándose de productos alimenticios y en especial de confitería, por cuanto evocan el sabor, relleno o composición de los mismos al evocar el concepto de “FRUTA”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que entre el signo y las marcas previamente registradas existen diferencias ortográficas y fonéticas, toda vez que cuentan con diferente número de palabras y sílabas, así como distinta extensión, de manera que el sonido que se genera al pronunciarlos es completamente diferente.

Que, por lo anterior, a su juicio, el signo "COLOMBINA FRUTINAS" (NOMINATIVO) es registrable pues es distintivo, además de ser diferente ortográfica, fonética e ideológicamente de las marcas previamente registradas, por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación con las marcas previamente registradas "FRUNAS".

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que las marcas “FRUNAS”, al ser estimadas como notorias, merecen una protección especial, de manera que de conceder el 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro del signo cuestionado se le estaría otorgando a la actora un aprovechamiento injusto de una marca notoriamente conocida.

Manifestó que la adición de la expresión “COLOMBINA” al signo cuestionado no es suficiente para diferenciarlo de las marcas previamente registradas “FRUNAS”, pues corresponde a una palabra de uso común y que trae a la mente del consumidor un dulce, lo que la hace débil; y que igual ocurre con la inclusión de la sílaba “TI” en la segunda palabra que conforma a dicho signo, toda vez que no permite su distinción y, en consecuencia, genera que exista una reproducción de los registros previos “FRUNAS”.

II.-2. La sociedad COMESTIBES ALDOR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que no era procedente el estudio del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, sino únicamente de su literal h), comoquiera que sus marcas son notoriamente reconocidas y así se determinó en el acto acusado.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 19 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, 4 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la cual asistieron, la sociedad COLOMBINA S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC y la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., en sus condiciones de entidad demandada y tercero con interés directo en las resultas del proceso, respectivamente.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho Sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a las cuales se precisó que sus fundamentos envolvían la defensa del acto acusado, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00037957 de 25 de junio de 2013, mediante la cual la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. y le denegó a la actora el registro como marca del signo nominativo “COLOMBINA FRUTINA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 Y 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, adujo que el signo solicitado es suficientemente distintivo y diferente de las marcas previamente registradas “FRUNAS”, ya que cuenta con elementos adicionales, tales como “COLOMBINA” y “TI”, que permiten su individualización. Insistió en que la expresión “FRUTI” es de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que nadie puede exigir un monopolio o uso exclusivo respecto de dicho término. IV.-2.

La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al efecto, adujo que la SIC fundamentó su decisión en la notoriedad de la expresión “FRUNAS”, para identificar productos de confitería, estatus que le otorga mayor nivel de protección a los signos que la contengan.

Que las expresiones enfrentadas son tan similares que podrían dar lugar a confusión, tanto directa como indirectamente en caso de coexistir en el mercado, lo cual podría diluir la capacidad distintiva de 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas notorias, las cuales de acuerdo con la normativa comunitaria tienen un grado especial de protección. IV.-3.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado “COLOMBINA FRUTINAS” es similar a las marcas previamente registradas y notorias “FRUNAS”; y que entre los productos que distinguen, existe conexidad competitiva. IV.-4. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para 5 Proceso 336-IP-2018. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos denominativos compuestos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo COLOMBINA FRUTINAS (denominativo) y la marca FRUNAS (denominativa) es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas de un significado o concepto. […] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que lo componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para el efecto, e deben aplicar los siguientes parámetros: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. […] 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas […] 3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)” 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba 4.1. En el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria FRUNAS se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Definición 4.2.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 4.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 4.15.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 4.17.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.18.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión Previa Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, mediante escrito visible en el índice 84 del expediente digital6, manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto en ejercicio del cargo de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa emitió el concepto núm. 007 de 27 de enero de 2015, dentro del proceso de la referencia. Por lo anterior, considera que podría estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del CPACA-, que dispone: “[…] Artículo 141.

Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 6 El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 12.

Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo […]” (Resaltado fuera del texto). De la causal invocada y de los hechos que soportan el impedimento manifestado por el Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, la Sala considera que concurren los presupuestos para el efecto, teniendo en cuenta que fungió como Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y en dicha calidad rindió concepto en el proceso de la referencia, conforme consta a folios 153 a 154 (vuelto) del cuaderno físico principal, lo que pone de manifiesto su intervención como Agente del Ministerio Público en el presente medio de control.

Siendo ello así, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el citado Consejero para intervenir en el proceso de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Caso Concreto Resuelto lo anterior, se tiene que la SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00037957 de 25 de junio de 2013, denegó el registro como marca del signo nominativo “COLOMBINA FRUTINAS” a la actora, para amparar productos 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que existían semejanzas con las marcas previamente registradas y notorias “FRUNAS” de propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

A juicio de la demandante, no existe riesgo de confusión entre el signo cuestionado, “COLOMBINA FRUTINAS”, y las marcas previamente registradas, “FRUNAS”; y que debido a las grandes diferencias existentes entre éstos el público consumidor es capaz de identificar, sin lugar a error, el origen empresarial de los productos que cada uno de ellos distingue.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal g), 136, literal a), 224, 228 y 2307 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 1348, ibidem, “[…] por no ser tema controvertido el concepto de marca […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: 7 Este artículo, así como los 135, literal g), 224 y 228 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 8 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: COLOMBINA FRUTINAS SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO9 FRUNAS AHA FRUNAS CHOCO FRUNAS GUM MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 9 Folio 28 del cuaderno físico principal. 10 Folio 29 del cuaderno físico principal. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, como en el presente caso se va a cotejar unas marcas mixtas “FRUNAS”, como lo son las previamente registradas, con otro signo nominativo “COLOMBINA FRUTINAS”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o similitud entre los servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca y el signo en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que forman parte de los signos y marcas al realizar el examen comparativo de los mismos.

Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] 3.8 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la SIC, la expresión “COLOMBINA” es de uso común y débil, para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, la Sala observa que a la entidad demandada no le asiste 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co razón, toda vez que consultada la página web de la SIC las únicas marcas que se encontraban en esa Clase que contenían el término “COLOMBINA” eran aquellas registradas a favor de la actora.

Ahora, la sociedad demandante también alegó que la expresión “FRUTI” era de uso común para productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada11 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “FRUTI”: MARCA TITULAR FRUTINATURAL (MIXTA) INGRID LUCIA MERCHAN ROBAYO FRUTISOY (NOMINATIVA) CONOPCO INC FRUTIBOM (MIXTA) INGENIO DEL CAUCA S.A.S. FRUTIGELATIN (NOMINATIVA) ARCOR S.A.I.C. FRUTISNACKS (NOMINATIVA) AGRINCO S.A. FRUTI FROST INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC 11 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 8 de mayo 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que “FRUTI” es una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente12: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como solicitante de un signo que pretende registrar como marca, que se encuentra conformado por elementos de uso común, esto es, “FRUTI”, no puede impedir la inclusión de dicha 12 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general13.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “FRUTI” que forma parte del signo cuestionado no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo del signo y marcas en cotejo, también lo es que al excluir dicha partícula se reduce el signo cuestionado de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizándolos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas y el signo en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo y la marca en conflicto cuentan con diferente extensión y número de sílabas, así como distinta terminación y secuencia consonántica y vocálica, pues el signo cuestionado, “COLOMBINA FRUTINAS”, es un signo compuesto que está formado por dos (2) palabras, siete 13 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sílabas (7) (CO-LOM-BI-NA-FRU-TI-NAS) diez (10) consonantes (C- L-M-B-N-F-R-T-N-S) y siete (7) vocales (O-O-I-A-U-I-A), mientras que las marcas previamente registradas, “FRUNAS”, son unas marcas simples compuestas por una (1) palabra, dos (2) sílabas (FRU-NAS), cuatro (4) consonantes (F-R-N-S) y dos (2) vocales (U-A).

En igual sentido ocurre con las marcas compuestas, previamente registradas, “FRUNAS AHA”, “FRUNAS CHOCO” y “FRUNAS GUM”, en las cuales también se observa distinta extensión y número de sílabas, así como diferente secuencia vocálica y consonántica, frente al signo cuestionado, dado que están conformadas, respectivamente, por:.- Dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas (FRU-NAS-A-HA), cinco (5) consonantes (F-R-N-S-H) y cuatro (4) vocales (U-A-A-A);.- Dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas (FRU-NAS-CHO-CO), siete (7) consonantes (F-R-N-S-C-H-C) y cuatro (4) vocales (U-A-O-O);

Y.- Dos (2) palabras, tres (3) sílabas (FRU-NAS-GUM), seis (6) consonantes (F-R-N-S-G-M) y tres (3) vocales (U-A-U); Cabe mencionar que el signo y marcas cotejados al estar acompañados de palabras diferentes en su inicio, como lo son las partículas 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “COLOMBINA” y “FRU”, respectivamente, generan unos signos completamente distintivos que los hace registrables.

Igualmente, ocurre con las marcas previamente registradas “FRUNAS AHA”, “FRUNAS CHOCO” y “FRUNAS GUM”, las cuales se encuentran acompañadas de otras palabras en su terminación, como lo son “AHA”, “CHOCO” y “GUM”. Ahora, si bien es cierto que el signo cuestionado está formado en su segunda palabra por una partícula de uso común, “FRUTI” la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “COLOMBINA” y “NAS”.

También cabe precisar, sobre el particular, que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que debía examinarse en el signo solicitado, al ser compuesto, la “[…] Ubicación de las palabras […]” y que “[…] La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor […]”. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, la Sala considera que al estar combinado el signo cuestionado en su inicio con otro vocablo como lo es la partícula “COLOMBINA”, genera un signo completamente distintivo y diferente, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, las expresiones “COLOMBINA”, “AHA”, “CHOCO” y “GUM” refuerzan las diferencias entre las marcas y el signo en disputa, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”14, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas previamente registradas y el signo cotejados es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan inicios y terminaciones distintas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS - COLOMBINA FRUTINAS - FRUNAS 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS - COLOMBINA FRUTINAS - FRUNAS COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS - COLOMBINA FRUTINAS - FRUNAS COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS - COLOMBINA FRUTINAS - FRUNAS COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS AHA COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS CHOCO COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM- COLOMBINA FRUTINAS – FRUNAS GUM Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas registradas con anterioridad y el signo solicitado tengan inicios y terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empleo de raíces y terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los mismos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.15 Respecto a la similitud ideológica, se observa que la expresión “COLOMBINA”, que hace parte del signo solicitado “COLOMBINA FRUTINAS”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia significa: “[…] 1. adj.

Perteneciente o relativo a Cristóbal Colón. 1. f. Persona disfrazada de Colombina, personaje femenino de la comedia del arte. […]”.16 Por su parte, las expresiones “FRUTINAS” y “FRUNAS” que hacen parte, respectivamente, del signo solicitado y de las marcas previamente registradas deben tenerse como de fantasía, toda vez que no cuentan con un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano17. 15 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00061-00. 16 https://dle.rae.es/colombina#9pjNza 17 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, al contener expresiones de fantasía el signo y marcas enfrentados, la Sala estima que no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas opositoras y el signo confrontado, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo solicitado cuestionado, “COLOMBINA FRUTINA” es lo suficientemente distintivo y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre la marca y el signo cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican éstos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación con el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso referente a que sus marcas “FRUNAS”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que el signo solicitado “COLOMBINA FRUTINAS” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre el signo y marcas cotejados, conforme lo señaló esta Sección18, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos del tercero con interés directo en las resultas del proceso en relación con la notoriedad de su marca, por lo que se abstendrá de 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

Ahora, en cuanto al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relativo a que en este caso no era procedente el estudio del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, sino únicamente de su literal h), la Sala considera que no le asiste razón, toda vez que previo a determinar la notoriedad de las marcas previamente registradas, lo procedente era realizar un estudio de identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, como lo determinó en el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso.

En efecto, el Tribunal precisó que en el caso sub examine procedía la interpretación del literal a) del artículo 136, “[…] por ser pertinente […]”.19 Y ello es así porque, como se dijo en líneas anteriores, no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que el signo solicitado “COLOMBINA FRUTINAS” pudiese causarle perjuicio, comoquiera 19 Folio 262 del cuaderno físico principal. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que priman las diferencias estructurales entre el signo y marcas cotejados.

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “COLOMBINA FRUTINAS” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre éste y las marcas previamente registradas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor JAIME ARTURO VALLEJO JIMENEZ como apoderado de la SIC, de conformidad con el poder visible a folio 308 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A: 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00037957 de 25 de junio de 2013, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca nominativa “COLOMBINA FRUTINAS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, productos de confitería, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00581-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: TENER al doctor JAIME ARTURO VALLEJO JIMENEZ como apoderado de la SIC, de conformidad con el poder visible a folio 308 del expediente digital.

SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de junio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.