11001032400020100015900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., diez (10) de diciembre dos mil veintiuno (2021) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2010 00159 00 Demandante: KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: Patente de invención relativa a “Sistema de administración, medición y control bidireccional e inalámbrico de consumo de energía eléctrica y otros servicios”.

Incumplimiento de requisitos de patentabilidad, previstos en la Decisión 486 de 2000, relativos a: i) la prohibición de patentar usos; ii) la función de la descripción; iii) la claridad de las reivindicaciones; y iv) las notificaciones necesarias para proceder a efectuar el análisis de patentabilidad. SENTENCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 19076 de 27 de abril de 2009 y 50154 de 30 de septiembre de 2009, mediante las cuales, respectivamente, se negó el privilegio de patente de invención para la solicitud denominada “Sistema de administración, medición y control bidireccional e inalámbrico de consumo de energía eléctrica y otros servicios”, y se resolvió un recurso de reposición contra esta decisión, confirmándola, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC).

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA (en adelante la parte demandante), a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “[…] 2.1. Petición de nulidad. Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1.

Resolución Nº 19076 de 27 de abril de 2009, mediante la cual, el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar la concesión del privilegio de patente a la invención denominada SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS. 2.1.2. Resolución Nº 50154 de 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada, contra la resolución Nº 19076 de 27 de abril de 2009, confirmándola en todas sus partes y se declaró agotada la vía gubernativa. 2.2.

Restablecimiento del derecho. 2.2.1. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar la patente a la invención denominada SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos de ley para gozar del privilegio de patente. 2.2.2.

Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del certificado de registro de la patente SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS, en el Registro de la Propiedad Industrial. 2.3.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos de la demanda se aducen los siguientes: El 26 de diciembre de 2005, la parte demandante solicitó ante la SIC patente para la invención denominada: “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS”.

Dicha petición corresponde a la solicitud internacional de patente núm. PCT/IB2003/002508 de 26 de junio de 2003 y su entrada a fase nacional en Colombia se fundamentó en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes – PCT, aprobado por medio de la Ley 463 de 1998. Mediante oficio núm. 1479, notificado el 10 de febrero de 2006, la Jefe de División de Nuevas Creaciones de la SIC puso en conocimiento de la parte demandante el resultado del examen de forma, requiriéndole la presentación de la traducción de los anexos del examen preliminar internacional y los documentos que acreditaban la existencia y representación legal de la sociedad.

Cumplidos los requisitos de forma, la solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 572 de 31 de enero de 2007, aviso que no dio lugar a la presentación de oposiciones por parte de terceros. Por medio del oficio 8166, notificado el 20 de junio de 2008, la Jefe de División de Nuevas Creaciones de la SIC comunicó a la parte demandante el resultado del examen de fondo y le otorgó un plazo de sesenta (60) días para dar respuesta a los requerimientos efectuados, concernientes a: i) la descripción incompleta; ii) la falta de claridad de las reivindicaciones; iii) el incumplimiento de requisitos de patentabilidad, y iv) las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso.

Con oficio de 23 de octubre de 2008, el apoderado de la parte demandante dio respuesta a los requerimientos de fondo. Presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, reduciendo a siete (7) las reivindicaciones, en el que realizó las aclaraciones que estimó pertinentes para la descripción. Del mismo modo, definió el objeto de la solicitud de patente de invención y discutió la aplicación de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486.

Y, por último, respecto de las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso, indicó que la entidad demandada no demostró que la materia objeto de la invención solicitada estuviera previamente patentada para que pudiera darse aplicación al artículo 21 de la Decisión 486, que prohíbe las patentes de segundo uso, además que la invención solicitada no resultaba ni obvia ni evidente frente al estado de la técnica.

A continuación la SIC, mediante la resolución número 19076 de 27 de abril de 2009, negó el privilegio de patente de invención solicitado por la parte demandante, aduciendo que no se superaron las objeciones formuladas en el oficio núm. 8166 de 2008. En síntesis, la entidad demandada argumentó que: i) las nuevas reivindicaciones no se ajustaron al artículo 14 de la Decisión 486; ii) la solicitud no cumplió con lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486, porque la descripción no permitía “[…] identificar una forma de ejecución clara y completa la mejora considerada patentable […]”; iii) las reivindicaciones originalmente presentadas no cumplieron con la exigencia del artículo 30 de la Decisión 486, comoquiera que no fueron redactadas en forma clara que permitiera establecer la materia que se deseaba proteger y carecían de enlace lógico; y iv) el objeto de la solicitud no era una invención, según lo establecido en los literales d y f del artículo 15 de la Decisión 486, en atención a que describían un plan económico comercial.

Contra el anterior acto administrativo la parte demandante interpuso recurso de reposición. La SIC expidió la resolución número 50154 de 30 de septiembre de 2009, mediante la cual resolvió el recurso interpuesto, confirmando la decisión recurrida con los mismos argumentos. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos demandados eran violatorios de lo dispuesto en los artículos 14, 21, 28, 30 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y 29 de la Constitución Política.

En primer lugar, señaló que los actos acusados vulneraron el artículo 45 de la Decisión 486, en concordancia con el numeral 1.2.2.3. de la Circular Única expedida por la SIC y el artículo 29 de la Constitución Política, que establece que las Oficinas de Patentes de los países miembros, antes de tomar una decisión, están en la obligación de efectuar dos o más exámenes de patentabilidad siempre que el solicitante, en respuesta al primer examen de fondo, hubiese realizado modificaciones al capítulo reivindicatorio o a la descripción presentada en la solicitud.

Precisó que el segundo examen de patentabilidad es un derecho del solicitante y no una facultad de la administración, que le otorga la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción frente a los argumentos inicialmente planteados por la entidad demandada para negar la patente de invención. En segundo lugar, indicó que la SIC desconoció el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que equivocadamente concluyó que la solicitud no cumplía con los requisitos de patentabilidad.

Destacó que la materia reivindicada es un sistema, en la categoría de producto, que no incluye etapas de un método de fabricación del sistema ni de los medidores incorporados porque no es un procedimiento. En tercer lugar, subrayó que los actos acusados infringieron, por indebida aplicación, el artículo 21 de la Decisión 486, que no hace referencia a los segundos usos “[…] de cualquier producto del sistema o del sistema mismo, sino solo de aquellos productos o sistemas que se encuentren ya patentados […]”.

Afirmó que, tal como lo demostró en el trámite de la solicitud, la invención no era un nuevo uso integral de un producto ya patentado, teniendo en cuenta que su naturaleza inventiva recaía en el conjunto de elementos y la forma en que los mismos se podían interconectar. Sostuvo que la SIC no probó que existiera una infraestructura similar en el estado del arte, que operara de la misma forma que revela la descripción, ni que resolviera el mismo problema técnico.

Adicionalmente manifestó: “[…] a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo están dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto que no solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención […] Por lo tanto, es evidente que resulta erróneo considerar que la materia reivindicada por mi representada se refiere al simple uso de elementos convencionales, pues la invención está limitada por las características técnicas descritas, es decir, por un conjunto de elementos y por la forma en que los mismos cooperan entre sí, la cual no ha sido revelada o sugerida en su totalidad en ninguna anterioridad […]”.

En cuarto lugar, alegó que la violación del artículo 28 de la Decisión 486 se configuró en la medida que la entidad demandada entendió que la descripción de la invención se limitaba a enumerar componentes “[…] ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales […]”, y a explicar el uso o el efecto de los mismos, pasando por alto que la naturaleza inventiva recaía sobre un conjunto de elementos y la forma en que los mismos se interconectan.

En quinto y último lugar, argumentó la infracción del artículo 30 de la Decisión 486, así: “[…] la reivindicación 1 modificada no hace referencia en absoluto a un uso ni a una etapa de un método, sino que está dirigida a limitar el tipo de medidor de consumo de energía eléctrica que hace parte del sistema de medición y control reivindicado, se reitera, la reivindicación 1 es de la categoría de producto […] las apreciaciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio carecen de fundamento y contravienen la disposición legal objeto de este cargo, lo que hace aún mas evidente que han debido examinarse las nuevas reivindicaciones modificadas y de esta manera efectuar un adecuado examen de patentabilidad […] sobre el enlace lógico de las reivindicaciones 2 a 7 con cláusula independiente, esto es la reivindicación 1, el Despacho del Superintendente de Industria y Comercio no efectuó una debida aplicación de la norma por cuanto no tuvo en cuenta que […] las reivindicaciones dependientes deben referirse a una reivindicación anterior […] En el presente caso, las reivindicaciones 2 a 7 son reivindicaciones de producto, tal y como lo es su reivindicación independiente 1 y las mismas simplemente revelan formas preferentes del sistema allí reivindicado, es decir, que las mismas por definición comprenden todos los elementos de su independiente, por lo tanto, indudablemente se cumplen los criterios del artículo 30 de la Decisión 486 […]”. 2.

Contestación de la demanda La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: Señaló que negó la patente teniendo en cuenta que la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio no tenía el sustento suficiente en la descripción, esto es, no reveló la invención de forma clara y concisa para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente lograra ejecutarla.

Textualmente precisó: “[…] Medidores inteligentes básicos: en la descripción no se revela qué conformación tienen dichos medidores para que sean inteligentes, tampoco cómo son dichos medidores. Módulo de corte – conexión: en la descripción no se revela cómo son estos módulos, ni cómo es su conformación para que sean de corte – conexión. Módulo de comunicaciones y reloj incorporado: no se revela en la descripción qué tipo de reloj está incorporado a dicho módulo, ni cómo se incorpora.

Medios medidores conectados en forma permanente, mediante una arquitectura cableada o inalámbrica: no se revela en la descripción cómo se realiza dicha conexión por cable, qué protocolo se utiliza en la conexión, tampoco se revela la arquitectura cableada que se reclama o si es inalámbrica y qué tipo de señal comunica. También se reclaman puertos de entrada y salida […] la descripción no revela qué tipo de puertos son […] También se reclama en la reivindicación 5 dispositivos ópticos y de sonido, pero no se revela en la descripción cómo son dichos dispositivos […] Tampoco se revela en la descripción los medios de transmisión que pueden indicar la posición geográfica, reclamados en la reivindicación 7 […]” (Énfasis de la Sala).

Afirmó que la solicitud no cumplía con los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, comoquiera que el capítulo descriptivo dejó muchos vacíos técnicos, mostró los resultados logrados con la invención, pero no se preocupó por describirla de forma detallada y completa para su comprensión. Puntualmente indicó: “[…] se observa que la reivindicación 1 no limita la materia reclamada […] los puertos de entrada y salida, uno para comunicación con la unidad central, además de un puerto local, también pueden ser de varios tipos diferentes, podrían ser puertos paralelos, puertos USB o de cualquier otro tipo […] También se enseña en la descripción que el sistema es autónomo, pero no se revela por qué es autónomo o cómo se configura dicha autonomía, pues un sistema autónomo puede interpretar datos, procesarlos y tomar decisiones, utilizando elementos físicos estructurales […] Por otra parte se enseña que el sistema utiliza un software, pero no se revelan los pasos ni el procedimiento de dicho software […] También se enseña que la invención utiliza sensores, pero no se revela qué tipo de sensores son utilizados, pues sensores existen de muchas clases diferentes […]”.

Para descartar el desconocimiento del artículo 28 de la Decisión 486, reiteró que la descripción no divulgaba la invención de manera clara y completa como para que una persona capacitada en la materia técnica lograra ejecutarla, requiriéndose información adicional a la consignada en la solicitud para la comprensión de la solución ofrecida y el funcionamiento de la invención. Agregó que se explicaron de forma muy general los diferentes elementos que conformaban la invención y que, contrario a lo sostenido por la parte demandante, era necesario, además de divulgar la novedad del sistema reclamado, que se detallaran los elementos que la conformaban y la forma en que se comunicaban e interactuaban.

Finalmente, para desestimar el cargo referente al artículo 30 de la Decisión 486, insistió en la falta de sustento y claridad de la descripción dada a la invención. 3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 Parte demandante: El apoderado del actor, al alegar de conclusión, efectuó un análisis del dictamen pericial realizado por el ingeniero eléctrico Enrique Rodríguez Niño, del cual concluyó que, contra lo sostenido por la SIC: i) la solicitud de patente hacía referencia a reivindicaciones de producto y no de método o de uso; ii) la descripción de la solicitud sí divulgaba la invención de forma clara y completa como para permitir la comprensión por parte de una persona capacitada en la materia técnica; y iii) una persona normalmente versada en la materia entendería el problema técnico que pretende resolver la invención, en cuanto a la falta de una infraestructura que le permita obtener a los usuarios información disponible en todo momento para administrar, medir y controlar su consumo de energía eléctrica.

Por las anteriores razones, reiteró que debían anularse los actos acusados. 3.2. Parte demandada: En sus alegatos de conclusión, la entidad demandada reiteró, en lo esencial, los argumentos de defensa esgrimidos al momento de contestar la demanda y solicitó que se negaran las súplicas elevadas por la demandante. 3.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 4.

La interpretación prejudicial El Tribunal Andino de Justicia emitió la interpretación prejudicial núm. 272-IP-2015 de 21 de septiembre de 2016, en la que se expusieron las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a juicio de dicha corporación, resultaban aplicables al caso particular. Puntualmente, el Tribunal planteó como temas objeto de interpretación: i) la descripción de la invención, su contenido, función y requisitos; ii) el contenido de las reivindicaciones, el examen de patentabilidad y el requisito de claridad; iii) la prohibición de patentar usos, y iv) la notificación del examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 19076 de 27 de abril de 2009 y 50154 de 30 de septiembre de 2009, mediante las cuales, respectivamente, se negó el privilegio de patente de invención para la solicitud denominada “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” y se resolvió un recurso de reposición contra esta decisión, confirmándola, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.2.

El problema jurídico a resolver La Sala debe determinar si son nulos el acto administrativo que negó el privilegio de patente de invención a la solicitud denominada “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” y el que, al resolver el recurso de reposición, confirmó tal decisión, por infracción de las normas en las que deberían fundarse, específicamente por indebida interpretación de los requisitos de patentabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000 relativos a: i) la prohibición de patentar usos; ii) la función de la descripción; iii) la claridad de las reivindicaciones; y iv) el número de veces que debe notificarse el análisis de patentabilidad con resultado negativo, antes de emitir decisión de fondo que niega la patente. 2.3.

Análisis del asunto y pruebas disponibles La Sala estudiará los cargos en el orden propuesto en la demanda, agrupando el segundo y el tercer cargo, teniendo en cuenta que los argumentos que los sustentan, así como la defensa presentada por la SIC y las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforman una sola unidad temática en relación con la solicitud de patente de invención negada en los actos acusados.

Sin embargo, antes de avanzar sobre el análisis específico de tales cargos, la Sala debe referirse a la limitada capacidad demostrativa que para estos efectos tiene el dictamen pericial decretado por el despacho a pedido de la parte demandante, puesto que, más que ilustrar al juez sobre aspectos relevantes que requieran especiales conocimientos científicos o técnicos, incorpora un cuestionario (preguntas y respuestas) sobre la opinión personal del perito, particularmente respecto de las características de la descripción y las reivindicaciones presentadas por el solicitante de la patente, lo que evidentemente se aleja de las finalidades que la ley asigna a este medio de prueba (artículo 233 del Código de Procedimiento Civil).

En este punto, es relevante recordar que, según esta corporación lo ha manifestado, en virtud del principio de la sana crítica, el juez puede desligarse de lo dicho en una prueba pericial cuando la misma carezca de una fundamentación seria que sustente sus conclusiones. Por lo demás, debe la Sala anotar que el mismo perito relativiza la precisión de los conceptos que sobre los temas consultados pudiera aportar, al indicar en varias de sus respuestas no ser experto, ni en los procedimientos relacionados con la solicitud de patentes de invención, ni en materia de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica, que son el tipo de problemas sobre los que la patente cuya negación se discute tendría novedad, altura inventiva y sería susceptible de aplicación industrial, lo que también reduce la utilidad de esta prueba para los efectos pretendidos por quien la solicitó. En tales circunstancias, para el análisis de los cargos de nulidad, la Sala se apoyará de manera preferente en los restantes elementos de prueba incorporados al proceso, que no son otros que el expediente administrativo relativo a la solicitud de patente cuya negación se discute, y los demás antecedentes documentales aportados por las partes. 2.3.1.

Primer cargo. Violación del artículo 45 de la Decisión 486. Notificaciones al solicitante sobre el análisis de patentabilidad antes de la decisión de fondo negativa La parte demandante señaló que los actos acusados vulneraron el artículo 45 de la Decisión 486 toda vez que, por haber realizado modificaciones al capítulo reivindicatorio en el momento en que ofreció respuesta al primer examen de fondo, la SIC estaba en la obligación de efectuar dos o más exámenes de patentabilidad.

En la contestación de la demanda explicó la SIC que, pese a que efectivamente se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, subsistieron los impedimentos para la concesión de la patente de invención, teniendo en cuenta que la misma no se divulgó de forma clara y suficiente, evento que juzgó como un defecto insuperable que hacía inviable la prolongación del estudio de la materia reclamada.

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida en este proceso, consideró: “[…] Como en el proceso interno se discute si de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 se deben efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión definitiva, se abordará el tema propuesto reiterando la jurisprudencia sobre la materia.

Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogables por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 en referencia, la oficina de patentes tiene la obligación de notificar al solicitante si no se cumplen los requisitos para la concesión de la patente.

Y potestativamente proceder a las notificaciones que estime necesarias para los fines del análisis de patentabilidad […]” (Énfasis de la Sala) La Sala observa que el artículo 45 de la Decisión 486 establece: “[…] Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente […]”. (Énfasis de la Sala) En este contexto, para la Sala es claro, por un lado, que la SIC aplicó correctamente el artículo 45 de la Decisión 486 al informar, mediante el referido oficio 8166 de 20 de junio de 2008, los problemas detectados en la solicitud y la ausencia de patentabilidad de la invención presentada; después de lo cual recibió la respuesta del solicitante, enviada el 23 de octubre siguiente, y una vez valorada, procedió a emitir decisión de fondo negando la patente de invención, al encontrar que las explicaciones no fueron satisfactorias, y, por el contrario, subsistían los impedimentos.

De otra parte, es totalmente claro que la SIC no se encuentra obligada a realizar dos o más exámenes de patentabilidad cuando la solicitante efectúa modificaciones a las reivindicaciones inicialmente presentadas, como también, que las notificaciones adicionales al solicitante de que trata el artículo 45 de la Decisión 486 son facultativas, tienen carácter meramente reiterativo puesto que no implican la realización de un nuevo análisis de patentabilidad, y solo proceden cuando la administración las estime necesarias para efectuar el estudio definitivo y adoptar la decisión de fondo sobre la solicitud de patente de invención. Por tal razón el cargo estudiado no prospera. 2.3.2.

Segundo y tercer cargos. Violación de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486. Requisitos de patentabilidad y prohibición de patentar usos Como segundo cargo, la parte demandante indicó que la SIC desconoció el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que equivocadamente concluyó que la solicitud no cumplía con los requisitos de patentabilidad.

Como tercer cargo planteó que los actos acusados infringieron, por indebida aplicación, el artículo 21 de la Decisión 486, que hace referencia a los segundos usos “[…] de aquellos productos o sistemas que se encuentren ya patentados […]”. Afirmó que, tal como lo demostró en el trámite de la solicitud, la invención no era un nuevo uso integral de un producto ya patentado, teniendo en cuenta que su naturaleza inventiva recaía en el conjunto de elementos y la forma en que los mismos se podían interconectar.

Además, sostuvo que la SIC no probó que existiera una infraestructura similar en el estado del arte, que operara de la misma forma que revela la descripción, ni que resolviera el mismo problema técnico. Para responder al segundo reproche de la demanda, la SIC, en la contestación, afirmó que el objeto de la solicitud se refería al uso de aparatos o parte de ellos, circunstancia que, conforme al artículo 14 de la Decisión 486, excluía el “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” de patentabilidad, debido a que el ámbito de la misma recaía sobre “[…] las invenciones de producto o procedimiento […]”.

Precisó que la reivindicación 1 y sus dependientes no revistieron forma tangible porque “[…] se redactaron en términos de resultado a obtener mediante el uso de medios técnicos por procesamiento de señales (información) […]”. Además, las reivindicaciones no se definieron por medio de características de estructura o de función entre sus componentes.

Y, para desestimar el tercer argumento de nulidad, la entidad accionada, en la contestación de la demanda, concluyó que el “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” objeto de la solicitud no revestía forma tangible, comoquiera que las características de los medios implementados fueron redactadas en términos de funcionalidades y resultados a obtener, a través de medios técnicos de procesamiento de señales conocidos en el estado de la técnica.

Respecto de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida dentro de este proceso, consideró: “[…] Como en el proceso interno se debate si el objeto de la solicitud de patente es simplemente un uso, se abordará el tema planteado reiterando la jurisprudencia existente sobre la materia.

De una lectura de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 se desprende lo siguiente: En el ordenamiento jurídico comunitario andino únicamente se pueden patentar invenciones de productos o procedimientos. Los usos en general y los segundos usos no son patentables. Por lo tanto forman parte también de las exclusiones de patentabilidad fijadas en los artículos 15 y 20 de la Decisión 486.

De conformidad con lo anterior, se deberá establecer si la solicitud de patente presentada pretende patentar un uso o un segundo uso y, por lo tanto, si incurre en una exclusión de patentabilidad, de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 […]”. (Énfasis de la Sala) En este orden de ideas, la Sala considera necesario recordar lo que se entiende por invención de producto e invención de procedimiento, partiendo de las precisiones que al respecto ha hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que en dichos conceptos, de forma inicial, radican las diferencias presentadas por las partes en el presente proceso.

El Tribunal ha sostenido que la invención es de producto cuando está constituida por un cuerpo cierto destinado a satisfacer una necesidad industrial específica que el estado de la técnica aún no ha solucionado, mientras que es de procedimiento cuando se encuentra conformada por una sucesión de operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtención de un resultado.

Ese entendimiento sobre los conceptos de producto y procedimiento, al momento de definir las reivindicaciones, fue precisado también en el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, elaborado en el año 2004 de manera conjunta por las oficinas de propiedad industrial de los países miembros, la Secretaría de la Comunidad Andina, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y la Oficina Europea de Patentes.

En el documento se consignó lo siguiente: “[…] Existen fundamentalmente dos categorías de reivindicaciones: las que se refieren a un producto y las que se refieren a un procedimiento. 4.4.1. Producto La primera clase básica incluye substancias y composiciones así como entidades físicas tales como artículos, máquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperen entre sí, como combinación de aparatos etc. 4.4.2.

Procedimiento La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o cosas vivientes, cuando la legislación lo permite.

Es esencial que la reivindicación estudiada no deje ninguna duda en cuanto a la categoría a la que pertenece. Si las palabras utilizadas son tales que no permiten determinar a que categoría pertenece una reivindicación, se debe objetar por falta de claridad. Muchas invenciones necesitan reivindicaciones de más de una categoría para obtener una protección completa.

En un juego de reivindicaciones cada cambio de categoría indica una reivindicación independiente, aún cuando la reivindicación haga referencia a una precedente. Es importante señalar que el conjunto de las reivindicaciones siempre tienen que cumplir con el requisito de unidad de invención […]”. Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio elaboró una Guía para el examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad (2014), en la cual, al establecer ciertas pautas sobre las reivindicaciones, determinó y ejemplificó cuando correspondían a un uso y no propiamente a un producto o procedimiento.

En este documento se consignó lo siguiente: “[…] 2.6.5.12 Reivindicaciones de uso Las reivindicaciones cuyo preámbulo mencione el uso de un determinado producto o procedimiento, no son objeto de patente debido a que los usos no están comprendidos dentro de la materia patentable en Colombia; asimismo, un nuevo uso de un producto o de un procedimiento no será́ objeto de patente puesto que dicho producto es conocido en el estado de la técnica y por el simple hecho de atribuirse un uso diferente al presentado originalmente no significa que se le deba otorgar nuevamente el privilegio de patente. […] 2.6.5.13 Definición por referencia a un uso El examinador tendrá́ en cuenta que si una reivindicación define un producto por referencia a un uso, esta reivindicación será́ considerada como un uso, por lo tanto no será́ patentable.

Por ejemplo, una reivindicación para ‘un transistor para ser usado en un circuito amplificador’ será́ equivalente a una reivindicación de uso del transistor, por lo cual el examinador deberá́ hacer el requerimiento informando al solicitante que los usos no son patentables de acuerdo con el artículo citado. Otro ejemplo: una reivindicación de la forma ‘sustancia X para ser usada como un insecticida’ debe ser considerada como una reivindicación de uso, por tanto, tampoco será́ patentable […]”.

A la luz de los anteriores elementos descriptivos, la Sala analizará los cargos de la demanda relacionados con los artículos 14 y 21 de la Decisión 486, para resolver si los actos acusados incurren en nulidad por negar la patente de invención denominada “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” bajo el entendido que “las reivindicaciones de la solicitud no definen un método ni una invención, se trata de usos y no cumplen con el requisito de claridad”.

Para lograr ese cometido, en primer lugar, es indispensable remitirse a la solicitud de patente de invención y a las reivindicaciones en ella expuestas, que en este caso se concretan en el oficio de 23 de octubre de 2008, con el cual el apoderado de la parte actora dio respuesta a los requerimientos de fondo de la SIC y presentó un nuevo pliego reivindicatorio con las siguientes 7 reivindicaciones: “[…] 1.

Un sistema de medición y control del consumo de energía eléctrica en tiempo real, a nivel de consumidor final, caracterizado porque comprende los siguientes medios comunicados entre sí en forma automática, directa y bidireccional: Unos medios medidores de consumo de energía eléctrica, localizados fuera de la vivienda seleccionados entre el grupo que consiste en: medidores electrónicos inteligentes básicos, monofásicos, bifásicos o trifásicos, que cuentan con un módulo de corte-reconexión, módulo de comunicaciones y reloj incorporado; estando dichos medios medidores conectados en forma permanente, alámbricamente mediante una arquitectura cableada o inalámbrica a: Un medio visualizador, ubicado dentro de la vivienda.

Unos medios concentradores y retransmisores, de la información recibida de todos los medios medidores de consumo, conectados simultáneamente a los medios medidores a) y b), estando dichos medios compuestos de una fuente de alimentación, un procesador central, memorias, puertos de entrada/salida, uno para comunicación con la unidad central, además de un puerto local; en donde los medios medidores se encuentran en comunicación simultanea con los medios para visualizar consumo y con los medios de retransmisión de información a la unidad central.

Medios receptores y procesadores de información del consumo de energía eléctrica, enviada por los medios de concentración de información; y Medios para medir el total de energía que ingrese a determinadas áreas o sectores. 2. El sistema de la reivindicación 1 en donde la comunicación entre distintos medios se lleva a cabo mediante módulos de radiofrecuencia ú onda portadora (PLC). 3.

El sistema de la reivindicación 1 en donde el visualizador comunica periódicamente una señal recibida del medio medidor, de los medios de recepción y procesamiento o de la unidad central. 4. El sistema de la reivindicación 2 en donde el visualizador cuenta adicionalmente con un medio de impresión incorporado. 5. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 y 3 en donde el visualizador comprende adicionalmente dispositivos de sonido ópticos. 6.

El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4 en donde el visualizador comprende adicionalmente un medio que permita una comunicación activada por un usuario. 7. El sistema de la reivindicación 1 en donde los medios de retransmisión pueden opcionalmente indicar mediante señales su posición geográfica […]”. En segundo lugar, es necesario reparar en el sustento de las resoluciones 19076 y 50154 de 2009, por medio de las cuales la entidad demandada negó el privilegio de patente de invención a la mencionada creación y confirmó esa decisión, respectivamente.

En el primero de estos actos administrativos la SIC afirmó que las reivindicaciones presentadas por la parte actora en la solicitud de la patente de invención “no revestían forma tangible porque ellas se redactaron en términos del resultado a obtener mediante el uso de medios técnicos por procesamiento de señales (información)”. Además, explicó que, para que un producto revistiera forma tangible, debía estar descrito y reivindicado de forma tal que se conociera la manera en que podía ser ejecutado o fabricado, pero no la forma en que se utiliza o puede utilizarse uno o más de sus componentes.

Finalmente, concluyó: “[…] es claro que el objeto de la solicitud se refiere al uso de aparatos o parte de ellos, los cuales son ampliamente conocidos en el arte, consistente, en el uso de algunos elementos de un sistema informático para la administración del suministro de energía, que incluye “medios para medir el consumo de energía”, “medios para visualizar los datos del consumo medido”, “medios de retransmisión de información”, etc., y por tal y como se presentaron hacen una relación de procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de dichos medios técnicos, lo cual se encuentra excluido de patentabilidad […]”.

En el segundo de los actos demandados, la SIC indicó que no era posible aceptar como objeto patentable el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni reivindicaciones que comprendieran mezclas de características, debido a que se distorsionaba el aporte real del estado de la técnica y no se cumplían las exigencias de las normas comunitarias.

A este respecto, sostuvo que las reivindicaciones no fueron definidas por medio de sus características de estructura o de función entre los componentes, sino con características de uso o de consecuencia del mismo. También señaló que no se definió la forma en que los elementos cooperaban entre sí, que sencillamente se mencionaron las interconexiones, pero sin aclararlas o definirlas.

Afirmó que una persona normalmente versada en la materia entiende que “utilizar medios de trabajo para adquirir datos […] visualizar los datos […] concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos” funcionalmente equivale al simple procesamiento de información. Además, que los datos son portadores de material descriptivo no funcional, que por sí solo no puede proveer aplicaciones prácticas para la elaboración de un producto.

Y por último, agregó: “[…] un sistema o producto como tal son independientes de la forma como se usan, es decir, dicho producto o las partes de éste no se pueden definir por el uso que se les piense dar; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacene en ella, una pantalla es independiente del tipo de información que se despliegue a través de la misma.

De igual manera un sistema de administración, medición y control es independiente del género de datos (información) y la forma en que procese esa información, los “medios medidores” son independientes de la ubicación que se les de […]”. Con todo lo expuesto, la Sala advierte que, efectivamente, como lo estimó la SIC, la solicitud de patente de invención denominada “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” presentó como objeto el uso de “medios de trabajo para adquirir datos, visualizarlos, concentrarlos, procesarlos y retransmitirlos”, circunstancia que distancia el pliego de reivindicaciones de las exigencias de las normas comunitarias, las cuales restringen la posibilidad de patentar los usos de cualquier producto o procedimiento.

Analizadas las reivindicaciones invocadas a la luz de las definiciones que arriba se expusieron sobre lo que en este tipo de procesos se entiende como producto y procedimiento, es evidente que la invención mencionada no constituye un cuerpo cierto destinado a satisfacer una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no hubiese solucionado, como tampoco conforma una sucesión de operaciones que inciden sobre una materia que se encamine a la obtención de un resultado.

Al mismo tiempo, es cierto que en mayor medida el pliego reivindicatorio se acerca a definir la invención por referencia al uso de los elementos que la componen cuando la define así: “medidores electrónicos inteligentes básicos, monofásicos, bifásicos o trifásicos, que cuentan con un módulo de corte-reconexión, módulo de comunicaciones y reloj incorporado; estando dichos medios medidores conectados en forma permanente, alámbricamente mediante una arquitectura cableada o inalámbrica”.

Por tal razón, la Sala considera que le asistió razón a la entidad demandada en negar la patente solicitada. Para explicarlo en los mismos términos del ejemplo que trae la SIC en la Guía para el examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad (2014), según el cual una reivindicación para “un transistor para ser usado en un circuito amplificador” es equivalente a una reivindicación de uso del transistor, de la misma forma, una reivindicación para “unos medidores de consumo de energía eléctrica en un sistema de administración, medición y control bidireccional e inalámbrico de consumo de energía eléctrica” lo que reivindica es el uso de los medidores.

Finalmente, el contenido del dictamen pericial decretado a pedido de la parte actora no aporta elementos adicionales útiles para definir la cuestión planteada, por cuanto las respuestas a las preguntas 2, 10, 11 y 15 no brindan certeza sobre los aspectos consultados, y más que otra cosa, solo contienen una opinión no sustentada acerca de los puntos consultados.

Así las cosas, dado que no se demostró que en efecto la invención que se pretendía patentar se ajustaba a los parámetros descritos en los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, no se encuentra acreditada la infracción de las normas invocadas. Por lo expuesto, los cargos analizados no prosperan. 2.3.3. Cuarto cargo.

Violación del artículo 28 de la Decisión 486. Descripción de la invención, función y requisitos La parte demandante alegó la violación del artículo 28 de la Decisión 486, que, a su juicio, se configuró toda vez que la entidad demandada entendió que la descripción de la invención se limitaba a enumerar componentes, “[…] ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales […]”, y a explicar el uso o el efecto de los mismos, pasando por alto que la naturaleza inventiva recaía sobre un conjunto de elementos y la forma en que los mismos se interconectan.

La SIC en la contestación de la demanda manifestó que la descripción no divulgó la invención de manera clara y completa como para que una persona capacitada en la materia técnica lograra ejecutarla, requiriéndose información adicional a la consignada en la solicitud para la comprensión de la solución ofrecida y el funcionamiento de la invención. Agregó que explicaron de forma muy general los diferentes elementos que conformaban la invención y que, contrario a lo sostenido por la parte demandante, era necesario, además de divulgar la novedad del sistema reclamado, detallar los elementos que la conformaban y la forma en que se comunicaban e interactuaban.

En el expediente que contiene el trámite administrativo, se encuentra el oficio de 23 de octubre de 2008 (respuesta a los requerimientos de fondo de la SIC), en el cual la parte actora manifestó: “[…] Respecto de la presunta falta de sustento descriptivo de las reivindicaciones, atentamente solicito se tenga en cuenta que en la memoria descriptiva está contenida la información suficiente para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la materia para la cual se pretende protección, información que de hecho se utilizó como manual y guía esencial para la implementación de este sistema piloto de medición y control en la ciudad peruana de Cotabambas. […] Adicionalmente, para efectos de demostrar la suficiencia en el sustento por parte de la descripción, atentamente solicito se sirva tener en cuenta las figuras 1 a 4 donde se resumen todos los elementos que debe comprender el sistema para solucionar el problema planteado, y en especial la figura 4 donde se presenta un diagrama de la interconexión […]”.

Al respecto, en el primero de los actos administrativos demandados, la SIC señaló: “[…] la descripción contenida en la solicitud no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, porque se limita a enumerar algunos de sus componentes junto con el uso o efectos que pueda tener para el procesamiento de información o señales, sin referirse a la forma de ejecutar o fabricar el sistema cuya protección se reclama […]”.

Por su parte, en el segundo de los actos administrativos demandados, al anterior argumento la SIC agregó: “[…] la descripción debe divulgar la invención de manera clara y completa para que facilite su comprensión y para que ‘una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla’, condición que no se cumple en este caso, pues lo que se hace en dicho acápite de la solicitud es enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos de los mismos para procesar información o señales y no se da las indicaciones precisas para realizar el producto […]”.

Pues bien, en cuanto al contenido de la descripción de la invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida en este proceso, consideró: “[…] El artículo 28 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir la descripción de la invención. De acuerdo con lo ordenado en esta misma norma ‘La descripción deberá divulgar la invención de manera suficiente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (…)’.

Respecto de lo que se debe entender por una persona capacitada o versada en la materia técnica, el Tribunal, basándose en el concepto de experto medio, ha manifestado lo siguiente: “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” La descripción suficientemente clara y completa de la invención, tal como lo señala la norma estudiada, no puede obviarse de ninguna manera, puesto que cumple con una función informativa e interpretativa esencial para entender la invención. En consecuencia, si este requisito fundamental llegare a faltar, la Oficina Nacional Competente puede formular reparos al solicitante, de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486.

La descripción clara y completa de la invención tiene las siguientes funciones: Mediante la misma los interesados acceden a la información acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención y, en consecuencia, es la forma de poder ejecutar la invención cuando estén legalmente habilitados para ello. Es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente.

Constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones. Este punto es de suma importancia, ya que son éstas las que definen lo que constituye el contenido técnico inventivo sobre el cual la patente otorgará un derecho exclusivo. La norma estudiada también regula el contenido mínimo de la descripción, a saber: El nombre de la invención. El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención. La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la investigación, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología. Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.

Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera. Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes. Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención […]”.

(Énfasis de la Sala) Del ejercicio de confrontar la descripción de la invención que reposa en la solicitud de la patente de invención mencionada (folios 11 a 17 del anexo número 1 del expediente – antecedentes administrativos del trámite ante la SIC con radicado núm. 05-129980) con la norma comunitaria y la interpretación que de la misma efectuó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala verifica que, pese a su extensión, la descripción del “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” no ofrece claridad suficiente porque no se encuentra redactada en términos en los cuales se le permita a una persona de nivel técnico medio ejecutar la invención, y tampoco es completa, toda vez que no se identifica la forma de fabricación de la mejora considerada patentable.

Como lo sostuvo la SIC en el examen de fondo y lo reiteró en los actos cuestionados en el presente proceso, la descripción de la invención es la “receta” que debe contener la totalidad de los ingredientes y presentar de forma detallada y ordenada la integración de los mismos, con el objetivo de “servir” como canal informativo e interpretativo de la creación. Como se puede apreciar de la lectura de los primeros apartes de la descripción, la parte actora no logró la descripción detallada y ordenada del procedimiento o producto que pretendió patentar, comoquiera que la solicitud es confusa e inexacta: “[…] De acuerdo con la figura 1, se aprecia un sistema que automatizará la administración y venta de energía en baja tensión e integrará al consumidor con la empresa distribuidora por medio de componentes inteligentes.

Dichos componentes incluyen unos medios para medir consumo, que de ahora en adelante se llamará medidor, el cual se comunica en forma permanente con unos medios para visualizar, el cual visualiza dichos datos medidos y que de ahora en adelante se llamará visualizador. Igualmente se aprecia en la figura 1, unos medios de concentración de información, de ahora en adelante llamado concentrador remoto, los cuales se encargarán de controlar toda la información recibida de los medidores de todos los diferentes usuarios.

Para la transmisión de los datos concentrados en los medios de concentración, dichos medios están en comunicación con unos medios de recepción y procesamiento, de ahora en adelante llamados unidad central, los cuales tienen la función de analizar, procesar e intercambiar la información emitida originalmente por los medidores […]”. Así las cosas, la descripción de la invención cuya solicitud examinó la SIC no cumplió con los requisitos y la función prevista en el artículo 28 de la Decisión 486, por lo que, como se hizo en los actos acusados, lo que correspondía era despachar negativamente la concesión pretendida.

Ahora bien, tampoco en este caso el dictamen pericial arrimado al proceso aporta con grado de certeza elementos adicionales para dilucidar en qué medida la descripción presentada cumplía o no los criterios requeridos por el artículo 28 de la Decisión 486. En efecto, las respuestas a las preguntas 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 14 son así mismo vagas y poco concluyentes, y más que ello, reflejan apenas la opinión del perito, con lo que esta prueba carece de eficacia para alterar las conclusiones previamente expresadas.

Por lo expuesto, el cargo planteado por la actora no prospera. 2.3.4. Quinto cargo. Violación del artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones y el requisito de claridad Sobre las reivindicaciones y el examen de patentabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida en este proceso, consideró: “[…] Como en el proceso interno se discute si las reivindicaciones se encontraban sustentadas en la descripción, se abordará el tema planteado reiterando la linea jurisprudencial trazada por el Tribunal para este asunto.

Las reivindicaciones son las carácteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Son fundamentales para el análisis de registrabilidad y para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción, que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y, además, para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Adicionalmente se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos.

Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las carácteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos de cara a unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. […] Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

Para el caso particular se deberá utilizar la descripción para interpretar las reivindicaciones de forma sistemática, de conformidad con lo planteado en la presente providencia […]”. (Énfasis de la Sala) Al respecto, la Sala observa que el artículo 30 de la Decisión 486 establece: “[…] Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple […]”. Sobre las reivindicaciones, las resoluciones 19076 de 27 de abril de 2009 y 50154 de 30 de septiembre de 2009 señalaron, en su orden, lo siguiente: “[…] la reivindicación 1 y sus dependientes fueron redactadas en términos del resultado a obtener, y de allí que no definan la materia que se desean proteger ni permitan establecer la contribución técnica al arte.

Adicionalmente, en ellas solo se enumeran elementos convencionales como los “medios para medir el consumo de energía”, los “medios para visualizar”, los “medios de retransmisión de la información”, sin determinar ninguna relación funcional entre ellos. De otro lado, dichas reivindicaciones se refieren a usos, como la ‘comunicación directa y automática’ y a ubicaciones como ‘dentro de la vivienda’, los cuales no constituyen características técnicas susceptibles de protección mediante patente.

Finalmente, las restantes reivindicaciones carecen de enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan alguna de sus características técnicas, sino que describen el uso y/o la forma de presentar información de carácter económico comercial […]”. “[…] Desde el punto de vista formal, la nueva reivindicación 1 se redactó en términos de resultado a obtener por el uso de medios técnicos, se mezcla una etapa de un método con un producto, lo que no es permisible porque sería tratar de definir una cosa por otra.

Por su parte las reivindicaciones 4 a 7 van más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486 puesto que no tienen sustento descriptivo, ya que en la descripción no se divulga ninguna de las características agregadas en tales reivindicaciones […] A su vez, las nuevas reivindicaciones 2 a 7 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica de la estructura o de alguna función entre los componentes de la misma, incluida en aquella, sino que se desvían al uso de un tipo de señal o a la consecuencia del uso de señal, como sucede en las reivindicaciones 2, 3 y 7 […]”.

Así las cosas, luego de presentar los aspectos relevantes para la solución de este cargo, la Sala advierte que, por tratar sobre las reivindicaciones, las cuales se encuentran estrechamente ligadas al análisis que previamente se desarrolló sobre la descripción de la invención y el objeto de la solicitud de patente de invención, este último cargo debe correr la misma suerte y ser desestimado.

Para ello, la Sala se remite a las consideraciones ya expuestas y agrega que, en efecto, el capítulo reivindicatorio no fue redactado en forma clara y detallada que permitiera establecer la materia que se deseaba proteger y, además, carecía de enlace lógico. Finalmente, y al igual que ocurriera en los anteriores cargos, la Sala encuentra que las respuestas contenidas en el dictamen pericial aportado al proceso (preguntas 1 y 12) no ofrecen ninguna certeza ni capacidad de convicción que lleve a variar estas conclusiones, especialmente por cuanto, el propio perito reconoce estar expresando una opinión al respecto.

Por lo expuesto, tampoco prospera este último cargo de la demanda. 2.4. Conclusión. Como resultado de lo expuesto en el análisis de cada uno de los cargos de la demanda, la Sala concluye que no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo que negó el privilegio de patente a la solicitud denominada “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” ni del que posteriormente confirmó tal decisión, comoquiera que la demandante no logró demostrar que la SIC aplicó incorrectamente los requisitos de patentabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000, relativos a: i) la prohibición de patentar usos; ii) la función de la descripción; iii) la necesaria claridad de las reivindicaciones; y iv) el número de notificaciones necesarias sobre el análisis de patentabilidad, previamente a la expedición de la decisión de fondo.

Por lo anterior, y al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados, la Sala denegará las súplicas de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. TECERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado