Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Demandante: Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios Ltda. - Colmed Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Hernando García Tema: Se aplica el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios Ltda.1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40742 de 27 de octubre de 2008, 50614 de 28 de noviembre de 2008 y 54787 de 23 de diciembre de 2008.

I.

ANTECEDENTES 1. La sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios Ltda - Colmed Ltda. presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandante, en ejercicio de la acción de nulidad2, la cual se interpreta como acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40742 de 27 de octubre de 20084 y 50614 de 1 En adelante Colmed Ltda. 2 Prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 3 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 4 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 de noviembre de 20085, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 54787 de 23 de diciembre de 20086, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la cancelación del registro de la marca nominativa “DOMOFEM”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor del señor Hernando García, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Declarar la nulidad de la resolución No. 54787 del 23 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07-050726, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 50614 del 28 de noviembre de 2008. 2.2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 50614 del 28 de noviembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, acto administrativo al interior del expediente No. 07-050726, mediante el cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por COLMED LTDA., confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 40742 del 27 de octubre de 2008. 2.3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 40742 del 27 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07-050726, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por mi representada, y consecuencialmente, concedió el registro de la marca DOMOFEM para distinguir productos de la Clase 05 Internacional. 2.4.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene la cancelación del certificado de registro 376.080, en cabeza del tercero interesado. 2.5. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente 5 “[…] Por la cual se decide un recurso de reposición […]”. 6 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.6.

Condenar en costas a la accionada. […]”. (Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1 Que la sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios Ltda - Colmed Ltda. es titular de las marcas “DOLOFEN”, “DOLOFEN FIEBREX” y “DOLOFEN FORTE”, concedidas para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2 Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro como marca del signo nominativo “DOMOFEM”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3 Que la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577 de 29 de junio de 2007, y fue objeto de oposición por la parte demandante. 4.4 Que la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 40742 de 27 de octubre de 2008, concedió el registro de la marca nominativa “DOMOFEM”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5 Que contra dicha decisión interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, que fueron resueltos a través de las resoluciones núms. 50614 de 28 de noviembre de 2008 y 54787 de 23 de diciembre de 2008, en las que se confirmó el acto cuestionado.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 4 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.1. Los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 5.2.

Los artículos 13 y 61 de la Constitución Política. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación con los siguientes argumentos: 6.1. Que la entidad demandada desconoció los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 al conceder el registro de la marca nominativa “DOMOFEM”, sin advertir que carece de distintividad, pues es similar a las marcas nominativas “DOLOFEN”, “DOLOFEN FIEBREX” y “DOLOFEN FORTE”. 6.2.

Que es titular de una familia de marcas que incluyen la expresión “DOLOFEN”, sobre la cual tiene derechos adquiridos, motivo por el cual su utilización no autorizada por parte de terceros podría generar un riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos. 6.3. Que las marcas nominativas “DOMOFEM” y “DOLOFEN” son semejantes, en tanto ambas amparan productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y coinciden en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico. 6.4.

Que entre las marcas confrontadas existe conexión competitiva porque comparten los canales de comercialización y los medios publicitarios. 6.5. Que la coexistencia de ambas marcas en el mercado podría inducir a error a los consumidores, lo que implicaría un potencial perjuicio para su salud, en la medida en que podrían solicitar equivocadamente un medicamento en las droguerías. 5 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contestaciones de la demanda 7.

La parte demandada7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Afirmó que con la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 7.2. Argumentó que no se presenta confusión en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual, por cuanto la marca “DOMOFEN” tiene la suficiente distintividad para ser registrada.

Por consiguiente, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de abril de 20188, suspendió el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina objeto de aplicación o controversia en el presente proceso. 9.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial núm. 338-IP-2018 de 28 de junio de 20199, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se procederá a interpretar el Artículo 136 Literal a) de la referida normativa comunitaria por ser pertinente. 7 Actuando por intermedio de apoderado. 8 Cfr. Folios 185 y 186 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 68 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Cfr. Folios 194 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 68 del aplicativo web “SAMAI”. 6 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literales a) y b) de la Decisión 486 por no ser materia de controversia aquello que puede o no constituir una marca, ni la distintividad intrínseca de una marca.

De oficio se interpretará el Artículo 151, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concerniente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […]”. 9.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión 10.

La parte demandante expuso que la marca nominativa “DOMOFEM”, cuyo registro se concedió en los actos administrativos acusados, se encuentra caducada por falta de renovación, por lo que solicitó la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 11. La parte demandada no se pronunció en esta etapa procesal. 12.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal. Concepto del Ministerio Público 13. El agente del Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal. 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1° de agosto de 202510, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro núm. 376080 de la marca nominativa “DOMOFEM”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor del señor Hernando García, tercero con interés directo en las resultas del proceso. 10 Cfr. Índice núm. 87 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.1.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación11 dio cumplimiento a lo ordenado supra, incorporó al expediente el reporte y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días. Todos guardaron silencio en esta oportunidad procesal12. II. CONSIDERACIONES 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; v) desarrollos jurisprudenciales; y vi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. De conformidad con el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo13 sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201114 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 18. Los actos acusados son los siguientes: 11 Cfr. Índice núm. 91 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice núm. 97 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 14 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” 15 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”. 8 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.1.

La Resolución núm. 40742 de 27 de octubre de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “DOMOFEM” para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2. Las resoluciones núms. 50614 de 28 de noviembre de 2008 y 54787 de 23 de diciembre de 2008, a través de las cuales se confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 40742 de 27 de octubre de 2008.

El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala determinar: 19.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro núm. 376080 de la marca nominativa “DOMOFEM”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Hernando García, tercero con interés en las resultas del proceso. 19.2.

En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 40742 de 27 de octubre de 2008, 50614 de 28 de noviembre de 2008 y 54787 de 23 de diciembre de 2008, expedidas por la parte demandada, mediante las cuales se concedió al señor Hernando García el registro de la marca nominativa “DOMOFEM” solicitada para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 136, literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000; y 13 y 61 de la Constitución Política, para, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 19.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. Adicionalmente, no interpretó los artículos 134 y 135, literales a) y b) ibidem, dado que no se controvierte lo que puede o no constituir una marca, ni la distintividad intrínseca de esta.

Por esta razón, no se incluyeron en el problema jurídico. 9 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 20. De acuerdo con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 21.

A su vez, el artículo 174 ibidem establece que el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación ocurre cuando: i) su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario; o ii) no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, por lo que estas corresponden a un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática16.

Consejo de Estado 23. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP-2015 de 3 de junio de 2015. 10 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”17. 24.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia18, dando aplicación al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha sostenido que la norma comunitaria andina prevé que en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro19.

Análisis del caso concreto 25. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales antes indicados, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro núm. 376080 de la marca nominativa “DOMOFEM”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Hernando García, tercero con interés en las resultas del proceso. 26.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- aparece que el registro núm. 376080 de la marca nominativa “DOMOFEM” se encuentra caducado20, toda vez que estuvo vigente hasta el 27 de octubre de 2018. 27.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700 y 11001032400020090050300. 20 Cfr. Índice núm. 91 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los derechos que tenía el tercero con interés en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 28.

Teniendo en cuenta lo anterior y comoquiera que la marca nominativa “DOMOFEM”, con registro marcario núm. 376080, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

En vista de lo anterior, la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 29. En virtud de lo expuesto, se considera que no resulta necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los artículos 136, literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000; y 13 y 61 de la Constitución Política, formulada en el acápite del problema jurídico de este proveído, puesto que la Sala ha establecido que en estos casos la sentencia pone fin al proceso.

En consecuencia, así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 30. De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso. 12 Número único de radicación: 110010324000 2009 00434 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.