11001032400020190039200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: COLPLAST S.A.S. TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “COLPLAST” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA MIXTA “COLPLAS”, PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “COLPLAS”, CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLPLAST S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 2279 de 17 de enero de 2018, expedida por el Director de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 5352 de 10 de abril de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “COLPLAST”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 12 de agosto de 2016 solicitó el registro como marca del signo mixto “COLPLAST”, para distinguir servicios de la Clase 352 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […] “. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que, mediante la Resolución núm. 2279 de 17 de enero de 2018, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “COLPLAST”, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto lo encontró de oficio similarmente confundible con la marca mixta “COLPLAS”, previamente registrada en las clases 17 y 35 ibidem, a favor de la sociedad COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S. -COLPLAS S.A.S.4- 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 5352 de 10 de abril de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto, a su juicio, no se realizó un correcto análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta que el signo 4 En adelante COLPLAS S.A.S. 5 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado “COLPLAST” y la marca “COLPLAS”, no son similarmente confundibles.

Señaló que los signos distintivos en conflicto tienen el carácter de expresiones evocativas y no de fantasía, dado que sus significados son comúnmente conocidos. Sostuvo que las expresiones enfrentadas están compuestas por las partículas “COL”, “PLAS” y “PLAST”, las cuales son consideradas expresiones débiles, en tanto la primera de ellas indica la procedencia geográfica de Colombia y las otras son evocativas de la palabra “PLÁSTICO”.

Indicó que la sociedad COLPLAS S.A.S., titular del signo “COLPLAS”, no puede ser propietaria exclusiva de la expresión “PLAST”, teniendo en cuenta la existencia de diferentes marcas en las clases 17 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con la inclusión de dicha partícula, tales como: “BOPLAST”, “ADORPLAST”, “IBERPLAST”, “ECOPLAST”, “PEGAPLAST”, “SYSTEM PLAST”, “BIOPLAST” y “BONINPLAST”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la SIC al expedir los actos acusados, se apartó de las decisiones adoptadas frente a casos idénticos y en los cuales actúan las mismas partes.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Sostuvo que entre las expresiones enfrentadas “COLPLAST” y “COLPLAS” existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión, teniendo en cuenta que al apreciarlos en conjunto son ortográfica y fonéticamente similares.

La sociedad COLPLAS S.A.S., solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto el signo cuestionado es una reproducción total de su marca “COLPLAS”, no obstante que agregue la letra “T”, siendo imperceptible para los consumidores. Señaló que los servicios que identifican el signo y la marca enfrentados tienen conexidad competitiva, pues corresponden a la gestión de negocios comerciales en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además, utilizan iguales medios de distribución, importación y exportación. Aseguró que las partículas “COL” y “PLAS” y la expresión “COLPLAS” no son débiles para identificar servicios en la referida Clase, que en nada se relacionan con productos hechos por plástico.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que las expresiones enfrentadas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. Reiteró que las partículas “COL”, “PLAS” y “PLAST” son débiles para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no pueden ser apropiadas por los particulares y empresarios para conformar sus marcas.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Para el efecto, señaló que el signo solicitado reproduce la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada. IV.-3. El Agente del Ministerio Público señaló que los cargos de nulidad propuestos por la parte actora no poseen ninguna vocación de prosperidad.

Aseguró que en el presente caso es evidente las similitudes ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada; y que la única diferencia radica en la adición de la letra “T”, la cual no provee de suficiente distintividad al signo solicitado.

Sostuvo que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, referente al origen empresarial de las expresiones enfrentadas, en razón a las significativas similitudes que estas ostentan y que conducirían al público a creer que los productos que estas distinguen provienen del mismo titular. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los 8 Proceso 200-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 2279 de 17 enero de 2018 y 5352 de 10 abril de 2019, denegó el registro como marca del signo mixto “COLPLAST” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “COLPLAS”, que ampara productos y servicios de las clases 17 y 35 de la citada Clasificación; y que entre los productos y servicios que distinguían, existe conexidad competitiva. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante la SIC no realizó un correcto análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta que el signo solicitado “COLPLAST” y la marca “COLPLAS” no son similarmente confundibles.

Sostuvo que las expresiones enfrentadas están compuestas por las partículas “COL”, “PLAS” y “PLAST”, las cuales son consideradas expresiones débiles, en tanto la primera de ellas indica la procedencia geográfica de Colombia y las otras son evocativas de la palabra “PLÁSTICO”. Por su parte, la SIC señaló que entre las expresiones enfrentadas “COLPLAST” y “COLPLAS” existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión, teniendo en cuenta que al apreciarlos en conjunto son ortográfica y fonéticamente similares.

Aseguró que el signo cuestionado reproduce la parte relevante de la marca registrada, esto es, “COLPLAS”, sin que la adición de la letra “T”, le otorgue distintividad alguna. Aunado a ello, coinciden en la disposición de las vocales y consonantes, que al ser pronunciadas generan un impacto sonoro similar. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación de los artículos 136, literal a), y 151 de la Decisión 4869, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para desarrollar el tema de la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 9 Este último artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 11 10 Folio 38 del cuaderno núm.1 11 De conformidad con el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la SIC, la denominación de la marca es “COLPLAS” y la frase “COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S.”, corresponde a una expresión explicativa, razón por la cual esta última no hace parte de la marca y no se tendrá en cuenta para el análisis de confundibilidad.

Asimismo consta en la Resolución núm. 55123 de 5 de septiembre de 2017, que concedió dicho registro así: “[…] 2.3. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado. […] 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “COLPLAST”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta “COLPLAS”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas cotejadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se El signo solicitado a registro es una marca mixta y, por ende, compleja, conformada en su elemento denominativo por la expresión COLPLAS y por la frase explicativa COLOMBIANA DE PLÁSTICOS. […]

ARTÍCULO TERCERO: Conceder el registro de La marca (Mixta): COLPLAS […]”. 12 Folio 38 del cuaderno núm. 1 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. Ahora, es del caso señalar, como se indicó en la interpretación prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

En dicha interpretación también se indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, de ahí que un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la parte actora, las partículas “COL” y “PLAST” son consideradas expresiones débiles, en tanto la primera es descriptiva, por cuanto indica la procedencia geográfica de Colombia y las otra es de uso común, ya que existen en las clases 17 y 35 de la Clasificación 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, diferentes marcas con la inclusión de dicha palabra.

La Sala advierte que la partícula “COL”, que hace parte del signo y marca enfrentados, y hace referencia a la REPÚBLICA DE COLOMBIA, describe la procedencia geográfica de los productos de materias plásticas y los servicios de publicidad, administración y/o gestión de negocios comerciales que amparan, habida cuenta que alude a indicaciones de procedencia o el lugar de origen de éstos.

Lo anterior, por cuanto las expresiones “COL”, en el caso bajo examen, responde a la pregunta ¿cómo es el producto y el servicio?, dado que describe el lugar de procedencia de los productos de materias plásticas y los servicios13 publicidad y negocios comerciales, pues los mismos son expendidos y ofrecidos en el territorio colombiano. 13 Dicho criterio fue señalado por esta Sección en sentencia de 28 de febrero de 2019, pues al analizar un caso similar, señaló lo siguiente: “[…]61.

La Sala advierte que la expresión COLOMBIANA que integra el elemento denominativo de la marca mixta bajo estudio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente: “[…] Colombiano, na 1. adj. Natural de Colombia, país de América. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a Colombia o a los colombianos […]” (Destacados de la Sala). 62.

La Sala evidencia que la expresión COLOMBIANA, en el caso sub examine, responda la pregunta ¿cómo es el producto? al describir el lugar de procedencia de los productos que se cosechan y producen en el territorio colombiano, sin que en ningún momento se identifique una variedad específica de palma de aceite ni constituya una denominación de origen, como se analizará más adelante la presente sentencia. […]”.

(Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado con el núm. único de radicación 2009-00201-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 1º de julio de 2021, núm. Único de radicación 2012-0055-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, por cuanto el consumidor haría la relación directa en su mente de que dichos servicios son ofrecidos, como se dijo, en el territorio colombiano. Así las cosas, la expresión “COL”, que hace parte del signo cuestionado y la marca previamente registrada, es descriptiva y, en principio, debe ser excluida del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos y marcas.

Ahora, se considera necesario analizar si la partícula “PLAST” que hace parte del signo solicitado es de uso común para los productos y servicios de las clases 17 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En la página web de la entidad demandada14 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en las citadas clases 17 y 35, respectivamente, que contienen la expresión “PLAST”: 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 30 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 17: MARCA TITULAR PLASTECH (mixta) CARLOS ALFONSO FORERO ARAMBURO ETERPLAST (nominativa) ETERNIT COLOMBIANA S.A. PLASTICOS MEDELLIN (nominativa) PLASTICOS MEDELLIN S.A.S. PLASTINOVO (mixta) PLASTINOVO S.A.S. DICOPLAST DICOPLAST S.A.S..- Clase 35: MARCA TITULAR PLASTITELAS (nominativa) ALMACENES PLASTITELAS S.A.S. PLASTICOS MEDELLIN (mixta) PLASTICOS MEDELLIN S.A.S. BIOPLAST (nominativa) BIOPLAST S.A. BOPLAST (mixta) BOTELLAS PET S.A.S. PLASTIPOL (mixta) PLASTIPOL S.A.S. Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “PLAST” se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos y servicios de las clases 17 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Cabe señalar que al ser un término de uso común es inapropiable, de tal forma que el titular de una marca que incluya la expresión “PLAST” no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarlas en la conformación de sus marcas.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras descriptivas y de uso común “COL” y “PLAST”, que comparten por un lado, el signo y marca enfrentadas y, por el otro, que hace parte del signo cuestionado, no deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo de los mismos, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas, se reduce el signo 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca y el signo en controversia, esto es, “COLPLAS” y “COLPLAST”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ortográfica entre la marca previamente registrada “COLPLAS” y el signo solicitado, “COLPLAST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “COLPLAS”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la letra “T” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “COLPLAS”.

Al respecto, se precisa que, si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto con una letra adicional en su terminación “T”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “COLPLAS”, lo que lleva a que el signo solicitado “COLPLAST” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202015, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “COLPLAST” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “COLPLAS”. en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “COLPLAS”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “COLPLAST”; y aunque el signo solicitado tiene una letra adicional (“T”), la fuerza distintiva en el conjunto marcario es “COLPLAS”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: COLPLAS – COLPLAST - COLPLAS - COLPLAST - COLPLAS - COLPLAST COLPLAS – COLPLAST - COLPLAS - COLPLAST - COLPLAS – COLPLAST COLPLAS – COLPLAST - COLPLAS - COLPLAST - COLPLAS - COLPLAST COLPLAS – COLPLAST - COLPLAS - COLPLAST - COLPLAS - COLPLAST En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “PLAS”, que conforma la marca previamente registrada, según el Diccionario de la Real Academia Española16, significa “[…] 1. onomat.

U. para imitar el sonido que hace un golpe, sobre todo en un líquido […]”. 16 https://dle.rae.es/plas Consultado el 30 de octubre de 2023. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, las partículas “COL” y “PLAST”, se refieren, respectivamente, a COLOMBIA y la segunda resulta evocativa de “PLÁSTICO”; sin embargo, la Sala considera que analizados en su conjunto, esto es, “COLPLAS” y “COLPLAST” deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto17.

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas 17 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201818 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “COLPLAST” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 35: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. Por su parte, la marca mixta previamente registrada "COLPLAS” distingue los siguientes productos y servicios: 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 17: “[…] Productos de materias plásticas semielaborados; bolsas plásticas, empaques plásticos, empaques flexibles […]”..- Clase 35:: “[…] Distribución, comercialización, importación y exportación de materias plásticas, madera y metal, empaques flexibles, empaques plásticos, bolsas plásticas. compra y venta de material reciclable […]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos productos y servicios que distingue la marca previamente registrada en las clases 17 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que coinciden en una Clase del nomenclátor, se evidencia una estrecha relación, habida cuenta que en el sector de la administración y/o gestión de negocios comerciales, se realizan procesos de comercialización de productos tales como de materias plásticas, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; tienen similar finalidad, al ser productos y servicios dirigidos a los negocios mercantiles y/o comerciales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y la marca enfrentados19.

En efecto, la Sala advierte un uso conjunto entre los productos y servicios comparados, habida cuenta que los servicios que ampara el signo solicitado corresponden al género de los servicios de gestión y administración de negocios comerciales, mientras que aquellos que distingue la marca previamente registrada son una especie de ese tipo de servicios, como lo son la distribución, comercialización, importación, exportación, compra y venta de diferentes tipos de materiales.

Adicionalmente, para la comercialización de productos, tales como materias plásticas semielaboradas; bolsas plásticas, empaques plásticos, empaques flexibles (de la Clase 17 de la marca previamente 19 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2009-00155- 00, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta.

En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial.

Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada), se requerirá, necesariamente, de efectuar diferentes tipos de publicidad y administración comercial, que ampara el signo cuestionado.

Así las cosas, al existir similitud entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que los servicios que distinguen ambos signos provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esos signos son prestadores de servicios relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201520, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “COLPLAS”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, en cuanto al argumento de la actora referente a que la SIC, al expedir los actos acusados, se apartó de decisiones adoptadas en casos idénticos y con igualdad de partes, es del caso precisar que dicha entidad tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co analizando en cada caso particular, si el signo solicitado cumple con todos los requisitos señalados en la normativa comunitaria, y que no afecte los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia22 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “COLPLAST”, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00392-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.