11001032400020140056500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020140056500 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Paul Hartmann A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Ital Químicas S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Paul Hartmann A.G., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 35545 de 12 de junio de 2013 y 20353 de 31 de marzo de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 1. Paul Hartmann A.G., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35545 de 12 de junio de 20134 “Por la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y, la Resolución núm. 20353 de 31 de marzo de 20145, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo HYDROCLEAN para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la resolución No. 35545 del 12 de Junio de 2013, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca "HYDROCLEAN" (Nominativa) Clase 5 para distinguir exclusivamente "APÓSITOS PARA HERIDAS PARA SU USO EN HERIDAS DE DIFÍCIL CURACIÓN, LOS CUALES CONTIENEN: UN RELLENO ABSORBENTE IMPREGNADO CON UN MATERIAL HIDROGELIFICANTE Y CON UNA SOLUCIÓN ACUOSA ASÍ COMO UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO DE PELÍCULA" a la sociedad PAUL HARTMANN AG. 2.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 20353 del 31 de Marzo de 2014, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 35545 del 12 de Junio de 2013, confirmando la misma. […]”6. 1 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 38 a 42 2 Cfr. Folios 2 a 19 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folios 24 a 29 5 Cfr. Folios 30 a 36 6 Cfr. Folios 4 a 5 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.3. Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad PAUL HARTMANN AG, solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.3.1 Que se ordene a la División de Signos Distintos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder la marca "HYDROCLEAN" clase 5, a la sociedad PAUL HARTMANN AG, para distinguir exclusivamente "APÓSITOS PARA HERIDAS PARA SU USO EN HERIDAS DE DIFÍCIL CURACIÓN, LOS CUALES CONTIENEN: UN RELLENO ABSORBENTE IMPREGNADO CON UN MATERIAL HIDROGELIFICANTE Y CON UNA SOLUCIÓN ACUOSA ASÍ COMO UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO DE PELÍCULA". 2.3.2 Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 20.

Del Decreto Legislativo 209 de 1957. […]”. Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 20 de noviembre de 2012, el registro como marca del signo nominativo HYDROCLEAN para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

La solicitud se publicó, el 17 de diciembre de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 658, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 5.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 35545 de 12 de junio de 2013, negó el registro como marca del signo nominativo HYDROCLEAN, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca nominativa HYDROCLEAN que identifica productos la Clase 5 ibidem, cuyo titular es Ital Química S.A.S, en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 35545 de 12 de junio de 2013. Asimismo, con la interposición del recurso de apelación, simultáneamente, 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 inició la acción de cancelación de la marca nominativa HYDROCLEAN registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.5.

La parte demandada mediante la Resolución núm. 72510 de 29 de noviembre de 2013, canceló parcialmente la marca nominativa HYDROCLEAN registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (E), por medio de la Resolución núm. 20353 de 31 de marzo de 2014, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 35545 de 12 de junio de 2013, en el sentido de confirmarla.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 El artículo 134, el literal b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así7: Violación del literal a) del artículo 136 en concordancia con el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Si bien es cierto que el signo y la marca en conflicto son idénticos desde el punto de vista fonético y conceptual, desde el requisito de la conexión competitiva, 7 Cfr. Folios 39 a 48 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 no existe confundibilidad entre los productos amparados por cada uno de ellos, pues tienen una destinación muy diferente. 7.2.

La diferencia de los signos distintivos en conflicto se acrecentó al decidirse la acción de cancelación por no uso de la marca de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que limitó su amparo a un solo producto “solución limpiadora para lentes de contacto”. 7.3. Los productos amparados por los signos distintivos cotejados son totalmente diferentes, dada su finalidad y disímil naturaleza, por lo que no se presenta ningún tipo de confusión indirecta y mucho menos riesgo de asociación entre los consumidores.

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 en concordancia con el literal b del artículo 135 literal y con el literal a) del artículo 136 ibidem 7.4. Los signos distintivos cotejados no son confundibles. Ello, teniendo en cuenta que la marca previamente registrada está destinada a un consumidor general, mientras que el signo solicitado está destinado a un consumidor especializado, ya que este se refiere a un producto específico como son las heridas de difícil curación. 7.5.

En el presente asunto, entre los signos distintivos en conflicto no se presenta ni confusión directa, ni confusión indirecta y mucho menos riesgo de asociación. Contestación de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 123 9 Cfr. Folios 109 a 122 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 8.1. El primer presupuesto de irregistrabilidad es evidente en el presente caso, pues, al observar de forma simple y espontánea ambas denominaciones, se encuentra que el signo solicitado es exactamente igual a la marca registrada. 8.2.

Ambos signos distintivos se componen vocálica, silábica, ortográfica y fonéticamente de la misma forma, y cualquier significado que pudiese derivarse de ellos sería semejante o idéntico, por lo que el consumidor no tendría opción alguna para elegir tanto uno como otro producto que se encuentre identificado con dichos signos distintivos. 8.3.

El registro de la marca opositora se encuentra vigente y por lo tanto está legitimado para impedir el registro de un signo que pueda generar un riesgo de confusión o asociación en el mercado. 8.4. En cuanto a la conexión competitiva, los productos amparados por los signos distintivos cotejados son farmacéuticos, comparten un mismo canal de distribución y se encuentran en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, lo que consecuentemente genera la imposibilidad de reconocer un registro marcario que se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad. 8.5.

La coexistencia de los signos distintivos, al tratarse de productos farmacéuticos, acarrearía serios problemas de salud los consumidores y graves consecuencias a estos. 8.6. El signo mixto HYDROCLEAN solicitado para registro, es confundible con la marca registrada y, por lo tanto, se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio en esta oportunidad procesal10. 10 Cfr. Folio 138 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de marzo de 201911, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 290-IP-2019 de 11 de diciembre de 201912, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal b) del Artículo 135, del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 165 de la Decisión 4863, por ser pertinente. 3.

No procede interpretar el Artículo 134 ni el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no se controvierte el concepto de marca y sus requisitos, así como tampoco la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro. 4. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema de conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […]”. 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 201913: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial realizada el 2 de diciembre de 201914, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró 11 Cfr. Folios 148 a 149 12 Cfr. Folios 232 a 238 13 Cfr. Folio 191 a 192 14 Cfr. Folios 202 a 216 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y; realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de febrero de 202015, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202316: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

La parte demandante17 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 16. La parte demandada18 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 17. El tercero con interés directo en el resultado del proceso19, no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 18. El Ministerio Público20 guardó silencio en este momento procesal.

II. CONSIDERACIONES 15 Cfr. Folios 225 a 226 16 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice 85 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI”. 19 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI”. 20 Cfr. ibidem 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 290-IP-2019 de 11 de diciembre de 202021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo de la acción de cancelación por falta de uso; ix) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza;y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Vistos i) el numeral 8.º del artículo 14922 de la Ley 1437 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a decidir el caso sub examine. Los actos acusados 22. Los actos acusados son los siguientes: 22.1. La Resolución núm. 35545 de 12 de junio de 201324, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo nominativo 21 Cfr. Folios 232 a 238 22 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 23 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 24 Cfr. Folios 24 a 29 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 HYDROCLEAN para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.

La Resolución núm. 20353 de 31 de marzo de 201425, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35545 de 12 de junio de 2013. El problema jurídico 23. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio, y la Interpretación Prejudicial, determinar: 24.

Si las resoluciones núms. 35545 de 12 de junio de 2013 y 20353 de 31 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo HYDROCLEAN para identificar "apósitos para heridas para su uso en heridas de difícil curación, los cuales contienen: un relleno absorbente impregnado con un material hidrogelificante y con una solución acuosa así como una capa de recubrimiento de película", productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo136 y el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 25.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa HYDROCLEAN, con registro marcario núm. 117.831, que identifica "solución limpiadora para lentes de contacto", productos de la misma Clase, cuyo titular es Ital Química S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, en segundo lugar, si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad. 25 Cfr. Folios 30 a 36 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 26.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, y no interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem. Asimismo, interpretó de oficio el artículo 151 ibidem. 27. La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente asunto, consideró que “[…] No procede interpretar el Artículo 134 ni el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no se controvierte el concepto de marca y sus requisitos, así como tampoco la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro. […]”26 28.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluyen del problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 y el artículo 165 ibidem. 29.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 30. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena27, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 26 Cfr. Folio 233 27 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200028 de la Comisión de la Comunidad Andina29.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30 31. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31. 28 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 29 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 30 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 32.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 33.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 34.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 35.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 36. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 37.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 Interpretación Prejudicial 290-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020 38. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…]1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación: Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro HYDROCLEAN (denominativo) resultaría confundible con la marca HYDROCLEAN (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro HYDROCLEAN (denominativo) y la marca HYDROCLEAN (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 32 Cfr. Folios 116 a 133 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro HYDROCLEAN (denominativo) y la marca HYDROCLEAN (denominativa). 3.

La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro 3.1. En el proceso interno, Paul Hartmann Ag. alegó que dentro del trámite de registro del signo HYDROCLEAN (denominativo) interpuso una acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca HYDROCLEAN (denominativa), la cual resultó parcialmente cancelada, quedando vigente únicamente para distinguir el producto «SOLUCIÓN LIMPIADORA PARA LENTES DE CONTACTO».

De esta manera, no existiría obstáculo para que la SIC registre el signo solicitado, aunado al hecho de que tampoco existe relación directa entre los productos que distinguen los signos en conflicto. En consecuencia, resulta pertinente analizar el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: […] | […] 3.2.

De conformidad con la norma comunitaria antes citada, si Ticio solicita el registro del signo X, y resulta que en este procedimiento (de registro) Lucio se opone sobre la base del registro previo de la marca Y (que es un signo distintivo idéntico o similar al anterior), en defensa de dicha oposición Ticio puede solicitar a la misma autoridad que está tramitando el referido procedimiento (de registro) la cancelación del registro de la marca Y por falta de uso de esta marca.

Es evidente que dicha autoridad primero tiene que resolver si corresponde o no cancelar el registro por falta de uso de la marca Y, para luego pronunciarse si corresponde o no el registro del signo X. Sobre la base de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, la oportunidad para que Ticio solicite la cancelación del registro de la marca Y es al momento de contestar la oposición de Lucio. 3.3.

Distinto es el supuesto en que, con anterioridad a la solicitud de registro del signo distintivo X (procedimiento en el que Lucio se opone alegando el registro de la marca Y idéntica o similar a la anterior), Ticio (u otra persona) ya había iniciado (en trámite aparte) un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca Y. En este caso, primero debe resolver la solicitud de cancelación del registro por falta de uso de la marca Y, para luego resolverse la solicitud de registro del signo X. Dicho en otros términos, el procedimiento de registro del signo X (en el que consta la oposición de Lucio sobre la base del registro previo de la marca Y) se suspenderá solo si con anterioridad Ticio (u otra persona) inició un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca Y, pues este procedimiento debe resolverse primero. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 4.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. El demandante alegó que no existe relación o conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por cuanto corresponde analizar este tema. […] 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 39. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la acción de cancelación por falta de uso 40.

Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca.

Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 41. Visto el inciso 4º. del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 42.

Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores. 43.

Esta Sala, en reiteradas oportunidades33, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”34. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 44. En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 45.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”. Análisis del caso concreto 46. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 47.

En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a continuación: 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 SIGNO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA HYDROCLEAN36 HYDROCLEAN37 Titular: Paul Hartman AG Titular: Ital Química S.A.S Certificado núm. 117831 Clase 5: “apósitos para heridas para su uso en heridas de difícil curación, los cuales contienen: un relleno absorbente impregnado con un material hidrogelificante y con una solución acuosa así como una capa de recubrimiento de película.”38 Clase 5: “solución limpiadora para lentes de contacto” 39 48.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas nominativas. 49. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 50. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo HYDROCLEAN solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 36 Cfr. Folio 26 37 Cfr. ibidem 38 Cfr. Folio 24 39 Marca cancelada parcialmente mediante Resolución núm. 72510 de 2013.

Cfr. Folio 36 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 51. De conformidad con lo indicado en el en acápite supra providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 52.

Esta Sección40, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”41. 53.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”42. 54.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”43. 40 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 43 Ibidem. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 55. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo HYDROCLEAN solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 56.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, grafica o figurativa y conceptual o ideológica, b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […]”44. 57.

La Sala, tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin 44 Cfr. Folios 234 a 235 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”45. 58.

Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre signos distintivos nominativos, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber: “[…] al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 45 Cfr. Folio 234 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”46.

(Destacado de la Sala) 59. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre las marcas denominativa HYDROCLEAN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo nominativo HYDROCLEAN, solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 60. La Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la marca nominativa HYDROCLEAN y el signo nominativo HYDROCLEAN, cada uno en su conjunto. Comparación ortográfica y fonética 61. A respecto, la Sala considera que entre el sigo solicitado HYRDROCLEAN y la marca HYDROCLEAN hay identidad ortográfica y fonética por lo que el signo es una reproducción exacta de la marca.

Comparación Ideológica 46 Cfr. Folios 235 y 235 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 290- IP-2019 de 11 de diciembre de 2020. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 62. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”47, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 63.

Al respecto, la Sala advierte que el signo y marca cotejados contienen la partícula HYDRO, la cual es evocativa de la palabra HIDRO que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa agua48. Por su parte, el término CLEAN, que también hace parte de éstas, está escrita en inglés y traduce a limpio49. En ese sentido, la expresión HYDROCLEAN, en inglés, traduce hidro limpieza50, a saber, limpiar con agua, traducción que no es conocida por el consumidor promedio colombiano. 64.

Por ello, la Sala considera que, tomando el conjunto marcario del signo y la marca objeto de comparación, estos son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que el público general podría no asociar directamente el nombre con sus funciones o características y, en consecuencia, no procede su análisis desde este punto de vista. 65.

De esta forma, una vez realizada la comparación del signo y la marca de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando los conjuntos marcarios en su conjunto, la Sala considera que entre el signo HYDROCLEAN y la marca HYDROCLEAN existe identidad ortográfica y fonética de la cual se puede derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que identifican la marca y el signo solicitado 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 48 Consultado en https://dle.rae.es/hidro- 49 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-spanish/clean 50 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/us/translate/ 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 66.

Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los productos que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 67.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 68.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201851, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 69.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 este proceso: “[…] 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. […]”52. 70. En el caso sub examine, la marca nominativa HYDROCLEAN registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] solución 52 Cfr. Folios 131 a 132 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 limpiadora para lentes de contacto […]”. 71.

Por su parte, el signo mixto solicitado por la parte demandante identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “apósitos para heridas para su uso en heridas de difícil curación, los cuales contienen: un relleno absorbente impregnado con un material hidrogelificante y con una solución acuosa así como una capa de recubrimiento de película”. 72.

Ahora bien, el Tribunal en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, mencionó que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores 73. Al considerar las reglas citadas supra, la Sala advierte que el signo solicitado pretende identificar productos que pertenecen a la misma Clase que los de la marca previamente registrada, por lo que los consumidores al encontrarlos en el mercado tendrían dificultad para identificar los productos de su preferencia. 74.

Lo anterior, por cuanto los productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, pues en el mercado coexisten ordinariamente como productos farmacéuticos en las farmacias, almacenes especializados en productos de cuidado personal, por lo que el consumidor podría confundirlos en las estanterías de dichas tiendas, máxime por su identidad en la parte denominativa.

Asimismo, son comercializados a través de los mismos canales publicitarios, como lo son las publicaciones o revistas que promocionan los productos de farmacias y droguerías. 75. En ese sentido, la Sala considera que la “[ ] solución limpiadora para lentes de contacto [ ]” y los “[ ] apósitos para heridas de difícil curación [ ]” son productos médicos destinados al cuidado de la salud que, aunque tienen usos específicos distintos, ambos emplean soluciones líquidas y cumplen funciones terapéuticas, lo que demuestra su relación. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 76.

En efecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, al ser productos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza, existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes, al adquirir y guardar los productos, luego de su uso, podrían confundir, en un futuro, los apósitos para heridas con una solución limpiadora para lentes de contacto, en atención a la identidad del signo y marca enfrentados. 77.

En ese orden, una solución limpiadora de lentes de contacto, en un momento dado, podría causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los apósitos para heridas que tienen una finalidad curativa. Ello, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara identidad entre las expresiones confrontadas, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con el signo HYRDOCLEAN asumiendo que presenta las mismas características de los productos que pretende distinguir el signo cuestionado, HYDROCLEAN, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.

De ahí que la identidad de los signos distintivos en conflicto, en sí misma, conlleve un mayor riesgo. 78. Adicionalmente, del análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 79.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida, y al existir entre estas identidad así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. Del cargo de violación del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 75.

La parte demandante manifestó que, de forma simultánea al trámite de solicitud de registro del signo nominativo HYDROCLEAN, inició acción de cancelación por no uso de la marca nominativa HYDROCLEAN de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. En dicho procedimiento administrativo, la parte 31 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 demandada canceló parcialmente la marca HYDROCLEAN quedando vigente únicamente para distinguir el producto “solución limpiadora para lentes de contacto”.

De esta manera, la parte demandante argumentó que no existiría obstáculo para que la parte demandada registrara el signo solicitado. 76. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, consideró que: “ 3.2. De conformidad con la norma comunitaria antes citada, si Ticio solicita el registro del signo X, y resulta que en este procedimiento (de registro) Lucio se opone sobre la base del registro previo de la marca Y (que es un signo distintivo idéntico o similar al anterior), en defensa de dicha oposición Ticio puede solicitar a la misma autoridad que está tramitando el referido procedimiento (de registro) la cancelación del registro de la marca Y por falta de uso de esta marca.

Es evidente que dicha autoridad primero tiene que resolver si corresponde o no cancelar el registro por falta de uso de la marca Y, para luego pronunciarse si corresponde o no el registro del signo X. 3.3. Distinto es el supuesto en que, con anterioridad a la solicitud de registro del signo distintivo X (procedimiento en el que Lucio se opone alegando el registro de la marca Y idéntica o similar a la anterior), Ticio (u otra persona) ya había iniciado (en trámite aparte) un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca Y. En este caso, primero debe resolver la solicitud de cancelación del registro por falta de uso de la marca Y, para luego resolverse la solicitud de registro del signo X. Dicho en otros términos, el procedimiento de registro del signo X (en el que consta la oposición de Lucio sobre la base del registro previo de la marca Y) se suspenderá solo si con anterioridad Ticio (u otra persona) inició un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca Y, pues este procedimiento debe resolverse primero.” 77.

En el caso concreto, la Sala advierte que: 77.1 La parte demandante expidió la Resolución núm. 35545 de 12 de junio de 2013, en la cual, para efectos del cotejo marcario se tuvieron en cuenta la totalidad de productos amparados por la marca HYDROCLEAN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 77.2 La parte demandante, de forma simultánea: i) interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada supra; y ii) solicitó la cancelación de la marca previamente registrada. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 77.3 La parte demandada mediante la Resolución 72510 de 29 de noviembre de 2013, canceló parcialmente el registro de la marca nominativa HYDROCLEAN, restringiéndola al producto “solución limpiadora para lentes de contacto”. 77.4 La parte demandada mediante la Resolución 20353 de 31 de marzo de 2014, al resolver el recurso de apelación contra la Resolución 35545 de 12 de junio de 2013, estudió la conexión competitiva entre los productos a ser identificados por el signo solicitado y el producto “solución limpiadora para lentes de contacto”53, identificado por la marca previamente registrada, una vez resuelta la acción de cancelación por no uso. 78.

En ese orden de ideas, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no violó al artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 79. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo nominativo HYDROCLEAN, solicitado para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad con la marca nominativa HYDROCLEAN registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, así como conexidad competitiva entre los productos identificados, por lo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 80.

Asimismo, la Sala considera que no se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la parte demandada efectuó el análisis de conexidad competitiva entre los productos identificados por la marca y los solicitados por el signo teniendo en cuenta lo resuelto en la Resolución que decidió la acción de cancelación por no uso de la marca previamente registrada. 53 Cfr. Folios 35 a 36 33 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 81.

En este orden de ideas, ante la falta vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala no declarará la nulidad de los actos acusados. Condena en costas 80. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020140056500 CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.