11001032400020210000400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “BE A KING” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “EL REY” TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PARTÍCULA “KING” ES DE USO COMÚN PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS CLASES 30, 32, 35 Y 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTA INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 31436 de 30 de julio de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 8428 de 27 de febrero de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 24 de agosto de 2018 la sociedad ANHEUSER-BUSCH, LLC. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “BE A KING”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 32 y 414 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 32: Cervezas y bebidas no alcohólicas.

Clase 41: Educación; suministro de capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que presentaba con su marca previamente registrada y notoria “EL REY” y “THE KING”, que distinguen productos y servicios de las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 31436 de 2019 el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto, “BE A KING”, para distinguir productos y servicios de las clases 32 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ANHEUSER-BUSCH, LLC. 4º- Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC a través de la Resolución núm. 8428 de 2020.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por cuanto el signo distintivo solicitado “BE A KING” es semejante gramatical, visual e ideológicamente con su familia de marcas notorias “EL REY” y su marca previamente registrada “THE KING”, lo que genera un riesgo de confusión para el público consumidor.

Señaló que las similitudes ideológicas que se presentan entre las marcas confrontadas son, a su juicio, evidentes debido a que si bien es cierto que la expresión cuestionada se encuentra escrita en inglés, también lo es que en castellano traduce a ser un rey, por lo que evocan un idéntico concepto de realeza y monarquía. Adujo que las partículas que tienen mayor preponderancia y que sobresalen en las marcas objeto de controversia son “REY-KING”, las cuales, insistió, tienen el mismo significado tanto en inglés como en castellano. Sostuvo que la inclusión de las palabras “BE” y “A”, en el signo solicitado, no son suficientes para diferenciar a la marca cuestionada de las previamente registradas, pues corresponden a un concepto genérico que hacen referencia a “SER UN – SER UNA”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la concesión de la marca “BE A KING”, que comparte el mismo concepto de las marcas “THE KING” y “EL REY”, ha abierto la puerta al tercero con interés directo en las resultas del proceso para vulnerar sus derechos marcarios previamente adquiridos, puesto que la sociedad ANHEUSER-BUSCH, LLC se encuentra haciendo uso de la marca “EL REY” en el mercado deliberadamente y sin ninguna autorización. Explicó que la citada sociedad a través de sus redes sociales y páginas web hace un uso indiscriminado de las expresiones “EL REY” y “THE KING”, para distinguir sus productos y servicios, sin que sea propietaria de registros de dichas marcas, como lo demuestra el informe de certificación de navegación web que allegó al proceso.

Mencionó que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que existe una estrecha relación entre las bebidas no alcohólicas con los productos alimenticios, los condimentos y las especias. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que la marca cuestionada “BE A KING” no presenta semejanza alguna con las marcas opositoras “EL REY” y “THE KING” que sea susceptible de generar riesgo de confusión para el público consumidor.

Al respecto, sostuvo que la marca “BE A KING” no presenta semejanzas suficientes que impidan su registro y su coexistencia frente a las marcas “THE KING” y “EL REY” de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que las marcas enfrentadas poseen diferencias ortográficas y fonéticas, en la medida en que se componen de elementos y expresiones diferentes; y que desde el punto de vista conceptual la marca cuestionada “BE A KING” puede traducirse en “SÉ UN REY”, mientras que las marcas opositoras “EL REY” y “THE KING” se refieran a un “REY”.

Mencionó que la palabra “KING” es de uso común inapropiable de manera exclusiva por una persona y, en consecuencia, puede ser utilizada en diferentes contextos y con distintos acompañamientos y expresiones para distinguir productos variados sin que con ello se genere confusión en el mercado. Alegó que el uso de la frase “BE A KING” la lleva a cabo en contextos completamente diferentes a los de “THE KING” y “EL REY” de la sociedad actora, pues aquellos siempre se enmarcan en el campo de la cerveza y de la publicidad relacionada con la misma, pues se utiliza la frase “Sé el rey de la fiesta, del football, de la noche, de la celebración”, entre otros, que van siempre asociados a la idea de las cervezas y los patrocinios que ella ofrece en diferentes campos y ramos. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la figura de color rojo, que se encuentra incluida en la etiqueta de la marca solicitada a registro, es la misma que ha usado en los empaques y etiquetas de su producto cerveza “BUDWEISER”, por lo que al ser percibida por el público consumidor, se establecerá de manera inmediata en su mente una relación o vinculación empresarial de los productos respectivos, sin que exista la más mínima posibilidad de duda, confusión o asociación respecto de las marcas de la sociedad actora y el origen de los productos “EL REY” y “THE KING”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 21 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., en su calidad de actora; y ANHEUSER- BUSCH, LLC., como tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como el apoderado de parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes 6 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 31436 de 30 de julio de 2019 y 8428 de 27 de febrero de 2020, vulneran o no lo establecido en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora presentó sus alegatos de manera extemporánea7. IV.2.- El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención. Al respecto, manifestó que la marca cuestionada “BE A KING” no presenta semejanzas con las marcas previamente registradas “EL 7 De conformidad con el Informe Secretarial visible en el índice 70 del expediente digital. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co REY” y “THE KING” de propiedad de la actora, por lo que es susceptible de registro.

IV.3.- En esta etapa procesal tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210000400, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; y 5187 del 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. 8 Proceso 41-IP-2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 31436 de 30 de julio de 2019 y 8428 de 27 de febrero de 2020, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “BE A KING” a la sociedad ANHEUSER-BUSCH, LLC. para distinguir los siguientes productos y servicios comprendidos en las clases 32 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Clase Cervezas y bebidas no alcohólicas. […]” y “[…] Educación; suministro de capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales. […]”.

A juicio de la actora, el signo distintivo solicitado “BE A KING” es semejante gramatical, visual e ideológicamente con sus marcas previamente registradas y notorias, “EL REY” y “THE KING”, lo que genera un riesgo de confusión para el público consumidor. Señaló que las similitudes ideológicas que se presentan entre las marcas confrontadas son, a su juicio, evidentes debido a que si bien es cierto que la expresión cuestionada se encuentra escrita en inglés, 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co también lo es que en castellano traduce a ser un rey, por lo que evocan un idéntico concepto de realeza y monarquía. Por su parte, la SIC aseguró que la marca cuestionada “BE A KING” no presenta semejanza alguna con las marcas opositoras “EL REY” y “THE KING” que sea susceptible de generar riesgo de confusión para el público consumidor.

Aseguró que la marca cuestionada “BE A KING” cuenta con elementos adicionales que logran que se generen diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual frente a las marcas previamente registradas de propiedad de la actora. En igual sentido se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues alegó que la marca “BE A KING” no presenta semejanzas suficientes que impidan su registro y su coexistencia frente a las marcas “THE KING” y “EL REY” de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Mencionó que la palabra “KING” es de uso común inapropiable de manera exclusiva por una persona y, en consecuencia, puede ser utilizada en diferentes contextos y con distintos acompañamientos y 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresiones para distinguir productos variados sin que con ello se genere confusión en el mercado.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 41-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229 y 153-IP-202210 y en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA11 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS12 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “BE A KING” como lo es la cuestionada, con unas marcas mixtas “EL REY”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas tales como las líneas y grafía especial, así como la figura de un hombre de la realeza con una corona, que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. 11 Folio 19 del cuaderno físico principal. 12 Folio 19 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en los precitados pronunciamientos comunitarios: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, según el tercero con interés directo en las resultas del proceso la partícula “KING”, que hace parte de la marca cuestionada, es de uso común para amparar productos de las clases 30, 32, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva. Es del caso señalar que, conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, una vez verificada en la página web de la entidad demandada13, en el caso sub examine se encontró que figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en las clases 30, 32, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “KING”: MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. ROYAL KING (mixta) HERBA NATURAL PRODUCTS, INC. 30 485557 KING CONO (mixta) INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A. INDUGA S.A. 30 459185 KING DE POLLO (nominativa) BURGER KING COMPANY LLC 30 365012 KING LOUIE (nominativa) DISNEY ENTERPRISES, INC. 30 462725 KING CITRUS (nominativa) COMERCIALIZADORA GONAC, S.A. DE C.V. 32 433757 STREET KING (nominativa) STREEK KING LLC 32 449495 KING PREMIUM (nominativa) DIEGO MARIO FAJARDO VALENCIA 32 480683 SMOOTHIE KING (nominativa) SMOOTHIE KING FRANCHISES, INC. 32 461062 KING ALUMINUM (mixta) KING ALUMINUM S.A.S. 35 414354 T – KING (mixta) IMPORTADORA AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S.A.S. 35 429264 NEPTUN KING (nominativa) Caducado FRANCISCO JAVIER URREA 35 428733 13 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 29 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ARISTIZABAL GO KING (mixta) CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S.A. 35 462852 KING´S COLLEGE (mixta) KING'S EDUCATION LIMITED 41 486256 KING (mixta) KING.COM LIMITED 41 496428 KING JESUS INTERNATIONAL MINISTRY (nominativa) MINISTERIO INTERNACIONAL EL REY JESUS, INC. 41 545928 ALL HAIL KING JULIEN (nominativa) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C. 41 508261 Lo anterior, pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos y servicios de las clases 30, 32, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser la partícula “KING” de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente14: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el 14 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) En ese orden de ideas, se advierte que la palabra “KING” debe ser excluida del cotejo marcario.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “BE A”, “THE” y “EL REY”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca cuestionada “BE A” y las marcas opositoras “EL REY”, cuentan con diferente extensión, raíz y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca solicitada, “BE A”, se conforma por dos (2) palabras, dos (2) sílabas (BE-A), tres (3) letras, una (1) consonante (B) y dos (2) vocales (E- A), mientras que las marcas previamente registradas “EL REY” están compuestas por dos (2) palabras, dos (2) sílabas (EL-REY), cinco (5) letras, tres (3) consonantes (L-R-Y) y dos (2) vocales (E-E). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, ocurre con la marca opositora “THE”, ya que ésta se conforma de una (1) palabra, una (1) sílaba (THE), tres (3) letras, dos (2) consonantes (T-H) y una (1) vocal (E).

Al respecto, cabe señalar que la marca controvertida, a diferencia de las opositoras, está compuesta en su inicio por la partícula “BE” y en su final por la letra “A” que al combinarse genera una marca completamente distintiva (“BE A”), que hace registrable a la expresión solicitada y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, el inicio “BE” y la terminación “A” de la marca cuestionada, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”15. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “BE A”, presente en la marca cuestionada, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY – BE A – EL REY BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE - BE A – THE De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan inicios y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces y sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que las hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.16 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la frase “BE A”, presente en la marca cuestionada, y la palabra “THE” en la marca opositora, se encuentran escritas en inglés y traducen, respectivamente, a sé un y el; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano17, por lo que se considera como una partícula de fantasía. Sobre este asunto, la Sala estima pertinente traer a colación los preceptos señalados por el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 245-IP-2020, en cuanto a los signos conformados por palabras escritas en idioma extranjero.

Al respecto, sostuvo lo siguiente: 16 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 17 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la frase “BE A” y de la palabra “THE” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2011-00321-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 3.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […]” (Destacado fuera de texto) Así las cosas, la Sala observa que además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que dichas palabras sean de uso común en relación con el servicio que se pretende proteger.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la traducción del término “BE A” no puede tenerse como de conocimiento generalizado, comoquiera que la expresión cuestionada “BE A” no resulta ser de uso común para los productos y servicios de las clases 30, 32, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza y tampoco obra prueba en el expediente que demuestre que dicho término se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, las palabras “EL” y “REY”, que conforman las marcas previamente registradas, significan, respectivamente: “[…] 1. art. deter. m. y f. Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una expresión definida de referente consabido.

Espérenme en el restaurante. La familia se llevaba bastante bien. […]”18 y “[…] 1. m. y f. Monarca soberano de un reino. […]”19. Sin embargo, comoquiera que la frase “BE A”, presente en la marca cuestionada, como ya se dijo, no tiene un significado conocido en el idioma castellano, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación desde el punto de vista conceptual en la medida en que el signo distintivo solicitado corresponde a una expresión de fantasía. Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “BE A KING”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de 18 Consultado el 22 de agosto de 2024, https://dle.rae.es/el?m=form 19 Consultado el 22 de agosto de 2024, https://dle.rae.es/rey?m=form 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, cabe señalar que la actora también adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “EL REY”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “EL REY”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., que funge en el presente proceso como actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla20: Expediente núm. Marca Vigencia 02093370 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 13 jun. 2033 20 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia 02093371 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 13 jun. 2033 02093372 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 01 jul. 2033 97059995 EL REY LE DA VIDA A SUS COMIDAS 10 ago. 2033 00009820 CON EL REY Y MUCHO AMOR 26 jun. 2033 9212936930 SALSINA EL REY 30 jun. 2031 9216063630 EL REY 26 jun. 2033 9216686230 CONDIMENTOS EL REY TAN PUROS COMO LA NATURALEZA 10 jul. 2034 9216960430 EL REY 10 ago. 2033 92172646C EL REY 12 ene. 2032 03016790 EL REY 06 ago. 2027 9222997830 EL REY 15 sept. 2034 01023453 EL REY - Las demás expresiones se entenderán como explicativas. - 16 nov. 2031 01026646 EL REY 13 dic. 2031 97059993 EL REY 22 nov. 2031 05076422 CHOCOLATE EL REY 27 feb. 2029 06065380 EL REY 18 ene. 2027 06073552 SALSA DE AJO EL REY 23 feb. 2027 06073555 SALSA DE SOYA EL REY 23 feb. 2027 06073557 SALSA NEGRA EL REY 23 feb. 2027 06073559 SALSA DE AJI EL REY 23 feb. 2027 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia 06073561 SALSA INGLESA EL REY 23 feb. 2027 14101818 GUISO LISTO EL REY 31 oct. 2034 SD2016/0041927 EL REY 19 abr. 2027 SD2017/0009974 PREPARALO CON EL REY Y MUCHO AMOR 26 jun. 2033 SD2017/0103524 "EL REY" 10 ene. 2029 SD2017/0104771 "EL REY, SABE DE COLOR, SABE DE SABOR" 26 jun. 2033 SD2017/0104830 "EL REY" 14 jun. 2028 SD2018/0081386 EL REY 22 oct. 2029 SD2019/0010936 CHOCOLATE EL REY 28 sept. 2029 SD2019/0014553 GUISO LISTO EL REY 05 oct. 2029 SD2019/0065321 SALSA DE AJO EL REY 01 abr. 2030 SD2019/0065323 SALSA DE AJO EL REY 03 abr. 2030 SD2019/0102087 GUISO CASERO EL REY 17 jun. 2030 SD2019/0102090 EL REY SABOR CASERO 17 jun. 2030 SD2019/0102098 EL REY COMO HECHO EN CASA 19 jun. 2030 SD2019/0102101 EL REY NATURALMENTE DELICIOSO 03 jul. 2030 SD2019/0109680 DE LAS HUERTAS DE EL REY 02 jul. 2030 SD2019/0109687 DE LOS CAMPOS DE EL REY 02 jul. 2030 SD2020/0027542 EL REY 09 sept. 2030 SD2020/0060443 EL REY 20 ene. 2031 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia SD2021/0037949 EL REY PARAISO VERDE 05 oct. 2031 SD2021/0040546 EL REY PASIÓN FRUTAL 31 dic. 2031 SD2021/0040549 EL REY FRUTAL SILVESTRE 30 nov. 2031 Como se puede advertir, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “EL REY”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la combinación de las expresiones “EL REY” hacen parte de una familia de marcas, también lo es que, como ya se determinó, entre las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. Finalmente, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “EL REY”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “BE A KING” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección21, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y, por ende, se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “BE A KING”, para amparar productos y servicios de las clases 32 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00004-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.