CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Cencosud Retail S.A. Tema: Registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 38595 de 20 de junio de 20141 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cencosud Retail S.A. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 38595 de fecha 20 de junio de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 14-110672.
SEGUNDA: Que como consecuencia de las anterior (sic) declaración, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca NEX, mixta, para distinguir PRODUCTOS DE LA CLASE 7, certificado de registro No. 497045. TERCERA: Que se orden comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 309 del C.C.A. CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”3 (mayúsculas y negrillas del original). 1 Folios 75 a 77 C pp y 214 a 216 C 2.
“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 99 A 127 C pp. 3 Folios 100 a 101 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.
La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. registró las marcas mixtas “NEXT TOOLS”5 para identificar productos de las clases 7ª y 8ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] máquinas y máquinas herramientas […]” y “[…] discos abrasivos (herramientas accionadas manualmente […]” respectivamente6. 4.
Manifestó que, el 22 de mayo de 2014, la sociedad Cencosud Retail S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “NEX” para identificar productos comprendidos en la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] abrelatas eléctricos, acabadoras [máquinas], accesorios para calderas de máquinas, acoplamientos que no sean para vehículos terrestres, aerocondensadores, aerógrafos para colorear, motores de aeronáutica, máquinas afiladoras de cuchillas, máquinas afiladoras, agavilladoras, agitadores, elevadores para uso agrícola, instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, máquinas agrícolas, separadores de agua aparatos para elaborar aguas gaseosas, aparatos para elaborar aguas minerales, máquinas de aire comprimido, motores de aire comprimido, condensadores de aire, aireadores, máquinas de ajuste, alimentadores de calderas de máquinas, alimentadores de carburador, alimentadores de papel, aparatos electromecánicos para preparar alimentos, máquinas mecánicas de distribución de alimentos para el ganado, máquinas alisadoras, alquitranadoras, alternadores, amasadoras mecánicas, anillos de bolas para rodamientos, anillos de engrase [partes de máquinas], anillos de pistón, aparatos eléctricos para sellar envases plásticos, dispositivos eléctricos de apertura de puertas, apisonadoras, aplanadoras, manceras de arado, arados, acoplamientos de árbol [máquinas], árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres, árboles para máquinas, aparatos de corte por arco eléctrico, aparatos de soldadura por arco eléctrico, arietes [máquinas], armazones de máquinas, arrancadoras [máquinas], arranques de pedal para motocicletas, arranques para motores, dispositivos de arrastre [partes de máquinas], ascensores, dispositivos de mando para ascensores, asfaltadoras, asientos [soportes para máquinas], máquinas de aspiración de aire, instalaciones de aspiración de polvo para limpiar, máquinas de aspiración para uso industrial, aspiradoras, accesorios de aspiradoras para difundir perfumes y desinfectantes, aspiradores, atadoras, aterrajadoras, atomizadoras, máquinas atomizadoras, aventadoras, motores de avión, máquinas para la industria azucarera, bandas adhesivas para poleas, máquinas de máquinas de barco, motores de barco, barredoras autopropulsadas, bastidores para máquinas de bordar, bastidores para telares, batidoras*, máquinas batidoras de manteca, máquinas batidoras de mantequilla, batidoras eléctricas para uso doméstico, batidores eléctricos, aparatos electromecánicos para preparar bebidas, máquinas para elaborar bebidas gaseosas, dínamos de bicicleta, máquinas para montar bicicletas, bielas para máquinas y motores, binadores, máquinas 4 Folios 101 a 102 C pp. 5 Certificados 120.275 y 104.210.
Versión 7. 6 Mediante las Resoluciones 38043 de 26 de junio de 2013, 66348 de 18 de noviembre de 2013 y 74193 de 5 de diciembre de 2013, la SIC canceló de manera parcial esas marcas y la limitó dichos productos. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para preparar bitumen, bobinas para máquinas, bobinas para telares, anillos de bolas para rodamientos, rodamientos de bolas, bolsas para aspiradoras, bombas autorreguladoras de combustible, bombas centrífugas, bombas de aire comprimido, bombas de aire [instalaciones para talleres de reparación de automóviles], bombas de aireación para acuarios, bombas de cerveza, bombas de engrase, bombas de vacío [máquinas], bombas [máquinas], bombas para instalaciones de calefacción, bombas [partes de máquinas o motores], bujías de encendido para motores de explosión, bujías de precalentamiento para motores diésel, bulldozers, caballetes para aserrar [partes de máquinas], cables de mando para máquinas o motores, cabrestantes, cabrestantes para la pesca, cabrias, cadenas de accionamiento que no sean para vehículos terrestres, cadenas de elevador [partes de máquinas], cadenas de transmisión que no sean para vehículos terrestres, cajas de cambio que no sean para vehículos terrestres, cajas de eje [partes de máquinas], cajas de engrase [partes de máquinas], cajas para matrices [imprenta], calandrias [máquinas], calderas de máquinas, accesorios para calderas de máquinas, alimentadores de calderas de máquinas, colectores de incrustaciones para calderas de máquinas, tubos de humos para calderas de máquinas, tubos de calderas [partes de máquinas], canillas [partes de máquinas], motores de canoa, capsuladoras de botellas [máquinas], carburadores, carcasas de máquinas, máquinas de cardar, máquinas de carpintería, máquinas de construcción de carreteras, carretes para telares, carros para máquinas de tejer, cárteres para máquinas y motores, cartuchos para máquinas de filtrar, cavadoras [máquinas], centrifugadoras [máquinas], bombas centrífugas, molinos centrífugos, cepilladoras, cepillos [partes de máquinas], máquinas para la industria cervecera, equipos para tirar cerveza, máquinas para imprimir sobre chapas metálicas, máquinas industriales para fabricar cigarrillos, cigüeñales, cilindros de imprenta, cilindros de laminadores, cilindros de máquinas, cilindros de motor, pistones para cilindros, cinceles para máquinas, cintas mecánicas, cintas para transportadores, cintas transportadoras, cizallas eléctricas, máquinas clasificadoras para uso industrial, máquinas de cocina eléctricas, cojinetes antifricción para máquinas, cojinetes de agujas, cojinetes de bolas, cojinetes de rodillos, cojinetes para árboles de transmisión, cojinetes [partes de máquinas], dispositivos para mover cargas por colchón de aire, motores para vehículos de colchón de aire, colectores de escape para motores, colectores de incrustaciones para calderas de máquinas, compactadoras de desechos, componedoras [imprenta], compresoras [máquinas], compresores para refrigeradores, compuertas [partes de máquinas], instalaciones de condensación, condensadores de vapor [partes de máquinas], máquinas para conformar metales, máquinas de construcción de carreteras, convertidores catalíticos, convertidores de acería, convertidores de combustible para motores de combustión interna, convertidores de par que no sean para vehículos terrestres, coronas de perforación [partes de máquinas] […]”. 5.
Anotó que, mediante la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca mixta “NEX” a la sociedad Cencosud Retail S.A. para identificar productos los mencionados productos. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Cencosud Retail S.A., sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “NEXT TOOLS” de titularidad de la sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. en las clases 7ª y 8ª, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8.
Manifestó que las marcas confrontadas eran similarmente confundibles desde el aspecto ortográfico y fonético, además que existía conexión competitiva y riesgo de asociación por cuanto protegen los mismos productos de la clase 7ª sobre las máquinas o herramientas. 9. Así, consideró que la marca demandada estaba incursa en la causal de irregistrabilidad, por cuanto es similar a las marcas previamente registradas para identificar los mismos productos.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 10. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el acto administrativo demandado fue expedido con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 11.
En primer lugar, recordó que el tercero con interés en el resultado del proceso solicitó la cancelación total por no uso de las marcas previamente registradas de titularidad de la demandante, pero que “[…] el derecho preferente derivado de esta acción de cancelación no significa un registro automático del signo solicitado […]”. 7 Folios 102 a 125 C pp. 8 Folios 233 a 243 C 2. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.
Ciertamente, puso de presente que la sociedad Cencosud Retail S.A. presentó solicitud de cancelación total de las marcas previamente registradas “NEXT TOOLS” en las clase 7ª y 8ª, sin embargo, advirtió que dichas solicitudes fueron resueltas mediante Resoluciones 38043 de 26 de junio de 2013, 66348 de 28 de noviembre de 2013 y 74193 de 5 de diciembre de 2013, en el sentido de cancelarlas parcialmente, esto es, la SIC mantuvo vigente el registro de las mencionadas marcas, pero las limitó a los productos que señaló en la demanda la sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. 13.
En segundo lugar y en lo atinente al fondo del asunto, mencionó que las marcas previamente registradas están conformadas por varios elementos denominativos y gráficos que las hacen diferentes a la marca demandada, donde solo coinciden en la partícula “NEX”. 14. Indicó que la marca cuestionada “NEX” se diferencia de las marcas previamente registradas por la parte demandante, en tanto estas últimas incorporan adicionalmente la letra “T” y el término “TOOLS”, así como elementos gráficos que no se encuentran presentes en el signo acusado.
Según su argumento, dichas diferencias estructurales y visuales impedirían que se genere confusión en el público consumidor. II.2. Contestación de la sociedad Cencosud Retail S.A.9 15. La sociedad Cencosud Retail S.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta, al considerar que la marca cuestionada es diferente a las marcas previamente registradas, por cuanto estas últimas están acompañadas de la letra “T” y palabra “TOOLS”, además que los elementos gráficos son diferentes.
Advirtió que la frase “only for heavy work” es explicativa. 16. Sobre la conexidad entre los productos, afirmó que “[…] la demandante pretende ampliar la cobertura de su marca con definiciones generales que no aplican al ámbito marcario […]”. 17. Agregó que la marca acusada solo tiene como canales de comercialización a las tiendas Easy y Jumbo “[…] puesto que la marca NEX es una marca propia de mi representada.
Estos productos nunca van a estar en otros supermercados, grandes superficies, ferreterías o tiendas especializadas […]”, mientras que las marcas previamente registradas en la plataforma digital Mercado Libre. 18. Anotó que tiene registrada la marca “NEX DIGITAL” en las clases 9ª, 11 y 15, asimismo, resaltó que la solicitud de la marca “NEX CASA” en la clase 7ª le fue negada en consideración a la existencia de las marcas previamente registradas por la demandante. 9 Folios 131 a 145 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa del derecho el 11 de noviembre de 201610 en contra de la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20. Mediante auto de 8 de agosto de 201711 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Cencosud Retail S.A. El 23 de noviembre de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21.
Por autos de 31 de julio de 201813 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. 22. Mediante auto de 27 de noviembre de 201914 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de reconstrucción prevista en el artículo 126 del Código General del Proceso, la cual se realizó el 9 de diciembre de 201915. 23.
En la citada audiencia de reconstrucción se reconoció personería a los apoderados de las partes, se declaró reconstruido el proceso y se fijó fecha para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 19 de diciembre de 201916. 24. En la audiencia inicial se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 25.
Mediante auto de 13 de marzo de 202017 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 116-IP-2020 de 21 de junio de 202118, en la que interpretó los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000, este último de oficio.
No interpretó el artículo 134 ibidem al no ser objeto de controversia el concepto de marca. Dicho tribunal consideró que: 10 Folio 99 C pp. 11 Folios 128 a 130 C pp. 12 Índice 14 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Folio 168 C pp. 14 Folios 170 a 172 C pp. 15 Folios 324 a 330 C pp. 16 Folios 335 a 342 C pp. 17 Folios 346 y vto.
C pp. 18 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de derecho preferente por una cancelación de marca. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 2.
Comparación entre signos mixtos […] 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. […] 3. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada […] 3.9. Cabe destacar que este derecho, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio presentada la solicitud de registro – se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente –, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente […] (mayúscula y negrilla del original). 27.
Mediante auto de 6 de agosto de 202119 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.20, Cencosud Retail S.A.21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. 29.
Mediante concepto 21-96 de 26 de agosto de 202123, el Ministerio Público consideró que las marcas confrontadas no tienen semejanzas, toda vez que el nivel ortográfico y fonético no es evidente, por cuanto solo comparten la denominación “NEX” pero las marcas previamente registradas contienen la palabra “TOOLS”, y además tienen la letra “T” y la frase explicativa “only for heavy work”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cencosud Retail S.A. 19 Folio 359 C pp. 20 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 53 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 54 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 52 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 32.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “NEX” concedida para identificar productos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cencosud Retail S.A. y las marcas mixtas “NEXT TOOLS”, que identifican productos en las clases 7ª y 8ª, cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio. 33.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 34. La demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 38595 de 20 de junio de 201425 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cencosud Retail S.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 35. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza. 36. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca mixta “NEX” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “NEXT TOOLS” de su titularidad, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 37.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 116-IP-2020 de 21 de junio de 2021, en la que interpretó los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000, este último de oficio. No interpretó el artículo 134 ibidem al no ser objeto de controversia el concepto de marca. 38.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque se invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, el concepto de violación de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se limitó en señalar que resultaba similarmente confundible con las marcas mixtas de la demandante “NEXT TOOLS”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 literal a)26. 25 Folios 75 a 77 C pp y 214 a 216 C 2.
“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 39.
En cuanto al artículo 168 ejusdem, la Sala pone de presente que si bien fue interpretado de oficio, también lo es que no está controversia el alcance del mismo, por cuanto la marca “NEX” no fue concedida como un derecho preferente derivado de una cancelación total por no uso. Por el contrario, lo que ocurrió fue una limitación del alcance de protección de las marcas previas, que continúan vigentes para los productos de las clases 7ª y 8ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] máquinas y máquinas herramientas […]” y “[…] discos abrasivos (herramientas accionadas manualmente […]” respectivamente, los cuales son precisamente los que sirven de parámetro para el análisis de confundibilidad y conexidad competitiva en el presente caso27. 40.
Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 168 de la Decisión 486 de 2000. 41. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 42. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 27 Se pone de presente que, si bien el tercero con interés en el resultado del proceso presentó solicitud de cancelación total de las marcas previamente registradas “NEXT TOOLS” en las clases 7ª y 8ª, dichas solicitudes fueron resueltas mediante las Resoluciones 38043 de 26 de junio de 2013, 66348 de 28 de noviembre de 2013 y 74193 de 5 de diciembre de 2013, en el sentido de cancelar parcialmente, esto es, la SIC mantuvo vigente el registro de las mencionadas marcas.
Resoluciones que no son objeto de controversia en el proceso de la referencia. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 43.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada del tercero con interés en el resultado del proceso29 (mixta) Registro 497.045 Clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por la demandante30 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro y depósito “NEXT TOOLS” 7ª 376.398 “NEXT TOOLS” 8ª 376.401 29 Folio 72 C pp. 30 Folios 224 y 225 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44.
La Sala pone de presente que las marcas previamente registradas incluyen el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”31. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no constituye un elemento distintivo del signo ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios.
Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 45. De igual manera, se observa que de acuerdo con las solicitudes de registro de las marcas de la parte demandante las expresiones “only for heavy work”, son explicativas, razón por la cual todas ellas no hacen parte de los signos y, por ende, no debe ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 46.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “NEX” cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con las marcas mixtas “NEXT TOOLS”, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 47.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 48.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 49.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”32. 31 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables.
Consultado el 30 de abril de 2025. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 50.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 51.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 52. Sobre el particular, se advierte que la expresión “TOOLS” que integra la marca de la parte demandante, es de uso común para la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación33: “TOOLS” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “BLACK & KACK TOOLS” MAZAL GROUP S.A. 7ª 317.414 “K TOOLS” FERREIMPORTADOS S.A. 7ª 287.446 “BULL TOOLS” SODIMAC COLOMBIA S.A 7ª 345.061 “MT MIGHTY TOOLS” PRECISION TRADING CORP 7ª 368.351 53. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 33 Consulta realizada el 3 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54. Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “TOOLS” es de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, debe ser excluida del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce la marca de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 55.
Aunado a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que34: “[…] El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva […]”. 56. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra “TOOLS” en las marcas previamente registradas, es de uso común para la clase 7ª, como se expuso supra, así como en la clase 8ª, esto último en tanto que los productos un abrelatas eléctrico y máquinas de carpintería y de construcción son conexos con las máquinas herramientas y herramientas accionadas manualmente, en la medida que son utilizados en la construcción, remodelación y decoración. 57.
No ocurre lo mismo con las expresiones “NEX” y “NEXT” que hacen parte de las marcas de la demandante y del tercero con interés en el resultado del proceso, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para las mencionadas clases, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 58.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “NEX” del tercero con interés en el resultado del proceso frente a “NEXT”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación prejudicial 611-IP – 2019. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59. Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman.
En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada N E X 1 2 3 Marcas previamente registradas N E X T 1 2 3 4 60. De la revisión del signo y las marcas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, por cuanto comparten la expresión “NEX” como base de su estructura, con la diferencia en que las marcas previamente registradas incluyen la letra “T” al final, lo cual no es significativa para su diferenciación. 61.
La Sala advierte que la letra “T” es una modificación menor que no altera la percepción general de los signos por parte del consumidor medio, por lo que la marca acusada no tiene suficiente distintividad. 62. En sentencia de 18 de junio de 202035, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva.
Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 63. Por tanto, en el caso sub examine, la marca demandada “NEX” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas previamente registradas “NEXT”. 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de 2020. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, ya que coinciden en la misma secuencia vocal “E”.
Asimismo, coinciden las consonantes "N-X", donde la introducción de la letra “T”, al final de las marcas previamente registradas, en nada altera esta percepción fonética, pues no genera una pronunciación ni modificación suficiente que permita distinguir ambos signos distintivos en el mercado. 65. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: NEX – NEXT – NEX– NEXT – NEX – NEXT NEX – NEXT – NEX– NEXT – NEX – NEXT NEX – NEXT – NEX– NEXT – NEX – NEXT NEX – NEXT – NEX– NEXT – NEX – NEXT 66.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que la expresión “NEXT” se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202436 señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 67. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]” (negrilla fuera del texto). 68.
En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 69.
Se observa que, el término en idioma inglés “NEXT”, significa, “siguiente”37. Sin embargo, no tienen una definición en castellano38 y, por consiguiente, su significado en idioma inglés no es conocido por el consumidor medio colombiano. Al respecto, la Sala ha considerado que el significado de los términos en idioma extranjero no forma parte del conocimiento común y, por lo tanto, se consideran como signos de fantasía, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque39. 70.
En efecto, si bien el término “NEXT” en idioma inglés puede ser conocido por algunos consumidores colombianos con conocimientos básicos del idioma, no se puede afirmar que su significado haga parte del conocimiento general del consumidor medio en Colombia. En consecuencia, y conforme con la jurisprudencia de esta Sala, los términos en lengua extranjera que no son de uso común ni comprensibles para la mayoría del público relevante deben considerarse signos de fantasía. 71.
En cuanto a la partícula “NEX” corresponde a una expresión de fantasía que no poseen un significado concreto o reconocible en el idioma español y se configura como una creación arbitraria del ingenio de su autor. Al carecer de un contenido 37 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/next?q=NEXT. Consultado el 5 de junio de 2025. 38 https://dle.rae.es/next?m=form.
Consultado el 5 de junio de 2025. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio conceptual propio, dicha expresión debe ser considerada como signo de fantasía40.
Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque. 72. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de la marca “NEX” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas “NEXT” de la parte demandante, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 73.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca solicitada y las previamente registradas a favor de la demandante. 74. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 75.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201841 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 40 https://dle.rae.es/WEG?m=form. Consultado el 6 de marzo de 2025. 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 76. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 77.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “NEX” fue solicitada para proteger los productos de la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] abrelatas eléctricos, acabadoras [máquinas], accesorios para calderas de máquinas, acoplamientos que no sean para vehículos terrestres, aerocondensadores, aerógrafos para colorear, motores de aeronáutica, máquinas afiladoras de cuchillas, máquinas afiladoras, agavilladoras, agitadores, elevadores para uso agrícola, instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, máquinas agrícolas, separadores de agua aparatos para elaborar aguas gaseosas, aparatos para elaborar aguas minerales, máquinas de aire comprimido, motores de aire comprimido, condensadores de aire, aireadores, máquinas de ajuste, alimentadores de calderas de máquinas, alimentadores de carburador, alimentadores de papel, aparatos electromecánicos para preparar alimentos, máquinas mecánicas de distribución de alimentos para el ganado, máquinas alisadoras, alquitranadoras, alternadores, amasadoras mecánicas, anillos de bolas para rodamientos, anillos de engrase [partes de máquinas], anillos de pistón, aparatos eléctricos para sellar envases plásticos, dispositivos eléctricos de apertura de puertas, apisonadoras, aplanadoras, manceras de arado, arados, acoplamientos de árbol [máquinas], árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres, árboles para máquinas, aparatos de corte por arco eléctrico, aparatos de soldadura por arco eléctrico, arietes [máquinas], armazones de máquinas, arrancadoras [máquinas], arranques de pedal para motocicletas, arranques para motores, dispositivos de arrastre [partes de máquinas], ascensores, dispositivos de mando para ascensores, asfaltadoras, asientos [soportes para máquinas], máquinas de aspiración de aire, instalaciones de aspiración de polvo para limpiar, máquinas de aspiración para uso industrial, aspiradoras, accesorios de aspiradoras para difundir perfumes y desinfectantes, aspiradores, atadoras, aterrajadoras, atomizadoras, máquinas 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio atomizadoras, aventadoras, motores de avión, máquinas para la industria azucarera, bandas adhesivas para poleas, máquinas de máquinas de barco, motores de barco, barredoras autopropulsadas, bastidores para máquinas de bordar, bastidores para telares, batidoras*, máquinas batidoras de manteca, máquinas batidoras de mantequilla, batidoras eléctricas para uso doméstico, batidores eléctricos, aparatos electromecánicos para preparar bebidas, máquinas para elaborar bebidas gaseosas, dínamos de bicicleta, máquinas para montar bicicletas, bielas para máquinas y motores, binadores, máquinas para preparar bitumen, bobinas para máquinas, bobinas para telares, anillos de bolas para rodamientos, rodamientos de bolas, bolsas para aspiradoras, bombas autorreguladoras de combustible, bombas centrífugas, bombas de aire comprimido, bombas de aire [instalaciones para talleres de reparación de automóviles], bombas de aireación para acuarios, bombas de cerveza, bombas de engrase, bombas de vacío [máquinas], bombas [máquinas], bombas para instalaciones de calefacción, bombas [partes de máquinas o motores], bujías de encendido para motores de explosión, bujías de precalentamiento para motores diésel, bulldozers, caballetes para aserrar [partes de máquinas], cables de mando para máquinas o motores, cabrestantes, cabrestantes para la pesca, cabrias, cadenas de accionamiento que no sean para vehículos terrestres, cadenas de elevador [partes de máquinas], cadenas de transmisión que no sean para vehículos terrestres, cajas de cambio que no sean para vehículos terrestres, cajas de eje [partes de máquinas], cajas de engrase [partes de máquinas], cajas para matrices [imprenta], calandrias [máquinas], calderas de máquinas, accesorios para calderas de máquinas, alimentadores de calderas de máquinas, colectores de incrustaciones para calderas de máquinas, tubos de humos para calderas de máquinas, tubos de calderas [partes de máquinas], canillas [partes de máquinas], motores de canoa, capsuladoras de botellas [máquinas], carburadores, carcasas de máquinas, máquinas de cardar, máquinas de carpintería, máquinas de construcción de carreteras, carretes para telares, carros para máquinas de tejer, cárteres para máquinas y motores, cartuchos para máquinas de filtrar, cavadoras [máquinas], centrifugadoras [máquinas], bombas centrífugas, molinos centrífugos, cepilladoras, cepillos [partes de máquinas], máquinas para la industria cervecera, equipos para tirar cerveza, máquinas para imprimir sobre chapas metálicas, máquinas industriales para fabricar cigarrillos, cigüeñales, cilindros de imprenta, cilindros de laminadores, cilindros de máquinas, cilindros de motor, pistones para cilindros, cinceles para máquinas, cintas mecánicas, cintas para transportadores, cintas transportadoras, cizallas eléctricas, máquinas clasificadoras para uso industrial, máquinas de cocina eléctricas, cojinetes antifricción para máquinas, cojinetes de agujas, cojinetes de bolas, cojinetes de rodillos, cojinetes para árboles de transmisión, cojinetes [partes de máquinas], dispositivos para mover cargas por colchón de aire, motores para vehículos de colchón de aire, colectores de escape para motores, colectores de incrustaciones para calderas de máquinas, compactadoras de desechos, componedoras [imprenta], compresoras [máquinas], compresores para refrigeradores, compuertas [partes de máquinas], instalaciones de condensación, condensadores de vapor [partes de máquinas], máquinas para conformar metales, máquinas de construcción de carreteras, convertidores catalíticos, convertidores de acería, convertidores de combustible para motores de combustión interna, convertidores de par que no sean para vehículos terrestres, coronas de perforación [partes de máquinas] […]”. 78.
Las marcas previamente registradas “NEXT TOOLS” identifican los siguientes productos de las clases 7ª y 8ª, estos son: “[…] máquinas y máquinas herramientas […]” y “[…] discos abrasivos (herramientas accionadas manualmente […]”, respectivamente. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 79.
Al analizar la relación entre los productos protegidos por la marca demandada “NEX” y las marcas previamente registradas “NEXT TOOLS existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos42. 80.
En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala advierte que los productos amparados por la marca cuestionada “NEX” en la clase 7ª, como las máquinas afiladoras de cuchillas, amasadoras mecánicas, batidoras industriales, máquinas de carpintería y equipos de construcción, corresponden a herramientas o dispositivos electromecánicos utilizados en actividades industriales, de manufactura o procesamiento técnico.
Estas funciones son coincidentes con aquellas que realizan los productos identificados por las marcas previamente registradas “NEXT TOOLS”, que protegen máquinas y máquinas herramientas en la clase 7ª y herramientas accionadas manualmente en la clase 8ª, como los discos abrasivos. 81. Dado que ambos conjuntos de productos están dirigidos al desarrollo de tareas técnicas y operativas semejantes, es razonable concluir que el consumidor podría considerar que se trata de bienes intercambiables o que cumplen funciones análogas, es decir, que un producto “NEX” podría sustituir a uno “NEXT TOOLS” o viceversa, especialmente cuando se trate de herramientas para corte, afilado, mezcla o ensamblaje. 82.
En relación con la complementariedad, la Sala observa que, desde la perspectiva del consumidor, productos como abrelatas eléctricos, máquinas de carpintería y equipos para la construcción, amparados por la marca cuestionada “NEX”, pueden estar relacionados funcionalmente con máquinas herramientas como las protegidas por la marca “NEXT TOOLS”.
Esta relación se manifiesta en el hecho de que dichos productos suelen ser adquiridos para ser utilizados conjuntamente dentro de procesos industriales o técnicos como actividades de fabricación, reparación, montaje o remodelación y decoración tales como almacenes por departamentos o tiendas virtuales. 83. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
En efecto, los productos de “NEX” podrían ser indispensables para los productos de “NEXT” en un sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 84. Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en tiendas especializadas la construcción, remodelación y decoración, 42 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio plataformas de e-commerce o grandes almacenes, aumentando el riesgo de asociación. Esta coincidencia incrementa la posibilidad de que el consumidor medio presuma que existe una vinculación empresarial o comercial entre los signos. 85.
Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos de “NEX” y los productos de “NEXT TOOLS” provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten similitud ortográfica y fonética, el consumidor informado no distingue que los productos de las marcas del demandante no se relacionan directamente con los productos de la marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 86.
Frente al argumento del titular de la marca “NEX”, según el cual los productos amparados por dicha denominación solo se comercializan en tiendas Easy y Jumbo por ser una marca propia y, por ende, no estarán disponibles en otros supermercados, ferreterías o plataformas digitales, la Sala precisa que tal circunstancia no es suficiente para descartar el riesgo de asociación. 87.
En efecto, el análisis marcario no se limita a los canales actuales de distribución del producto, pues el examen de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta el mercado relevante. 88. Así las cosas, aunque la marca “NEX” se distribuya actualmente de forma exclusiva en determinadas cadenas comerciales, nada impide que en el futuro se amplíen sus canales de comercialización a otros puntos, como ferreterías especializadas, plataformas digitales o grandes superficies, que son precisamente los espacios donde se comercializan productos bajo las marcas “NEXT TOOLS”.
Por lo tanto, el argumento de la exclusividad actual no excluye ni limita la existencia de complementariedad o sustituibilidad entre los signos confrontados. 89. En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos de la marca demandada y los productos de las marcas previamente registradas, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente relacionados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 90.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201543, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 91.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales44: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 92. De otra parte, en lo atinente a los argumentos de la demandada relacionados con el hecho de tener registrada la marca “NEX DIGITAL” en las clases 9ª, 11 y 15 y de la solicitud de registro de la marca “NEX CASA” en la clase 7ª, la cual fue negada en consideración a la existencia de las marcas previamente registradas por la demandante, la Sala pone de presente que esta Sección ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo45, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 93.
Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación prejudicial 39-IP-2020. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 94.
Así, el estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 95. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 96.
En conclusión, la Sala considera que, al existir semejanza entre la marca demandada y las marcas previamente registradas, así como conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los productos protegidos por ellas, el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que la decisión de la SIC no fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. 97.
Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre la marca demandada y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Es así como el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, y se accederá a las pretensiones de la demanda.
Ello, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cencosud Retail S.A., tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 98.
Como consecuencia de la nulidad decretada, la Sala ordenará a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la cancelación de la inscripción correspondiente en el sistema de registro de propiedad industrial – SIPI que administra dicha entidad, en relación con el certificado de registro 497.045. 99. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00 Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 497.045 asignado a la marca “NEX”, para distinguir productos de la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.