1 Radicación: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: NULIDAD ABSOLUTA Radicación: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: FERRERO S.P.A. SALVAMENTO DE VOTO I.- De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo decidido por la mayoría de la Sala en la sentencia del 17 de julio de 2025, en la cual se resolvió lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y agotamiento de la vía gubernativa formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INHIBIRSE de realizar un pronunciamiento de fondo en contra de la Resolución 34617 de 30 de junio de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.” II.- En la providencia, la Sala mayoritaria encontró configurada la excepción de cosa juzgada absoluta, toda vez que mediante sentencia de 4 de agosto de 2023 esta Sección declaró la nulidad de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, esto es, el acto acusado en este trámite.
En ese sentido, 2 Radicación: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca tridimensional con registro 391.878, que identificaba productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era Ferrero S.P.A. III.- Con todo, disiento de la posición mayoritaria de la Sala pues considero que en el asunto correspondía dar aplicación a las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de 2000, en consideración a la materia que se encuentra en controversia.
En ese orden, estimo que debió decidirse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 172 de la citada Decisión, ante la constatación de que las causales de nulidad invocadas por la demandante dejaron de ser aplicables para el momento en el que se resolvió la nulidad, situación que evidentemente impedía al juzgador pronunciarse de fondo.
IV.- Las razones por las cuales discrepo de lo decidido se encuentran consignadas en la ponencia inicialmente sometida a consideración de la Sala, que no obtuvo la mayoría de votos necesaria para su aprobación y me permito exponer a continuación: “II.2. Caso concreto II.2.1. Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 II.2.1.
La Sala advierte que en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca. No obstante, lo cierto es que el acto administrativo que concedió el registro de la marca tridimensional, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad FERRERO S.P.A., fue anulado por esta Sección mediante sentencia de 4 de agosto de 2023, dentro del expediente identificado con número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00206-00.
En consecuencia, el registro de la marca tridimensional cuestionada fue cancelado en cumplimiento de la orden emitida por esta Corporación en la sentencia de 4 de agosto de 2023, conforme consta de la búsqueda realizada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI de la SIC1, así: 1 Índice número 60 del expediente electrónico disponible en SAMAI. 3 Radicación: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca tridimensional para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, como resultado de la anulación de la marca mediante sentencia judicial dictada por esta Sección. En ese orden la Sala evidencia que la anulación por sentencia judicial de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (destaca la Sala).
Al respecto, valga recordar que, en años recientes, esta Sección ha emitido varias providencias de este tipo, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas dejan de ser aplicables cuando la marca cuestionada ha sido cancelada por no uso, ha caducado, o como en este caso, ha sido anulada. 4 Radicación: 11001 03 24 000 2012 00048 00 Demandante: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.
Ahora, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia. En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca tridimensional para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya nulidad se solicitó en este proceso, se encuentra anulada por sentencia judicial dictada por la autoridad competente, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.
En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.” En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación para su posterior consulta, de conformidad con la ley