11001032400020140064900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Juan Carlos Restrepo Vélez Tema: Registro como marcas de los signos “DISCOVERY EXPEDITION” (nominativo) y “DISCOVERY CHANNEL” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 37054 de 6 de junio de 20141 por medio de la cual se: i) revocó la Resolución 50632 de 27 de agosto de 2013; ii) declaró fundada la oposición presentada por el señor Juan Carlos Restrepo Vélez y; iii) negó el registro de la marca “DISCOVERY EXPEDITION” (nominativa), expediente 12- 126537; y 37055 de 6 de junio de 20142 a través de la cual se: i) revocó la Resolución 50938 de 28 de agosto de 2013; ii) declaró fundada la oposición presentada por el señor Juan Carlos Restrepo Vélez y; iii) negó el registro de la marca “DISCOVERY CHANNEL” (nominativa), expediente 12-126674, para identificar productos comprendidos en las clases 18 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Discovery Communications, LLC., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que DECLARE la nulidad de las siguientes Resoluciones Administrativas: (i) De la Resolución número 37054 del 06 de junio de 2014 expedida por la SIC en el trámite de registro de marca DISCOVERY EXPEDITION (Nominativa) 1 Folios 50 a 59 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 72 a 81 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 93 a 143 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con Expediente No. 12-126537.

(ii) De la Resolución número 37055 del 06 de junio de 2014 expedida por la SIC en el trámite de registro de marca DISCOVERY CHANNEL (Nominativa) con Expediente No. 12-126674. SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que antecede y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la SIC CONCEDER el registro de las marcas DISCOVERY EXPEDITION (Nominativa) y DISCOVERY CHANNEL (Nominativa) para las Clases 18 y 25 Internacionales cuyos trámites de registro se llevaron a cabo bajo los expedientes No. 12-126537 y 12-126674.

TERCERA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”4 (negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que, el 27 de julio de 2012, la sociedad Discovery Communications, LLC. solicitó el registro como marca de los signos nominativos “DISCOVERY EXPEDITION” y “DISCOVERY CHANNEL” para distinguir productos de las clases 18 y 25, estos son: “[…] 18: Equipaje; maletas o bolsos para el colegio; bolsos; morrales; maletas deportivas; canguros; paraguas; bolsas, maletas deportivas multiuso; bolsos para todo uso; bolsos para la playa; bolsos para el gimnasio; bolsos de lona; bolsos o maletas de viaje; estuches para artículos de tocador vendidas vacías; maletas para viaje; bolsos grandes; sombrillas para la playa; maletines para cargar animales; mochilas o morrales para cargar bebés; pañaleras; carteras; monederos; bolsos de mano; estuches para llaves; mochilas; billeteras; bolsas para cosméticos vendidas vacías. 25: Prendas de vestir, principalmente, camisas, pantalones, pantalones cortos, faldas, faldas pantalón, vestidos, tops, prendas de vestir de uso de la cintura para abajo, overoles, prendas de vestir para el mal tiempo, impermeables, chaquetas, abrigos, ponchos, suéteres, sacos de sudaderas, pantalones de sudaderas, chaquetas de sudaderas, sudaderas, prendas para entrenar, camisetas, jerseys, pullovers, ropa para estar en casa, medias, calcetería, ropa interior, pijamas, batas, ropa para la noche, ropa para dormir, máscaras para dormir, guantes, mitones, bufandas, ropa para la playa, trajes de baño, prendas de vestir para bebés de la cintura para arriba, prendas de vestir para bebés de la cintura para abajo, baberos que no son de papel, batas de baño, cinturones, prendas para el cuello y tirantes; artículos de sombrerería; calzado. […]”. 4.

Indicó que, una vez publicadas las anteriores solicitudes, en la gaceta de la propiedad industrial el señor Juan Carlos Restrepo Vélez formuló oposición con fundamento en sus marcas: i) “DISCOVERY” con certificados 353.679 y 484.270, que identifican respectivamente productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972 y 35 del 4 Folios 105 y 106 C pp. 5 Folios 95 a 105 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio nomenclátor internacional; ii) “DISCOVERY BE YOURSELF” con certificado 453.818 que ampara productos de la clase 25; y iii) “CROYDON DISCOVERY” con certificado 319.791 en la clase 25. 5. Anotó que, a través de las Resoluciones 50632 de 27 de agosto de 2013 y 50938 de 28 de agosto de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones indicadas supra y concedió el registro como marca de los signos nominativos “DISCOVERY EXPEDITION” y “DISCOVERY CHANNEL” para distinguir productos de las clases 18 y 25, frente a lo cual el señor Juan Carlos Restrepo Vélez presentó recursos de apelación. 6.

Aseveró que, mediante las Resoluciones 37054 de 6 de junio de 2014 y 37055 de 6 de junio de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió los recursos de apelación en el sentido de revocar las Resoluciones 50632 y 50938, y negar el registro como marca de los signos “DISCOVERY EXPEDITION” y “DISCOVERY CHANNEL”.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionado con: i) el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a) y Constitución Política, artículo 61; y ii) la falsa motivación. I.1.2.2.

El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca de los signos nominativos solicitados para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la SIC desconoció que, con antelación a las solicitudes de registro, fue titular de la marca “DISCOVERY CHANNEL” por lo que uno de los signos, al ser una reproducción de esta, es una marca derivada, con el único cambio relacionado con la limitación y especificación de productos que se protegen. En consecuencia, al contar con un derecho marcario previamente adquirido, la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política, pues debió conceder el registro de la marca solicitada “DISCOVERY CHANNEL”. 9.

Explicó que es titular de la marca “DISCOVERY CHANNEL” mucho antes de que fuera concedida la marca “DISCOVERY” al señor Juan Carlos Restrepo. “[…] Este [referente] constituye un antecedente de forzosa remisión para la autoridad marcaria 6 Folios 106 a 138 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a la luz de los postulados de seguridad jurídica y confianza legítima orientadores de la función pública [ ] por lo tanto, es claro que se esperaba que la SIC aceptase el registro de la marca DISCOVERY CHANNEL (Nominativa) para la Clase 25 Internacional, en tanto la nueva solicitud consiste meramente en una actualización del registro previamente concedido […]”. 10.

Adujo, teniendo en cuenta lo anterior, que la SIC ha permitido la coexistencia pacífica de registros que contienen la expresión “DISCOVERY”, al punto de que la parte demandante es titular de marcas como “DISCOVERY KIDS”, “DISCOVERY CHANNEL” y “DISCOVERY KIDS DOKI”. Destacó que “[…] se encuentra en el mercado Colombiano desde hace más de veinte (20) años, utilizando las marcas que la identifican, sin que se presente confusión ni asociación en el mercado con respecto de las marcas del opositor.

De hecho [ ], los registros marcarios tanto de [la solicitante] como del opositor para la identificación de productos de la Clase 25 Internacional, coexisten desde el año 2.005 [además, cabe resaltar que] mi representada cuenta con un registro del año 2.001 […]”. 11. Manifestó que entre las marcas cotejadas no existen semejanzas que generen en el mercado riesgo de confusión o de asociación, por lo que, en el caso sub examine, no se configura la causal e irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 12.

Explicó que las marcas solicitadas, aun cuando comparten con las previamente registradas la denominación “DISCOVERY”, añaden las palabras “CHANNEL” y “EXPEDITION”, las cuales otorgan distintividad a los conjuntos marcarios. Ello, aunado a las diferencias visuales, ortográficas y fonéticas. 13. Sostuvo que “[…] la marca DISCOVERY EXPEDITION contiene una secuencia de vocales diferentes a la incluida en las marcas DISCOVERY, DISCOVERY CROYDON y DISCOVERY BE YOUR SELF (sic), lo que influye en una tonalidad distinta.

Así las cosas, la pronunciación de las marcas solicitadas no se asimila a la pronunciación de las marcas opositoras, por cuanto las expresiones que deben ser comparadas no coinciden fonéticamente y al contrario se diferencian. En razón a lo anterior, es posible concluir que el conjunto marcario DISCOVERY EXPEDITION tanto en las Clases 25 como en la 18 [ ] es registrable por ser distintivo […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7 Folios 148 a 165 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 15. Explicó que los signos solicitados están incursos en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. Ello, en tanto que los signos reproducen la expresión “DISCOVERY”, en la cual recae la distintividad de las marcas previamente registradas, al no ser descriptiva, genérica o de uso común. 16.

Sostuvo que “[…] el análisis realizado por el demandante omite que el señor Juan Carlos Restrepo en el año 1992 obtuvo el derecho al registro de la marca DISCOVERY en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de la Niza, y las siguientes marcas: DISCOVERY, DISCOVERY BE YOURSELF y CROYDON DISCOVERY [ ] invirtiendo esfuerzos no solo por las tasas oficiales de registros que esto implica, sino en la presentación de oposiciones, recursos administrativos, acciones de cancelación y en general la ejecución de una estrategia legal a efectos de obtener derechos de marca sobre la expresión DISCOVERY, [por tal motivo], no se puede permitir que sean registrados como marcas, signos que incluyen la partícula DISCOVERY para cualquier tercero que las solicite […]”. 17.

Advirtió, respecto de la conexidad competitiva, que los productos se encuentran en la misma clase 25 del nomenclátor internacional y, además, existe complementariedad porque algunos productos revindicados en la solicitud de registro se fabrican con cuero. 18. Manifestó que “[…] si bien es cierto que en diferentes clases de nomenclátor se ha concedido el registro de marcas con la expresión DISCOVERY, aquel resulta un evento irrelevante para este asunto, en tanto tales derechos marcarios se circunscriben a asuntos ajenos a éste, sin olvidar que comprenden productos y servicios del todo diferentes a los que aquí se estudian […]”. 19.

Argumentó que en la demanda no se exponen argumentos por los cuales se considere que la SIC violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. II.2. Contestación del señor Juan Carlos Restrepo Vélez8 20. El señor Juan Carlos Restrepo Vélez, tercero interesado en el resultado del proceso, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones.

Para ello, afirmó que los signos solicitados son confundibles con sus marcas previamente registradas en tanto que reproducen la palabra “DISCOVERY”, y sin que “EXPEDITION” y “CHANNEL” le otorguen distintividad al conjunto. 21. Indicó que “[…] los registros marcarios de [su] titularidad constituyen una familia marcaria [ ] conformada por la denominación DISCOVERY, [y por] signos arbitrarios, ya que si bien [ ] tienen un significado real, dada su traducción al español "DESCUBRIMIENTO", son palabras que no tienen ninguna relación con el producto a identificar en sí, [ ] pues sería ilógico relacionar DESCUBRIMIENTO (Marca Discovery) con ZAPATOS o PRENDAS DE VESTIR [ ].

Incluso, podría pensarse que se trata de signos de fantasía [puesto que el significado de] la denominación DICOVERY (sic) cuyos 8 Folios 211 a 321 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio derechos ostenta desde el año 1992 [ ] en nuestro país no es de conocimiento común entre el público consumidor, lo que le permite gozar de distintividad, fácil recordación y en consecuencia adquirir el calificativo de marca de fantasía, con todas prerrogativas de que goza este tipo de marcas.

Justo por lo anterior, desde el concepto primigenio de [dicha expresión] se desarrolló toda una familia marcaria […]”. 22. Argumentó que “[…] si bien, el signo THE DISCOVERY CHANNEL, para identificar servicios de la clase 41 Internacional, de titularidad de la sociedad DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC., es ampliamente conocido para los canales de televisión, no lo es para los productos de la clase 18 y 25, […] en el que, reitero, los únicos productos DISCOVERY conocidos son los comercializados por el señor JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ desde hace más de 30 y bajo la protección de derechos de propiedad desde el año 1992 [ ]”. 23.

Manifestó que “[…] es evidente que todos los signos que [le] han [sido] otorgados, coinciden con el uso de la expresión DISCOVERY, elemento que se constituye en el eje central sobre el cual recae la distintividad de la familia marcaria. Además, no puede pretender la demandante extender sus derechos de la clase 41 a las clases 18 y 25, desconociendo los derechos con anterioridad adquiridos por [él], más si tiene en cuenta que los servicios de la clase 41[ ] no guardan relación de conexidad competitiva con los productos de las clases 18 y 25 internacional […]”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 24. La sociedad Discovery Communications, LLC. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 10 de octubre de 20149 en contra de las Resoluciones 37054 de 6 de junio de 2014 y 37055 de 6 de junio de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 25. Por auto de 8 de febrero de 201610 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al señor Juan Carlos Restrepo Vélez.

El 15 de abril de 201611 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 26. A través de providencia de 16 de mayo de 201812 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de febrero de 2018 y el 12 de junio de 201813. 27. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes; se resolvieron las excepciones previas propuestas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso; se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos 9 Índice 1º aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Folios 173 a 175 C pp. 11 Folio 175 vto.

C pp. 12 Folio 359 C pp. 13 Folios 366 a 370 y 373 a 386 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio aportados por las partes y unos documentos consistentes en unos expedientes administrativos, los cuales fueron allegados por la parte demandada. 28.

Mediante auto de 23 de octubre de 201814 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 695-IP-2018 de 16 de septiembre de 201915 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, los artículos 135 literales e), f) y g) y 151.

Asimismo, no interpretó el artículo 134, en la cual dicho tribunal consideró que: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión anteriormente mencionad por ser pertinente.

No se llevará a cabo la interpretación prejudicial del Artículo 134 debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Literales e), f) y g) del Artículo 135 y el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de tratar lo referente al uso de expresiones descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de marcas y la conexión entre los productos que amparan los signos analizados. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 14 Folios 403 a 410 C pp. 15 Folios 453 a 473 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4. Marca derivada. […] 4.3 En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. […] 4.4 Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. […] 5.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] 5.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 5.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. […] 5.6 Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. […] 5.10 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6. Familia de marcas […] 6.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 7.

Coexistencia pacífica de signos […] 7.2 El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. […] 8.Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 8.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 8.3.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] 10.Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 10.4 Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 30.

Mediante auto de 13 de marzo de 202016 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 16 Folio 489 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 31. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante17, la SIC18 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. 32. Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto20 en el cual indicó que los signos solicitados reproducen las marcas previamente registradas, sin que la adición de “EXPEDITION” y “CHANNEL”, otorguen una fuerza distintiva a los conjuntos, los cuales son de fantasía. Asimismo, indicó que los productos reivindicados son sustituibles y complementarios pues cubren las mismas necesidades.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 34. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 37054 de 6 de junio de 201422 por medio de la cual se: i) revocó la Resolución 50632 de 27 de agosto de 2013; ii) declaró fundada la oposición presentada por el señor Juan Carlos Restrepo Vélez y; iii) negó el registro de la marca “DISCOVERY EXPEDITION” (nominativa), expediente 12-126537; y 37055 de 6 de junio de 201423 a través de la cual se: i) revocó la Resolución 50938 de 28 de agosto de 2013; ii) declaró fundada la oposición presentada por el señor Juan Carlos Restrepo Vélez y; iii) negó el registro de la marca “DISCOVERY CHANNEL” (nominativa), expediente 12-126674, para identificar productos comprendidos en las clases 18 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 35.

La Sala deberá analizar si entre los signos solicitados y las marcas “DISCOVERY” con certificados 353679 y 484270, que identifican respectivamente productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972 y 35 del nomenclátor internacional; “DISCOVERY BE YOURSELF” con certificado 453818 que ampara productos de la clase 25, y 17 Folios 502 a 505 C pp. 18 Folio 497 C pp. 19 Folios 508 a 514 C pp. 20 Folios 522 a 528 C pp. 21 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 22 Folios 50 a 59 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 23 Folios 72 a 81 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “CROYDON DISCOVERY” con certificado 319791 en la clase 25, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 y 136 a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 135 literales e), f) y g) y 151 ibidem, interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, si la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política y si incurrió en una falsa motivación. 36. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 37054 de 6 de junio de 201424 por medio de la cual se: i) revocó la Resolución 50632 de 27 de agosto de 2013; ii) declaró fundada la oposición presentada por el señor Juan Carlos Restrepo Vélez y; iii) negó el registro de la marca “DISCOVERY EXPEDITION” (nominativa), expediente 12-126537; y 37055 de 6 de junio de 201425 a través de la cual se: i) revocó la Resolución 50938 de 28 de agosto de 2013; ii) declaró fundada la oposición presentada por el señor Juan Carlos Restrepo Vélez y; iii) negó el registro de la marca “DISCOVERY CHANNEL” (nominativa), expediente 12-126674, para identificar productos comprendidos en las clases 18 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto 38. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca de los signos nominativos “DISCOVERY EXPEDITION” y “DISCOVERY CHANNEL” para distinguir productos de las clases 18 y 25, estos son: “[…] 18: Equipaje; maletas o bolsos para el colegio; bolsos; morrales; maletas deportivas; canguros; paraguas; bolsas, maletas deportivas multiuso; bolsos para todo uso; bolsos para la playa; bolsos para el gimnasio; bolsos de lona; bolsos o maletas de viaje; estuches para artículos de tocador vendidas vacías; maletas para viaje; bolsos grandes; sombrillas para la playa; maletines para cargar animales; mochilas o morrales para cargar bebés; pañaleras; carteras; monederos; bolsos de mano; estuches para llaves; mochilas; billeteras; bolsas para cosméticos vendidas vacías. 25: Prendas de vestir, principalmente, camisas, pantalones, pantalones cortos, faldas, faldas pantalón, vestidos, tops, prendas de vestir de uso de la cintura para abajo, overoles, prendas de vestir para el mal tiempo, impermeables, chaquetas, abrigos, ponchos, suéteres, sacos de sudaderas, pantalones de sudaderas, chaquetas de sudaderas, sudaderas, prendas para entrenar, camisetas, jerseys, pullovers, ropa para estar en casa, medias, calcetería, ropa interior, pijamas, batas, ropa para la noche, ropa para dormir, máscaras para dormir, guantes, mitones, bufandas, ropa para la playa, trajes de baño, prendas 24 Folios 50 a 59 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 25 Folios 72 a 81 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de vestir para bebés de la cintura para arriba, prendas de vestir para bebés de la cintura para abajo, baberos que no son de papel, batas de baño, cinturones, prendas para el cuello y tirantes; artículos de sombrerería; calzado. […]”. 39.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto los signos solicitados no son similarmente confundibles con las marcas previamente registradas “DISCOVERY”, “DISCOVERY BE YOURSELF” y “CROYDON DISCOVERY” del tercero con interés en el resultado del proceso. Ello por cuanto, si bien la expresión “DISCOVERY” está reproducida, los signos contienen elementos denominativos adicionales que los hacen distintivos, esto es “EXPEDITION” y “CHANNEL”.

Asimismo, argumentó que ya era titular de la marca “DISCOVERY CHANNEL” por lo que tiene un derecho a que esta le sea concedida en el caso sub examine. Finalmente, indicó que es titular de varias marcas que contiene la expresión “DISCOVERY” y las cuales han coexistido pacíficamente en el mercado. 40. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 695- IP-2018 de 16 de septiembre de 201926 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, los artículos 135 literales e), f) y g) y 151.

Asimismo, no interpretó el artículo 134 debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca. 41. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134, al exponer el concepto de violación adujo que el signo solicitado no resultaba similarmente confundible con las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, alegó que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión27. 42.

Así las cosas, el texto de las normas de la Decisión 486 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] 26 Folios 453 a 473 C pp. 27 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 135 literales e), f) y g), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 43. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor28: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 44.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 28 Folio 213 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signos solicitados por la parte demandante29 Marca Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza “DISCOVERY CHANNEL” 18 y 25 “DISCOVERY EXPEDITION” 18 y 25 Marca previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso30 Marca Tipo Clase Registro “DISCOVERY” Nominativa 25 del Decreto 755 de 1972 353.679 “DISCOVERY” Nominativa 35 del nomenclátor internacional de Niza 484.270 “DISCOVERY BE YOURSELF” (mixta) 25 del nomenclátor internacional de Niza 453.818 “CROYDON DISCOVERY” (mixta) 25 del nomenclátor internacional de Niza 319.791 45.

Como en el presente caso se va a cotejar los signos nominativos solicitados por la parte demandante con unas marcas nominativas y mixtas del tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 29 Folios 54 y 64 C pp. 30 Folios 42,43, 64 y 65 C pp. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 46. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 47.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 48.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31. 49.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas previamente registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 50.

En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo, de conformidad con el artículo 135 literales e), f) y g, y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 51.

Sobre el particular, la Sala advierte que la palabra “BE” que hace parte de la marca previamente registrada “DISCOVERY BE YOURSELF”, resulta ser de uso común en la clase 25 del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados32: 31 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 32 Consulta realizada el 2 de diciembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “BE” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. BE FORE GENERACION 21 S.A.S. 25 235.513 BE SEAMLESS INDUSTRIAS MORARBE S.A.S. 25 328.262 BE BRIGHT HAROLL ERNESTO GÁMEZ FORERO THAMARA SAMANDA GARCIA VASQUEZ 25 316.258 52. De allí que la partícula “BE” no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, por lo que deben ser excluidas del cotejo.

Ello, atendiendo a que no reducen las denominaciones de tal manera que resulta imposible hacer una comparación. 53. No ocurre lo mismo con las expresiones “DISCOVERY”, “CHANNEL”, “EXPEDITION”, “CROYDON” y “YOURSELF” que hacen parte del signo y las marcas cotejados, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para las clases 18, 25 y 35 razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 54.

Ahora bien, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica33. 55.

En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 56.

Por su parte, las expresiones genéricas son aquellas que se refieren al género del objeto que identifica. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 57. Sobre lo anterior, se precisa que las palabras: 58. “DISCOVERY”, en idioma inglés significa “descubrimiento”34. 59. “CHANNEL”, en idioma inglés significa “canal”35. 60. “EXPEDITION”, en idioma inglés significa “expedición”36. 61. “YOURSELF”, en idioma inglés significa “tú mismo”37. 62.

En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202438, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].

(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 63. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.

(negrilla fuera del texto). 64. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 65.

Es así como la Sala observa que, por un lado, si bien la palabra “YOURSELF” se encuentra escritas en inglés, esta no es de conocimiento del consumidor medio en 34 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/discovery. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 35 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/channel.

Consultado el 3 de diciembre de 2025. 36 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/expedition?q=EXPEDITION. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 37 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/yourself. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Colombia. Máxime cuando no sirve de raíz equivalente39 a su traducción al castellano, ni fonéticamente se escucha de manera semejante, razón por la cual, en este caso, no debe tratarse como si fuese una expresión local.

Por ello, se considera que es de fantasía y, en ese contexto, no resulta ser descriptiva o genérica de los productos que reivindica la marca que la contiene. 66. De otra parte, la Sala observa que las palabras “DISCOVERY”, “EXPEDITION” y “CHANNEL” presentan una clara correspondencia fonética y etimológica con sus equivalentes en castellano, esto es, “DESCUBRIMIENTO”, “EXPEDICIÓN” y “CANAL”, en la medida en que comparten la misma raíz léxica proveniente del latín, incorporada tanto en el inglés como en el español. 67.

En el caso específico de la expresión “DESCUBRIMIENTO”, esta viene de la formación del latín “discooperire”40 la cual, comparte la raíz del vocablo en inglés DISCOVERY. 68. Por esta razón, aun tratándose de vocablos en idioma inglés, su relación morfológica y etimológica con las palabras equivalentes en castellano hace que, para el consumidor hispanohablante promedio, deban interpretarse como expresiones locales. 69.

Ahora, atendiendo a que las marcas amparan productos y servicios de las clases 18, 25 y 35 del nomenclátor internacional, así como 25 del Decreto 755 de 1972, esto es maletas, bolsos, prendas de vestir, calzado, sombreros, y servicios para la comercialización de estos, se considera que las expresiones “DESCUBRIMIENTO”, “EXPEDICIÓN” y “CANAL” no resultan ser genéricas o los describen directamente. 70.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos “DISCOVERY CHANNEL” y “DISCOVERY EXPEDITION”, para las clases 18 y 25 del nomenclátor internacional, y las marcas “DISCOVERY”, “CROYDON DISCOVERY” y “DISCOVERY YOURSELF” del tercero con interés en el resultado del proceso, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 40 https://etimologias.dechile.net/?descubrir. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 71.

Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signos solicitados D I S C O V E R Y C H A N N E L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 D I S C O V E R Y E X P E D I T I O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Marcas previamente registradas D I S C O V E R Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C R O Y D O N D I S C O V E R Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 D I S C O V E R Y Y O U R S E L F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 72.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de los signos enfrentados, la Sala advierte que no existe similitud entre ellos, toda vez que los signos de la parte demandante “DISCOVERY CHANNEL” y “DISCOVERY EXPEDITION” están compuestos por dos palabras, de dieciséis y dieciocho letras respectivamente.

Por su parte, las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso se conforman por: 73. DISCOVERY, una palabra, de nueve letras, donde 6 son consonantes (D-S-C-V- R-Y) y tres vocales (I-O-E). 74. CROYDON DISCOVERY, dos palabras de 16 letras, donde 11 son consonantes (C-R-Y-D-N-D-S-C-V-R-Y) y 5 son vocales (O-O-I-O-E). 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 75. DISCOVERY YOURSELF, dos palabras de 17 letras, donde 11 son consonantes (D-S-C-V-R-Y-Y-R-S-L-F) y 6 son vocales (I-O-E-O-U-E). 76. En efecto, los signos solicitados por la parte demandante, además tener la expresión “DISCOVERY”, también se componen de las palabras “CHANNEL” y “EXPEDITION”; mientras que dos de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, además de colocar la expresión “DISCOVERY”, se complementan con las denominaciones “CROYDON” y “YOURSELF”. 77.

La Sala destaca que, en aplicación de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las partículas “CHANNEL” y “EXPEDITION” poseen fuerza distintiva, por cuanto constituyen expresiones que no son de uso común, descriptivas o genéricas, en el ámbito comercial para las cuales son solicitadas, por lo que se puede generar exclusividad marcaria sobre un conjunto que las incorpore, de allí que pueden servir como núcleo diferenciador entre signos. 78.

En efecto, la Sala observa que la partícula “DISCOVERY” posee una distintividad reducida, pues su significado es fácilmente reconocible por el consumidor hispanohablante al corresponderse directamente con el vocablo “descubrimiento”, de modo que dicha expresión funciona como un elemento evocativo débil y no determina por sí solo la identidad marcaria de los signos enfrentados. 79.

Nótese, entonces, que en conjunto, estas correspondencias etimológicas y fonéticas revelan que todas las partículas relevantes poseen un grado de comprensibilidad inmediata, lo que reduce su distintividad intrínseca y evita que alguna de ellas, incluida “DISCOVERY”, pueda considerarse determinante para generar confusión. 80. Esta condición refuerza aún más la diferencia entre los signos, pues el consumidor centra su atención en los elementos adicionales que verdaderamente contribuyen a la identificación del origen empresarial. 81.

En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, aunque los signos y las marcas comparten la partícula “DISCOVERY”, se encuentra que están acompañados con elementos adicionales en cada caso, los cuales modifican sustancialmente su estructura global y refuerzan su diferenciación. 82. Se resalta que, en sentencia de 9 de julio de 202041, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, como se observa a continuación: 41 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 83. En relación con la similitud fonética, es importante precisar que la pronunciación de las expresiones comparadas es distinta.

Los signos de la parte demandante presentan una estructura sonora más extensa y compleja, derivada de la inclusión de las palabras “CHANNEL” y “EXPEDITION”, que introducen varias sílabas adicionales y alteran de manera significativa el ritmo, la acentuación y la entonación respecto de las marcas previamente registradas. 84. En consecuencia, la sola presencia del término “DISCOVERY” no basta para sostener la existencia de identidad o cercanía fonética entre los signos. Por el contrario, el resto de los elementos que integran cada expresión, en especial la incorporación de “CHANNEL” y “EXPEDITION” en los signos solicitados, poseen relevancia fonética, que permite considerar de manera distinta la impresión auditiva global.

Estas diferencias en extensión, cadencia y acentuación confirman que los signos producen percepciones sonoras claramente diferenciadas, excluyendo el riesgo de confusión desde esta perspectiva. 85. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY- DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY- DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY- DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY DISCOVERY CHANNEL- CROYDON DISCOVERY- DISCOVERY CHANNEL- CROYDON DISCOVERY DISCOVERY CHANNEL- CROYDON DISCOVERY- DISCOVERY CHANNEL- CROYDON DISCOVERY DISCOVERY CHANNEL- CROYDON DISCOVERY- DISCOVERY CHANNEL- CROYDON DISCOVERY DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY YOURSELF- DISCOVERY CHANNEL- CROYDON YOURSELF DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY YOURSELF - DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY YOURSELF DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY YOURSELF - DISCOVERY CHANNEL- DISCOVERY YOURSELF 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio DISCOVERY EXPEDITION- DISCOVERY- DISCOVERY EXPEDITION - DISCOVERY DISCOVERY EXPEDITION - DISCOVERY- DISCOVERY EXPEDITION - DISCOVERY DISCOVERY EXPEDITION - DISCOVERY- DISCOVERY EXPEDITION - DISCOVERY DISCOVERY EXPEDITION- CROYDON DISCOVERY- DISCOVERY EXPEDITION - CROYDON DISCOVERY DISCOVERY EXPEDITION - CROYDON DISCOVERY- DISCOVERY EXPEDITION - CROYDON DISCOVERY DISCOVERY EXPEDITION - CROYDON DISCOVERY- DISCOVERY EXPEDITION - CROYDON DISCOVERY 86.

Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que los signos y las marcas confrontadas no son similares al ser articulados en voz alta, por lo que no se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los productos de la demandante y los productos y servicios y productos del tercero con interés en el resultado del proceso42. 87.

De esta manera, se concluye que los signos de la demandante generan un impacto ortográfico y fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas. 88. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.

Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 89. En este sentido, se advierte que el signo y las marcas confrontadas se componen de la siguiente forma: 90. En cuanto a “CROYDON DISCOVERY” y “DISCOVERY YOURSELF”, se tiene que son de fantasía, en tanto que, por un lado, “CROYDON” no posee significado.

Y, por el otro, “YOURSELF”, como se concluyó supra, aun cuando está escrita en inglés, no es comprensible para el consumidor en Colombia. En ese sentido, respecto de estas dos marcas no procede realizar un cotejo ideológico. 91. Ahora, en cuanto a “DISCOVERY”, “DISCOVERY CHANNEL” y “DISCOVERY EXPEDITION”, se reitera que se encuentran en idioma extranjero, con expresiones que son de comprensión para el consumidor en Colombia, como se consideró supra.

En ese sentido, las expresiones corresponden a: 92. “DESCUBRIMIENTO” que corresponde a “acción o efecto de descubrir”43. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019.

MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 43 https://dle.rae.es/descubrimiento. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 93.

“DESCUBRIMIENTO CANAL”, donde la última palabra significa “cauce artificial por donde se conduce el agua para darle salida o para otros usos”44 y, en ese sentido evoca a un cauce o canal por el cual se realiza un descubrimiento. Asimismo, en el uso común del español, “canal” también designa el medio de transmisión de contenidos audiovisuales, como un canal de televisión. 94.

“DESCUBRIMIENTO EXPEDICIÓN”, donde la segunda expresión corresponde a “excursión para realizar una empresa en punto distante”45, por lo que se evoca una excursión para realizar un descubrimiento. 95. Por lo anterior, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y se trataran como expresiones locales. 96.

Nótese, entonces que, en su conjunto, las expresiones “DESCUBRIMIENTO CANAL” y “DESCUBRIMIENTO EXPEDICIÓN” transmiten al consumidor una idea específica y delimitada, esto es, la acción de realizar un descubrimiento a través de una expedición o canal de televisión. Los signos, por tanto, añaden una connotación instrumental precisa, creando un concepto asociado a alcanzar un descubrimiento a través de un método específico. 97.

Por su parte, las marcas previamente registradas “DISCOVERY” evocan una idea mucho más amplia y genérica, centrada únicamente en la noción de descubrir. Su campo semántico se limita a describir un concepto, sin referencia alguna a la procedencia, naturaleza, tipo o especialidad para alcanzarlo y, como se precisó, los signos solicitados introducen elementos conceptuales adicionales, esto es, las expresiones “CHANNEL” y “EXPEDITION”, que modifican por completo la percepción del consumidor, al incorporar un contenido semántico concreto sobre la forma de consecución de este. 98.

Por lo expuesto, tras el análisis del signo y las marcas “DISCOVERY” comparadas, la Sala encuentra que entre los mismos no se encuentran similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que los signos cuestionados poseen un nivel de distintividad suficiente y se diferencian de las marcas previamente registradas. 99.

En un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos en el cual se discutió la confundibilidad entre los signos “STOP CITY” y “STOP”, la Sala consideró que existían diferencias desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, como se observa a continuación46: 44 https://dle.rae.es/canal?m=form. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 45 https://dle.rae.es/expedici%C3%B3n?m=form.

Consultado el 3 de diciembre de 2025. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de junio de 2025. Rad.: 2017-00180-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman.

En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada S T O P C I T Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Marcas previamente registradas S T O P 1 2 3 4 De la revisión de las marcas, la Sala no advierte similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión, en tanto presentan diferencias en su extensión, estructura y composición. En efecto, la marca cuestionada “STOP CITY” está integrada por dos palabras, conformadas por 8 letras, distribuidas en 3 sílabas “STOP-CI-TY”, con 6 consonantes (“S-T-P-C-T-Y”) y 2 vocales (“O-I”); mientras que las marcas previamente registradas están compuestas por una sola palabra de 4 letras, 1 sílaba, 3 consonantes (“S-T-P”) y 1 vocal (“O”).

Aun cuando ambas comparten el término “STOP”, debe destacarse que este vocablo es de uso común y posee un carácter débil de oposición desde el punto de vista marcario, por cuanto alude a una expresión que no goza de especial fuerza distintiva en sí misma. En ese contexto, la Sala considera que la marca “STOP CITY” cuenta con elementos adicionales que le otorgan una carga semántica diferenciadora y suficiente distintividad respecto de las marcas previamente registradas.

En particular, la incorporación del término “CITY” añade una especificidad que transforma sustancialmente el conjunto marcario, impidiendo su confusión directa con la marca simple “STOP”. Por tanto, se concluye que la marca cuestionada presenta una configuración global que evita cualquier riesgo de confusión con las marcas precedentes, al incorporar un componente adicional que modifica su estructura.

En relación con la similitud fonética, la Sala observa que las marcas en comparación son disímiles en cuanto a su sonoridad, ritmo y entonación, aspectos que inciden directamente en la forma como son percibidas auditivamente por el consumidor. En efecto, la marca “STOP CITY” se pronuncia en tres sílabas “es-tóp-sí-ti”, mientras que la marca “STOP” contiene una sola sílaba “es-tóp”, lo que genera una cadencia y duración claramente diferenciables.

La adición del término “CITY” no solo extiende la pronunciación, sino que introduce una nueva partícula sonora que le da un ritmo distinto, descartando así la posibilidad de confusión desde esta perspectiva. Cabe advertir que la pronunciación de las expresiones comparadas no resulta similar, pese a coincidir en el vocablo “STOP”. Esta coincidencia no es suficiente para generar confundibilidad, en tanto se trata, como se ha precisado, de un término de uso común y carácter débil desde la perspectiva marcaria.

Por el contrario, la inclusión de la expresión “CITY” le otorga al signo cuestionado una identidad fonética propia, que altera significativamente la 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio percepción global del consumidor, reforzando su capacidad diferenciadora frente a las marcas previamente registradas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: STOP CITY – STOP – STOP CITY – STOP – STOP CITY STOP CITY – STOP – STOP CITY – STOP – STOP CITY STOP CITY – STOP – STOP CITY – STOP – STOP CITY Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que las marcas confrontadas que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 2023, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […] Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”. (negrilla fuera del texto). En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger.

Se observa que, el término en idioma inglés “STOP”, significa, “parar” y, además, tiene una definición en castellano “[…] m. Señal de tráfico, adoptada internacionalmente, que indica a los conductores la obligación de detenerse […] m. alto (‖ detención en la marcha o en cualquier otra actividad) […]”, por lo que es conocida por el consumidor medio colombiano. En esa medida, respecto de los productos de las clases 25 y 26 del nomenclátor internacional, esto es “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”;

“[…] puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales […]” y “[…] ropa, prendas de vestir […]”, se considera arbitraria. Es decir que es una denominación de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar unos productos en relación con los cuales no describe o sugiere sus cualidades o características.

Por su parte, la palabra “CITY” significa, “ciudad” y no tienen una definición en castellano. A pesar de ello se trata de un vocablo que no resulta desconocido para el consumidor medio colombiano. En efecto, la Sala reconoce que su uso se ha generalizado en el mercado colombiano, especialmente en contextos comerciales o publicitarios en donde el consumidor es capaz de asociarlo con su significado en su traducción al español, esto es, “ciudad”.

Al respecto, esta Sala, en sentencia de 6 de febrero de 2025, consideró, respecto del significado de la expresión “CITY”, que: “[…] su traducción al castellano puede ser fácilmente reconocible por el consumidor […] En consecuencia, las expresiones “GREEN” y “CITY” corresponden a unas cuyo significado es de conocimiento y comprensión del consumidor promedio […] para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.

Así las cosas, aunque ambas marcas comparten el término “STOP”, lo cual podría sugerir un punto de coincidencia a primera vista, lo cierto es que la marca cuestionada “STOP CITY” se diferencia de las previamente registradas, en tanto incorpora un concepto compuesto que le otorga un significado distinto y autónomo. La inclusión del vocablo “CITY”, que, como se explicó, es comprensible para el consumidor medio colombiano y se asocia con la noción de “ciudad”, transforma la expresión “STOP” en un conjunto marcario débil pero distintivo, con una carga semántica específica que sugiere una idea global diferente, como podría ser una “ciudad parada o de parada”.

En consecuencia, el signo solicitado no se reduce a una mera reproducción del término “STOP”, sino que construye una unidad conceptual propia que lo distingue del conjunto de marcas previamente registradas, al trasmitir una idea que va más allá del significado aislado de la palabra compartida, lo cual, como lo precisó el Tribunal de Justicia, debe realizarse teniendo en cuenta las diferencias y no las similitudes. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De esta manera, teniendo en cuenta la composición de la marca “STOP CITY” de los terceros con interés en el resultado del proceso y las marcas “STOP” de la parte demandante, la Sala concluye que no son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual” (mayúsculas y negrilla del original) 100.

Ahora bien, la Sala pone de presente que el tercero con interés en el resultado del proceso señaló que las marcas previamente registradas conforman una familia de marcas, toda vez que es titular de marcas que utiliza la combinación de las palabras “DISCOVERY” en cualquier clase del nomenclátor. 101. Sobre lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 84-IP-2019 hizo referencia al fenómeno de la familia de marcas, en el sentido de que “[…] se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona […]”. 102.

En este sentido, atendiendo a que no existe similitud ortográfica, fonética ni conceptual entre las marcas previamente registradas y los signos solicitados, como se explicó en apartados anteriores, la Sala concluye que los signos solicitados a registro poseen distintividad extrínseca suficiente, por lo cual no se vulnera ningún derecho marcario del tercero con interés en el resultado del proceso. 103.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. En consecuencia, resulta innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios y riesgo de asociación, previsto en el artículo 151 ibidem.

De la vulneración del artículo 61 de la Constitución Política y de los argumentos relacionados con la marca derivada, la coexistencia pacífica y la falsa motivación 104. La Sala pone de presente que, al haberse acreditado la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se abstendrá de pronunciarse respecto de los demás cargos, esto es, los relacionados con la violación del artículo artículo 61 de la Constitución Política, la necesidad de la SIC de conceder un registro por ser una marca derivada, la coexistencia pacífica con registros previos y de la falsa motivación. 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.5. Conclusión 105. En este contexto, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de las marcas nominativas “DISCOVERY CHANNEL” y “DISCOVERY EXPEDITION” para los productos de las clases 18 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a Discovery Communications LLC. no se ajustó al ordenamiento jurídico vigente.

En efecto, se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 106. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 37054 de 6 de junio de 2014 y 37055 de 6 de junio de 2014, expedidas por la SIC y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 107.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 37054 de 6 de junio de 2014 y 37055 de 6 de junio de 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca de los signos nominativos “DISCOVERY CHANNEL” y “DISCOVERY EXPEDITION” solicitados para distinguir productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Discovery Communications LLC., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00649-00 Demandante: Discovery Communications, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.