CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság Tema: Registro como marca del signo “TEZENIS” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 40978 de 29 de junio de 20121 y 44510 de 30 de julio de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Tennis S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “TEZENIS” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Tennis S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1. Que la marca TEZENIS (Nominativa) no cumple con los requisitos para ser registrada en la Clase 25 Internacional por ser similarmente confundible con la marca TENNIS (Nominativa) previamente registrada en la misma Clase 25 Internacional por mi representada bajo el Certificado No. 217609; 2.
Que se declare nula la Resolución No. 40978 del 29 de junio de 2012 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca TEZENIS (Nominativa) y se declaró infundada la oposición presentada por mi 1 Folios 21 a 26C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 27 a 33 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 3 Folios 39 a 51 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio representada en contra de esa solicitud de registro de marca con fundamento en el registro No. 217609 de la marca TENNIS (Nominativa) previamente registrada en la misma Clase 25; 3.
Que es nula la Resolución No. 44510 del 30 de julio de 2013 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 40978 del 29 de junio de 2012 en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro de la marca TEZENIS (Nominativa) en Clase 25 y declarar infundada la oposición presentada por mi representada. 4.
Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca tramitada bajo el Expediente No. 2011 107958 y a la cual se le asignó el certificado No. 475845 solicitada a registro por M.F.H. Fejleszto Korlátolt Felelosségü Társaság bajo la denominación: TEZENIS (Nominativa) en Clase 25 Internacional. 5.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”4 (mayúscula y negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.
El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Tennis S.A. registró la marca nominativa “TENNIS”6 para identificar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”. 4. Manifestó que, el 24 de agosto de 2011, la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság solicitó el registro como marca del signo nominativo “TEZENIS” para distinguir productos de la clase 257, estos son: “[…] prendas de vestir, calzado, sombrerería […]”. 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Tennis S.A. presentó oposición al considerar que el registro otorgado eran similarmente confundible con sus marcas nominativas previamente registradas “TENNIS” que amparan respectivamente productos de las clases 3ª8 y 25 del nomenclátor internacional. 4 Folios 40 y 41 C pp. 5 Folios 42 y 43 C pp. 6 Certificado 217.609.
Versión 7. 7 Certificado 475.848. Versión 9. 8 La Sala precisa que, si bien se estudió en sede administrativa la marca “TENNIS” con certificado 390.149, esta no es objeto de controversia en la demanda, razón por la cual no procede su estudio en el caso concreto. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6.
Anotó que, a través de la Resolución 40978 del 29 de junio de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo nominativo “TEZENIS” para distinguir productos de la mencionada clase 25, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación. 7.
Aseveró que, mediante la Resolución 44510 del 30 de julio de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 40978. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamento de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “TEZENIS” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság, sin considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “TENNIS”, con certificado 217.609, que ampara productos en la misma clase, lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Explicó que los signos distintivos cotejados generan un impacto visual y sonoro parecido. Ello, por cuanto la marca nominativa “TEZENIS” (nominativa) está compuesta por siete (7) letras que forman una palabra, mientras que la marca nominativa “TENNIS” (nominativa), tiene seis caracteres en una única palabra, de allí que la diferencia es solo una letra. 11.
Manifestó que la marca nominativa “TENNIS”, desde la perspectiva ideológica, hace referencia: i) al deporte que se práctica en un terreno llano, rectangular, dividido por una red intermedia, que consiste en golpear la pelota con la raqueta para que vaya de una parte a otra del campo por encima de la red; o ii) una zapatilla deportiva de lona u otro material.
Destacó que dicho significado conceptual fue utilizado por la SIC en los actos acusados para eliminar la existencia de riesgo de confusión y de asociación entre las marcas cotejadas. Sin embargo, advirtió que, aunque es cierto 9 Folios 44 a 49 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que el criterio conceptual es un requisito de comparación entre signos distintivos, no es el único, pues se deben demostrar las semejanzas ortográficas y fonéticas. 12.
Reiteró que la marca concedida no es distintiva extrínsecamente, respecto de la marca previamente registrada y de la cual es titular, para concluir que no es posible aceptar la coexistencia de estas en el mercado para amparar productos idénticos. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10 13.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14. Explicó que la marca previamente registrada “TENNIS” tiene un “significado común” en los consumidores, pues es un deporte practicado por dos personas, o un calzado deportivo, mientras que la marca “TEZENIS” no evoca idea alguna.
Dicha diferencia es suficiente para dirimir las semejanzas visuales y fonéticas existentes. 15. Sostuvo que, tomando en consideración la inexistencia del primer supuesto normativo, se hace innecesario entrar a estudiar los demás supuestos contenidos en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la conexidad competitiva y el riesgo de asociación. 16.
Advirtió, sin embargo, que los productos reivindicados por ambas marcar confluyen en el mismo mercado de los vestidos, calzados y sombrerería. Sin embargo, a pesar de ello, en virtud del canal de comercialización utilizado por la parte demandante, cuyos productos son comercializados usualmente a través de tiendas exclusivas que llevan el nombre de su marca, no hay riesgo de confusión o asociación en el mercado con la coexistencia de las marcas.
II.2. Contestación de la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság 11 17. La sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las marcas cotejadas son totalmente diferentes en su aspecto gráfico, visual y fonético. 18.
Destacó que la marca nominativa “TEZENIS” es más prolongada que “TENNIS”, la cual contiene dos consonantes (N-N) “generando las sílabas “EN” y “NIS”, lo cual, 10 Folios 139 a 149 C pp. 11 Folios 121 a 132 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio frente a la inclusión de la sílaba “ZE” en la parte intermedia del signo solicitado TEZENIS, cumple indudablemente una función distintiva”. 19.
Indicó que las marcas son ideológicamente disímiles, por lo que no existe riesgo de confusión en el caso concreto. III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. La sociedad Tennis S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 13 de enero de 201412 en contra de las Resoluciones 40978 de 29 de junio de 2012 y 44510 de 30 de julio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 21.
Mediante auto de 22 de octubre de 201513 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság. El 29 de octubre de 201514 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22. A través de providencias de 20 de abril de 2016 y 9 de junio de 201615 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 7 de octubre de 201616. 23.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 24. Mediante auto de 15 de diciembre de 201717 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 25.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 237-IP-2018 de 26 de febrero de 201918 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, en la cual dicho tribunal consideró que: “[…]. C. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial Artículo 136 del (sic) literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,el cual se interpretará por ser procedente. […] 12 Folio 1 C pp. 13 Folios 54 a 57 C pp. 14 Folio 57 vto C pp. 15 Folios 153 y 160 C pp. 16 Folios 171 a 178 C pp. 17 Folios 183 a 186 C pp. 18 Folios 195 a 203 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Comparación entre signos denominativos 2.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TEZENIS (denominativo) y la marca TENNIS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a TEZENIS (denominativo) y la marca TENNIS (denominativa). […]” (mayúscula y negrilla del original). 26.
Mediante auto de 28 de junio de 201919 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 19 Folio 205 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság20 y la SIC21 reiteraron sus argumentos de defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Tennis S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. 28. Una vez vencido el término señalado supra, la sociedad Tennis S.A., solicitó “tomar en cuenta los alegatos de conclusión presentados el 26 de julio de 2019 en el expediente 11001032400020150045900”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 40978 de 29 de junio de 2012 y 44510 de 30 de julio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Tennis S.A. y se concedió el registro como marca al signo nominativo “TEZENIS” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság. 31.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “TEZENIS” concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság y la marca nominativa “TENNIS” que ampara productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 32.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. 20 Folios 212 a 221 C pp. 21 Folios 222 a 227 C pp. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3. La identificación de los actos demandados 33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 40978 de 29 de junio de 201223 y 44510 de 30 de julio de 201324, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Tennis S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “TEZENIS” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad M.F.H. Fejiesztó Korlátolt Felelósségü Társaság, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo nominativo “TEZENIS” para distinguir productos comprendidos en la clase 25, estos son: “[…] prendas de vestir, calzado, sombrerería […]”. 35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca nominativa “TEZENIS” del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “TENNIS” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 36.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 237- IP-2018 de 26 de febrero de 2019 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe 23 Folios 21 a 26C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 27 a 33 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 25 Folio 199 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 38.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada del tercero con interés en el resultado del proceso26 TEZENIS (nominativa) Registro 475.848 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registradas por la demandante27 TENNIS (nominativa) Registro 217.609 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 39.
Como en el presente caso se va a cotejar la marca nominativa “TEZENIS” del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “TENNIS” del demandante, es necesario aplicar los criterios considerados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este tipo de marcas28. 40. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 26 Folio 34 C pp. 27 Folio 31 C pp. 28 Folio 200 a 202 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41.
Sobre el particular, la Sala advierte que la palabra “TENNIS” que hace parte de la marca previamente registrada, resulta ser de uso común en la clase 25 del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados29: “TENNIS” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “TENNIS MASTERS SERIES” TENNIS PROPERTIES B.V. 25 272.908 “USA TENNIS” ELVIA DEL SOCORRO CANO GUTIERREZ 25 17.215 “PIES TENNIS SOLO ORIGINALES” MARTHA CECILIA RUBIO PEREZ 25 14.871 “PALACIO DE LOS TENNIS” EL PALACIO DE LOS TENNIS LTDA. 25 348.712 “PIES TENNIS SOLO ORIGINALES” MARTHA CECILIA RUBIO PEREZ 25 334.048 “TENNIS” TENNIS S.A. 25 473.597 “TNS BY TENNIS” TENNIS S.A. 25 473.926 42.
Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “TENNIS” es de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza la Clasificación Internacional de Niza. 43. Ahora bien, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos 29 Consulta realizada el 6 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica30. 44.
En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 45.
Sobre lo anterior, se precisa que la expresión “TENNIS”, en idioma inglés significa “TENIS” 31, a saber, “[…] Juego entre dos personas o dos parejas, en que los jugadores, a ambos lados de la red, se lanzan con raquetas una pelota con el propósito de que la otra parte no acierte a devolverla […] zapatillas de deporte […]”32. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202433, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].
(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 46. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.
(negrilla fuera del texto). 47. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 31 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tennis. Consultado 7 de mayo de 2025. 32 https://dle.rae.es/tenis. Consultado el 6 de mayo de 2025. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 48.
Es así como la Sala observa que, aunque la palabra “TENNIS” se encuentra escrita en inglés, es claro que la misma sirve de raíz equivalente34 a su traducción al castellano “TENIS”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 49.
En este caso, los productos que distingue la marca “TENNIS” del demandante en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[ ] vestidos, calzados, sombrerería [ ]”. 50. En ese contexto, la Sala advierte que la expresión “TENNIS”, utilizada para identificar productos de la clase 25, en particular “calzados”, describe de forma directa una de las clases de calzado que se pretende amparar esto es, tenis, lo cual revela su carácter descriptivo 51.
Las marcas descriptivas, al igual que las de uso común, no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 52. Ahora, si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común y descriptiva “TENNIS” que forma parte de la marca previamente registrada no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración a que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluida se reduciría la marca de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además es respecto de la cual se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándola. 53.
No ocurre lo mismo con la expresión “TEZENIS” de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fuera de uso común para dicha clase, razón por la cual no debe ser excluidas del análisis de confundibilidad. 54. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “TEZENIS” del tercero con interés en el resultado del proceso frente a “TENNIS” de la parte demandante para la clase 25, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 55.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada T E Z E N I S 1 2 3 4 5 6 7 Marca previamente registrada T E N N I S 1 2 3 4 5 6 56.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que no existen similitudes que pueden inducir a confusión, toda vez que la marca “TEZENIS” está compuesta por una palabra de 3 sílabas (TE-ZE-NIS), 7 letras, 4 consonantes (T- Z-N-S) y 3 vocales (E-E-I) y la marca registrada previamente se compone de una palabra de 2 sílabas (TE-NNIS), 6 letras, 4 consonantes (T-N-N-S) y 2 vocales (E-I). 57.
Así, la inclusión de la sílaba intermedia “ZE” en la marca “TEZENIS” genera una diferenciación ortográfica suficiente frente al signo “TENNIS”, lo que les confiere una configuración estructural claramente disímil. Esta conclusión se robustece si se considera que la marca previamente registrada, “TENNIS”, constituye una expresión de uso común, con carácter descriptivo respecto de ciertos productos de la clase 25 del nomenclátor, como el calzado tipo tenis, lo que debilita su capacidad de oponibilidad exclusiva frente a otros signos. 58.
En relación con la similitud fonética, la Sala destaca que las expresiones “TEZENIS” y “TENNIS” presentan diferencias claras y relevantes en su pronunciación, toda vez 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que la incorporación de la sílaba intermedia “ZE” en la marca “TEZENIS” introduce una ruptura fonética significativa que incide en la percepción auditiva del consumidor.
Esta variación, al modificar el ritmo y la entonación del signo, disminuye la posibilidad de confusión sonora entre ambas denominaciones. 59. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS – TEZENIS – TENNIS 60.
Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que la sonoridad de las marcas es disímil, al punto que se perciben diferencias sustanciales al ser articulados en voz alta, lo que desestima el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar el producto verbalmente. 61.
En consecuencia, la Sala concluye que la marca cuestionada genera un impacto ortográfico y fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se evidencia que la inclusión de la sílaba intermedia “ZE” constituye un elemento diferenciador capaz de conferirle a la marca una fuerza distintiva autónoma.
Esta conclusión se refuerza al considerar que la marca previa, “TENNIS”, se compone de una expresión de uso común y carácter descriptivo frente a los productos de la clase 25, lo que debilita su capacidad de apropiación exclusiva y, por ende, su fuerza oponible frente a signos posteriores. 62. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que la marca concedida “TEZENIS” corresponde a una expresión de fantasía, en la medida en que no posee un significado concreto o reconocible en el idioma español ni en otro idioma de uso común, lo que impide establecer una asociación conceptual directa por parte del consumidor.
En contraste, la marca previamente registrada “TENNIS”, como se expuso supra, en inglés, significa “TENIS”, palabra identificable por el consumidor promedio en Colombia, que a su turno es […] zapatillas de deporte […]”35 63. Sobre lo anterior, se considera que, comoquiera que la marca concedida es un término que carece de una significación conceptual directa y se configura como una creación arbitraria del ingenio de su autor, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque36. 64.
De esta manera, teniendo en cuenta las diferencias en la composición de las marcas “TEZENIS” del tercero con interés en el resultado del proceso y “TENNIS” de la parte demandante, la Sala considera que no son semejantes desde el punto de 35 https://dle.rae.es/tenis. Consultado el 6 de mayo de 2025. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio vista ortográfico y fonético. Esta conclusión se refuerza al considerar que la marca “TENNIS” corresponde a una expresión de uso común y descriptiva de los productos de la clase 25 del nomenclátor internacional, particularmente calzado, lo que la convierte en una denominación no apropiable en forma exclusiva y con capacidad limitada para oponerse al registro de signos posteriores. 65.
Por lo tanto, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la inexistencia de similitud entre las marcas cotejadas, por lo que resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor.
IV.5. Conclusión 66. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “TEZENIS” para los productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 67.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00041-00 Demandante: Tennis S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.