11001032400020140023500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “FERRARI BY MI PARTS” ES SIMILAR A LA MARCA “FERRARI” PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “FERRARI”, EN LA CUAL SE ENCUENTRA TODA LA FUERZA DISTINTIVA DE LA EXPRESIÓN Y NO POSEE ELEMENTOS ADICIONALES QUE CONTRIBUYAN A DIFERENCIARLO DE DICHA MARCA, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 28197 de 30 de abril de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00061327 de 22 de octubre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de agosto de 2011, solicitó el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”, para distinguir servicios de la Clase 352 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: “[…] Publicidad, importación y exportación y venta al por menor y al por mayor en tiendas y a través de internet de las máquinas y máquinas herramientas, máquinas e implementos agrícolas; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; todas las herramientas y maquinaria mencionados y relacionados dentro de la jardinería y el sector agrícola […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 28197 de 30 de abril de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto de oficio la encontró similarmente confundible con la marca mixta “FERRARI”, previamente registrada en la Clase 12 de la citada Clasificación, a favor de la sociedad FERRARI S.P.A. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00061327 de 22 de octubre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal f), 159 y 226 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto pasó por alto el 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acuerdo suscrito con FERRARI S.P.A., en el que convinieron que ella estaba autorizada para solicitar y obtener el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que existe validez de los acuerdos de coexistencia, por lo que ha debido concederse el registro solicitado, máxime si se tiene en cuenta la priorización que al momento de suscribir dicho acuerdo tuvieron presente el riesgo de confusión en que pudieran incurrir los consumidores en el mercado. Indicó que las expresiones en conflicto se presentan y/o exhiben de manera totalmente diferente, esto es, con colores, letras y tamaños sin coincidencia alguna; y que prueba de ello es el hecho de que no se haya formulado oposición alguna frente a la solicitud de registro del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”.

Aseguró que aun cuando no existiera un acuerdo con la sociedad FERRARI S.P.A., no existe relación alguna de conexidad entre los servicios y productos protegidos por las expresiones cotejadas, por lo que al denegar el registro solicitado se transgredió el principio de especialidad. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la inclusión de productos en una misma Clase y sobre los canales de comercialización, adujo que no se presenta conexión competitiva entre los servicios protegidos por la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos amparados en la Clase 12 del mencionado Nomenclátor, ya que es improbable que en un almacén especializado en comercializar motores para vehículos se vendan insecticidas.

En cuanto a los medios de publicidad sostuvo que los servicios y productos protegidos en las clases referenciadas son restringidos por su especialidad, razón por la cual no existe conexidad competitiva. Indicó que no existe relación y/o vinculación entre los productos y servicios identificados en las clases en mención, por cuanto, por ejemplo, nada tiene que ver la comercialización de una herramienta con un motor para vehículo terrestre.

Adujo que en el caso sub examine ninguno de los productos identificados en la Clase 12, de manera necesaria se complementa con los servicios amparados en la Clase 35, y viceversa, pues no tienen relación alguna. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que las expresiones enfrentadas identifican y/o manejan productos y servicios totalmente diferentes, lo que permite su distintividad en el mercado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Alegó que entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada se presentan indudables semejanzas fonéticas y ortográficas, capaces de inducir en error y/o confusión en el público consumidor.

Indicó que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca “FERRARI” y la única diferencia radica en las partículas “BY” y “PARTS”, las cuales no evitan de manera alguna el riesgo de confusión; y que, además, el referido signo pretende identificar servicios que podrían ser utilizados para comercializar productos de la marca en mención. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad FERRARI S.P.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, informó que no le asistía interés alguno. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 4 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L., en su calidad de actora, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 5 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 28197 de 30 de abril de 2012 y 00061327 de 22 de octubre de 2013, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo “FERRARI BY MI PARTS”, solicitado por la actora -sociedad MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L., para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal f), 159 y 226 de la Decisión 486 de 2000.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que los productos y servicios que amparan las expresiones en conflicto cubren necesidades diferentes, no sustituibles, su registro fue solicitado en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza y los medios de publicidad se dirigen a un público con necesidades disimiles.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido de señalar que los actos administrativos cuestionados están ajustados a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables que rigen la materia. IV.-3. En esta etapa procesal, la sociedad FERRARI S.A.P., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró que no le asistía interés alguno y el Agente del Ministerio Público guardó silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales 6 Proceso 308-IP-2018. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b).

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] 3. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento […] 3.6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento, 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido en error. […] 3.9.

La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar LOS Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor. 4.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 28197 de 30 de abril de 2012 y 00061327 de 22 de octubre de 2013, denegó el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “FERRARI”, que ampara productos de la Clase 12; y que entre los productos y servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo solicitado es registrable, pues tiene un acuerdo suscrito con FERRARI S.P.A., en el que convinieron que estaba autorizada para solicitar y obtener el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que las expresiones en conflicto son presentadas y/o exhibidas de manera totalmente diferente, esto es, con colores, letras y tamaños sin coincidencia alguna; además, no existe relación alguna de conexidad entre los servicios y productos protegidos por estas. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 1517 y 159, de la Decisión 486, “[…] para analizar los temas de confundibilidad de un signo solicitado con una marca ya registrada y la conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] y […] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 136, literal f), y 226, ibidem, “[…] debido a que no es objeto de controversia el registro de un signo que infrinja un derecho de propiedad industrial o un derecho de autor de un tercero, ni el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido […]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 136, literal f), y 226 de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que el signo solicitado “FERRARY BY MI PARTS” no resulta ser similarmente confundible con la marca previamente registrada “FERRARI”, es decir, alegó la ausencia de confundibilidad prevista en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem8. 7 Estos dos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la parte demandante argumentó que las expresiones en conflicto son presentadas y/o exhibidas de manera totalmente diferente, esto es, con colores, letras y tamaños sin coincidencia alguna; además, de que no existía relación alguna de conexidad entre los servicios y productos protegidos por éstas.

De igual manera, como ya se dijo, el Tribunal también estimó que no resultaba procedente el estudio de los artículos 136, literal f), y 226 de la Decisión 486, habida cuenta que en el caso concreto no es objeto de controversia el registro de un signo que infrinja un derecho de propiedad industrial o un derecho de autor de un tercero, ni el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite no procede el análisis de la vulneración de los artículos 136, literal f), y 226 de la Decisión 486, razón por la cual el estudio del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 ibídem, se incluye en el problema jurídico a resolver9. Así las cosas, el texto de las normas aludidas son los siguientes: 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”, como lo es el solicitado por la actora, con una marca mixta, "FERRARI", previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. 10 Folio 12 del cuaderno principal. 11 Folio 12 del cuaderno principal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marca mixta, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos y servicios amparados bajo las mismas son solicitados a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “FERRARI BY MI PARTS” y la marca previamente registrada, “FERRARI”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “FERRARI”, 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y la única diferencia radica en la inclusión de las partículas “BY MI PARTS” en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FERRARI”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por cuatro palabras “FERRARI”, “BY”, “MI” y “PARTS”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “FERRARI”, lo que lleva a que el signo solicitado “FERRARI BY MI PARTS” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor12, por lo que la expresión “FERRARI” del signo 12 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado, “FERRARI BY MI PARTS”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202013, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “FERRARI BY MI PARTS” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FERRARI”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “FERRARI”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “FERRARI BY MI PARTS”; y aunque el signo solicitado tiene otras expresiones (“BY MI PARTS”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “FERRARI”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: FERRARI – FERRARI BY MI PARTS – FERRARI – FERRARI BY MI PARTS FERRARI – FERRARI BY MI PARTS – FERRARI – FERRARI BY MI PARTS FERRARI – FERRARI BY MI PARTS – FERRARI – FERRARI BY MI PARTS FERRARI – FERRARI BY MI PARTS – FERRARI – FERRARI BY MI PARTS Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “FERRARI”, que hace parte del signo y 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca enfrentados, corresponde a un vocablo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano, de tal manera que éstos deben tenerse como signo y marca de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía el signo y la marca en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201814 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “FERRARI BY MI PARTS” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…]Publicidad, importación y exportación y venta al por menor y al por mayor en tiendas y a través de internet de las máquinas y máquinas 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co herramientas, máquinas e implementos agrícolas; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; todas las herramientas y maquinaria mencionados y relacionados dentro de la jardinería y el sector agrícola […]”.

La marca previamente registrada, “FERRARI”, distingue los siguientes productos de la Clase 12 de la citada Clasificación: “[…] Vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, motocicletas (bicicletas de motor), bicicletas y accesorios para las mismas; vagonetas y furgonetas […]”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos y servicios existe una relación, habida cuenta que entre los vehículos, vagonetas y furgonetas de la Clase 12, también se incluyen tractores, los cuales complementan las actividades desarrolladas con las herramientas y máquinas agrícolas en la Clase 35, es decir, implican un uso complementario; tienen similar finalidad, al ser productos y servicios dirigidos a la comercialización de automotores y actividades desarrollados en el campo agrícola; comparten los mismos canales de 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercialización, pues suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, almacenes y tiendas; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentados15.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se indicó, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad de la demandante, en caso de registrar su signo. 15 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2009-00155- 00, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta.

En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial.

Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 16 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “FERRARI”. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales17: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Por último, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que las sociedades MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 17 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.L. y FERRARI S.P.A., celebraron un acuerdo en el que convinieron que estaba autorizada para solicitar y obtener el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala estima que tal argumento tampoco es de recibo, por cuanto, la suscripción del mismo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.18 Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 17 de febrero de 200519, proferida por esta Sala, en la cual se señaló lo siguiente: “[…] La Sala considera que respecto de la existencia de un supuesto acuerdo para la coexistencia de las marcas UNIVERSAL en el mercado, entre la sociedad actora y la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, es un hecho que no aparece probado en el expediente, es decir no hay documento que respalde tal afirmación. […] Respecto de este punto la Sala se había pronunciado, señalando20: […] 18 Interpretación prejudicial núm. 307-IP- 2017. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2001-00275-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

Criterio reiterado por esta Sala en sentencias de 17 de noviembre de 2017 y 14 de diciembre de 2018, expedientes núms. 2010-00372-00 y 2009-00452-00, C.P. María Elizabeth García González y Hernando Sánchez Sánchez (E). 20 Sentencia de 19 de febrero de 2004, expediente4 7062, Magistrado Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “La existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas dadas las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre las mismas.

“Pero para que sea posible la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca no basta la simple suscripción de un acuerdo sino que, además, en los términos del artículo 107 es necesario que se cumplan los requisitos adicionales establecidos en la misma norma como son el que se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios, inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. “[…] “Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “suscripción del acuerdo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

Así las cosas, la Sala considera que el Convenio de Consentimiento mutuo suscrito entre las partes, no reúne las condiciones exigidas en el artículo 107 persistiendo el riesgo de que, al coexistir las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST se induzca a error al público consumidor acerca de la procedencia del producto, pues no se adoptan medidas en este sentido.” Así, se concluye que un acuerdo respecto de la coexistencia de las marcas no inhibe ni a la administración ni al juzgador para hacer el correspondiente estudio de registrabilidad cuando dicho acuerdo no cumple los requisitos exigidos por normatividad aplicable, mucho menos cuando no se aportó ni en la vía gubernativa ni en el curso de este proceso.” (Destacado fuera de texto). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “FERRARI BY MI PARTS”, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00235-00 Actora: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES S.L. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de mayo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.