11001032400020160041300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00413-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GENZYME CORPORATION.

TESIS: LA INVENCIÓN TITULADA “UNA FORMA CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA” RESULTA OBVIA PARA UNA PERSONA MEDIANAMENTE VERSADA EN EL TEMA A PARTIR DEL ESTADO DE LA TÉCNICA PREEXISTENTE, CARECIENDO DE NIVEL INVENTIVO. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GENZYME CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

La nulidad de las resoluciones núms. 64623 de 17 de septiembre de 2015, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 2640 de 29 de enero de 2016, “Por la cual se 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 conceder el privilegio de patente a la invención titulada “UNA FORMA CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”. 3ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 26 de junio de 2012, solicitó el otorgamiento de una patente de invención titulada: “UNA FORMA AMORFA Y CRISTALINA DE GENZ 112638 HEMITARTRATO COMO INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”. 2°: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros. 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°: Que el Director de Nuevas Creaciones de la SIC, mediante oficio núm. 927, notificado el 3 de febrero de 2014, como consecuencia del examen de fondo, realizó observaciones de carácter técnico, por cuanto la creación se encontraba afectada de novedad por la anterioridad D1; y que la combinación de los documentos D2 y D3 o D4 y D1 afectaban su nivel inventivo. 4º: Manifestó que el 27 de noviembre de 2014 modificó el título de la invención, el cual quedó así: “UNA FORMA CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”. 5º: Que el 12 de junio de 2015, atendiendo las observaciones efectuadas, respondió el requerimiento de la SIC y modificó el capítulo reivindicatorio. 6º: Expresó que mediante la Resolución núm. 64623 de 17 de septiembre de 2015, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, fue negado el privilegio de patente; e inconforme con la citada decisión, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 2640 de 29 de enero de 2016, emanada del citado funcionario.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, al negar la solicitud de patente por nivel inventivo, por considerar erradamente que la invención se derivaba de manera evidente del estado de la técnica, esto es, de las enseñanzas de D3 y D5, a pesar de que dicha invención sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad.

Indicó que el problema técnico surgido a partir del arte previo se refiere a la acumulación de glicoesfingolípidos (GSLs) que podrían estar vinculados al redesarrollo de diversas enfermedades, tales como Tay-Sachs, Gaucher y Fabry y a diferentes tipos de cáncer. Adujo que la SIC delimitó como estado de la técnica los documentos D3 y D5; el primero, enseña compuestos heterocíclicos derivados del ácido 1-hidroxipropa-2-il carbámico, que son inhibidores de la glucosilceramida sintasa que han sido probados en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher; y, el segundo divulga que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y enseña que si se le agrega una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato, pero al adicionarse más iones del mencionado compuesto, disminuye la solubilidad de la misma, fenómeno conocido como el efecto del ion común. 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anotó que D3 describe únicamente que se puede presentar la formación de sales de compuestos de eliglustat; pero no publica o sugiere una sal cristalina de hemitartrato de eliglustat. Alegó que la SIC no tuvo en cuenta que, a diferencia de las enseñanzas divulgadas en D3, en la solicitud de invención se consideran relaciones molares entre el ácido tartárico y el compuesto eliglustat, de manera que se pueda obtener una forma cristalina de la sal hemitartrato, la cual es soluble en agua y no higroscópica (que no absorbe agua) a 40°C de temperatura y 75% de humedad relativa; que las propiedades físicas anteriormente mencionadas no se evidencian en la base libre de la sal de tartrato; y que es evidente un efecto inesperado que exista una fase polimórfica con al menos seis propiedades ventajosas.

Advirtió que la SIC pasó por alto el hecho de que la presente invención muestra soporte de efecto técnico inesperado, relacionando no solo propiedades de solubilidad en agua, la no higroscopicidad, sino también en función de la estabilidad de la formulación farmacéutica en función de tiempo, pues como se evidencia en el ejemplo 1 descripción de la presente solicitud, se realizó el correspondiente ensayo de estabilidad de las formulaciones obtenidas, encontrándose un perfil de estabilidad con respecto a la cantidad de degradantes formados, lo que constituye una ventaja técnica con respecto al estado de la técnica citado por 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la SIC, que no fue considerada en el anterior examen de patentabilidad. Agregó que, en conjunto, estas propiedades ventajosas hacen que la sal hemitartrato reivindicada sea susceptible de fabricación a gran escala como un fármaco, lo cual constituye un efecto técnico alcanzado por la materia reivindicada, a diferencia de la sal de tartrato, que se describe en D3.

Sostuvo que la SIC desconoció los efectos técnicos sorprendentes que se obtienen con la sal hemitartrato de eliglustat reivindicada en la presente solicitud con respecto a la base libre divulgada en el arte previo, entre ellos: i) un punto de fusión superior a >150ºC; ii) energía de empaquetado superior (mayor entalpía endotérmica); iii) inferior variación en tamaño de partícula; iv) superior solubilidad acuosa (sobre 300 mg/ml en agua); v) forma de cristal apropiada; y vi) superior densidad a granel en comparación con la base libre, evidenciándose que el compuesto reclamado tiene muchas propiedades ventajosas y su medición muestra, de manera inesperada, que entre todos los compuestos sintetizados el reivindicado, exhibió ventajas superiores como una nueva forma sólida de eliglustat.

Manifestó que el objeto de la invención consiste en proporcionar formas cristalinas únicas de sal hemitartrato de eliglustat y nuevas 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co composiciones farmacéuticas que la contengan y presenten propiedades favorables para su fabricación a gran escala, con efecto útil para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher.

Señaló que la creación reclamada cumple con los requisitos de patentabilidad, toda vez que para un experto medio no resultaría obvio ni evidente la obtención de la presente invención, a partir de las enseñanzas contenidas en el estado de la técnica. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 25 de la Decisión 486, sin embargo no sustentó el concepto de su violación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo, dado que no hay pruebas que permitan corroborar que la información existente en el estado de la técnica no es suficiente para que una persona versada en la materia llegara a proporcionar la sal hemitartrato de eliglustat, frente a aquella revelada en el arte previo, en este caso verificable con base en D3 y D5, de manera que no hay evidencia experimental en la solicitud que hubiera permitido a la Oficina comprobar la existencia 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de un salto cualitativo en la regla técnica y, por ello, no hay nivel inventivo. Advirtió que lo que sucede en este caso es que la solicitud de invención carece de nivel inventivo, porque surge obviamente del estado de la técnica y así lo evidencian los documentos D3 y D5, cuyas revelaciones específicas permiten al técnico de nivel medio llevar a cabo la invención propuesta.

Anotó que lo que se busca es obtener una forma cristalina de una sal de eliglustat que no sea higroscópica, pues esto forma parte de la solución, ya que el problema técnico tiene que ver con el efecto que se busca, esto es, con la reducción de la higroscopicidad, con el fin de poder fabricar a gran escala composiciones estables que incluyan el compuesto.

Que, sin embargo, en la descripción de los métodos de elaboración para la forma cristalina del hemitartrato de eliglustat y las composiciones que lo contienen, no se presenta una exposición de las ventajas en términos del efecto del control de la higroscopicidad sobre la estabilidad fisicoquímica del compuesto dentro de las composiciones frente a las formas sólidas disponibles en el estado de la técnica (ver acápite de resultados experimentales: ejemplo 1, pág. 47 en adelante). 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que en los ejemplos 3 y 4 se hace mención a la técnica DSC para evaluar la temperatura de transición endotérmica (fusión) 160-163°C y a los datos de las intensidades de los ángulos de difracción de rayos X con el fin de tener un análisis cristalográfico, empero esta información no conduce a concluir que la forma cristalina sea superior que la forma de base-libre.

Indicó que nada en el ejemplo 7 lleva a la persona versada en la materia a concluir sobre la superioridad en el comportamiento del cristal frente a la base libre de eliglustat, en lo que se refiere a la higroscopicidad y su efecto positivo sobre la estabilidad del compuesto para lograr producirlo a gran escala dentro de un sistema de entrega farmacéutico; y que, a su turno, la tabla 7 de la página 57 presenta un resumen de las siguientes propiedades fisicoquímicas: punto de fusión, entalpía endotérmica, tamaño de partícula, solubilidad acuosa, cristalinidad y forma; y que, frente a la higroscopicidad, se indica que a 40°C y 75% de humedad relativa (RH) ni la base libre ni el cristal presentan dicha característica.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formulación; que estos resultados fueron valorados luego en un estudio de estabilidad de largo plazo (durante 24 meses); sin embargo, de estos estudios no se puede concluir la superioridad del estado amorfo, dado que las variables analizadas en el estudio de estabilidad aportado tienen que ver con la composición cuali- cuantitativa de las formulaciones y no con las propiedades del estado sólido de la sal de eliglustat como debió presentarse, es decir, entre la sal amorfa y la sal cristalina (págs. 81 a 83 de la descripción de la solicitud).

Sostuvo que por ello, la demandante falla al demostrar que exista una relación de causalidad entre el hecho de diseñar un cristal de la sal de hemitartrato de eliglustat y reducir su higroscopicidad con el fin de obtener composiciones estables, cuando la base libre de eliglustat tampoco presenta comportamiento higroscópico, ni se probó que la sal tartrato o hemitartrato amorfa de eliglustat sea farmacéuticamente inconveniente para el diseño de las composiciones; y que así, de la información contenida en la descripción, se advierte que la materia reivindicada corresponde al diseño de una forma sólida alternativa, frente a la cual no existe evidencia de un verdadero efecto inesperado.

Manifestó, en cuanto a las mejoras relativas al método de tratamiento, que la Decisión 486 prohíbe el patentamiento de esta 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co materia, por lo que no fue considerado por la SIC al evaluar la patentabilidad de la solicitud.

Expresó que, concretamente, para la SIC es un hecho probado que el fármaco eliglustat y las sales con ácido tartárico fueron previstas por el estado de la técnica, como se concluye a partir del documento D3, por lo que el problema técnico objetivo considerado por la SIC fue cómo modificar la sal tartrato de eliglustat cristalina, conocida en el documento D3 (WO2006053043), para proporcionar una sal cristalina alternativa de eliglustat.

Precisó que en la Resolución núm. 64623 de 17 de septiembre de 2015, señaló que el documento D3 (W02006053043), publicado el 18 de mayo de 2006, resultaba relevante para efectos del examen de patentabilidad, en la medida que divulga una composición farmacéutica (párrafo [01021) que contiene tartrato de eliglustat (párrafos [0062] y [0103]); relleno soluble: lactosa, glicerol, cloruro de sodio, leche en polvo descremada, sacarosa (párrafos [0102] y [0104]); relleno insoluble: celulosa microcristalina, fosfato de calcio o almidón (párrafos [01041); ligante: almidón, celulosa microcristalina, goma tragacanto, gelatina, lactosa, ácido algínico (párrafos [0102] y [0104]) y lubricante: estearato de magnesio (párrafo [0104]). 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, asimismo, el documento divulga una sal tartrato de eliglustat (párrafos 0062 y 0103) (fórmula VIII) y la referencia al proceso de síntesis (párrafo 0065) para el compuesto: D-treo-1-(3',4'- etilendioxi)fenil-2-palmitoilamino-3-pirrolidino-1 propanolol (eliglustat) (figuras 8 y 9 y Col. 24, líneas 5 a 61 del documento US6569889 incorporado por referencia en W02006053043).

Que, por tal razón, no es cierto que el documento D3 solamente mencione la formación de una sal de forma general, máxime si se tiene en cuenta que dicho documento indica claramente que el residuo obtenido en el proceso de síntesis se puede cristalizar (Col. 24, líneas 35 a 40 en US6569889). De manera, que en el antecedente se garantiza la obtención del compuesto y su configuración de estado sólido cristalino. Afirmó que el capítulo reivindicatorio de la solicitud de invención en ningún momento hace referencia al procedimiento mediante el cual se obtiene la sal polimórfica, por lo que no se pueden considerar los argumentos de la demandante en cuanto las condiciones fisicoquímicas que median la obtención del estado cristalino reivindicado; y que, además, el tema de la influencia de factores, como la selección de solventes, temperatura, velocidad de enfriamiento, la opción de seleccionar un segundo solvente, agitación y calentamiento, sublimación y cambio en el pH, no se considera relevante, dado que no existe ninguna reivindicación de procedimiento. 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que no se presenta un diseño experimental, en el que efectivamente se evalúe la higroscopicidad del ingrediente activo, ni tampoco un diseño experimental en el que se estudie la higroscopicidad del ordenamiento cristalino frente al estado sólido conocido para la sal de eliglustat con ácido tartárico (en su estado amorfo o en un ordenamiento cristalino diferente), por lo que los hallazgos a los que se refiere la demandante no se derivan de los resultados divulgados en el ejemplo 15 de la solicitud de patente.

Advirtió que no es posible atribuir la generación de productos de degradación exclusivamente al tema de la cristalinidad y a la baja higroscopicidad del ingrediente activo en la forma de sal cristalina, dado que en el sistema farmacéutico evaluado se modifican tanto los excipientes como las proporciones, con lo cual se incluye un número adicional de variables de ensayo.

Adicionalmente, nada en el ejemplo 7 de la descripción lleva a la persona versada en la materia a concluir sobre la superioridad en el comportamiento del cristal frente a la base libre de eliglustat, en lo que se refiere a la higroscopicidad y su efecto positivo sobre la estabilidad del compuesto, para lograr producirlo a gran escala dentro de un sistema de entrega farmacéutico.

Anotó que la tabla 7 de la página 57 presenta un resumen de las siguientes propiedades fisicoquímicas: punto de fusión, entalpía endotérmica, tamaño de partícula, solubilidad acuosa, cristalinidad 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y forma; y que, frente a la higroscopicidad, se indica que a 40°C y 75% de humedad relativa (RH) ni la base libre de eliglustat ni el cristal presentan dicha característica.

Por lo tanto, no existe una referencia clara en cuanto al problema que se resuelve con la identificación del pDRX, en el caso de la forma cristalina de la sal hemitartrato de eliglustat frente a la forma de base libre ni frente a las sales del compuesto conocidas. Manifestó que en el ejemplo 5 se evalúa la actividad biológica del compuesto en un modelo de ratón, en el que los animales recibieron dosis intravenosas del hemitartrato de fórmula (I) (pág. 52 de la memoria descriptiva), lo que quiere decir que el compuesto fue administrado en su estado soluble dada la vía de administración, por lo que la demandante falla al pretender indicar la superioridad de una forma cristalina (sólida) con fundamento en un resultado de actividad biológica, en el que se prueba el compuesto en su forma soluble.

De hecho, con el ensayo lo que se busca es cuantificar los niveles de GL-3 por la terapia farmacológica y no tienen relación alguna con el estado cristalino de la sal hemitartrato de eliglustat. Adujo que el objetivo de la solicitud fue presentar formas cristalinas alternativas de una sal de eliglustat formada con ácido tartárico, sin embargo, no logró demostrar el verdadero efecto inesperado y, por ende, un salto cualitativo en la regla técnica con la identificación de las propiedades de estado sólido para este cristal, puesto que se 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trató de seleccionar un estado sólido sin demostrar que se produjo un efecto inesperado. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20112, el 29 de agosto de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad GENZYME CORPORATION, en su calidad de actora, así como la SIC, obrando como entidad demandada, y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 2 En adelante CPACA. 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 64623 de 17 de septiembre de 2015, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 2640 de 29 de enero de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, vulneran o no lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por la parte actora y por la entidad demandada. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, en el sentido de que la invención cuestionada se deriva del estado de la técnica y no representa un efecto técnico sorprendente o nuevo, razón por la cual carece de nivel inventivo y, por lo tanto, no cumple uno de los requisitos esenciales previstos en la Decisión 486 para poder otorgarle el privilegio de patente.

Alegó que es evidente que la sal hemitartrato eliglustat estaba sugerida por el documento D3; que la caracterización por técnicas convencionales de las propiedades físicas y químicas de una forma sólida como: cristalinidad, higroscopicidad o estabilidad a diferentes condiciones, entre otras, per se, no le confiere nivel inventivo al citado sólido, máxime cuando se encontraba sugerido por el estado de la técnica más cercano (documento D3).

Expresó que no existe un efecto inesperado o sorprendente, puesto que no se encuentra en el expediente un análisis comparativo frente a otras sales del eliglustat u otras formas cristalinas de este compuesto o siquiera frente al compuesto base de eliglustat revelado en el documento D3. Es así, como la sal hemitartrato 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eliglustat no presenta un efecto técnico probado distinto al eliglustat revelado en el documento D3 (ambos compuestos son inhibidores de glucosilceramida sintasa) y, por ello, es obvia respecto a las enseñanzas de los documentos D3 y D5. IV.2.- La actora reiteró los argumentos de la demanda y solicitó acceder a las pretensiones.

Para el efecto, insistió que la invención cuestionada sí tiene altura inventiva. Adujo que las pruebas comprueban plenamente que: a) Los documentos citados, ni por sí mismos ni en su combinación, se refieren a todas y cada una de las características de la sal cristalina de hemitartrato de eliglustat y la composición farmacéutica que la comprende. b) La SIC, desde un principio, incorrectamente definió el problema técnico que la solicitud denegada pretendía solucionar y lo redujo a la simple necesidad de obtener versiones alternativas de sales cristalinas de eliglustat con la misma actividad biológica.

Sin embargo, el propósito real de la invención era proveer formas sólidas más estables del eliglustat, en términos de solubilidad en agua y no-higroscopicidad, para la fabricación de productos farmacéuticos a gran escala. 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Contrario a lo afirmado por la SIC, D3 en ninguna parte divulga explícitamente una sal de tartrato del compuesto eliglustat que sea cristalina.

Simplemente provee una lista de opciones para formar una sal farmacéuticamente aceptable con los compuestos allí divulgados, sin ofrecer ejemplos o evidencia técnica de su preparación o de su proceso de cristalización. d) La SIC tergiversa las enseñanzas de D3, sacándolas completamente de contexto, para justificar su argumento de que dicho documento revela una sal cristalina de tartrato de eliglustat.

Sin embargo, ni las enseñanzas de D3 ni las de la referencia a la solicitud US 6.569.889 dentro de D3 hablan de la cristalización de una sal orgánica de eliglustat. e) D5 no subsana las deficiencias técnicas de D3 para obtener la invención porque es simplemente una guía para una práctica de laboratorio, y no corresponde a un documento científicamente riguroso para motivar la formación de sales de compuestos orgánicos y terapéuticos, ni mucho menos la obtención de sus cristales. f) La combinación de D3 y D5 no podría de ninguna manera llevar a la sal cristalina de hemitartrato de eliglustat de la solicitud denegada ya que no hay información en ninguno de los dos documentos sobre la obtención de una sal de eliglustat cristalina, 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co soluble en agua, y no-higroscópica. En caso de reconocer la referencia general a una posible sal de tartrato del compuesto en D3 como punto de partida para una potencial modificación, el documento D5 tampoco sería suficiente para motivar su cristalización, pues sus enseñanzas se relacionan con una sal hemitartrato de un compuesto inorgánico y, por ende, no se pueden extrapolar para la obtención de una sal de un compuesto orgánico. g) El efecto técnico proporcionado por la sal cristalina de la invención está plenamente demostrado en los datos experimentales descritos en los ejemplos de la solicitud durante el trámite administrativo.

No sólo se trata de una forma sólida más estable y con propiedades superiores a la base libre de eliglustat, sino de una sal cristalina que sorprendente e inesperadamente es muy soluble en agua, pero no absorbe ni retiene humedad durante su almacenamiento. Estas características son impredecibles y la obtención de la sal cristalina que las exhibe no representa una actividad investigativa rutinaria. h) La SIC niega la solicitud de patente al realizar un análisis en retrospectiva, o “hindsight” del arte previo citado, extrayendo elementos específicos de cada documento que se relacionen con las características esenciales de la sal cristalina reivindicada, pero ignorando por completo su contexto completo y su verdadero alcance. 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos3: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160041300, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 475-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 64623 de 17 de septiembre de 2015 y 2640 de 29 de enero de 2016, denegó el privilegio de patente a la invención titulada “UNA FORMA 3 Proceso 17-IP-2023. 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”. Sobre el particular, la actora adujo que la invención solicitada sí tiene nivel inventivo, razón por la que no puede ser considerada como derivada de manera evidente del estado de la técnica, esto es, de las anterioridades D3 y D5, ni resultar obvia para una persona del oficio versada en la materia.

Afirmó que la SIC pasó por alto el hecho de que la presente invención muestra soporte de efecto técnico inesperado, relacionando no solo por propiedades de solubilidad en agua, la no higroscopicidad, sino también en función de la estabilidad formulación farmacéutica en función de tiempo. Por su parte, la SIC sostuvo que la invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo, dado que no hay pruebas que permitan corroborar que la información existente en el estado de la técnica no es suficiente para que una persona versada en la materia llegara a proporcionar la sal hemitartrato de eliglustat, frente a aquella revelada en el arte previo, en este caso verificable con base en D3 y D5, de manera que no hay evidencia experimental en la solicitud que hubiera permitido a la Oficina comprobar la existencia de un salto cualitativo en la regla técnica y, por ello, no hay nivel inventivo. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que el objetivo de la solicitud fue presentar formas cristalinas alternativas de una sal de eliglustat formada con ácido tartárico, sin embargo, no logró demostrar el verdadero efecto inesperado y, por ende, un salto cualitativo en la regla técnica con la identificación de las propiedades de estado sólido para este cristal, puesto que se trató de seleccionar un estado sólido sin demostrar que se produjo un efecto inesperado.

VI.-1. Problema jurídico Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 64623 de 17 de septiembre de 2015 y 2640 de 29 de enero de 2016, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “UNA FORMA CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA” y si éstas vulneran o no lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Sobre el particular, se destaca que si bien es cierto que la actora alegó como vulnerado el artículo 25 ibidem, también lo es que no sustentó el concepto de su violación, razón por la cual la Sala se relevará de realizar su estudio y no se tendrá en cuenta en el problema jurídico a resolver. 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la Sala deberá determinar, si para el 27 de diciembre de 2007, que corresponde a la fecha en la cual se invocó la prioridad y para un experto medio en química farmacéutica, si la mencionada solicitud se derivaba manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: a) D3: WO 2006053043, documento titulado “Methods of tretating diabetes mellitus”, publicado el 18 de mayo de 2006; y b) D5: Experiment 13, documento titulado “Solubility product of potassium acid tartrate”, publicado el 6 de junio de 2004.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. VI.2- Los actos acusados La actora solicita, en este proceso, la nulidad de las resoluciones núms. 64623 de 17 de septiembre de 2015 y 2640 de 29 de enero de 2016, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “UNA FORMA CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la SIC. 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.II.3.- La normativa aplicable Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era dable remitirse al pronunciamiento comunitario rendido en el proceso núm. 475-IP- 20224, en el que se interpretó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. […]”.

V.II.4.- Análisis del caso concreto El requisito de nivel inventivo En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una 4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 de 12 de abril de 2023. 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica (Decisión 486, artículo 18). Respecto del requisito del nivel inventivo, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, traída a colación en el caso bajo examen, mencionó: “[…] Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica […]”.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la SIC; en segundo lugar, analizará los argumentos de la actora y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20125, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados6, el problema técnico planteado consiste en la necesidad de proporcionar compuestos inhibidores de sintasa glucosilceramida para disminuir la concentración de glicoesfingolípidos y tratar tumores y enfermedades hereditarias tales como Fabry y Gaucher.

Para resolver este problema técnico se presenta la sal hemitartrato de eliglustat. Sobre el particular, la parte demandada señaló que dado que no hay pruebas que permitan corroborar que la información existente en el estado de la técnica no es suficiente para que una persona versada en la materia llegara a proporcionar la sal hemitartrato de eliglustat, frente a aquella revelada en el arte previo, en este caso verificable con base en D3 y D5, de manera que no hay evidencia experimental en la solicitud que hubiera permitido a la Oficina comprobar la existencia de un salto cualitativo en la regla técnica y, por ello, no hay nivel inventivo. 5 “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en adelante CGP. 6 Obrantes en el índice núm. 99 del expediente digital. 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que lo que sucede en este caso es que la solicitud de invención carece de nivel inventivo, porque surge obviamente del estado de la técnica y así lo evidencian los documentos D3 y D5, cuyas revelaciones específicas permiten al técnico de nivel medio llevar a cabo la invención propuesta.

Precisó que en los ejemplos 3 y 4 se hace mención a la técnica DSC para evaluar la temperatura de transición endotérmica (fusión) 160-163°C y a los datos de las intensidades de los ángulos de difracción de rayos X con el fin de tener un análisis cristalográfico, 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empero esta información no conduce a concluir que la forma cristalina sea superior que la forma de base-libre. Indicó que nada en el ejemplo 7 lleva a la persona versada en la materia a concluir sobre la superioridad en el comportamiento del cristal frente a la base libre de eliglustat, en lo que se refiere a la higroscopicidad y su efecto positivo sobre la estabilidad del compuesto para lograr producirlo a gran escala dentro de un sistema de entrega farmacéutico; y que, a su turno, la tabla 7 de la página 57 presenta un resumen de las siguientes propiedades fisicoquímicas: punto de fusión, entalpía endotérmica, tamaño de partícula, solubilidad acuosa, cristalinidad y forma; y que, frente a la higroscopicidad, se indica que a 40°C y 75% de humedad relativa (RH) ni la base libre ni el cristal presentan dicha característica.

Explicó que en el ejemplo 15 de la solicitud se divulga un estudio de estabilidad para siete formulaciones que incluyen hemitartrato de eliglustat (compuesto de fórmula (I)) y que se diferencian entre ellas por la relación de los excipientes lactosa: avicel; que las siete formulaciones se sometieron a una temperatura de 85°C durante 3 días, bajo la velocidad de degradación y la estabilidad de cada formulación; que estos resultados fueron valorados luego en un estudio de estabilidad de largo plazo (durante 24 meses); sin embargo, de estos estudios no se puede concluir la superioridad del estado amorfo, dado que las variables analizadas en el estudio de 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estabilidad aportado tienen que ver con la composición cuali- cuantitativa de las formulaciones y no con las propiedades del estado sólido de la sal de eliglustat como debió presentarse, es decir, entre la sal amorfa y la sal cristalina (págs. 81 a 83 de la descripción de la solicitud).

Manifestó, en cuanto a las mejoras relativas al método de tratamiento, que la Decisión 486 prohíbe el patentamiento de esta materia, por lo que no fue considerado por la SIC al evaluar la patentabilidad de la solicitud. Expresó que, concretamente, para la SIC es un hecho probado que el fármaco eliglustat y las sales con ácido tartárico fueron previstas 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el estado de la técnica, como se concluye a partir del documento D3, por lo que el problema técnico objetivo considerado por la SIC fue cómo modificar la sal tartrato de eliglustat cristalina, conocida en el documento D3 (WO2006053043), para proporcionar una sal cristalina alternativa de eliglustat.

Que, asimismo, el documento divulga una sal tartrato de eliglustat (párrafos 0062 y 0103) (fórmula VIII) y la referencia al proceso de síntesis (párrafo 0065) para el compuesto: D-treo-1-(3',4'- etilendioxi)fenil-2-palmitoilamino-3-pirrolidino-1 propanolol (eliglustat) (figuras 8 y 9 y Col. 24, líneas 5 a 61 del documento US6569889 incorporado por referencia en W02006053043). 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, por tal razón, no es cierto que el documento D3 solamente mencione la formación de una sal de forma general, máxime si se tiene en cuenta que dicho documento indica claramente que el residuo obtenido en el proceso de síntesis se puede cristalizar (Col. 24, líneas 35 a 40 en US6569889).

De manera, que en el antecedente se garantiza la obtención del compuesto y su configuración de estado sólido cristalino. Afirmó que el capítulo reivindicatorio de la solicitud de invención en ningún momento hace referencia al procedimiento mediante el cual se obtiene la sal polimórfica, por lo que no se pueden considerar los argumentos de la demandante en cuanto las condiciones fisicoquímicas que median la obtención del estado cristalino reivindicado; y que, además, el tema de la influencia de factores, como la selección de solventes, temperatura, velocidad de enfriamiento, la opción de seleccionar un segundo solvente, agitación y calentamiento, sublimación y cambio en el pH, no se considera relevante, dado que no existe ninguna reivindicación de procedimiento.

Señaló que no se presenta un diseño experimental, en el que efectivamente se evalúe la higroscopicidad del ingrediente activo, ni tampoco un diseño experimental en el que se estudie la higroscopicidad del ordenamiento cristalino frente al estado sólido conocido para la sal de eliglustat con ácido tartárico (en su estado 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amorfo o en un ordenamiento cristalino diferente), por lo que los hallazgos a los que se refiere la demandante no se derivan de los resultados divulgados en el ejemplo 15 de la solicitud de patente. Advirtió que no es posible atribuir la generación de productos de degradación exclusivamente al tema de la cristalinidad y a la baja higroscopicidad del ingrediente activo en la forma de sal cristalina, dado que en el sistema farmacéutico evaluado se modifican tanto los excipientes como las proporciones, con lo cual se incluye un número adicional de variables de ensayo.

Anotó que la tabla 7 de la página 57 presenta un resumen de las siguientes propiedades fisicoquímicas: punto de fusión, entalpía endotérmica, tamaño de partícula, solubilidad acuosa, cristalinidad y forma; y que, frente a la higroscopicidad, se indica que a 40°C y 75% de humedad relativa (RH) ni la base libre de eliglustat ni el cristal presentan dicha característica.

Por lo tanto, no existe una referencia clara en cuanto al problema que se resuelve con la identificación del pDRX, en el caso de la forma cristalina de la sal 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hemitartrato de eliglustat frente a la forma de base libre ni frente a las sales del compuesto conocidas.

Manifestó que en el ejemplo 5 se evalúa la actividad biológica del compuesto en un modelo de ratón, en el que los animales recibieron dosis intravenosas del hemitartrato de fórmula (I) (pág. 52 de la memoria descriptiva), lo que quiere decir que el compuesto fue administrado en su estado soluble dada la vía de administración, por lo que la demandante falla al pretender indicar la superioridad de una forma cristalina (sólida) con fundamento en un resultado de actividad biológica, en el que se prueba el compuesto en su forma soluble.

De hecho, con el ensayo lo que se busca es cuantificar los niveles de GL-3 por la terapia farmacológica y no tienen relación alguna con el estado cristalino de la sal hemitartrato de eliglustat. Adujo que el objetivo de la solicitud fue presentar formas cristalinas alternativas de una sal de eliglustat formada con ácido tartárico, sin embargo, no logró demostrar el verdadero efecto inesperado y, por ende, un salto cualitativo en la regla técnica con la identificación de las propiedades de estado sólido para este cristal, puesto que se trató de seleccionar un estado sólido sin demostrar que se produjo un efecto inesperado.

Por su parte, la actora adujo que, a su juicio, la solicitud cumple con el requisito de nivel inventivo, comoquiera que no puede ser 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co considerada como derivada de manera evidente del estado de la técnica ni resultar obvia para una persona del oficio versada en la materia.

En ese sentido, argumentó que:.- El problema técnico surgido a partir del arte previo se refiere a la acumulación de glicoesfingolípidos (GSLs) que podrían estar vinculados al redesarrollo de diversas enfermedades, tales como Tay-Sachs, Gaucher y Fabry y a diferentes tipos de cáncer;.- La SIC delimitó como estado de la técnica los documentos D3 y D5; el primero, enseña compuestos heterocíclicos derivados del ácido 1-hidroxipropa-2-il carbámico, que son inhibidores de la glucosilceramida sintasa que han sido probados en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher; y, el segundo divulga que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y enseña que si se le agrega una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato, pero al adicionarse más iones del mencionado compuesto, disminuye la solubilidad de la misma, fenómeno conocido como el efecto del ion común; 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- D3 describe únicamente que se puede presentar la formación de sales de compuestos de eliglustat; pero no publica o sugiere una sal cristalina de hemitartrato de eliglustat;.- La SIC no tuvo en cuenta que, a diferencia de las enseñanzas divulgadas en D3, en la solicitud de invención se consideran relaciones molares entre el ácido tartárico y el compuesto eliglustat, de manera que se pueda obtener una forma cristalina de la sal hemitartrato, la cual es soluble en agua y no higroscópica (que no absorbe agua) a 40°C de temperatura y 75% de humedad relativa; que las propiedades físicas anteriormente mencionadas no se evidencian en la base libre de la sal de tartrato; y que es evidente un efecto inesperado que exista una fase polimórfica con al menos seis propiedades ventajosas;.- La SIC pasó por alto el hecho de que la presente invención muestra soporte de efecto técnico inesperado, relacionando no solo propiedades de solubilidad en agua, la no higroscopicidad, sino también en función de la estabilidad de la formulación farmacéutica en función de tiempo, pues como se evidencia en el ejemplo 1 descripción de la presente solicitud, se realizó el correspondiente ensayo de estabilidad de las formulaciones obtenidas, encontrándose un perfil de estabilidad con respecto a la cantidad de degradantes formados, lo que constituye una ventaja técnica con 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto al estado de la técnica citado por la SIC, que no fue considerada en el anterior examen de patentabilidad;.- En conjunto, estas propiedades ventajosas hacen que la sal hemitartrato reivindicada sea susceptible de fabricación a gran escala como un fármaco, lo cual constituye un efecto técnico alcanzado por la materia reivindicada, a diferencia de la sal de tartrato, que se describe en D3;.- La SIC desconoció los efectos técnicos sorprendentes que se obtienen con la sal hemitartrato de eliglustat reivindicada en la presente solicitud con respecto a la base libre divulgada en el arte previo, entre ellos: i) un punto de fusión superior a >150ºC; ii) energía de empaquetado superior (mayor entalpía endotérmica); iii) inferior variación en tamaño de partícula; iv) superior solubilidad acuosa (sobre 300 mg/ml en agua); v) forma de cristal apropiada; y vi) superior densidad a granel en comparación con la base libre, evidenciándose que el compuesto reclamado tiene muchas propiedades ventajosas y su medición muestra, de manera inesperada, que entre todos los compuestos sintetizados el reivindicado, exhibió ventajas superiores como una nueva forma sólida de eliglustat;.- El objeto de la invención consiste en proporcionar formas cristalinas únicas de sal hemitartrato de eliglustat y nuevas 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co composiciones farmacéuticas que la contengan y presenten propiedades favorables para su fabricación a gran escala, con efecto útil para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher; y.- La creación reclamada cumple con los requisitos de patentabilidad, toda vez que para un experto medio no resultaría obvio ni evidente la obtención de la presente invención, a partir de las enseñanzas contenidas en el estado de la técnica.

Precisado lo anterior, entonces, se tiene que el documento D3 divulga compuestos heterocíclicos derivados del ácido 1- hidroxipropan-2-il) carbámico, que son inhibidores de la glucosilceramida sintasa que han sido probados en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher (resumen, pág. 2, párrafos. [0008] y [0009] y reivindicación 1).

Asimismo, difunde el compuesto eliglustat (párrafo [0062]) en la forma de su sal tartrato (párrafo [0103]) y menciona que puede estar en forma cristalina, en la cita en que enseña que se puede sintetizar (párrafo [0062]), que se refiere a US6569889, párrafo [0122]). Y el documento D5 enseña que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y explica que si se agrega al ácido tartárico una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato (pág. 1). Si se adicionan más iones del compuesto básico, disminuye la solubilidad de la sal ácida de tartrato. Esta disminución de la solubilidad por adición de la sal que contiene un ion común se llama el efecto del ion común (pág. 2).

Ahora bien, la Sala observa que en la audiencia inicial de 29 de agosto de 20227, el Despacho tuvo como pruebas de la parte actora, el dictamen pericial rendido por el señor JOSÉ ANTONIO HENAO MARTÍNEZ, y por la entidad demandada, el concepto técnico rendido por la señora LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA8. Para el efecto, el mencionado perito, profesional en el área de la química, en el dictamen pericial aportado9, rindió el dictamen, en el cual señaló: “[…] 2.2.

Diferencias entre lo reivindicado y D3 (i) Diferencias de lo reivindicado en relación con D3: La invención revelada en el documento D3, se refiere a los inhibidores de la síntesis de glicoesfingolípidos (por ejemplo, la síntesis de GM3), tales como los inhibidores de la glucosilceramida sintasa, los cuales pueden ser usados para tratar la diabetes tipo 2.

Para lograr tal objetivo, D3 reclama diferentes compuestos, entre los que se encuentra el 1- (3',4'- ethylenedioxy)phenyl-2-octanoylamino-3-pyrrolidino-1- propanol (eliglustat) (párrafo [0062], reivindicación 29) y el 1(R)-(3',4'-ethylenedioxy)phenyl-2(R)-octanoylamino-3 pyrrolidino-1-propanol (párrafo [0063]). Sin embargo, este 7 Índice núm. 66 del expediente digital. 8 Índice 99 del expediente digital. 9 Folios 75 a 96 del cuaderno físico principal. 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documento, entre las 16 Figuras que reporta (páginas 5 a 7) no revela Gráficas ni Tablas que permitan identificar las propiedades fisicoquímicas de los compuestos allí divulgados, como lo son punto de fusión, pureza, aspecto físico, higroscopicidad, solubilidad, cohesión de las partículas (si es elevada, el polvo no fluye bien, lo cual puede deberse a cargas eléctricas o a la presencia de humedad) y especialmente, si se tratan de fases amorfas o cristalinas con sus respectivas caracterizaciones estructurales y fisicoquímicas, según el caso.

Por el contrario, la presente invención reclama específicamente la sal hemitartrato del compuesto de Fórmula (1) (ver Figura 1) obtenida por los inventores, la cual se puede lograr en forma sólida cristalina, puede cristalizarse en condiciones bien definidas, no es higroscópica, es soluble en agua, resultó ser estable ante los estudios de degradación forzada, fluye mejor y por supuesto, es más fácil de tratar para la fabricación a gran escala que la base libre y que otras sales del compuesto de Fórmula (1).

Es importante mencionar, que con respecto a las otras sales del compuesto de Fórmula (1), la memoria descriptiva de la presente invención, Sección Experimental, en el Ejemplo 1 "Preparación de sales de la Fórmula (1)", página 41, relaciona la serie de ácidos y sus proporciones moleculares con la Fórmula (1) (ácido: Fórmula (1)), que fueron utilizados en la preparación de las diferentes sales del compuesto de Fórmula (1).

En este Ejemplo, los inventores resaltan lo siguiente: “Solamente las sales generadas por ácido hidroclórico (1:1); ácido tartárico (1:1) y ácido tartárico (1:2) fueron de forma sólida. De estas tres sales se descubrió que el ácido hidroclórico (1:1) y ácido tartárico (1:1) son higroscópicas y no cristalinas y por ello inaceptables para el uso en un producto farmacéutico.

Se descubrió que el hemitartrato (1 sal: 2 Fórmula 1) del compuesto representado por la Fórmula 1 es cristalino y no higroscópico". El resaltado es mío. Como se puede apreciar, la búsqueda de la sal del compuesto de Fórmula (I) requirió de gran dedicación y mucha experimentación ya que es bien conocido que la formación de sales (a partir de principios activos básicos) farmacéuticamente aceptables, con buenas propiedades fisicoquímicas y por supuesto, aptas para ser utilizadas en los procesos, de fabricación a gran escala, no son del todo exitosas, y en este campo de incertidumbre se clasifica el compuesto de Fórmula (I). 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la sal de hemitartrato del compuesto de Fórmula (1) divulgada en la presente invención, sí especifica que corresponde a una forma cristalina única, la cual se encuentra caracterizada por los picos principales de difracción de polvo de rayos X en los ángulos 20 de 5,1; 6,6°; 10,7°; 11,0°; 13,3°; 15,1°; 15,9°; 16,5°; 17,6°; 18,6°; 18,7°; 19,00; 20,20; 21,7°; y 23,5°, en donde el diagrama de difracción de rayos X es obtenido utilizando radiación Cu Ka.

En el Ejemplo 4, páginas 51 y 52 de la memoria descriptiva se relacionan las condiciones bajo las cuales se tomaron los datos de difracción, y en la Figura 1, la cual se relaciona a continuación se presenta el difractograma de polvo del hemitartrato del compuesto de Fórmula (l). […] Además, D3 proporciona métodos para tratar la diabetes con los inhibidores de la síntesis de glicoesfingolípidos usados como agentes terapéuticos y adicionalmente, en la sección B. "pharmaceutical compositions", párrafo [0102], página 19, enseña que las composiciones de la invención comprenden un inhibidor glucosilceramida sintasa y un portador (también llamado vehículo) o un excipiente.

De igual manera, sugiere algunos excipientes y recomienda que las composiciones de la invención pueden también contener reactivos que controlen el pH. En este aparte menciona que Ejemplos de portadores farmacéuticamente deseados son descritos en E. W. Martin, 1990, Remington's Pharmaceutical Sciences, 17th Ed., Mack Pub. Co., Easton, PA.

En el párrafo [0103], página 20, D3 enseña una serie de sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos allí descritos, los cuales incluyen sales de ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos, sales de bases que incluyen las sales de amonio entre otras y las sales de metales alcalinotérreos (tales como magnesio y calcio). Vale resaltar, que allí se enuncian los diferentes tipos de ácidos orgánicos (donde se menciona el ácido tartárico) e inorgánicos que podrían conformar las sales farmacéuticamente aceptables a que hace referencia este párrafo, sin especificar el tipo de sales, esto es, si son ácidas o neutras y sin revelar los procesos y/o condiciones experimentales que se deberían establecer, controlar mantener para obtenerlas.

De igual manera, los portadores o vehículos y/o los excipientes farmacéuticamente aceptables son sencillamente enunciados y no se sugieren porciones de los mismos, ni recomendaciones para su uso en la elaboración de composiciones farmacéuticas. […] 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Efecto técnico causado y atribuible a las diferencias encontradas: Una de las características importantes a quien se le atribuyen las diferencias encontradas entre lo reivindicado en la presente solicitud de patente y el estado de la técnica más cercano, D3, corresponde al éxito obtenido por los investigadores al haber logrado establecer las condiciones experimentales bien definidas bajo las cuales cristaliza !a sal hemitartrato del compuesto de Fórmula (1), la cual, como ellos mismos manifiestan, presenta un efecto técnico sorprendente, en cuanto a que la sal hemitartrato del compuesto de Fórmula (1) reivindicada es cristalina, no presenta higroscopicidad, es soluble en agua, fluye mejor que la base libre correspondiente, a pesar de ser soluble en agua, es estable ante los estudios de degradación forzada, y gracias a que posee este conjunto de propiedades, es muy apropiada para ser utilizada en la fabricación a gran escala, como no los son la base libre y otras sales del compuesto de Fórmula (1).

En la Tabla 7, Páginas 48 y 49, Ejemplo 5, se relaciona una comparación entre las principales propiedades fisicoquímicas que presenta la nueva sal hemitartrato de la Fórmula (1) contra las de la base libre de la Fórmula (1), donde se puede apreciar que la nueva sal hemitartrato de Fórmula (1) posee propiedades fisicoquímicas superiores a las de la base libre de la Fórmula (1).

Por ejemplo, la sal hemitartrato de Fórmula 1 posee un punto de fusión superior (163°C, contra 86-88°C de la base libre), energía de empaquetado superior (96-106 Kj/mol, contra 75-82 Kj/mol), inferior variación en tamaño de partícula (3 pm en promedio, contra <10 a 100 um), superior solubilidad acuosa (sobre- 300 mg/ml en agua, contra 0.04 mg/mi), forma de cristal apropiada, y superior densidad a granel (0.4-0.5 Kg/m3, contra 0.2 Kg/m3) en comparación con la Base Libre de Fórmula (1).

Gracias al conjunto de estos efectos técnicos sorprendentes que presenta la sal hemitartrato del compuesto de Fórmula (1), de igual manera se ha descubierto que se pueden preparar gránulos estables para Formulaciones en cápsula de la sal hemitartrato de Fórmula 1 utilizando relaciones definidas de un agente de relleno insoluble en agua y un agente de relleno soluble en agua, (páginas 3 y 4 de la memoria descriptiva).

Con base en este descubrimiento, se reclaman las Formulaciones o composiciones Farmacéuticas estables de hemitartrato de Fórmula (1) en las reivindicaciones 3 a 12. […] De igual manera, el efecto técnico de la nueva sal hemitartrato de la Fórmula (1) es representado en las Figuras 2, 3 y 4, de la memoria descriptiva, donde se muestra el resultado de los estudios de la eficacia de las terapias de reducción de sustratos y enzimas en la reducción de los niveles de glucosilceramida en el hígado de los ratones 43 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con Gaucher (Figura 2), la eficacia de las terapias de reducción de sustratos y enzimas en la reducción de los niveles de glucosilceramida en el bazo de los ratones con Gaucher (Figura 3) y la eficacia de terapias de reducción de sustratos y enzimas en la reducción de los niveles de lucosil¡ceramida en el pulmón de ratones con Gaucher (Figura 4).

La Figura 5 muestra la cuantificación del grado de tinción de CD68 en el hígado de ratones con la enfermedad de Gaucher. En las Figuras 2 a 5, la eficacia de los tratamientos con la sal hemitartrato de la Fórmula (1), es señalada en ellas en el bloque D (++). De acuerdo con lo observado en las Figuras 7 y 8 se puede inferir que la inhibición mediada por la sal hemitartrato de Fórmula (1) reivindicada de la glucosilceramida sintasa que cataliza el primer paso en la síntesis de glicoesfingolípidos, no sólo es ventajosa en los modelos animales de la enfermedad de Gaucher sino también de la enfermedad de Fabry, y también podría tener efectos positivos en otros glicoesfingolípidos.

Un efecto técnico adicional, atribuible a las diferencias técnicas encontradas entre lo reivindicado en la presente solicitud de patente y lo reivindicado en el antecedente D3 es el referente a la reproducibilidad de la sal hemitartrato de la Fórmula (1), resaltando la importancia de la misma para ser utilizada en procesos a gran escala.

El Ejemplo 1 entre las páginas 38 y 41 de la memoria descriptiva, enseña las condiciones bajo las cuales se prepara el hemitartrato de la Fórmula (1) partiendo de la base libre disuelta en acetona (páginas 38 y 39) reportando un rendimiento del 95%; en la página 39 se describe la forma de preparar la sal hemitartrato de la Fórmula (1) utilizando diferentes solventes y condiciones experimentales de los utilizados previamente, este procedimiento parte de la base libre en una mezcla de solventes metano¡/acetona al 5% utilizando la técnica del sembrado, reportando el 74% de rendimiento.

De igual manera, en la página 40 enseña la preparación de la sal hemitartrato de la Fórmula (1) partiendo de la base libre disuelta en una mezcla de agua/acetona al 1% utilizando también la técnica del sembrado, reportando un rendimiento del 73%. En los procesos de recristalización no se reportan pérdidas considerables de la sal hemitartrato de la Fórmula (1), ya que logran recuperaciones entre el 77 y 78%.

En la página 40 se enseña el proceso de recristalización de la sal hemitartrato de la Fórmula (1) en acetona, partiendo de la disolución del hemitartrato de Fórmula (1) en metanol al 5% en acetona, reportando un 78% de recuperación y en la página 41 se enseña la recristalización del del hemitartrato de la Fórmula (1) a partir de la disolución en agua al 1% en acetona, reportando un 77% de recuperación. Cabe resaltar que es totalmente impredecible sin experimentación alguna y a partir de las enseñanzas de los documentos citados, la formación de un polimorfo de una sal con las propiedades deseadas con el fin de resolver el problema de la invención. Por ejemplo, como se muestra en 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el Ejemplo 1, doce formas de sales diferentes del compuesto de interés habían sido preparadas. De estas doce formas de sal, sólo tres eran sólidos; y de las tres formas sólidas, sólo la sal hemitartrato era cristalina y no higroscópica. Se hace notar que la sal 1: 1 de tartrato se preparó y se encontró que era inadecuada.

Adicionalmente, aunque en el estado de la técnica citado por la SIC existen indicios del uso de formas cristalinas no higroscópicas, se debe resaltar, que es el conjunto de las propiedades fisicoquímicas que presenta un compuesto en particular en estudio, las que finalmente contribuyen a la producción de formas sólidas a gran escala, y particularmente para el presente caso, la producción de formas sólidas de eliglustat a gran escala.

En este sentido, es relevante el estudio de estabilidad de la formulación farmacéutica en función del tiempo, el cual es evidenciado en el Ejemplo 15 de la descripción de la presente invención, páginas 81 a 84. En este Ejemplo, se realizó el correspondiente ensayo de estabilidad de las formulaciones obtenidas encontrándose un perfil de estabilidad con respecto a la cantidad de degradantes formados, lo que constituye una ventaja técnica con respecto al estado de la técnica citado por la SIC que no fue considerada en el anterior examen de patentabilidad.

Como resultado, los investigadores encontraron que la composición farmacéutica que posee 37 % en peso del hemitartrato de Fórmula (1), 41,0% en peso de un agente de relleno soluble en agua; 16,7 % en peso de un agente de relleno insoluble, 2 % en peso a aproximadamente 6 % en peso de un ligante; y aproximadamente 0,1 % en peso a aproximadamente 2 % en peso de un lubricante, todo en forma de sólidos secos, posee el mejor perfil de estabilidad con respecto a la cantidad de degradantes formados.

Nótese que esta composición farmacéutica corresponde a lo reclamado en las reivindicaciones 10 a 12. […] 2.5. Evaluación de obviedad De acuerdo con lo descrito previamente respecto a lo divulgado por el antecedente D3, se dejó claro que este antecedente reclama diferentes compuestos, entre los que se encuentra el 1-(3´4´-ethylenedioxy)phenyl-2— octanoylamino-3- pyrrolidino-1-propanol(eliglustat) y el 1(R)-(3',4'-ethylenedioxy)phenyl-2(R)-octanoylamino-3- pyrrolidino-1-propanol.

Pero ni de estos compuestos, ni del total de los compuestos reclamados, revela las propiedades fisicoquímicas, como lo son, punto de fusión, pureza, aspecto físico, higroscopicidad, solubilidad, cohesión de las partículas y especialmente, si se tratan de fases amorfas o cristalinas con sus respectivas caracterizaciones estructurales, y fisicoquímicas, según el caso.

Además, 45 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co D3 proporciona métodos para tratar la diabetes con los inhibidores de la síntesis de glicoesfingolípidos usados como agentes terapéuticos, sugiere algunos excipientes y recomienda que las composiciones de la invención pueden también contener reactivos que controlen el pH.

Vale resaltar igualmente, que allí se enuncian diferentes tipos de ácidos orgánicos (donde se menciona el ácido tartárico) e inorgánicos que podrían conformar las sales farmacéuticamente aceptables, sin especificar el tipo de sales, esto es, si son ácidas o neutras y sin revelar los procesos y/o condiciones experimentales que se deberían establecer, controlar y mantener para obtenerlas.

De igual manera, los portadores o vehículos y/o los excipientes farmacéuticamente aceptables son sencillamente enunciados y no se sugieren proporciones de los mismos, ni recomendaciones para su uso en la elaboración de las composiciones farmacéuticas. Por su parte, D5 (corresponde a una guía práctica de laboratorio diseñada 1) para la cuantificación de la solubilidad molar del tartrato ácido de potasio (KHTar) en dos solventes diferentes, en agua y en una solución de nitrato de potasio (KNO3) 0.10 M y 2) para evaluar cómo varía la solubilidad de una sal ligeramente soluble (tartrato ácido de potasio, KHTar) cuando se disuelve en una solución de nitrato de potasio, KNO3 0.10 M. Considerando las observaciones anteriores, queda claro que las condiciones de cristalización de la sal hemitartrato de la Fórmula (1) no pudieron derivarse de una manera obvia a partir de las enseñanzas de las anterioridades D3 y D5 individualmente ni en forma conjunta, pues no resulta evidente ni obvio que una persona normalmente versada en la materia, tomara como guía una práctica de Laboratorio donde se estudia la solubilidad molar del tartrato ácido de potasio, y utilizan como solventes, agua y una solución de nitrato de potasio 0.10M (KNO3 0.10 M); para que ella, con esta información, pudiera hacer diferentes experimentos de preparación de la sal hemitartrato de la Fórmula (1) utilizando como solventes la acetona bajo reflujo, metano¡/acetona al 5%, agua/acetona al 1% a temperatura ambiente, metano¡ al 5% en acetona bajo reflujo, para disolver inicialmente el ácido L-tartárico, como lo enseña el Ejemplo 1, páginas 38 a 40) de la memoria descriptiva.

Adicionalmente, si la persona versada en la materia hubiese tenido en consideración las enseñanzas del documento D5, el cual discute las condiciones de titulación para neutralizar e incluso formar sales menos solubles que el ácido tartárico, con toda seguridad que nunca hubiese tenido éxito en su empeño por lograr obtener la forma cristalina única de la sal de hemitartrato de Fórmula (1) divulgada en la presente invención. 46 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De hecho, puesto que ni el documento D3 ni el documento D5 revelan las condiciones experimentales establecidas (tipo de solvente, mezcla de solventes, proporciones de los mismos, temperatura, agitación, método de cristalización) para cristalizar alguna sal de tartrato del compuesto de Fórmula (I); no existe punto de comparación entre las enseñanzas de los antecedentes D3 y D5, respecto al tipo de fase cristalina, constantes de celda, sistema cristalino y posiciones de los picos de difracción; contra lo reclamado de la sal de hemitartrato de Formula (I) reivindica en la presente invención. Con toda seguridad, las condiciones experimentales bajo las cuales, las moléculas de la sal hemitartrato de la Fórmula (I) cristalizaron particularmente en la forma cristalina reivindicada, se deben a la exitosa labor del inventor, quien con toda seguridad requirió de experimentaciones adicionales y propias, producto de su experiencia y no sugeridas en D3 y D5 para lograr establecer, mantener, controlar y hacer reproducibles, el conjunto de condiciones experimentales únicas que llevaron a la sal hemitartrato de la Fórmula (I) a cristalizar en la forma particular reclamada en la reivindicación 1. […] Conclusiones > D3 reclama diferentes compuestos, entre los que se encuentra el 1-(3',4'- ethylenedioxy)phenyl-2- octanoylamino-3-pyrrolidino-1-propaflol (eliglustat) (párrafo [0062], reivindicación 29) y el 1(R)-(3',4' ethylenedioxy)phenyl-2(R)- octanoylamino-3-pyrrolidino-1- propanol (párrafo [00631).

Sin embargo, este documento, entre las 16 Figuras que reporta (páginas 5 a 7) no revela Gráficas ni Tablas que permitan identificar las propiedades fisicoquímicas de los compuestos allí divulgados, como lo son punto de fusión, pureza, aspecto físico, higroscopicidad, solubilidad, cohesión de las partículas (si es elevada, el polvo no fluye bien, lo cual puede deberse a cargas eléctricas o a la presencia de humedad) y especialmente, si se tratan de fases amorfas o cristalinas con sus respectivas caracterizaciones estructurales y fisicoquímicas, según el caso, > D3 enseña una serie de sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos allí descritos.

Allí se enuncian los diferentes tipos de ácidos orgánicos (donde se menciona el ácido tartárico) e inorgánicos que podrían conformar las sales farmacéuticamente aceptables a que hace referencia este párrafo, sin especificar el tipo de sales, esto es, si son ácidas o neutras y sin orientar los procesos y condiciones experimentales para obtenerlas, 47 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co > Basado en la lectura detallada del documento D5, se deja claro que este documento no plantea ningún problema técnico objetivo a ser resuelto por una invención específica. Por el contrario, como ya se mencionó, D5 se trata de una guía práctica de laboratorio diseñada 1) para la cuantificación de la solubilidad molar del tartrato ácido de potasio (KHTar) en dos solventes diferentes, en agua en una solución de nitrato de potasio (KNO3) 0.10 M y 2) para evaluar cómo varía la solubilidad de una sal ligeramente soluble (tartrato ácido de potasio, KHTar) cuando se disuelve en una solución de nitrato de potasio, KNO3 0.10 M. Técnicamente, corresponde a una práctica de laboratorio para evaluar el efecto del ion común. Nótese que en este caso el ion común es el ion potasio (K), catión formador de sales que no tiene ninguna relación con el objeto de la presente solicitud de patente, > De hecho, puesto que ni el documento D3 ni el documento D5 revelan las condiciones experimentales establecidas (tipo de solvente, mezcla de solventes, proporciones de los mismos, temperatura, agitación, método de cristalización) para cristalizar alguna sal de tartrato del compuesto de Fórmula (1), no existe razón de peso para comparar las enseñanzas de los antecedentes D3 y D5 respecto al tipo de fase cristalina, constantes de celda, sistema cristalino y posiciones de los picos de difracción, de la sal de hemitartrato de Fórmula (1) reivindicada en la presente invención. > Las condiciones experimentales bajo las cuales, las moléculas de la sal hemitartrato de la Fórmula (1) cristalizaron particularmente en la forma cristalina reivindicada, se deben a la labor del inventor, quien con su experticia logró establecer el conjunto de tales condiciones, > En cuanto al efecto técnico atribuible a las diferencias encontradas: • La sal hemitartrato del compuesto de Fórmula (l), presenta un efecto técnico sorprendente, en cuanto a que esta sal es cristalina, no presenta higroscopicidad, es soluble en agua, fluye mejor que la base libre correspondiente, a pesar de ser soluble en agua, es estable ante los estudios de degradación forzada, y gracias a que posee este conjunto de propiedades, es muy apropiada para ser utilizada en la fabricación a gran escala, como no lo son la base libre y otras sales de[ compuesto de Fórmula (1), • Gracias al conjunto de efectos técnicos sorprendentes que presenta la sal hemitartrato del compuesto de Fórmula (1), de igual manera se pudo descubrir que se pueden preparar gránulos estables para Formulaciones en cápsula de la sal Hemitartrato de Fórmula (1) utilizando relaciones definidas 48 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de un agente de relleno insoluble en agua y un agente de relleno soluble en 1 agua. • El efecto técnico de la nueva sal hemitartrato de la Fórmula (1) es representado en las Figuras 2, 3 y 4, de la memoria descriptiva, donde se muestra el resultado de los estudios de la eficacia de las terapias de reducción de sustratos y enzimas en la disminución de los niveles de glucosilcera mida en el hígado de los ratones con Gaucher (Figura 2), la eficacia de las terapias de reducción de sustratos y enzimas en la reducción de los niveles de glucosilceramida en el bazo de los ratones con Gaucher (Figura 3) y la eficacia de terapias de reducción de sustratos y enzimas en la reducción de los niveles de glucosilcerarnida en el pulmón de ratones con Gaucher (Figura 4). • En el estudio de la "Eficacia de la sal Hemitartrato de la Fórmula (1) en un modelo de ratón con enfermedad de Gaucher" correspondiente al Ejemplo 8, enseña que "El Hemitartrato de Fórmula (1) demostró un alto grado de especificidad para la enzima glucosilcerarnida sintasa.

No hubo inhibición medible de la actividad de glucocerebrosidasa en la dosis efectiva, que es una característica importante al tratar los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1, la mayoría de los cuales retienen actividad de glucocerebrosidasa residual”. > La presente invención reclama específicamente la sal hemitartrato del compuesto de Fórmula (1) (ver Figura 1) obtenida por los inventores, la cual se puede obtener en forma sólida cristalina, puede cristalizarse en condiciones bien definidas, no es higroscópica, es soluble en agua, fluye mejor y por supuesto, es más fácil de tratar para la fabricación a gran escala que la base libre y que otras sales del compuesto de Fórmula (I). > La búsqueda de la sal del compuesto de Fórmula (I) requirió de gran dedicación y mucha experimentación ya que es bien conocido que la formación de sales con buenas propiedades fisicoquímicas a partir de compuestos básicos y por supuesto, aptas para ser utilizadas en los procesos de fabricación a gran escala, no son del todo exitosas, y en este campo de incertidumbre se clasifica el compuesto de Fórmula (I). > Considerando que los documentos citados por la SIC como el arte previo más cercano (D3, D5) no discuten exactamente la misma sal de hemitartrato del compuesto de fórmula (I) reivindicada, la presente invención sí presenta novedad en vista de los documentos anteriores. > Es claro que debido a que los documentos citados D3 y D5 no sugieren ni enseñan por si de la sal hemitartrato cristalina 49 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co objeto de protección y/o sus propiedades ventajosas, se considera que las conclusiones del Examinador en relación con la obviedad de la invención solamente resultan posibles si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver.

Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en dichos documentos que permita concluir que únicamente la sal objeto de protección presentarla las seis propiedades ventajosas arriba señaladas, que permiten solucionar el problema técnico acá planteado que consiste en la producción a gran escala. > La sal de hemitartrato del compuesto de fórmula (I) reivindicada se encuentra caracterizada mediante sus características físicas y mediante su patrón de difracción de polvo de rayos X mediante 15 picos característicos, de manera que cumple con los requisitos de claridad que sugiere la "Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad". > De acuerdo con los resultados divulgados en la descripción de la presente invención, se evidencia que la sal de hemitartrato del compuesto de fórmula (I) reivindicada presenta una mayor solubilidad y menos higroscopicidad en comparación con su base libre, lo que constituye un efecto técnico sorprendente de la presente invención y por tanto le confiere nivel inventivo a la misma. […]” (Destacado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, se tiene que con el escrito de contestación de la reforma de la demanda la parte demandada allegó el concepto técnico de la experta de la SIC, LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA, razón por la cual el Despacho sustanciador lo tuvo como prueba y ordenó, en la referida audiencia inicial, que se le citara, para que el día de la realización de la audiencia de pruebas explicara las razones y conclusiones de dicho concepto técnico, con el fin de que las partes y el Despacho Sustanciador le pudieran formular las preguntas que a bien tuvieran. 50 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La experta en mención en el concepto técnico, aportado por la SIC10, sostuvo lo siguiente: “[…] Sobre el estado de la técnica cercano: […] De acuerdo con el método de examen de nivel inventivo (método problema/solución) justamente porque la anterioridad D3 menciona compuestos heterocíclicos derivados del ácido 1-hidroxipropan- 2-ii) carbámico, que son inhibidores de la glucosilceramida sintasa que han sido probados en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher (Resumen, Pág. 2, Párrs. [0008] y [0009] y reivindicación 1).

Enseña el compuesto eliglustat (Párrs. [0062]) en la forma de su sal tartrato ([0103]) y menciona que puede estar en forma cristalina, en la cita en que se enseña que se puede sintetizar (Párr. [0065], que se refiere a US6569889, Párr. [0122]), este es el estado de la técnica más cercano (cómo se entiende, el estado de la técnica más cercano es el documento que tiene más elementos en común con el objeto de la solicitud y está destinado, al mismo propósito).

Y la solicitud difiere de él en que los compuestos de D3 no mencionan una sal hemitartrato de eliglustat cristalina, sino que menciona sales tartáricas de eliglustat cristalina y no se encuentran identificadas mediante DRX. Ahora bien, la anterioridad D5 es el documento complementario de examen porque menciona ese elemento que faltaba en el estado de la técnica más cercano y como tal no se requiere que mencione todos los demás elementos que ya están en D3, sino que sugiere la forma en que el problema (modificar la sal tartrato de eliglustat cristalina conocida en el documento D3 para proporcionar una sal cristalina alternativa de eliglustat) puede ser solucionado, esto es modificando los compuestos de D3 empleando las enseñanzas de D5 para lograr las sales de hemitartrato.

Sobre las diferencias entre lo reivindicado y D3 […] Tal como se señaló anteriormente, el documento D3 ya divulgaba compuestos como eliglustat (Párrs. [0062], en la forma de su sal tartrato ([0103]) y menciona que puede estar en forma cristalina, en la cita en que se enseña que se puede sintetizar (Párr. [0065], que se refiere a U56569889 Párr. [0122]). 10 Índice 99 del expediente digital SAMAI. 51 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, teniendo en cuenta a las propiedades fisicoquímicas, hay que tener en cuenta que estas propiedades no confieren el efecto técnico o ventaja frente a lo ya conocido, por el hecho de ser identificadas o evaluadas. Se reitera que la caracterización de las sales de eliglustat de la solicitud evaluada, se trata una configuración de estado sólido correspondiente a la forma cristalina de la sal hemitartrato de un compuesto conocido en el estado de la técnica, como es el caso de Eliglustat.

De igual manera, en la Resolución impugnada se indicó que el documento D3, divulga una sal tartrato de eliglustat (Párrs. 0062 y 0103) (fórmula VIII) y la referencia al proceso de síntesis (Párr. 0065) para el compuesto: D-treo-1 - (3',4'-etilendioxi)fenil-2-palmitoilamino-3-pirrolidino- 1-propanolol (Eliglustat) (Figs. 8 y 9 y Col. 24, líneas 5 a 61 del documento US6569889 incorporado por referencia en W02006053043).

Por su parte, el documento D5 hace referencia a la labor práctica que lleva a cabo la persona versada en la materia para obtener una sal de ácido tartárico de un compuesto básico, con el fin de neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos (Pág. 1). 4. El perito señala que "( ) se descubrió que el hemitartrato (1 sal: 2 Fórmula 1) del compuesto representado por la Fórmula 1 es cristalino y no higroscópico ( ) la búsqueda de la sal del compuesto de Fórmula (1) requirió de gran dedicación y mucha experimentación ya que es bien conocido que la formación de sales (a partir de principios activos básicos) ( ) con buenas propiedades fisicoquímicas y por supuesto, aptas para ser utilizadas en los procesos de fabricación a gran escala, no son del todo exitosas, y en este campo de incertidumbre se clasifica el compuesto de Fórmula (1)" En este punto es importante resaltar que en el ejemplo 15 de la solicitud en estudio se divulga un estudio de estabilidad para siete formulaciones que incluyen hemitartrato de eliglustat (compuesto de fórmula (1)) que se diferencian entre ellas por la relación de lactosa: avicel.

Las siete formulaciones se sometieron a una temperatura de 85°C durante 3 días, es decir, bajo condiciones aceleradas con el fin de determinar la velocidad de degradación y la estabilidad de cada formulación. Estos resultados fueron valorados luego en un estudio de estabilidad de largo plazo (durante 24 meses). Bajo este panorama, el estudio citado por la recurrente no permite determinar la superioridad del estado cristalino frente al estado amorfo, dado que las variables analizadas en el estudio de estabilidad aportado tienen que ver con la composición cual¡- cuantitativa de las formulaciones y no con las propiedades de estado sólido de la sal de eliglustat 52 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como debió presentarse, es decir, la sal amorfa frente a la sal cristalina (Págs. 81 a 83 de la descripción de la solicitud). Se reitera que frente a la higroscopicidad del ingrediente activo, nuevamente este Despacho considera relevante señalar que no se presenta un diseño experimental en el que efectivamente se evalúe la higroscopicidad del ordenamiento cristalino, frente al sólido conocido para la sal de eliglustat con ácido tartárico (en su estado amorfo o en un ordenamiento cristalino diferente), por lo que no se puede atribuir un efecto técnico derivado de los resultados divulgados en el Ejemplo 15 de la solicitud. […] En efecto, la solicitud reclama composiciones que comprenden la sal hemitartrato de eliglustat, sin embargo, la reivindicación no menciona específicamente una composición, simplemente menciona los posibles excipientes que pueden comprender, más adelante, se mencionan porcentajes, pero los rangos son amplios, es decir, no se observó una composición específica del hemitartrato de eliglustat que, por lo demás, se encontró que dicha sal carece de nivel inventivo.

Sobre el efecto técnico causado y atribuible a las diferencias […] De acuerdo con los análisis realizados por la SIC, en la resolución 64623 y resolución 2640, no se evidenció un efecto técnico por parte de la sal hemitartrato de eliglustat cristalina, distinto al mostrado en el documento D3 para la sal tartrato de eliglustat cristalina por lo que se enfatiza que no hay un efecto inesperado, por lo tanto, la sal hemitartrato de eliglustat y sus composiciones carecen de nivel inventivo.

Sobre el problema técnico objetivo que plantea lo que se reivindica […] Contrario a lo que afirma el perito, en el análisis realizado de nivel inventivo, el problema técnico objetivo se debe definir sobre la base del estado de la técnica más cercano. Normalmente, las diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión y por ende, se debe definir el problema.

El problema técnico no siempre es el indicado en la solicitud y a veces 53 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda.

Y se debe tener en cuenta que el estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante del cual partió. Se reitera que el fármaco eliglustat y las sales de ácido tartárico habían sido reveladas por el documento D3 además, está revelado que pueden estar en forma cristalina, así que lógicamente al hacer los ensayos respectivos, se van a encontrar propiedades y usos de dichas sales, lo cual forma parte de la práctica rutinaria en el proceso de preformulación en donde se debe cumplir como mínimo con unas buenas condiciones de estabilidad (entre otras cosas, que el producto no sea higroscópico o que lo sea en un bajo porcentaje), de solubilidad, velocidad de disolución, entre otros.

Evaluación de obviedad […] El documento D5 divulga que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil ( TarH2) y enseña que si se agrega al ácido tartárico una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato “H-Tar- compuesto (Pág. 1). Si se adicionan más iones del compuesto básico, se forma la sal hemitartrato y disminuye la solubilidad de la sal ácida de tartrato.

Esta disminución de la solubilidad por adición de la sal que contiene un ion común se llama el efecto del ion común (Pág. 2). Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia, agregaría al ácido tartárico no solo en la cantidad suficiente del compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, sino el doble de esta para formar la sal tartrato: “compuesto- Tar-compuesto” (llamada 'hemitartrato' porque por una mol del compuesto base eliglustat hay media mol de ácido tartárico); teniendo en cuenta además los conocimientos generales de la persona normalmente versada en la materia, como enseña el libro de texto "Polymorphism-in- pharmaceutical solids" donde se divulga que el anión tartrato es uno de los más frecuentemente, utilizados para la formación de sales (Pág. 80).

De manera, que la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. 9. Respecto a las conclusiones del perito se indica lo siguiente: • Las anterioridades D3 y D5 sí anticipan el objeto de la solicitud de patente, es decir, una sal hermitartrato 54 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de eliglustat en forma cristalina, toda vez que revelan elementos que sugieren a la persona del oficio normalmente versada en la técnica planteada. • La persona versada en la materia contaba con la sugerencia o motivación razonable para lograr formar la sal hemirtartrato - de eliglustat, partiendo de las enseñanzas del documento D3 que ya mencionaba las sales de tartrato de eliglustat en forma cristalina y el documento D5 divulga que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y enseña que si se agrega al ácido tartárico una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato "H-Tar-cpmpuesto” (Pág. 1). • De acuerdo con el análisis realizado, se observó que las sales de hemitartrato de eluglistat reivindicadas no muestran un efecto técnico inesperado. • Las anterioridades D3 y D5, citadas por esta Oficina, sí orientan de manera suficiente a un técnico medio a obtener sales de hermitartrato de eliglustat que solucionan el mismo problema técnico.

Conclusión Teniendo en cuenta lo anterior, el peritaje del Dr. José Antonio Henao Martínez, adjuntado por la sociedad demandante a la Reforma de la demanda, no es evidencia para demostrar el nivel inventivo de la invención denegada, toda vez que no desvirtúa las enseñanzas de D3 y D5, especialmente su efecto técnico, y no demuestran que la invención cumpla con el requisito de nivel inventivo exigido para el otorgamiento del privilegio de patente solicitado. […]” (Destacado fuera de texto).

Posteriormente, en la audiencia de pruebas celebrada por el Despacho Sustanciador el 9 de noviembre de 202211, en la que: i) se realizó la sustentación del dictamen rendido por el perito JOSÉ ANTONIO HENAO MARTÍNEZ y aportado por la parte actora, ii) se practicó el testimonio técnico de la señora LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA, y iii) se recepcionó el testimonio del señor CRAIG 11 Índice núm. 83 del expediente digital. 55 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIEGEL, en su calidad de inventor de la solicitud de la invención, de los cuales se transcriben los siguientes apartes relevantes: “[…] APOD. ACTORA: ¿Pero D3 le brinda alguna enseñanza, algún paso a paso, alguna sugerencia que le permitiera a usted como experto obtener una sal hemitartrato de Eliglustat? PERITO HENAO: No, Doctor.

No es que D3 lo único que demuestra es la fórmula. Usted lee la fórmula, pero la fórmula del eliglustat, de la base, no dice más nada. Claro que el párrafo 103 que leímos habla de una serie de ácidos con los cuales se podría, pero hay que ensayarlo. Mire que de los ensayos que hicieron los investigadores, los inventores, pues el que trabajaron con el ácido clorhídrico resultó ser higroscópico, o sea que captaba humedad del ambiente, y resultó ser no cristalino, o sea era amorfo.

Eso no es ideal para la conformación en este caso de la dosificación como se quiere tener. Y el ácido L-tartárico en relación de 1 a 1, también dio higroscópico que captaba humedad y que era amorfo directamente.” […] APOD. ACTORA: ¿Pero entonces y moviéndome un poco dentro del análisis que hace la Superintendencia, si eso no lo encuentra en D3, lo encuentran en D5 ahí, yo voy a D5 ahí sí encuentro ese paso a paso que necesito, para formar esa sal cristalina del hemitartrato de eliglustat? PERITO HENAO: Menos Doctor, menos porque el antecedente D5, como algo que les expuse allí en la presentación mía, es como una de las prácticas de laboratorio y de colegio que se les entregan a los chicos.

Aquí está, venga y disuelva. Lo único que está es el tartrato ácido de potasio, que no tiene nada que ver con el ácido L-tartárico utilizado, ni con la sal que se utilizó para este caso […] D5 como le digo, no, no tiene ningún rigor científico, la verdad yo, o sea, si llegará algún momento a pasar por mis manos y tuviera que trabajar con ácido L- tartárico o con independientemente cualquier sal, yo no lo usaría. Por supuesto que no” […] APOD.

ACTORA: Doctor Henao, usted menciona que una ventaja de la sal cristalina es que no es higroscópica. ¿El eliglustat es higroscópico? PERITO HENAO: El eliglustat, incluso en la misma tabla siete aparece que no, pero eso no es motivo para poder, en este caso, decir que voy a descalificar la sal hemitartrato, todas las otras prácticamente bueno habría que revisar, pero 56 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prácticamente todas las otras propiedades son superadas por la sal […] […] APOD. ACTORA: ¿Considera usted que D5, con lo que usted nos acaba de describir, es relevante como estado de la técnica para la invención? TESTIGO CRAIG SIEGEL: D5 no puede ser considerado un arte previo relevante.

D5 no plantea un problema técnico a ser resuelto. Es una guía para hacer un experimento en una clase de química. No hay generación de sales de hemitartrato, y en efecto, el hemitartrato ácido de potasio que se utilizó es comprado y no se forma en el procedimiento. D5 se dedica a evaluar el efecto de ion común, de un compuesto inorgánico sin dar pista o sugerencia alguna respecto a la obtención de sales estables, a partir de compuestos orgánicos.

La preparación y aislamiento de sales orgánicas de ácido L-tartárico son diferentes de las sales inorgánicas. El efecto de ion común no influye en la formación, aislamiento, cristalinidad, u otras propiedades del hemitartrato de eliglustat. En este sentido, sus enseñanzas no pueden motivar a una persona versada en la materia a modificar una molécula orgánica estructuralmente más compleja, como lo es el eliglustat, para obtener una sal hemitartrato, mucho menos cualquier sal cristalizada y estable.

APOD. ACTORA: ¿En vista de sus años de experiencia, estaría usted de acuerdo con afirmar que la obtención de sales y cristales de un compuesto activo es una actividad rutinaria y obvia para un experto en la materia? TESTIGO CRAIG SIEGEL: No estoy de acuerdo en que sea de rutina. El material cristalino no es siempre la forma deseada del compuesto activo.

Hay casos en los que yo he participado en donde la forma amorfa se requiere para lograr la actividad. También hay casos en donde la sal de un compuesto activo no se necesita para proporcionar estabilidad o solubilidad. Si bien a veces se investigan las sales de compuestos activos, no siempre es así. Una investigación de sal depende de los problemas con el compuesto activo que deben resolverse.

No es posible predecir de forma absoluta si dichas sales pueden aislarse o si serán cristalinas, y que su comportamiento sea el apropiado para una formulación en particular. De hecho, según se demostró con la presente solicitud, es posible obtener diferentes sales de eliglustat que no tenían el comportamiento deseado. He estado involucrado en otros proyectos de candidatos a fármacos en los que no se pudieron encontrar sales cristalinas viables.

Por ende, aunque se desee una forma cristalina más estable, los resultados no siempre son favorables, resultando en diferentes problemas que aparecen en los proyectos que deben ser resueltos. 57 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] APOD.

ACTORA: Gracias. Una última pregunta. ¿El eliglustat es higroscópico? TESTIGO CRAIG SIEGEL: No. Asumo que usted se refiere a la base libre. APOD. ACTORA: Correcto. TESTIGO CRAIG SIEGEL: Pero tampoco es soluble en agua. […] TESTIGO FORERO: Me llamo LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA, identificada con cédula de ciudadanía núm. (…) de Bogotá, tengo 48 años de edad, estado civil: casada, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la dirección Calle 160 # 72-34 Casa 5 Conjunto Residencial Quintas de Santamaría, estudios: Química Farmacéutica de la Universidad Nacional, experiencia laboral: tengo amplia experiencia en el tema de patentes, fui examinadora de patentes en planta de la Superintendencia de Industria y Comercio durante 12 años, después estuve con contratos de prestación de servicios allí en la Superintendencia, para este caso en particular estuve con un contrato de prestación de servicios para esa época en el área de la Oficina Jurídica y por ese motivo brindé mis servicios allí con la contestación de la demanda y emitiendo mi concepto.

He hecho consultoría aparte y al principio de mi desempeño profesional fui investigadora a la par que hacía mi tesis de grado, trabajé en laboratorios farmacéuticos y médico quirúrgico, en la parte de investigación trabajé en la parte de fitoquímica, identificación de compuestos, cristales, formas cristalinas de compuestos extraídos de plantas, también trabajé en auditorías de calidad en la parte de dispensarios de salud y también en una IPS.

APODERADO ACTORA: […] si el testigo técnico no tuvo relación con este expediente administrativo no se cumplen los requisitos para que pueda actuar como testigo técnico, la única forma en que podría actuar sería como perito. […] reitero mi TACHA sobre la credibilidad de esta testigo porque no presenció ni hizo parte de ninguna manera de este trámite administrativo más allá de su opinión técnica al momento de la demanda en el Consejo de Estado. […] MAGISTRADA: Perdón, señora testigo, previamente a que usted continúe le corro traslado a la parte demandada con respecto a la tacha de testigo propuesta por la parte actora.

APODERADA DE DEMANDADA: Muchas gracias, claramente no estamos de acuerdo con la tacha presentada por la parte demandante porque […] la testigo si bien no hizo parte del trámite administrativo se le colocaron de presente los 58 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos para emitir un concepto técnico frente a la reforma presentada por el demandante que nos sirve como documento técnico, valga la redundancia, para poder controvertir el dictamen pericial o para poder dar ese testimonio técnico en esta audiencia, entonces estamos de acuerdo con la manifestación del Despacho que será resuelta dentro del proceso pero no estamos de acuerdo y rechazamos la tacha presentada por la parte demandante. […] APOD.

SIC: ¿Y nos podría explicar, por favor, por qué los documentos D3 y D5, enunciados por la Superintendencia, son relevantes para desvirtuar el nivel inventivo de la solicitud de patente? TESTIGO FORERO: […] como ya acabo de decir el documento D3 menciona el principio activo del eliglustat, sugiere la formación de las sales, entre ellas, la del ácido tartárico, que corresponde a un tartrato. […] Y también digamos que está sugerido el tema que se cristaliza, sí. […] Digamos que se hace una explicación de cómo funciona el ácido tartárico, pues que es un ácido diprótico débil y pues enseña que si se agrega ácido tartárico en una cantidad suficiente. […] Para neutralizar un compuesto, pues solamente la mitad de sus hidrógenos ácidos, pues va a formar esa sal. […] Aquí vale la pena resaltar que cuando se obtiene una forma cristalina o cuando se obtienen sales de un de un principio activo, la actividad terapéutica de este principio activo no cambia.

Cambian sus propiedades fisicoquímicas. […] Pero no, yo no puedo digamos decir que fue mejor que otra sal porque no hubo ese ensayo. O sea, no se mostró a lo largo de ni en la descripción ni en las respuestas dadas por el solicitante a lo largo de todo el estudio. […] Entonces, pues no, no se puede decir que, pues digamos que realmente haya un salto tecnológico asombroso, diferente o mejorado, porque no hay ninguna comparación con nada. […] APOD.

SIC: Muchas gracias, doctora LINA. Entonces, ¿los estudios aportados en la solicitud de patente son suficientes para indicar que la sal hemitartrato de eliglustat en forma cristalina reivindicada tiene una actividad farmacológica distinta o un efecto técnico sorprendente frente al estado de la técnica? 59 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TESTIGO FORERO: Aquí vale la pena resaltar que cuando se obtiene una forma cristalina o cuando se obtienen sales de un principio activo, la actividad terapéutica de este principio activo no cambia. Cambian sus propiedades fisicoquímicas. […] Que se logre una mejor estabilidad o lo que sea, pero pues digamos que los datos que se muestran allí en la solicitud considero que son insuficientes porque no hay un comparativo frente a otras sales, por ejemplo. […] Dentro de todo el estudio que se hizo, no, no se evidenció como comparación entonces. […] No, no o sea es muy difícil decir, o sea, es como arriesgado decir si esta sal es la mejor […] APOD.

ACTORA: ¿Dentro de su rol como examinadora, tuvo usted relación con este expediente en particular durante su trámite administrativo? TESTIGO FORERO: No, no señor. […] APOD. ACTORA: Y si vamos a D3 al párrafo 65, ¿usted me puede decir en ese párrafo donde hacen referencia a la patente U.S. 6569889? TESTIGO FORERO: Sí señor.

Dice 0065 Métodos para la obtención inhibidores de glucosilceramida sintasa que se han descrito, digamos que esos métodos se han descrito en la patente U.S. 6569889, 6265336. bueno, ahí están todas esas patentes y ese otro documento, en donde ya se mostraban los métodos para sintetizar este tipo de compuestos. Si uno se va a esa patente US 6569889, allí está el compuesto eliglustat, obviamente con su nombre químico extenso, o sea, no dice eliglustat no, porque ese es el nombre común, y están como se obtuvo y dice que ahí finalmente se hace un proceso de cristalización. Ya ahí con eso quiere decir que sí era posible obtener la forma cristalina, una forma cristalina del eliglustat [ ] APODERADO ACTORA: ¿Creo que la referencia a la que usted se refiere de la Superintendencia hace referencia al párrafo [0122] o dice nada más? TESTIGO FORERO: Sí, lo que pasa es que cuando uno abre a veces uno digita este número en la página de esas patentes, a veces se despliega un equivalente, digamos como esta es la 60 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co patente, este es el documento D2. A veces se despliega otro, pero siendo el mismo contenido. Ahí estaba el párrafo, pero pues ahí seguimos mirando ( ) síntesis de D-threo-1-(3,4-etil ( ) ese es el compuesto. Acá en la línea cinco, dice síntesis de D-treo-1-(3’,4’-etilendioxi)fenil-2-palmitoiletanolamino-3- pirrolidino-1-propanol.

Ese es el eliglustat ( ). […] APODERADO ACTORA: ¿Usted me está diciendo que ese es el compuesto de eliglustat? TESTIGO FORERO: Sí ( ) en esta figura 8, por ejemplo, ahí vemos después donde se 7 y eso ahí ese sería el eliglustat, una parte del eliglustat. Más adelante, más abajito ( ) Abajito en la siguiente figura. Ahí entonces cuando R significa dioxifenil, cuando usted lo pone acá en vez de la R, ese es, ese es el eliglustat que es derivado de palmitoilamino ( ) Abajo, donde dice D-treo-1-(3’,4’-etilendioxi)fenil-2-palmitoiletanolamino-3- pirrolidino-1 propanol” […] APODERADO ACTORA: Yo creo que D5 se refiere a una sal de tartrato de ácido de potasio ¿Dígame simplemente si esa sal, es orgánica o es inorgánica? TESTIGO FORERO: Es una sal de ácido L-tartárico sí, y pues se forma con un compuesto básico.

APODERADO ACTORA: ¿Y el hemitartrato es orgánico, o inorgánico? TESTIGO FORERO: El hemitartrato proviene de un ácido orgánico. APODERADO ACTORA: ¿Y eliglustat como compuesto, es orgánico? TESTIGO FORERO: Es un compuesto orgánico y es un compuesto de carácter básico. APODERADO ACTORA: ¿En su concepto D5 es lo que complementa lo que D3 no dice para llegar a la sal cristalina de hemitartrato de eliglustat? TESTIGO FORERO: Complementa esa parte del hemitartrato.

APODERADO ACTORA: ¿La parte inorgánica? TESTIGO FORERO: ¿Inorgánica? No. Acá no estamos hablando de nada inorgánico, estamos hablando de un derivado de una sal derivada de un ácido orgánico. […]”. (Destacado fuera de texto). 61 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo anterior, la Sala debe referirse a la tacha de testimonio técnico propuesta por la parte actora, por credibilidad, con fundamento en que, a su juicio, con dicha prueba no se cumplen los requisitos para que la señora LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA pueda actuar como testigo técnico, en tanto ella no presenció los hechos del caso, ni hizo parte del trámite administrativo “más allá de su opinión técnica al momento de la demanda en el Consejo de Estado”.

Y que, en tal sentido, la prueba idónea que debió haber sido solicitado la parte demandada era el dictamen pericial y no un testimonio técnico. En cuanto a la tacha de testimonio, el artículo 211 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, establece que “[…] cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas […]”12.

Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de septiembre de 201813, proferida por esta Sección, en la que se señaló lo siguiente: 12 Destacado fuera de texto. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-42-000- 2016-02966-01(PI). 62 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 89. Visto el artículo 211 del Código General del Proceso, sobre imparcialidad del testigo, “[…] [cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas […]”. 90.

En relación con la valoración del testigo sospechoso, esta Sección ha considerado que, para la valoración de la prueba testimonial, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda calificar de “sospechoso” porque ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna el régimen probatorio; “[…] sin embargo, las razones por las cuales un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica […]”14. 91.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha considerado que “[…] conforme a la doctrina constitucional el juez no tiene facultad para abstenerse de valorar un testimonio que considere sospechoso. En su lugar, debe efectuar una práctica más rigurosa del mismo y una evaluación detallada de cada una de las afirmaciones que lo compongan [ ]”; en conclusión, “[…] el juez, como director del proceso, debe asumir la responsabilidad de valorar bajo parámetros objetivos todas las pruebas allegadas a la investigación. Sólo puede descartar aquellas respecto de las cuales compruebe su ilegalidad o que se han allegado indebida o inoportunamente y, en todo caso, cualquiera que se haya obtenido con la vulneración del debido proceso […]”15. 92.

En este orden de ideas, tal como lo explicó el Tribunal, no resulta procedente desestimar de plano un testimonio porque, conforme con el artículo 211 del Código General del Proceso, corresponde al juez la obligación de analizarlo al momento de proferir sentencia, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y evaluarlo en conexidad con los demás medios de prueba aportados en forma válida dentro del proceso. 93.

Finalmente, la Sala considera que corresponde a la parte que presenta la tacha probar que el testigo se encuentra en circunstancias que afectan su 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno- Radicación: 110010324000200700191-00 –providencia de 2 de septiembre de 2010. 15 Referencia Expediente T-1132315, Actor: Johana Luz Acosta Romero, sentencia T-1090/05, Magistrado Ponente: CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, Sala Novena Corte Constitucional, Sentencia T-1090/05. 63 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados. […] 95. La Sala considera, en relación con el testigo Carlos Humberto Olaya Rico, que no se acreditó en el proceso que la finalidad del testimonio sea la de obtener un beneficio económico; tampoco se puede concluir que el hecho de que el testigo presente una declaración que no sea favorable a otra persona implique una enemistad, un ánimo de enlodar el buen nombre de otro o que lo haga con la finalidad de obtener un beneficio económico.

En todo caso, correspondía a quien solicitó la tacha probar la circunstancia que afecta la credibilidad o imparcialidad del testigo, cuestión que no ocurrió en este caso concreto. […] Finalmente, no se encontró probado que los demás testimonios se encuentran en circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados. [ ]” (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en el presente caso la parte demandante, quien presentó la tacha, no acreditó que la testigo se encontraba en circunstancias que afectaran su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, que ameriten que el testimonio sea tachado, es decir, que no probó los argumentos que sustentan la tacha de testimonio, la Sala considera que debe dársele el correspondiente mérito probatorio, de conformidad con las circunstancias del caso concreto y con la sana crítica16. 16 Ver sentencia de 27 de noviembre de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03- 24-000- 2014-00730-00). 64 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala considera que es importante poner de presente que el concepto técnico no coincide con el dictamen pericial, el cual se encuentra regulado en los artículos 21817 y siguientes del CPACA, ni con los informes técnicos de entidades y dependencias oficiales que reglamenta el artículo 27518 del CGP.

Adicionalmente, debe precisarse que en el concepto técnico prima el dato, ya que se exponen y describen cuestiones, situaciones y circunstancias observadas en relación con la materia objeto de análisis, por lo que en este se describe una determinada situación y se exponen unos argumentos en punto de conclusiones. 19 La incorporación de los conceptos técnicos se efectúa, válidamente, de la misma manera en que se aportan al proceso las demás pruebas documentales, puesto que el CPACA expresamente señala que podrán ser aportadas en las oportunidades procesales correspondientes para solicitar pruebas, esto es, en la demanda, en 17“[…]

ARTÍCULO 218. Prueba pericial. La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso. Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código. El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.

Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se regirá por las normas del Código General del Proceso. […]”. 18 “[…] Artículo 275. Procedencia. A petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal.

Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo. Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales, no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial en curso, o por iniciarse. […]”. 19 Consejo de Estado.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 3 de noviembre de 2020. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2014-00655-00. 65 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la reforma, en la solicitud de excepciones, en la contestación de la demanda y en el escrito que responde a las excepciones.

Y en cuanto a la contradicción de los conceptos técnicos, este se realiza en las oportunidades previstas en el procedimiento para que la contraparte manifieste su oposición y sus razones para restar credibilidad al mismo. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala resalta que, dada la naturaleza técnica de los asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la Sección, en reiteradas oportunidades, ha aceptado que, además de las pruebas periciales y los testimonios técnicos, los conceptos técnicos puedan ser aportados al proceso con la finalidad de ejercer el derecho de contradicción de la prueba pericial, pues conforme lo dispone el artículo 16520 del CGP, el juez podrá hacer uso de todos los medios que le sean útiles para efectos de la formación del convencimiento.

Sobre el particular, también es importante señalar que, en atención al principio de igualdad de armas procesales que rige a todas las actuaciones judiciales, es obligación del juez “[…] hacer efectiva la igualdad de las partes dentro del proceso. (…) [El] deber de garantizar la igualdad en los procesos públicos no implica que el 20 “[…] Artículo 165.

Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. […]”. 66 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co juez se vuelva parte del proceso, ni que esté obligado a ejercer cargas que no le están previstas en la ley. Lo que esto traduce es que aquel debe asumir una actitud dinámica, como director del proceso, quitando los obstáculos que impidan que el interrogatorio se desarrolle conforme a los términos legales […]”21.

Es en dicho contexto que se encuentra habilitada la posibilidad para que la SIC aporte, junto con su escrito que descorre traslado del documento contentivo del dictamen pericial, un informe o concepto técnico, bajo las premisas consistentes en que: i) el medio de prueba no coincide con el dictamen pericial, ii) existe una libertad de prueba en la valoración del tema, y iii) se citará a la persona que suscribió el documento para que el día en que se lleve a cabo la audiencia de pruebas, las demás partes e intervinientes puedan controvertir lo consignado por parte del servidor público autor del mismo.22 Cabe poner de relieve que la contradicción al dictamen pericial no se entiende surtida con la mera presentación del informe o concepto técnico pues, de acuerdo con lo establecido el artículo 181 del CPACA23, será la audiencia de pruebas el momento procesal 21 Consejo de Estado.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 9 de septiembre de 2019. Expediente 11001-03-15-000-2019-01599-00. Actor: Catherine Juvinao Clavijo y Otros. C.P. Nicolás Yepes Corrales. 22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 3 de noviembre de 2020. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2014-00655-00. 23 “[…]

ARTÍCULO 181. Audiencia de pruebas. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días. 67 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertinente para ello, es decir, que dicha prueba sirve como sustento para las oposiciones y contradicciones que llevaran a cabo en la citada diligencia, a la cual se citará el servidor público que rindió el mismo, con el propósito de que ejerza, en representación de la entidad demandada, su derecho a la defensa técnica. 24 Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que durante la audiencia inicial celebrada el 29 de agosto de 2022, el Despacho Sustanciador decretó como prueba el concepto técnico rendido por la señora LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA, allegado por la entidad demandada con la contestación de la reforma de la demanda; y ordenó que, por la Secretaría de la Sección se citara a la referida experta, para que el día de la realización de la audiencia de pruebas explicara las razones y conclusiones del concepto técnico, esto con el fin de que las partes y el Despacho pudieran formular las preguntas que a bien tuvieran.

En ese sentido, y luego de las precisiones efectuadas, la Sala considera que no le asiste razón a la actora en cuanto a que no se Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá suspender en los siguientes casos: 1. En el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, por el término fijado por la ley. 2.

A criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario. En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.

En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene. […]”. 24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 3 de noviembre de 2020. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2014-00655-00. 68 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumplen los requisitos para que la señora LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA pueda actuar como testigo técnico, puesto que:.- La prueba inicialmente decretada fue la del concepto técnico rendido por LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA, prueba esta que, como ya se dijo, difiere de los informes técnicos de entidades y dependencias oficiales que reglamenta el artículo 275 del CGP, por lo que no es requisito que obligatoriamente deba haber sido la examinadora encargada del trámite de la solicitud de patente o que haya debido ser parte del trámite administrativo de la invención cuestionada..- Dicha prueba sirvió como sustento para que la SIC pudiera ejercer su derecho de contradicción al dictamen rendido por el señor JOSÉ ANTONIO HENAO MARTÍNEZ, aportado por la actora, razón por la cual, el Despacho Sustanciador, durante la audiencia inicial, además de citar al referido perito para la contradicción del dictamen, ordenó la citación de la señora FORERO TOBARÍA, quien fue la persona que rindió el concepto técnico con el propósito de que ejerciera, en representación de la entidad demandada, su derecho a la defensa técnica durante la audiencia de pruebas.

Así las cosas, la Sala no advierte razón alguna para concluir que el testimonio técnico de la señora FORERO TOBARÍA no hubiera 69 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumplido con los requisitos o que no estuviera facultada para su recepción, toda vez que se insiste, la citación de su testimonio obedeció a un concepto técnico que ella rindió y que allegó la SIC, como defensa técnica para contradecir el dictamen pericial allegado por la sociedad demandante.

Se reitera que esta prueba (testimonio técnico) no puede confundirse con aquella prevista en el artículo 275 CGP y, en ese sentido, la Sala considera que la actora no puede pretender extrapolar los requisitos de esa prueba a la aquí practicada. Y en cuanto a que la señora FORERO TOBARÍA debió actuar como perito, la Sala considera que por las mismas razones anteriormente expuestas, queda en evidencia que las pruebas decretadas (concepto técnico) y practicadas (testimonio técnico) difieren totalmente del dictamen pericial que se encuentra regulado en el artículo 218 del CPACA y siguientes, pues en ese medio de prueba se busca verificar hechos que interesan al proceso y frente a los cuales se requiere de especiales conocimientos científicos, técnicos y artísticos y el cumplimiento de unos requisitos muy específicos.

Por las razones expuestas, la tacha no prospera. 70 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior, la Sala estima pertinente contrastar el objeto de las anterioridades identificadas por la SIC, frente al de la invención cuya patente se solicita, teniendo en cuenta lo acreditado en la actuación administrativa, así: - En cuanto a la Reivindicación 125 de la invención solicitada.

Invención cuya patente se solicitó Núm. 12-106818 “UNA FORMA CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”. Anterioridad D3 WO 2006053043,“Methods of tretating diabetes mellitus”, publicado el 18 de mayo de 2006. Anterioridad D5 US 2007122402, “Experiment 13”, publicado el 6 de junio de 2004.

Sal Hemitartrato de Sales tartáricas de Sal Hemitartrato de un compuesto básico Compuesto básico (Pág.1) Forma cristalina Forma Cristalina Forma Cristalina PDRX (radiación Cu K a): No menciona No menciona Picos en los ángulos 20 5, 1°, 6,6º, 10,7º, 11,0°, 13,3º, 15,1º, 15,9°, 16,5º, 17,6º, 18,6º., 18,7º, 19,0 º, 20,2º, 21,7º y 23,5º.

Párr. [0065] ref. a U56569869, Párr. [0122]) Pág. 2 - Frente a la Reivindicación 226 de la invención solicitada. Invención cuya patente se Anterioridad D3 Anterioridad D5 25 La reivindicación 1 de la solicitud de invención corresponde a “[…] La sal hemitartrato de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural: en donde la sal está en una forma cristalina única y la forma única se caracteriza por picos principales de difracción de polvo de rayos X en los ángulos 20 de 5,1°, 6,60, 10, 7º, 11,00, 13,3°, 15,1°, 15,9°, 16,5°, 17,6º, 18,6°, 18,7, 19,0°, 20,2°, 21,7º y 23,5º, en donde el diagrama de difracción de rayos X es obtenido utilizando radiación Cu K" (Pág. 9 del radicado 12-106818-00009-0000). […]”. 26 La reivindicación 2 de la solicitud de invención corresponde a “[…] Una composición farmacéutica que comprende la sal de hemitartrato de la reivindicación 1, un agente de relleno soluble en agua, en donde el relleno soluble en agua se selecciona del grupo que consiste en lactosa anhidra, monohidrato de lactosa, manitol, cloruro de sodio, azúcar en polvo, sorbitol, sacarosa, inositol y almidón pregelatinizado; un agente de relleno insoluble en agua, en donde el relleno insalubre en agua se selecciona del grupo que consiste de celulosa microcristalina, fosfato de calcio y almidón; un ligante, en donde el ligante se selecciona de un grupo que consiste de almidón pre- gelatinizado, carboximetil celulosa sódica, hidroxipopil celulosa, hidroxipropll metil celulosa, polivinil pirrolidona, copolividona, gelatina, gomas naturales, pasta de almidón, sacarosa, jarabe de maíz, polietilenglicoles y alginato de sodio; y un lubricante, en donde el lubricante se selecciona del grupo que consiste de aceite vegetal hidrogenado, estearato de calcio, y gliceril behenato." (Pág. 9 del radicado 12-106818-00009-0000). […]”. 71 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitó Núm. 12-106818 “UNA FORMA CRISTALINA DE “ELIGLUSTAT HEMITARTRATO” COMO INHIBIDOR DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”. WO 2006053043, “Methods of tretating diabetes mellitus”, publicado el 18 de mayo de 2006. US 2007122402, “Experiment 13”, publicado el 6 de junio de 2004.

Composición farmacéutica Composición farmacéutica No menciona (Párr. [0102]) Hemitartrato de eliglustat Tartrato de eliglustat Sal hemitartrato (Párr. [0062]) y [0103]) (Pág. 1) relleno soluble Relleno soluble Relleno soluble lactosa anhidra, monohidrato de lactosa, manitol, cloruro de sodio, azúcar en polvo, sorbitol, sacarosa, inositol o almidón pregelatinizado Lactosa, glicerol, cloruro de sodio, leche en polvo descremada, sacarosa (Párr. [0102]) y [0104]) relleno insoluble relleno insoluble No menciona Celulosa microcristalina, fosfato de calcio o almidón Celulosa microcristalina, fosfato de calcio o almidón (Párr. [0104]) Ligante Ligante No menciona almidón pre-gelatinizado, carboximetil celulosa sodica, hidroxipropil celulosa, hidroxipropil metil celulosa, metil celulosa, polivinil pirrolidona, copolividona, gelatina, gomas naturales, pasta de almidón, sacarosa, jarabe de maíz, polietilenglicoles o alginato de sodio almidón, microcristalina, goma tragacanto, gelatina, lactosa, ácido algínico (Párr. [0102]) y [0104]) Lubricante Lubricante No menciona Aceite vegetal hidrogenado, estearato de calcio o gliceril behenato Estearato de magnesio (Párr. [0104]) De conformidad con lo anterior, la Sala considera que un experto medio en la materia podría derivar de manera evidente del estado de la técnica la formulación líquida objeto de reivindicación, toda vez que los documentos previos conducen de manera obvia a la invención propuesta, en sus reivindicaciones 1 y 2, ya que revelan 72 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los mismos elementos característicos esenciales de la invención solicitada. En efecto, el documento D3 enseña, al igual que la Reivindicación 1 de la invención solicitada, compuestos heterocíclicos derivados del ácido 1-hidroxipropan-2-il) carbámico, que son inhibidores de la glucosilrceramida sintasa que han sido probados en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher (resumen pág. 2 párrafos [0008] y [0009] y reivindicación 1).

Asimismo, divulga específicamente el compuesto eliglustat (párrafo. [0062]) en la forma de su sal tartrato ([0103]) (fórmula VIII) y menciona que puede estar en forma cristalina, en la cita en que se enseña que se puede sintetizar (Párr. [0065], para el compuesto: D-treo-1- (3,4'-etilendioxi)fenil-2-palmitoilamino-3-pirrolidino-1-propanolol (eliglustat) (Figs. 8 y 9 y Col. 24, líneas 5 a 61 del documento US6569889, párrafo [0122), con la diferencia de que los compuestos divulgados en la invención se refieren a la sal hemitartrato de eliglustat cristalina ( y se identifican, además, por los picos de su patrón DRX).

Ahora, dicho documento D3 enseña, al igual que la Reivindicación 2 de la invención solicitada, una composición farmacéutica (párrafo [0102]) que contiene tartrato de eliglustat (párrafos [0062] y [0103]); relleno soluble: lactosa, glicerol, cloruro de sodio, leche en polvo descremada, sacarosa (párrafos 73 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [0102] y [0104]); relleno insoluble: celulosa microcristalina, fosfato de calcio o almidón (párrafo [01041); ligante: almidón, celulosa microcristalina, goma tragacanto, gelatina, lactosa, ácido algínico (párrafos [0102] y [01041) y lubricante: estearato de magnesio (párrafo [0104]), con la diferencia de que la invención contiene sal hemitartrato de eliglustat cristalina.

En similares términos, la experta LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA, lo precisó en el concepto técnico, de la siguiente manera: “[…] De acuerdo con el método de examen de nivel inventivo (método problema/solución) justamente porque la anterioridad D3 menciona compuestos heterocíclicos derivados del ácido 1-hidroxipropan- 2-ii) carbámico, que son inhibidores de la glucosilceramida sintasa que han sido probados en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher (Resumen, Pág. 2, Párrs. [0008] y [0009] y reivindicación 1).

Y la solicitud difiere de él en que los compuestos de D3 no mencionan una sal hemitartrato de eliglustat cristalina, sino que menciona sales tartáricas de eliglustat cristalina y no se encuentran identificadas mediante DRX. […] Tal como se señaló anteriormente, el documento D3 ya divulgaba compuestos como eliglustat (Párrs. [0062], en la forma de su sal tartrato ([0103]) y menciona que puede estar en forma cristalina, en la cita en que se enseña que se puede sintetizar (Párr. [0065], que se refiere a U56569889 Párr. [0122]). […] 74 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] en la Resolución impugnada se indicó que el documento D3, divulga una sal tartrato de eliglustat (Párrs. 0062 y 0103) (fórmula VIII) y la referencia al proceso de síntesis (Párr. 0065) para el compuesto: D-treo-1 -(3',4'- etilendioxi)fenil-2-palmitoilamino-3-pirrolidino-1-propanolol (Eliglustat) (Figs. 8 y 9 y Col. 24, líneas 5 a 61 del documento US6569889 incorporado por referencia en W02006053043). […]” (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, como se ha demostrado, el documento D5 divulga tanto un ácido diprótico débil (TarH2), como que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y, además, enseña que si se agrega al ácido tartárico una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato "H-Tar-compuesto" (pág. 1).

Si se adicionan más iones del compuesto básico, se forma la sal hemitartrato y disminuye la solubilidad de la sal ácida de tartrato. Esta disminución de la solubilidad por adición de la sal que contiene un ion común se llama el efecto del ion común (pág. 2). Lo anterior también fue reconocido por la experta LINA PATRICIA FORERO TOBARÍA, en su concepto técnico, cuando señaló: “[…] la anterioridad D5 es el documento complementario de examen porque menciona ese elemento que faltaba en el estado de la técnica más cercano y como tal no se requiere que mencione todos los demás elementos que ya están en D3, sino que sugiere la forma en que el problema (modificar la sal tartrato de eliglustat cristalina conocida en el documento D3 para proporcionar una sal cristalina alternativa de eliglustat) puede ser solucionado, esto es modificando los compuestos de D3 empleando las enseñanzas de D5 para lograr las sales de hemitartrato. […] 75 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el documento D5 hace referencia a la labor práctica que lleva a cabo la persona versada en la materia para obtener una sal de ácido tartárico de un compuesto básico, con el fin de neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos (Pág. 1). […] El documento D5 divulga que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y enseña que si se agrega al ácido tartárico una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato “H-Tar- compuesto (Pág. 1).

Si se adicionan más iones del compuesto básico, se forma la sal hemitartrato y disminuye la solubilidad de la sal ácida de tartrato. Esta disminución de la solubilidad por adición de la sal que contiene un ión común se llama el efecto del ión común (Pág. 2). Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia, agregaría al ácido tartárico no solo en la cantidad suficiente del compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, sino el doble de esta para formar la sal tartrato: “comopuesto- Tar-compuesto” (llamada 'hemitartrato' porque por una mol del compuesto base eliglustat hay media mol de ácido tartárico); teniendo en cuenta además los conocimientos generales de la persona normalmente versada en la materia, como enseña el libro de texto "Polymorphism-in- pharmaceutical solids" donde se divulga que el anión tartrato es uno de los más frecuentemente, utilizados para la formación de sales (Pág. 80).

De manera, que la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. […]” (Destacado fuera de texto). Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia prepararía la composición de hemitartrato de eliglustat (formado por la reacción de ácido tartárico con eliglustat en la proporción 1:2) en lugar de tartrato de eliglustat.

De manera, que la solicitud de invención se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. 76 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se observa que la mencionada experta FORERO TOBARÍA, en el concepto técnico, destacó: “[…]• Las anterioridades D3 y D5 sí anticipan el objeto de la solicitud de patente, es decir, una sal hermitartrato de eliglustat en forma cristalina, toda vez que revelan elementos que sugieren a la persona del oficio normalmente versada en la técnica planteada. • La persona versada en la materia contaba con la sugerencia o motivación razonable para lograr formar la sal hemirtartrato - de eliglustat, partiendo de las enseñanzas del documento D3 que ya mencionaba las sales de tartrato de eliglustat en forma cristalina y el documento D5 divulga que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y enseña que si se agrega al ácido tartárico una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato "H-Tar-compuesto” (Pág. 1). […] • Las anterioridades D3 y D5, citadas por esta Oficina, sí orientan de manera suficiente a un técnico medio a obtener sales de hermitartrato de eliglustat que solucionan el mismo problema técnico. […]” (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, para la Sala, contrario a lo señalado por el perito HENAO MARTÍNEZ, el testigo CRAIG SIEGEL y la parte actora, los componentes de las indicadas anterioridades del estado de la técnica (D3 y D5) ya contemplaban composiciones similares a la invención cuya patente se solicita y evidenciaban una sal hermitartrato de eliglustat en forma cristalina.

De manera que el efecto técnico inesperado de lograr composiciones de sal hemitartrato de eliglustat más solubles, estables y menos higroscópicas, que a juicio de la parte actora y el 77 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co perito, pretende la invención solicitada, se deriva de forma obvia de las enseñanzas de los documentos D3 y D5, sin que se haya probado (con estudios o ensayos comparativos o con resultados técnicos) una ventaja significativa o una mejora de la invención, frente a las composiciones ya existentes, toda vez que el documento D3 ya divulgaba una sal tartrato de eliglustat en forma cristalina y el documento D5 enseñaba la forma de modificar la sal de tartrato de eliglustat para lograr la sal de hemitartrato, -sal cristalina alternativa de eliglustat-, en cuanto divulga que el ácido tartárico es un ácido diprótico débil (TarH2) y que si se agrega al ácido tartárico una cantidad suficiente de un compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, se forma la sal ácida de tartrato "H-Tar-compuesto”.

Si se adicionan más iones del compuesto básico, se forma la sal hemitartrato y disminuye la solubilidad de la sal ácida de tartrato. En consecuencia, el efecto logrado no es sorprendente y no existe una ventaja significativa con lo contemplado en el estado de la técnica. Al efecto, resulta pertinente traer a colación, lo señalado por la experta de la SIC, FORERO TOBARÍA, en su concepto técnico, cuando indicó que las propiedades fisicoquímicas, la higroscopicidad, el estado cristalino, de solubilidad, la velocidad de disolución, entre otros, señalados en la invención solicitada no le 78 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confieren un efecto técnico o ventajas frente a lo ya relevado por el arte previo, de la siguiente manera: “[…] teniendo en cuenta a las propiedades fisicoquímicas, hay que tener en cuenta que estas propiedades no confieren el efecto técnico o ventaja frente a lo ya conocido, por el hecho de ser identificadas o evaluadas.

Se reitera que la caracterización de las sales de eliglustat de la solicitud evaluada, se trata una configuración de estado sólido correspondiente a la forma cristalina de la sal hemitartrato de un compuesto conocido en el estado de la Técnica, como es el caso de Eliglustat. […] En este punto es importante resaltar que en el ejemplo 15 de la solicitud en estudio se divulga un estudio de estabilidad para siete formulaciones que incluyen hemitartrato de eliglustat (compuesto de fórmula (1)) que se diferencian entre ellas por la relación de lactosa:avicel.

Las siete formulaciones se sometieron a una temperatura de 85°C durante 3 días, es decir, bajo condiciones aceleradas con el fin de determinar la velocidad de degradación y la estabilidad de cada formulación. Estos resultados fueron valorados luego en un estudio de estabilidad de largo plazo (durante 24 meses). Bajo este panorama, el estudio citado por la recurrente no permite determinar la superioridad del estado cristalino frente al estado amorfo, dado que las variables analizadas en el estudio de estabilidad aportado tienen que ver con la composición cual¡- cuantitativa de las formulaciones y no con las propiedades de estado sólido de la sal de eliglustat como debió presentarse, es decir, la sal amorfa frente a la sal cristalina (Págs. 81 a 83 de la descripción de la solicitud).

Se reitera que frente a la higroscopicidad del ingrediente activo, nuevamente este Despacho considera relevante señalar que no se presenta un diseño experimental en el que efectivamente se evalúe la higroscopicidad del ordenamiento cristalino, frente al sólido conocido para la sal de eliglustat con ácido tartárico (en su estado amorfo o en un ordenamiento cristalino diferente), por lo que no se puede atribuir un efecto técnico derivado de los resultados divulgados en el Ejemplo 15 de la solicitud. […] En efecto, la solicitud reclama composiciones que comprenden la sal hemitartrato de eliglustat, sin embargo, la 79 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicación no menciona específicamente una composición, simplemente menciona los posibles excipientes que pueden comprender, más adelante, se mencionan porcentajes, pero los rangos son amplios, es decir, no se observó una composición específica del hemitartrato de eliglustat que, por lo demás, se encontró que dicha sal carece de nivel inventivo. […] De acuerdo con los análisis realizados por la SIC, en la resolución 64623 y resolución 2640, no se evidenció un efecto técnico por parte de la sal hemitartrato de eliglustat cristalina, distinto al mostrado en el documento D3 para la sal tartrato de eliglustat cristalina por lo que se enfatiza que no hay un efecto inesperado, por lo tanto, la sal hemitartrato de eliglustat y sus composiciones carecen de nivel inventivo. […] Se reitera que el fármaco eliglustat y las sales de ácido tartárico habían sido reveladas por el documento D3 además, está revelado que pueden estar en forma cristalina, así que lógicamente al hacer los ensayos respectivos, se van a encontrar propiedades y usos de dichas sales, lo cual forma parte de la práctica rutinaria en el proceso de preformulación en donde se debe cumplir como mínimo con unas buenas condiciones de estabilidad (entre otras cosas, que el producto no sea higroscópico o que lo sea en un bajo porcentaje), de solubilidad, velocidad de disolución, entre otros. […] De acuerdo con el análisis realizado, se observó que las sales de hemitartrato de eluglistat reivindicadas no muestran un efecto técnico inesperado. […]” (Destacado fuera de texto).

De manera, que contrario a lo alegado por el perito y la parte actora, la Sala observa lo siguiente:.- las propiedades fisicoquímicas ventajosas, a que hace alusión la invención solicitada, no le confieren un efecto técnico o ventaja frente a lo ya conocido, por el hecho de ser evaluadas o identificadas; 80 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- el estudio citado por la actora no permite determinar la superioridad del estado cristalino frente al estado amorfo, dado que las variables analizadas en el estudio de estabilidad aportado tienen que ver con la composición cual¡-cuantitativa de las formulaciones y no con las propiedades de estado sólido de la sal de eliglustat como debió presentarse, es decir, la sal amorfa frente a la sal cristalina (págs. 81 a 83 de la descripción de la solicitud), de ahí que tampoco se logró demostrar el efecto positivo sobre la estabilidad del compuesto para lograr producirlo a gran escala dentro de un sistema de entrega farmacéutico;.- no se presentó un diseño experimental en el que efectivamente se evalúe la higroscopicidad del ordenamiento cristalino, frente al sólido conocido para la sal de eliglustat con ácido tartárico (en su estado amorfo o en un ordenamiento cristalino diferente), por lo que no se puede atribuir un efecto técnico derivado de los resultados divulgados en el Ejemplo 15 de la solicitud;.- no se evidenció un efecto técnico por parte de la sal hemitartrato de eliglustat cristalina, distinto al mostrado en el documento D3 para la sal tartrato de eliglustat cristalina; y.- como el fármaco eliglustat y las sales de ácido tartárico, así como su forma cristalina habían sido reveladas por el documento D3, lógicamente al hacer los ensayos respectivos, se van a encontrar propiedades y usos de dichas sales, lo cual forma parte 81 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la práctica rutinaria en el proceso de preformulación en donde se debe cumplir como mínimo con unas buenas condiciones de estabilidad (entre otras cosas, que el producto no sea higroscópico o que lo sea en un bajo porcentaje), de solubilidad, velocidad de disolución, entre otros.

Por lo tanto, no se evidenció un efecto técnico inesperado respecto de la sal hemitartrato de eliglustat, de la invención solicitada, distinto al mostrado en el arte previo. Además de lo anterior, la Sala debe precisar que forma parte del conocimiento de la persona versada en la materia que cada cristal tiene diferente higroscopicidad, punto de fusión, densidad, estabilidad y solubilidad; y que, por ello, se debe elegir el cristal del compuesto que no sea higroscópico.

Asimismo, que es trabajo rutinario de la persona versada que después de sintetizar un compuesto debe examinar su cristalinidad, para averiguar si pueden prepararse sales cristalinas, su higroscopicidad para saber si la sal es delicuescente, su solubilidad para saber si la sal es soluble en agua, su estabilidad para saber si la sal es soluble en pruebas aceleradas de estabilidad, su polimorfismo para saber si la sal puede presentarse como diversos polimorfos y averiguar si el proceso puede controlarse para producir 82 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la forma deseada, conforme lo puso de presente la SIC, en la Resolución núm. 64623 de 2015, acusada, cuando expresó: “[…] este es el trabajo de rutina de la persona normalmente versada en la materia; quien después de sintetizar un compuesto examina su cristalinidad: para examinar si es necesaria la formación de las sales cristalinas; su higroscopicidad para saber si el compuesto base es delicuescente y requiere la formación de sales; su solubilidad para saber si se requiere la formación de las sales que sean solubles en agua; su estabilidad para saber si la sal es soluble en pruebas aceleradas de estabilidad; su polimorfismo: para buscar el cristal del compuesto base que sea más estable o la sal que sea más estable y averiguar si el proceso puede controlarse para producir la forma deseada. […] […] se eligió la menos higroscópica que fue la sal hemitartrato, lo cual no es sorprendente para la persona normalmente versada en la materia quien sabe de antemano que cada cristal tendrá diferentes puntos de fusión, densidad, estabilidad, higroscopicidad y solubilidad, por lo cual el formulador debe elegir, como se sabe bien en el medio y lo presentan los manuales de uso (Áulton) el cristal del compuesto que no sea higroscópico. […]” (Destacado fuera de texto).

Además de lo anterior, se debe destacar no se aportó ninguna prueba que permita concluir que con la sal hemitartrato de eliglustat, que pretende la invención solicitada, se logre un efecto mejorado o inesperado o sorprendente, respecto a lo ya revelado en las referidas anterioridades. Al respecto, cabe mencionar que, en efecto, se requieren evidencias técnicas, como estudios o ensayos comparativos con resultados técnicos, que expongan las diferencias y eventuales ventajas con 83 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto a la tecnología más cercana, para demostrar el efecto inesperado que pretende la solicitud de invención. En similares términos, lo precisó la experta de la SIC, FORERO TOBARÍA, en la audiencia de pruebas, así: “[…] Pero no, yo no puedo digamos decir que fue mejor que otra sal porque no hubo ese ensayo.

O sea, no se mostró a lo largo de ni en la descripción ni en las respuestas dadas por el solicitante a lo largo de todo el estudio. […] Entonces, pues no, no se puede decir que, pues digamos que realmente haya un salto tecnológico asombroso, diferente o mejorado, porque no hay ninguna comparación con nada. […] Que se logre una mejor estabilidad o lo que sea, pero pues digamos que los datos que se muestran allí en la solicitud considero que son insuficientes, porque no hay un comparativo frente a otras sales, por ejemplo. […] Dentro de todo el estudio que se hizo, no, no se evidenció como comparación entonces. […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que los cambios estructurales realizados por la invención, contrario a lo afirmado por la actora, resultarían totalmente esperados para una persona medianamente versada en la materia al estar sugeridos en las anterioridades D3 y D5. 84 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la Sala comparte la conclusión arribada respecto de este aspecto, por la testigo FORERO TOBARÍA, en su concepto técnico, en el cual sostuvo: “[…] Las anterioridades D3 y D5, citadas por esta Oficina, sí orientan de manera suficiente a un técnico medio a obtener sales de hermitartrato de eliglustat que solucionan el mismo problema técnico.

Lo anterior guarda relación con lo señalado por la SIC, en la Resolución núm. 64623 de 2015 acusada, cuando precisó que: “[…] Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia, agregaría al ácido tartárico no solo en la cantidad suficiente del compuesto básico para neutralizar solamente la mitad de los hidrógenos ácidos, sino el doble de esa para formar la sal tartrato: “compuesto Tar compuesto” (llamada 'hemitartrato' porque por una mol del compuesto base eliglustat hay media mol de ácido tartárico); teniendo en cuenta además los conocimientos generales de la persona normalmente versada en la materia, como enseña el libro de texto "Polymorphism-in-pharmaceutical solids" donde se divulga que el anión tartrato es uno de los más frecuentemente utilizados para la formación de sales (Pág. 80).

De manera que la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. […] Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia prepararía la composición con hemitartrato de eliglustat (formado por la reacción de ácido tártrico con 85 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eliglustat en la proporción 1:2) en lugar de tartrato de eliglustat. De manera que la reivindicación 2 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. […]” (Destacado fuera de texto). Al respecto, se debe aclarar que si bien es cierto que el documento D3 enseña algunas características diferentes sobre la formulación que pretende la solicitud de invención, que no tiene el documento D5, y viceversa, también lo es que es con la combinación de las enseñanzas de dichas anterioridades que se logra llegar de manera obvia a la materia del producto reclamado y se afecta el nivel inventivo de la citada solicitud.

Es necesario poner de presente que el documento D3 corresponde al documento que tiene más elementos en común con el objeto de la solicitud y está destinado al mismo propósito; y el documento D5 es el complementario de examen porque menciona ese elemento que faltaba en el estado de la técnica más cercano y, como tal, no se requiere que mencione todos los demás elementos que ya están en D3, como lo expuso la experta de la SIC, en su concepto técnico.

Y en tal sentido, estas anterioridades, citadas por la SIC, contrario a lo señalado por el perito HENAO MARTÍNEZ y el testigo CRAIG SIEGEL, sí orientan de manera suficiente a un técnico medio a obtener sales de hermitartrato de eliglustat, de la invención solicitada y, por ende, constituyen el arte previo relevante, en este caso. 86 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera, que la persona del oficio normalmente versada en la materia procedería a incluir dichos compuestos específicos del documento D3 dentro de las composiciones de D5 para llegar a la materia reclamada y obtener la sal hermitartrato de eliglustat.

Además, la Sala estima que en la invención solicitada resulta obvia para una persona versada en la materia y que las supuestas mejoras en desarrollar una sal hermitartrato de eliglustat no se considera sorprendente, conforme lo determinó la experta FORERO TOBARÍA. Ello, por cuanto no se logró demostrar un resultado o efecto inesperado ni una ventaja significativa frente a los compuestos ya existentes, pues los resultados que se obtuvieron con la invención cuestionada resultan altamente similares a las que ya mostraban las anterioridades D3 y D5.

Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista lo puntualizado por la mencionada experta de la SIC, cuando en la audiencia de pruebas, dijo: “[…] no se puede decir que, pues digamos que realmente haya un salto tecnológico asombroso, diferente o mejorado, porque no hay ninguna comparación con nada. […]”. En ese orden de ideas, la Sala considera que la alegada necesidad de proporcionar sal hermitartrato de eliglustat más estable y menos 87 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co higroscópica, por parte de la invención, que se solicita patentar, no representa una ventaja fundamental o técnica frente a lo enseñado por D3 y D5. En consecuencia, el efecto técnico sorprendente, que alegó la actora respecto de la creación cuestionada, es previsible para un técnico medio en la materia y no constituye un esfuerzo científico ni un avance en la regla técnica conocida.

Y, en tal sentido, no le asistió razón a la actora, al perito HENAO MARTÍNEZ y al testigo CRAIG SIEGEL, al aducir que la persona versada en la materia no hubiera derivado de manera obvia la sal hermitartrato de eliglustat, a partir de la información revelada en los documentos D3 y D5. Por todo lo anterior, la Sala considera que en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la SIC y, en ese sentido, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia. 88 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la demandante no logró acreditar que la solicitud de patente de invención bajo estudio hubiere desarrollado una mejora cualitativa con base en sus reivindicaciones y que, por tanto, cumplía con el requisito del nivel inventivo.

Por el contrario, de lo probado se concluye que un técnico medio en la materia estaba en condiciones de plantearse el problema que se pretendía solucionar con la invención objeto de estudio y que la solución propuesta por el solicitante de la patente podía derivarse de manera evidente a partir de los conocimientos existentes en el área y el estado de la técnica preexistente.

Así las cosas, la Sala considera que al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las razones técnicas de la entidad demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de nivel inventivo del procedimiento solicitado, dicha alegación se tendrá como no demostrada y se estima que la solicitud presentada por la actora no cumplió con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

De ahí que tampoco se advierta vulneración a lo previsto en el artículo 14, ibidem. Ahora, en cuanto al nuevo argumento traído a colación por la parte actora en los alegatos de conclusión, relacionado con que la SIC negó la solicitud de patente, al realizar un análisis en retrospectiva, o “hindsight” del arte previo citado, la Sala estima que no es dable 89 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio27. En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 27 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 90 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00413-00 Actora: GENZYME CORPORATION.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.