CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp., antes Schering Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Garmisch Pharmaceutical S.A. Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 74602 de 30 de noviembre de 20121 y 26927 de 7 de mayo de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Schering Corporation3 y se concedió el registro como marca del signo nominativo “LIPOZET” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda4 1. La sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No 74602, dictada por el Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio el día 30 de noviembre de 2012, por medio de la cual: a) Se declaró infundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad SCHERING CORPORATION (Hoy MERCK SHARP & DOHME CORP), en contra de la solicitud de registro de la marca LIPOZET (Nominativa) en la Clase 5 a nombre de GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.; y 1 Folios 7 a 9 y 110 a 112 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 10 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Hoy Merck Sharp & Dohme Corp. 4 Folios 27 a 44 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Se concedió el registro de la marca solicitada LIPOZET (Nominativa), para identificar "Productos para uso metabólicos" en la Clase 5 Internacional, solicitada por GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A. 2.

Que se declare nula la Resolución No. 26927 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 7 de mayo de 2013, por medio de la cual: a) Se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca solicitada LIPOZET (Nominativa) en Clase 5, contenida en la Resolución 74602 de 30 de noviembre de 2012. b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 3.

Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad MERCK SHARP & DOHME CORP, se ordene Io siguiente: a) Que se declare fundado el escrito de Oposición presentado el día 1 de febrero de 2012, por la sociedad MERCK SHARP & DOHME CORP; b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca LIPOZET (Nominativa) en la Clase 5 Internacional a nombre de GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A., por ser similarmente confundible con la marca previamente registrada LIPTRUZET No. 437100, registrada en Colombia en Clase 5, a nombre de MERCK SHARP & DOHME CORP; c) Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio cancelar el Registro de la marca LIPOZET (Nominativa) con certificado No. 471490, en la Clase 5 Internacional a nombre de GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A […]”5 (mayúsculas, subrayado y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Schering Corporation registró la marca nominativa “LIPTRUZET”7 para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Manifestó que, el 16 de noviembre de 2011, la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “LIPOZET” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Schering Corporation presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con su marca previamente registrada. 5 Folios 28 a 29 C pp. 6 Folio 29 a 32 C pp. 7 Certificado 437.100. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6. Anotó que, mediante la Resolución 74602 de 30 de noviembre de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Schering Corporation y concedió el registro como marca del signo nominativo “LIPOZET” a la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. para identificar los mencionados productos, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 26927 de 7 de mayo de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 74602. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “LIPOZET” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca nominativa “LIPTRUZET” en la misma clase, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.

Sostuvo que existe una evidente similitud entre la marca solicitada y la marca previamente registrada en el aspecto ortográfico, fonético y visual que induce al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto, cumpliéndose el primer requisito de irregistrabilidad. 11. Respecto de los criterios de conexidad y riesgo de asociación, afirmó que las marcas confrontadas amparan los mismos productos, por cuanto están en la misma clase 5ª.

Explicó que, si bien la marca demandada se refiere a productos metabólicos, estos hacen parte de las preparaciones farmacéuticas que protege su marca. 12. En ese contexto, manifestó que dichos productos se comercializaban en el mismo mercado, por lo que el público consumidor tendrá confusión del origen empresarial, al considerar que se tratan de una línea de la demandante. 8 Folios 32 a 41 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 14.

Mencionó que “[…] frente a lo expresado por la parte demandante cabe señalar que contrariamente a lo argumentado por la misma, el conjunto marcario que nos ocupa, goza de la suficiente distintividad para que fuera registrado como marca […]. 15. Precisó que los signos cotejados se diferencian en su segunda sílaba (PO, TRU) que, al ser pronunciados en conjunto, generan un impacto fonético fuerte, en tanto que la unión de la letra P con la vocal O genera un sonido oclusivo, bilabial y corto, mientras que la unión de la P y la sílaba TRU genera un archifonema en donde las letras PTR producen un sonido dental, oclusivo y largo, y la pronunciación de la letra P queda neutralizada.

II.2. Contestación de la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. 16. La sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 17. La sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. presentó demanda de nulidad relativa el 13 de septiembre de 201311 en contra de las Resoluciones 74602 de 30 de noviembre de 2012 y 26927 de 7 de mayo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18.

Mediante auto de 21 de septiembre de 201512 se se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. El 10 de noviembre de 201513 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 9 Folios 62 a 71 C pp. 10 Folios 55 y 58 C pp. 11 Folio 44 C pp. 12 Folios 51 a 53 C pp. 13 Folio 53 vto.

C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 19. Por auto de 25 de mayo de 201614 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 12 de mayo de 201915. 20.

En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ofició a la SIC para que allegara la totalidad del expediente administrativo. 21. Por auto de 30 de mayo de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 22.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 517-IP-2018 de 26 de febrero de 201917, en la que interpretó los artículos 135 literal b) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 2000. Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual se interpretará por ser pertinente. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos 14 Folio 113 C pp. 15 Folios 122 a 129 C pp. 16 Folios 141 y vto. C pp. 17 Folios 154 a 163 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 3.

Comparación entre signos denominativos […] 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro LIPOZET (denominativo) y la marca LIPTRUZET (denominativa) […]” (mayúscula y negrilla del original). 23.

Por auto de 28 de junio de 201918 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, así como de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 24.

En el término para alegar de conclusión, la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp.19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. 25. Mediante auto de 26 de mayo de 202521 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 471.490 correspondiente a la marca nominativa “LIPOZET”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 26.

En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 10 de junio de 202522, la SIC informó que la marca nominativa “LIPOZET”, con registro marcario 471.490, se encontraba caducada. El 12 de junio de 202523 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, la apoderada de la parte demandante solicitó se emitiera un pronunciamiento de fondo, en atención a que en el momento en que se expidieron los actos administrativos 18 Folio 165 C pp. 19 Folios 172 a 185 C pp. 20 Folios 185 a 187 C pp. 21 Índice 56 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio demandados, la marca cuestionada estaba vigente. Las demás partes guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 74602 de 30 de noviembre de 2012 y 26927 de 7 de mayo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Schering Corporation y se concedió el registro como marca del signo nominativo “LIPOZET” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. 29.

La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “LIPOZET” concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. y la marca nominativa “LIPTRUZET”, que identifica los productos de la misma clase de la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 30.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 74602 de 30 de noviembre de 201225 y 26927 de 7 de mayo de 201326 por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Schering Corporation y se concedió el registro como marca del signo nominativo “LIPOZET” para distinguir 24 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25 Folios 7 a 9 y 110 a 112 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 26 Folios 10 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 32. Previo a resolver, la Sala advierte que, aunque en la interpretación prejudicial 517- IP-2018 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina abordó el contenido y alcance del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, debe resaltarse que la controversia planteada en el presente asunto no gira en torno a la distintividad intrínseca del signo solicitado, sino a su distintividad extrínseca en relación con un signo previamente registrado.

En consecuencia, el análisis de esta causal de irregistrabilidad no se enmarca en el artículo 135 ibidem, por lo que dicho precepto debe excluirse del estudio jurídico del caso. 33. En efecto, la controversia debe resolverse con base en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, el cual dispone que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a otro previamente solicitado o registrado por un tercero para los mismos productos o servicios, si su uso puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

En este contexto, el análisis del caso debe centrarse en establecer si la marca “LIPOZET” genera tal riesgo en relación con la marca previamente registrada por la demandante. 34. Ahora bien, previamente a abordar el análisis de la posible existencia de riesgo de confusión en los términos del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala pone de presente que, en cumplimiento de lo ordenado en el auto del 26 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC el reporte del estado actual de la marca nominativa “LIPOZET” 27.

En dicho informe se constató que la marca estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2022, fecha en la que caducó, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 27 Certificado 471.490. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 35.

En aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 12 de junio de 202528, frente a lo cual, la apoderada de la parte demandante solicitó se emitiera un pronunciamiento de fondo, en atención a que en el momento en que se expidieron los actos administrativos demandados, la marca cuestionada estaba vigente.

Las demás partes guardaron silencio. 36. Al respecto y de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. 37.

Cabe resaltar que la consecuencia establecida en la referida disposición es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática […]” (negrilla fuera de texto). 38.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] 28 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto). 39. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 40.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. […] Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 41.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo. 42. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 43.

Nótese, entonces que, para la aplicación del mencionado inciso 4° basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 44. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad de las Resoluciones 74602 de 30 de noviembre de 2012 y 26927 de 7 de mayo de 2013 por medio de la cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Schering Corporation y se concedió el registro como marca del signo nominativo “LIPOZET” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Garmisch Pharmaceutical S.A., comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 46.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201929, en la que se indicó, con sustento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 47.

La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya30. 48.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 30 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017. Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 49. En tal sentido, esta Sala de Decisión31, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […]” (negrilla fuera de texto). 50.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202032, la Sala consideró lo siguiente: “[…] Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]” (negrilla fuera de texto). 31 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020. Rad.: 2012-00295-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00484-00 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51. En este orden de ideas, cuando el registro marcario se encuentra caducado se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcario promovido ante la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.