CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: L’aromatika S.R.L. Tema: Registro como marca del signo “CAFFÈ BORBONE” (mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 11, 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 12177 de 21 de febrero de 20181 y 12840 de 9 mayo de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. y se concedió el registro como marca del signo “CAFFÈ BORBONE” (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 11, 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad L’aromatika S.R.L. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20004 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 3.1.

Que se declare la nulidad relativa de la Resolución No. 12177 del 21 de febrero de 2018, expedida dentro del expediente No. SD2017/0061497, por parte del Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro 1 Folios 43 a 51 C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 52 a 59 C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 32A C pp. 4 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la marca mixta "CAFFÈ BORBONE", para identificar productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 internacional. 3.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 12840 del 9 de mayo de 2019, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución No. 12177 del 21 de febrero de 2018, a través de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca mixta "CAFFÈ BORBONE", para identificar productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 internacional (sic) 3.3.

Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A; en el expediente No. SD2017/0061497 de la marca mixta " CAFFÈ BORBONE". 3.4. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se proceda a negar el registro de la marca mixta "CAFFÈ BORBONE" para identificar productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la cancelación del título otorgado. 3.5.

Que se ordene a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso […]” (mayúscula y negrilla del original)5. I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.

El apoderado de la parte demandante señaló que, Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. registró las marcas mixtas notorias7 “EL REY” para distinguir los productos y servicios de las clases 29, 30 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, que disponen: Clase 298: “[…] Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, y productos lácteos; aceites y grasa comestibles […]”.

Clase 309: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, miel, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias […]”. Clase 3010: “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 5 Folios 3 a 4 C pp. 6 Folios 4 a 5 C pp. 7 Certificados de registro números 564.376, 596.066, 596.057, 604.531, 604.497 y 264.971. 8 Versión 11. 9 Versión 7. 10 Versión 11. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 3511 “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización y distribución de productos comprendidos en las clases 29 y 30 […]” Clase 3512: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales y administración comercial relacionados con la fabricación, procesamiento, almacenamiento, importación, exportación, promoción, publicidad, venta y comercialización mayorista y minorista de todo tipo de productos y servicios relacionados con la industria alimenticia y del sector de la restauración y hostelería;

Asesoramiento comercial sobre marketing de productos y servicios alimenticios; asesoramiento comercial sobre publicidad de productos y servicios alimenticios; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias de productos y servicios alimenticios; celebración de ferias comerciales relacionadas con el sector de los alimentos, la restauración y hostelería; comercialización de productos y servicios alimenticios; compilación de estadísticas y de información comercial de productos y servicios alimenticios; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios en la industria alimenticia y de la restauración y hostelería; compilación y suministro de información comercial y consultoría en estrategia comercial para productos y servicios alimenticios; desarrollo de estrategias comerciales en el sector de alimentos y de la restauración y hostelería; distribución de anuncios publicitarios y comerciales de productos y servicios alimenticios; elaboración de informes comerciales, encuestas e investigaciones comerciales, estudios de viabilidad comercial y evaluaciones comerciales para la comercialización de alimentos y servicios afines; investigación comercial y estudios comerciales; marketing y actividades promocionales para productos y servicios alimenticios y afines; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta y para terceros; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; planificación comercial; preparación y ejecución de transacciones comerciales para terceros; publicidad de sitios web comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales […]”. 4.

Sostuvo que, de acuerdo con las Resoluciones 12177 de 21 de febrero de 2018 y 12840 de 9 de mayo de 2019, la sociedad L’aromatika S.R.L. registró la marca mixta “CAFFÈ BORBONE” para distinguir productos y servicios de las clases 11, 30 y 4313. Clase 11 “[…] Hervidores eléctricos; urnas de café eléctricas; cafeteras eléctricas; cafeteras de filtro eléctricas; filtros de café eléctricos; tostadoras de café; aparatos de torrefacción […]”.

Clase 30: “[…] Aromatizantes de café; productos para beber a base de cacao; productos para beber a base de té; cacao; café; café molido; café no torrefacto; café descafeinado; café instantáneo; café aromatizado; granos de café enteros; extractos de café; esencias de café; cápsulas de café; mezclas de café; sucedáneos del café; té; infusiones de hierbas; azúcar; edulcorantes (naturales); caramelos; bizcochos; tartas heladas; helados […]”.

Clase 43: “[…] Servicios de bares; servicios de cafés; servicios de cafés; restaurantes; restaurantes de autoservicio; servicios de suministro de comidas y bebidas […]”. 11 Versión 10. 12 Versión 11. 13 Versión 11. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó oposición, por cuanto era similarmente confundible con sus marcas mixtas notorias “EL REY”. 6. Anotó que, mediante la Resolución 12177 de 21 de febrero de 2018, la directora de la división de signos distintivos de la SIC concedió el registro de la marca “CAFFÈ BORBONE”14 a la sociedad L’aromatika S.R.L., para identificar los productos y servicios antes mencionados y que, contra dicha decisión, la sociedad opositora presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 12840 de 9 de mayo de 2019 el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la decisión de conceder el registro marcario. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación15 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantado el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “CAFFÈ BORBONE” a la sociedad L’aromatika S.R.L., sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas notorias “EL REY” de la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. en su aspecto nominativo, visual y conceptual, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.

Explicó que, el elemento nominativo de “BORBONE” hace referencia a la casa real Borbón del reino de España, esto es, a la dignidad o realiza. Además, señaló que, si bien era cierto que la marca demandada no utiliza la palabra “REY”, también lo era que la marca “CAFFÈ BORBONE” presenta una figura de una corona real de tres puntas. 11.

Anotó que, la figura de corona evoca ideas de rey, imperio, realeza, monarquía, poder, monarca y dominio, características de la marca notoria de la demandante, lo que implica una similitud conceptual susceptible de generar un riesgo de confusión o de asociación. 14 Certificado de registro número 618.478. 15 Folios 6 a 30 del C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

En ese sentido, afirmó que las marcas “EL REY” y “CAFFÈ BORBONE” no pueden coexistir en el mercado, por cuanto ambas marcas evocan la misma idea, lo que conllevaría a que los consumidores se confundan respecto a su procedencia empresarial y, además, generaría un injusto beneficio sobre la actividad de la demandante, toda vez que ambas tienen la figura de corona que recuerdan ideas de rey, imperio, realeza, monarquía y poder. 13.

Advirtió que la palabra “CAFFÈ” que acompaña la marca “BORBONE” es genérica y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo. 14. Por otra parte, aseguró que existía conexidad en el mercado, toda vez que la marca previamente registrada y la registrada por el tercero, hacen referencia a los mismos productos de la clase 30 del mencionado nomenclador y tienen estrecha relación con los servicios de restaurantes y su comercialización por internet. 15.

Subrayó que, en desarrollo del principio de confianza legítima, la SIC debe seguir protegiendo el registro de las marcas mixtas notorias “EL REY” conforme lo ha hecho en reiteradas oportunidades. 16. Finalmente, señaló que los actos administrativos demandados desconocen el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que la marca demandada se aprovecha del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marca notoria de la demandante, dándole una ventaja industrial. 17.

Puso de presente que las marcas mixtas “EL REY” son notoriamente conocidas en Colombia, conforme la declaratoria de notoriedad de la SIC en las Resoluciones 21009 de 26 marzo de 2018, 24078 de 10 abril de 2018 y 10596 de 29 abril de 2019. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio16 18.

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que solicitó se nieguen las pretensiones de la parte demandante, toda vez que las mismas carecen de “[…] asidero jurídico […]”, por cuanto las decisiones demandadas están ajustadas a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 19.

En primer lugar, explicó que ortográficamente las expresiones “CAFFÈ” y “BORBONE” no se asemejan a la expresión “EL REY”, por cuanto presentan cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. 16 Folios 146 a 158 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20.

Por otra parte, indicó que, en su aspecto visual, las marcas confrontadas comparten una corona, como elemento evocativo, sin embargo, la misma ha sido ampliamente utilizada en el comercio con el fin de dar una impresión de calidad. 21. Agregó que la figura de la corona no es la única que representa la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, toda vez que bajo la misma se encuentra un grano de café que ocupa la mayor parte del conjunto marcario, el cual es evidentemente diferente a la marca de la demandante que muestra un hombre mayor de barba y cabello blanco, ataviado con un abrigo o capa, de manera que gráficamente no tiene el potencial de generar confusión o riesgo de asociación. 22.

Del desconocimiento del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, manifestó que, desde el año 2002 hasta el año 2005, se ha declarado el reconocimiento de la marca de la demandante en el campo de los condimentos, la cual ha sido reiterada hasta septiembre de 2017, sin embargo, aseguró que no existe riesgo de confusión, así como tampoco de asociación, ni conllevaría a la pérdida de la fuerza distintiva de esa marca, por cuanto se pueden diferenciar en el mercado, toda vez que, por sus diferencias ortográficas, fonéticas y gráficas, permiten su individualización. 23.

En ese sentido, afirmó que la coexistencia de las marcas confrontadas no genera en el consumidor un riesgo de asociación, toda vez que, de la visión en conjunto, no puede asociarse a un origen empresarial común, por lo que el consumidor está en la capacidad de discernir entre ambas. 24. Finalmente, puso de presente que los pronunciamientos de la SIC sobre registros marcarios no son obligatorios en otros asuntos, en cumplimiento del principio de independencia de la oficina de registro marcario y, en todo caso, depende de las particularidades de cada caso.

II.2. Intervención de la sociedad L’aromatika S.R.L.17 25. La sociedad L’aromatika S.R.L. a pesar de haber sido notificada en debida forma, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 26. La sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 13 de enero de 202018, en contra de las Resoluciones 12177 de 21 de febrero de 2018 y 12840 de 9 mayo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 27.

Mediante autos de 13 de marzo de 2020 y 17 de agosto de 202119, se admitió la demanda y, se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al 17 Índice 21 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Folio 2 C pp. 19 Folios 21 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio representante legal de L’aromatika S.R.L. El 19 de agosto de 202120, se corrió traslado de la demanda por el término de 30 días. 28.

A través de providencia de 3 de diciembre de 202121, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 29 de julio de 202222. 29. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los antecedentes administrativos de los actos acusados. 30.

Por auto de 26 de septiembre de 202223, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 432-IP-2022 de 31 de agosto de 202324, dentro de la cual consideró que, de acuerdo con el criterio interpretativo del acto aclarado, no le correspondía emitir un nuevo pronunciamiento sobre el alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, para lo cual, indicó que se debía remitir a los criterios interpretativos 391-IP- 2022 y 153-IP-2022, las cuales señalan lo siguiente: 32.

Interpretación prejudicial 391-IP-2022: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 4865.

No obstante lo anterior, corresponde señalar, en primer lugar, que las mencionadas normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de registro de un signo como marca y la conexión entre los productos y/o servicios que pretende distinguir un signo, respectivamente, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos: - Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 20 Folios 136 a 138 C pp e índice 26 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Folios 170 y vto C pp. 22 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 53 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio - Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza. - Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles 0 no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […] 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.). 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.

Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.” 2:2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos —denominativo o gráfico— genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.7.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos en un dibujo abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. y 2.9. precedentes. b) Sien el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.

Comparación entre signos figurativos 2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.

(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 2.12.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. 2.13. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Comparación entre signos mixtos y figurativos 2.14. Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha señalado que es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.15.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las siguientes reglas de comparación para los signos figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (i) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. (i) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

(iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión y/o asociación. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad” y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor.

Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para, determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado.[…]” (mayúscula, negrilla y subrayado del original). 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 33.

Interpretación prejudicial 153-IP-2022: “[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL […] En cuanto a los artículos […] 136 (literal h), 228 y 230 de la Decisión 486 que también son objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso y que regulan aspectos relacionados con la irregistrabilidad y la notoriedad de signos distintivos, están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos: […] - La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.

Resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos: […] [2.] La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina Definición [2.1] La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los artículos 224 a 236. [2.2.] El artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» [2.3.] De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente” que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad [2.4] De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica”.

Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores. [2.5] Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros.

La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros. [2.6] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro”.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. [2.7] La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. [2.8] La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. [2.9] Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba' y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina. [2.10] En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [2.11] El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. [2.12] Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado [2.13] Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: [2.13.1] En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto™ por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. [2.13.2] En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico. [2.13.3] En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. [2.13.4] En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. [2.14] Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Prueba de la notoriedad [2.15] La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. [2.16] El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [2.17] En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […] La notoriedad del signo solicitado a registro” [2.19] De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. [2.20] La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. [2.21] Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo.

Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido y, por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor.

Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc. [2.22] En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. [2.23] Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso […]” (mayúscula y negrilla del original). 34.

Finalmente, mediante auto de 29 de septiembre de 202325, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.26 reiteró sus argumentos de nulidad. Por su parte, la SIC, la sociedad L’aromatika S.R.L. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 35. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14927 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única 25 Índice 57 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 27 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 201928, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 36. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 12177 de 21 de febrero de 201829 y 12840 de 9 mayo de 201930, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. y se concedió el registro como marca al signo “CAFFÈ BORBONE” (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 11, 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad L’aromatika S.R.L. 37.

La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “CAFFÈ BORBONE” concedida para identificar productos y servicios en las clases 11, 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad L’aromatika S.R.L. y la marca notoria “EL REY” para distinguir productos y servicios de las clases 29, 30 y 35 del mismo nomenclátor, previamente registradas a favor de la sociedad Fábrica de Especias y Productos EL Rey S.A., se configura las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38.

Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación de los actos administrativos demandados; (ii) el análisis del caso concreto y; (iii) la conclusión. IV.2.1. La identificación de los actos demandados 39. La sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) 12177 de 21 de febrero de 2018, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y se concedió el registro como marca del signo “CAFFÈ BORBONE” (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 11, 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad L’aromatika S.R.L. y;

(ii) 12840 de 9 mayo de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando el anterior acto administrativo, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. IV.2.2. Análisis del caso concreto 40. La SIC, mediante los actos administrativos acusados concedió el registro como marca del signo “CAFFÈ BORBONE” (mixta) para distinguir productos y servicios conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 28 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. 29 Folios 43 a 51 C pp. 30 Folios 52 a 59 C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comprendidos en las clases 11, 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: Clase 11 “[…] Hervidores eléctricos; urnas de café eléctricas; cafeteras eléctricas; cafeteras de filtro eléctricas; filtros de café eléctricos; tostadoras de café; aparatos de torrefacción […]”.

Clase 30: “[…] Aromatizantes de café; productos para beber a base de cacao; productos para beber a base de té; cacao; café; café molido; café no torrefacto; café descafeinado; café instantáneo; café aromatizado; granos de café enteros; extractos de café; esencias de café; cápsulas de café; mezclas de café; sucedáneos del café; té; infusiones de hierbas; azúcar; edulcorantes (naturales); caramelos; bizcochos; tartas heladas; helados […]”.

Clase 43: “[…] Servicios de bares; servicios de cafés; servicios de cafés; restaurantes; restaurantes de autoservicio; servicios de suministro de comidas y bebidas […]”. 41. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto entre la marca mixta “CAFFÈ BORBONE” y las marcas mixtas “EL REY” previamente registradas, existe similitud en el elemento nominativo “BORBONE”, también en el aspecto visual, conceptual, además de conexidad competitiva, lo que genera en el consumidor confundibilidad en el origen empresarial y un injusto beneficio sobre la actividad de la demandante, toda vez que se aprovecharía del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marcas notorias previamente registradas. 42.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la Interpretación 432- IP-2022 de 31 de agosto de 202331, para señalar que, de acuerdo con el criterio interpretativo del acto aclarado, se debía remitir a los criterios consagrados en las interpretaciones 391-IP-2022 y 153-IP-2022, sobre la aplicación del artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000. 43.

Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios 31 Índice 53 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.

IV.2.2.1. De la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 44. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor32: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 45.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de L’aromatika S.R.L..33 (Mixta) Registro 618.478 Clases 11, 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: L’aromatika S.R.L. 32 Tribunal Andino de Justicia. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP- 2022. 33 Folios 21 a 42 C pp. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por la demandante34 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la a Clasificación Internacional de Niza Registro 1 “EL REY” (mixta) 29 596.057 2 “EL REY” (mixta) 30 264.971 3 “EL REY” (mixta) 30 596.066 4 “EL REY” (mixta) 35 564.376 34 Folio 22 C pp. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5 “EL REY” (mixta) 35 604.497 6 “EL REY” (mixta) 35 604.531 46.

La Sala pone de presente que de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad de la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. la expresión “CONDIMENTOS” es explicativa, razón por la cual no hace parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 47. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “CAFFÈ BORBONE”, cuestionada a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con las marcas mixtas “EL REY”, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en las ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 48.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 49. En efecto, de la revisión marcas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 50.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 51.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”35. 52.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “CAFFÈ BORBONE” de las clases 11, 30 y 43 y “EL REY” de las clases 29, 30 y 35, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión, conexión competitiva o riesgo de asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 53.

Cabe advertir que la parte demandante señaló que la palabra “CAFFÈ” que acompaña la marca “BORBONE” es genérica y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo. 54. En efecto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si dicha expresión que hace parte de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso es genérica. 55.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201036, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2005-00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] signo genérico37, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 56.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 57. En el caso sub examine, la Sala pone de presente que los productos que distinguen las marcas previamente registradas son de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, café y sucedáneos del café. 58.

Ahora, se observa que la palabra “CAFFÈ”, que hace parte de la marca cuestionada “CAFFÈ BORBONE” se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202438, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 59. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 37 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003-00456. MP: Marco Antonio Velilla Moreno. 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.

(negrilla fuera del texto). 60. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 61.

Se observa que la palabra “CAFFÈ”, si bien es cierto que se encuentra escrita en italiano, sirve de raíz equivalente39 a su traducción en castellano “CAFÉ”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 62. Es por ello que la Sala observa que la partícula “CAFFÈ” sí se refiere de manera directa a un producto que protege la marca cuestionada en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café. 63.

Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “CAFFÈ” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término que resulta ser genérico para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 64. En ese contexto, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “BORBONE” del tercero con interés en el resultado del proceso y “EL REY” de la demandante, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión, la conexidad competitiva y el posible riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 39 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 30 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 65. Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman.

En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada B O R B O N E 1 2 3 4 5 6 7 Marcas previamente registrada E L R E Y 1 2 3 4 5 66. De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes en sus raíces y terminaciones que pueden inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca registrada “BORBONE” se conforma por 1 palabra, 3 sílabas, 7 letras, 4 consonantes y 3 vocales, mientras que las marcas previamente registradas “EL REY” están compuestas por 2 palabras, 2 sílabas, 5 letras, tres 3 consonantes y dos 2 vocales. 67.

Ciertamente, la Sala observa que, las expresiones enfrentadas no guardan similar disposición, así como tampoco idéntica composición vocálica toda vez que la marca cuestionada es “O-O-E”, mientras que la de la demandante es “E-E”. Asimismo, no se encuentra similitud en su raíz y terminación por cuanto la primera es “BOR-BO-NE” y la segunda es “EL – REY”, tienen un número de sílabas diferente, así como una secuencia de las consonantes diferente, esto es, “B-R-B-N” frente a “L-R-Y”, lo que lleva a que la marca cuestionada “BORBONE” sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas. 68.

Se resalta que, en sentencia de 9 de julio de 202040, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 31 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 69. Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca cuestionada “BORBONE” cuenta con elementos adicionales que la dotan de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las previamente registradas, “EL REY”. 70.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas también es diferente, debido a que la palabra “BORBONE” le imprime una sonoridad disímil, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara. 71. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: BORBONE – EL REY - BORBONE – EL REY – BORBONE BORBONE – EL REY - BORBONE – EL REY – BORBONE BORBONE – EL REY - BORBONE – EL REY – BORBONE BORBONE – EL REY - BORBONE – EL REY – BORBONE 72.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra "BORBONE" es un apellido de origen italiano y francés, más conocido en español como Borbón, además podría evocar la dinastía borbónica de España41. 73. Por su parte, las palabras “EL”42 y “REY”43, que conforman a las marcas previamente registradas, se definen, respectivamente, como: “[…] 1. art. deter. m. y f. Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una expresión definida de referente consabido. […]” y “[…] 1. m. y f. Monarca soberano de un reino. […]”. 74.

Así pues, si bien es cierto que la palabra “BORBONE" podría evocar la dinastía borbónica, también lo es que esta conexión está limitada a un contexto de linaje específico y no representa una referencia directa al concepto de monarquía en general. Por otro lado, el término "EL REY" tiene un sentido amplio y se refiere a cualquier monarca soberano sin connotaciones de una familia específica.

La palabra "REY," acompañada del artículo definido "EL," no alude de manera automática ni exclusiva a la Casa de Borbón o a alguna otra dinastía, lo cual descarta una conexión ideológica o conceptual directa entre ambos términos. 75. Aunado a lo anterior, las marcas “EL REY” distinguen en los productos y servicios de las clases 29, 30 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados con condimentos, mientras que la marca “BORBONE” distingue productos y servicios del mismo nomenclador para las clases 11, 30 y 43, relacionados con el café. 41 https://dle.rae.es/borb%C3%B3nico.

Consultado el 30 de octubre de 2024. 42 https://dle.rae.es/el?m=form. Consultado el 30 de octubre de 2024. 43 https://dle.rae.es/rey?m=form. Consultado el 30 de octubre de 2024. 32 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 76.

En ese contexto, la Sala concluye que, debido a que no existen similitudes ortográficas, fonéticas, ideológicas o conceptuales entre la marca cuestionada y las previamente registradas, el argumento de nulidad no está llamado a prosperar. 77. Ahora bien, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor.

IV.2.2.2. De la vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 78. La Sala advierte que a continuación se analizará el cargo de violación del literal h) del artículo 136 interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 79. En cuanto a la notoriedad, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. señaló como causal de irregistrabilidad, la prevista en el mencionado artículo 136 literal h), toda vez que la marca acusada puede aprovecharse del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marca previamente registrada, dándole una ventaja competitiva. 80.

Puso de presente que las marcas mixtas “EL REY” son notoriamente conocidas en Colombia, conforme la declaratoria de notoriedad de la SIC en las Resoluciones 21009 de 26 marzo de 2018, 24078 de 10 abril de 2018 y 10596 de 29 abril de 2019. 81. En ese orden de ideas, resulta necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos antes mencionados, con el objeto de establecer si se cumplen los presupuestos señalados en la causal antes mencionada, relacionados con el aprovechamiento del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza las marcas previamente registradas “EL REY”. 82.

Ahora bien, para el cotejo entre marcas cuando alguno de ellos es presuntamente notorio, resulta necesario aplicar los criterios fijados por la doctrina y la jurisprudencia, relacionados con la naturaleza de las marcas en controversia, con el fin de establecer la regla comparativa en el caso sub judice, en consideración a la calidad de notorio de la marca opositora, su acreditación y su capacidad distintiva intrínseca. 83.

Cabe resaltar que, el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 definió el signo notorio como aquel que ha sido reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 84. A su vez, se debe tener en cuenta que dicha notoriedad recae en el sector pertinente, esto es, (i) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique;

(ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de 33 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, siendo suficiente probar uno los sectores. 85.

En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 201544, señaló lo siguiente: “[…] la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]” 86.

La sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey allegó como prueba de la notoriedad de las marcas “EL REY” las Resoluciones 21009 de 26 marzo de 2018, 24078 de 10 abril de 2018 y 10596 de 29 abril de 201945. 87. De la prueba documental aportada, la Sala comparte lo considerado por la autoridad administrativa al considerar que, dichas resoluciones han declarado el reconocimiento de notoriedad de la marca “EL REY” en el campo de los condimentos y no del café. Además, también demuestran que dicha notoriedad fue reiterada hasta septiembre de 2017, esto es, antes de que se expidieran los actos administrativos demandados. 88.

En ese sentido, en el presente asunto la demandante no logra demostrar que la marca acusada puede aprovecharse del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marca previamente registrada, dándole una ventaja industrial. 89. Aunado a lo anterior, como se precisó en el numeral anterior, entre las marcas en conflicto no existe riesgo de confusión, al no ser similarmente confundibles, razón por la cual tampoco se desconocería la posible existencia de una vulneración del artículo alegado como vulnerado. 90.

En suma, la Sala concluye que las normas que consagran las disposiciones relativas a la protección de la marca notoria previstas en la Decisión 486 de 2000 no se encuentran desconocidas, por lo que la marca “BORBONE” no se enmarca en los presupuestos consagrados en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal h) Ibidem, esto es, al no acreditarse los supuestos establecidos en los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.

IV.2.2.3. Conclusión 91. La Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “BORBONE” para los productos y servicios de las clases 11, 30 y 43 fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en los literales a) y 44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad. 2000-06102-01. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 45 Folios 60 a 74, 75 a 87, 88 a 101 C pp. 34 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demandan, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 92.

Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente 35 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00042-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.