11001032400020140029600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NOTORIEDAD, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 328463 DE LA MARCA MIXTA “ANEXOS”, PARA DISTINGUIR SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DICHO REGISTRO SUS MARCAS “NEXXOS” Y “NEXXOS NXS STUDIO” FUESEN NOTORIAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad NEXXOS STUDIO NXS S.A.S., mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 00026095 de 30 de abril de 2013, "Por medio de la cual se decide la cancelación de un registro marcario por notoriedad", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1, y la 67064 de 19 de noviembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente por notoriedad del certificado de registro núm. 328463 de la marca mixta “ANEXOS”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 30 de octubre de 2012, el señor JULIO CÉSAR MORALES ALBARRACÍN presentó solicitud de cancelación por notoriedad de las marcas mixtas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, contra el certificado de registro de la marca mixta “ANEXOS”, registrada para identificar servicios comprendidos en la Clase 352 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, a favor del señor GERMÁN ZULUAGA JIMÉNEZ. 2º- Que el 20 de noviembre de 2012, el señor JULIO CESAR MORALES ALBARRACÍN, transfirió la titularidad de los registros marcarios “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, a la sociedad NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. 3º- Que una vez se le corrió el traslado de ley, el señor GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ dio contestación a la solicitud de cancelación argumentando que la marca “ANEXOS”, registrada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, puede coexistir con las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, registradas en la Clase 25, toda 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “Gestión de negocios comerciales, distribución, comercialización y venta de toda clase de mercancías jeans, chaquetas, ropa para dama y caballero; ropa para niño y afines; así como la distribución, comercialización, exportación e importación al público en general de toda clase de vestuario. […]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vez que no son notorias y su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión, además, no existe conexidad competitiva ni semejanza entre ellas. 4°- Que mediante la Resolución núm. 00026095 de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó la declaratoria de notoriedad de las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, así como la cancelación del certificado de registro de la marca “ANEXOS”. 5°- Manifestó que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 67064 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 224, 230 y 235 de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, una marca notoria es la que ha alcanzado un alto grado de difusión y reconocimiento entre los consumidores o usuarios de los productos y/o servicios que distingue, por tanto, la normatividad andina le ha otorgado un estatus de mayor protección con respecto a las otras marcas existentes en el mercado. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la normatividad andina prohíbe expresamente que los signos distintivos que pretendan ser registrados como marcas reproduzcan, imiten la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente reconocida a un tercero en el país en el que se solicite el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad y por los sectores que estén interesados, con el fin de evitar su aprovechamiento y que se induzca al público en error.

Sostuvo que la notoriedad de una marca puede alegarse dentro del sector pertinente, por cuanto está circunscrita a un determinado mercado y no a la totalidad del mismo. Alegó que la marca que se pretende cancelar, “ANEXOS” es similarmente confundible con las notorias previamente registradas, “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, por cuanto presentan semejanzas desde los puntos de vista fonético y gráfico, lo que induce al público consumidor a error.

Señaló que las marcas en conflicto no pueden coexistir en el mercado, comoquiera que presentan confusión desde el punto de vista ortográfico, 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dado que la marca “ANEXOS” únicamente contiene una letra adicional respecto de las expresiones “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”.

Adujo que desde el punto de vista fonético las marcas cotejadas se pronuncian de forma similar, por cuanto comparten la misma sílaba tónica y existe coincidencia en sus raíces y sus terminaciones, a la vez que al revisar su impresión en conjunto sin escindir los elementos que las componen, se evidencia que son prácticamente idénticas.

Indicó que el público consumidor observa las marcas en forma separada y no simultánea para determinar si a través de la impresión o imagen dejada en su mente por una de las dos, posteriormente recuerda la imagen de la otra; y que no existe duda que al realizar este ejercicio el público asociará la imagen de las expresiones en conflicto, asumiendo que son iguales, por cuanto la similitud no depende de las diferencias sino de las semejanzas existentes entre ellas.

Concluyó que la SIC debió declarar la notoriedad de las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, consecuentemente, ordenar la cancelación del certificado de registro de la expresión “ANEXOS” en la Clase 35, ante la evidente similitud existente entre ellas. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política; sin embargo, no explicó el concepto de su violación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que la actora no logró demostrar la presunta notoriedad de las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que no era procedente la cancelación del registro de la marca cuestionada “ANEXOS”.

Explicó que la sociedad NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. no acreditó éxito comercial, cobertura espacial y/o temporal de las marcas con las que fundamentaba su pretensión, por lo que no fue posible para ella concluir cosa diferente a que la acción de cancelación no podía prosperar, pues no se acreditó el requisito principal que impone el artículo 235 de la Decisión 486, esto es, que la marca sea notoriamente conocida al momento en que se solicitó la marca que se quiere cancelar, pues sí era de trascendental importancia evidenciar que el 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocimiento de las marcas fuesen anteriores a la solicitud de registro, lo que no aconteció en el caso objeto de estudio, dado que, a pesar de haber demostrado la comercialización del producto, no se evidenció su reconocimiento.

II.2. El señor GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que el hecho de que la sociedad actora realice publicidad de sus marcas, no quiere decir que ello lo convierta en una marca notoriamente reconocida; sino que, para que un signo se convierta en notorio deben cumplirse una serie de requisitos previstos en la Decisión 486 que, en el caso bajo examen, no fueron acreditados.

Alegó que para determinar la notoriedad de una marca, deben tenerse en cuenta aspectos tales como: i) el grado de conocimiento entre su sector; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización; iii) la comercialización de la misma; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; v) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el nacional; entre otros.

Señaló que ninguno de los requisitos anteriormente citados fue probado por el titular de las marcas que se alegan como notorias, ni aportó documentos u otra clase de pruebas que dieran fe de ello. Mencionó que la carga de la prueba por notoriedad es asumida por quien la alega, a través de medios conducentes, pertinentes y útiles; hecho éste que la demandante no realizó. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 21 de mayo de 2018 llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad NEXXOS STUDIO NXS S.A.S., en su calidad de actora, así como el apoderado de parte demandada, el apoderado de del señor GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ, como tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público. 4 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a las cuales decidió que no constituían excepciones propiamente dichas, toda vez que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 00026095 de 30 de abril de 2013 y 67064 de 19 de noviembre de 2013, mediante las cuales la SIC denegó la notoriedad de las marcas "NEXXOS" (MIXTAS) y "NEXXOS NXS 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co STUDIO (MIXTA), de las cuales es titular la actora y, en consecuencia, denegó la cancelación de la marca "ANEXOS" (MIXTA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad del señor GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 224, 230 y 235 de la Decisión 486 y 61 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que las marcas en conflicto son prácticamente idénticas, por lo que la entidad demandada debió proceder a la cancelación de la marca “ANEXOS”; y que, además, de las pruebas allegadas al proceso, sí es posible determinar que las marcas de su propiedad son notorias.

IV.2 El señor GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que la actora no probó de ninguna manera que sus marcas “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO” fuesen notorias al momento de la presentación de la solicitud de registro como marca del signo “ANEXOS”, del cual es titular.

IV.3 La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación. Al respecto, adujo que la prueba de la Revisora Fiscal, las cincuenta (50) facturas del año 2006 y la única factura de publicidad para el mismo año, no son suficientes para acreditar el requisito de la notoriedad de 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, pues no se demostró el nivel de conocimiento que sobre dichos signos tenía el consumidor en esa época, tampoco se acreditó la inversión en publicidad que se realizó en los años anteriores e igualmente pasó por alto demostrar la extensión territorial que abarcaban las marcas desde que comenzaron a ser utilizadas hasta agosto del año 2006 (fecha en la que la marca ya debería ser notoria).

Que, por lo anterior, a su juicio, no es posible determinar desde cuándo las marcas eran notorias, pues el material probatorio da a conocer únicamente un nivel de ventas desde el año 2006, ventas éstas que por sí solas no representan la notoriedad alegada. IV.4 En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 5 Proceso 610-IP-2019. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

Cancelación por notoriedad de una marca. […] 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. […] 1.6 Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 1.7 En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de tos signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de fas palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 1.10.

De acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 1.13.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 2.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 2.10.

La notoriedad es un hecho de que debe ser probado por quien lo alega a través de la prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 2.16. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: […] 2.17 En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00026095 de 30 de abril de 2013 y 67064 de 19 de noviembre de 2013, negó la cancelación por notoriedad la marca “ANEXOS” (mixta), registrada con el certificado núm. 328463, de titularidad del señor GERMAN ALBERTO ZULUAGA JIMENEZ, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al no haber demostrado la actora que sus marcas “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO”, al momento de la presentación de la solicitud de dicho registro, eran notorias.

A juicio de la demandante la SIC debió declarar la notoriedad de las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, consecuentemente, ordenar la cancelación del certificado de registro de la expresión “ANEXOS” en la Clase 35, ante la evidente similitud existente entre ellas. Por su parte, la SIC alegó que la actora no logró demostrar la presunta notoriedad de las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, en 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que no era procedente la cancelación del registro de la marca cuestionada “ANEXOS”.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, toda vez que indicó que el hecho de que la sociedad actora realice publicidad de sus marcas, no quiere decir que ello lo convierta en una marca notoriamente reconocida; sino que, para que un signo se convierta en notorio deben cumplirse una serie de requisitos previstos en la Decisión 486 que, en el caso bajo examen, no fueron acreditados.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 224, 230 y 235 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación por notoriedad de la marca “ANEXOS”, para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al haberse demostrado o no la notoriedad de las 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO” y resultar similarmente confundible con éstas.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […].” Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por notoriedad de la marca “ANEXOS” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al ser las marcas previamente registradas 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO” notorias, es necesario abordar, previamente, el alcance del concepto de la marca notoria.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal sostuvo: “[…] 2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Definición 2.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 2.3.

En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 2.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […]” En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de marcas idénticas o similares y también frente a aquellos signos que identifiquen productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Ahora bien, la acción de cancelación por notoriedad, se encuentra regulada en el artículo 235 de la Decisión 486, el cual es del siguiente tenor: “[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […]”.

En cuanto a la acción de cancelación por notoriedad, el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, precisó lo siguiente: “[…] 1. Cancelación por notoriedad de una marca. […] 1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el artículo 170 de la Decisión 486. “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada par que, dentro del plazo de setenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.6 Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 1.7 En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de tos signos en conflicto.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden pretensarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 1.1.

De acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.12.

En el caso de análisis, se debe verificar que las marcas sobre la base de las cuales se solicita la acción de cancelación sean notoriamente conocidas. (mixta). c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 1.13.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […]”. Al respecto, la Sala observa que para la configuración de una cancelación por notoriedad deben concurrir los siguientes presupuestos: i) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. ii) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido; y iii) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la Sala procederá a examinar los presupuestos anteriormente descritos con la finalidad de determinar si, para el caso bajo examen, era procedente o no la cancelación por notoriedad de la marca “ANEXOS”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Primer Requisito. Si a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 20146, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba.

Adicionalmente, debe ponerse de presente que la notoriedad debe demostrarse al momento de la presentación de la solicitud de la marca cuestionada, por lo que el período relevante para el caso sub examine corresponde al 3 de agosto de 2006. En ese sentido, la Sala destaca que la demandante allegó los siguientes documentos, que reposan en el CD7 contentivo de los antecedentes administrativos, para demostrar la notoriedad de las marcas “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO”: - Certificación expedida por la señora AURA STELLA MILLAN ROJAS, la revisora fiscal de la actora, en la que certifica las ventas del producto identificado con la marca “NEXXOS” durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 7 Folio 106 del cuaderno físico principal. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De la revisión de dicho documento, se advierte que durante el año 2006 el valor de las ventas totales fue de $ 7.308.299.688 - Revistas y catálogos en los que figura la marca “NEXXOS NXS STUDIO” identificando vestuario, especialmente camisetas y blusas, de fechas septiembre 2010, abril de 2011, julio de 2011, septiembre de 2011; y algunas que se encuentran sin fecha. - Facturas de venta de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 expedidas por JULIO CÉSAR MORALES ALBARRACÍN/NEXXOS STUDIO, por concepto de venta de productos tales como prendas de vestir, identificados con la marca “NEXXOS”.

Se destaca que, para el año 2006, se allegaron 59 facturas entre los meses enero a diciembre, que ascienden a un valor total, aproximadamente, de $ 58.911.685. - Facturas de venta de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 expedidas por las compañías RADIO TELEVISIÓN Y MEDIOS S.A., MEGA GROUP FULL PACKAGE SERVICE S.A., BICIMARKETING DE COLOMBIA, RCN RADIO, MARKAMOS (IVAN MORA ROMERO) y el señor EDGAR 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MONTE PADILLA, por concepto de adquisición de servicios de publicidad para la marca “NEXXOS”, por la actora.

Se destaca que para el año 2006, el monto por concepto de servicios de publicidad, adquiridos por la actora, ascendieron a $ 1.695.048. - Imágenes de publicidad de la marca “NEXXOS”, sin fecha visible. Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la notoriedad de las marcas “NEXXOS” ni “NEXXOS NXS STUDIO”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En primer lugar, se considera que las facturas de venta de productos distinguidos con la marca “NEXXOS”, así como aquellas correspondientes a los gastos de publicidad, durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, se encuentran por fuera del marco temporal dentro del cual se debía demostrar que fuese notoria, esto es, 3 de agosto de 2006, que correspondía al período dentro del cual se debía demostrar el uso de las marcas que se alegan como notorias. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente ocurre con las revistas y catálogos en los que figura la marca “NEXXOS NXS STUDIO” identificando vestuario, especialmente camisetas y blusas, pues tienen como fecha septiembre 2010, abril de 2011, julio de 2011 y septiembre de 2011, es decir, fueron expedidas con posterioridad al período de interés que, se repite, es el 3 de agosto de 2006, el cual corresponde a la fecha en la que se solicitó el registro de la marca objeto de cancelación “ANEXOS”.

En segundo lugar, se advierte que las imágenes de publicidad y algunas publicaciones en revistas y catálogos se encuentran sin fecha, es decir que no prueban que al momento de la solicitud de registro de la marca cuestionada, “ANEXOS”, esto es, el 3 de agosto de 2006, las marcas “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO” fueran notoriamente conocidas, teniendo en cuenta que como lo señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso “[…] la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro […]”.

En tercer lugar, para la Sala, las facturas allegadas para el año 2006, correspondiente a los gastos en publicidad de la marca “NEXXOS” por parte de la actora, por un lado, no demuestran una inversión sustancial en publicidad que la actora hubiese realizado para promocionar productos distinguidos con las marcas “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO”, 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dado que únicamente ascienden al valor de $ 1.695.048 y, por el otro, no dan cuenta de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que dichos registros fueran conocido por un alto porcentaje de la población en general, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, conforme a los criterios antes expuestos.

En cuarto lugar, se advierte que tanto la certificación de la revisora fiscal, como las facturas de venta, -teniendo en cuenta únicamente el período relevante, esto es, el año 2006-, no son suficientes para demostrar el grado de conocimiento que sobre las marcas “NEXXOS” y “NEXXOS NXS STUDIO” tenía el consumidor en esa época; y tampoco acreditan desde qué fecha pretende hacer valer la actora sus marcas como notorias, ya que, dichas pruebas únicamente demuestran el nivel de ventas para el año 2006, pero éstas, per se, no prueban la notoriedad de los citados registros.

La Sala llama la atención respecto del hecho de que la actora no allegó pruebas con fechas anteriores al 2006, lo que impide determinar con precisión el momento en que las marcas adquirieron la notoriedad alegada8, a fin de que se demostrara que, para la fecha de la solicitud de 8 Interpretación Prejudicial 8-IP-98. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca cuestionada “ANEXOS”, dichos registros eran notoriamente conocidos.

Y dicho requisito es fundamental para la prosperidad de la acción de cancelación por notoriedad, puesto que, como lo precisó el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso: “[…] c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 1.13.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el titular de las marcas NEXXOS NXS STUDIO y NEXXOS (mixtas) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que fueron notorias a la fecha en que se solicitó el registro de la marca ANEXOS […]”. (Destacado fuera de texto). 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, la Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de las marcas mixtas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con las marcas y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina.

Al respecto, la Sala reitera que algunos de los elementos probatorios aportados estaban con fechas que se encontraban por fuera del período dentro del cual se debía demostrar la notoriedad de las marcas alegadas, por lo que los mismos resultan insuficientes para probarla. En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que las marcas “NEXXOS NXS STUDIO” y “NEXXOS”, fueran notorias y que con ello se cumplía el primer requisito para la prosperidad de la acción de cancelación por notoriedad, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada.

Ante el incumplimiento el primer y primordial requisito para que opere la cancelación por notoriedad, la Sala se relevará de estudiar los demás 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisitos alusivos a la titularidad de los registros y la presunta confundibilidad entre éstos.

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como violadas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación por notoriedad de la marca “ANEXOS” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 328463, bajo la titularidad del señor GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00296-00 Actora: NEXXOS STUDIO NXS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 20 de octubre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.