CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S.1 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Genfar S.A. Tema: Registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 2531 de 30 de enero de 20172 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016 y se concedió el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Genfar S.A. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Organización Sanitas Internacional S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 3.1 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 2531 del 30 de enero de 2017, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 16-40566, por medio de la cual se concedió el registro de la marca GENFAR SANITOS (Nominativa) en clase 5 internacional solicitada por la sociedad ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A.S. 3.2 En concordancia con la anterior declaración, solicito se sirva COMUNICAR la Sentencia en el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1 Hoy Keralty S.A.S. 2 Folios 3 a 18 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 21 a 49 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.3 Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la Comunicación de dicho fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”4 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Adujo que la sociedad Organización Sanitas Internacional S.A.S., hoy Keralty S.A.S., registró la marca nominativa “SANITAS” que ampara productos de la clase 5ª6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 4.
Manifestó que, el 29 de diciembre de 2015, la sociedad Genfar S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS” para distinguir productos de la clase 5ª7 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos […]”. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, Organización Sanitas Internacional S.A.S., hoy Keralty S.A.S. presentó oposición con fundamento en su marca nominativa “SANITAS” en clase 5ª. 6.
Manifestó que, a través de la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS” para distinguir productos de la mencionada clase 5ª, frente a lo cual Genfar S.A. interpuso recurso de apelación. 7.
Señaló que, mediante la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió revocar la Resolución 61709 y conceder el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional, a favor de Genfar S.A. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 4 Folio 24 C pp. 5 Folios 25 a 28 C pp. 6 Certificado 295.334.
Versión 8. 7 Certificado 584.908. Versión 10. 8 Folios 29 a 45 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.1. Fundamento de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a); y ii) Constitución Política, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 58, esto es, la seguridad jurídica, confianza legitima y protección de derechos adquiridos, así como el desconocimiento de la sentencia T-210 de 23 de marzo de 2010, proferida por la Corte Constitucional.
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “GENFAR SANITOS” en la clase 5ª a favor de la sociedad Genfar S.A., al considerar que la misma no era similarmente confundible con su marca nominativa “SANITAS” que amparan productos en la misma clase del nomenclátor internacional, lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Explicó que las marcas cotejadas son ortográfica y fonéticamente similares, en tanto que la marca concedida reproduce totalmente la previa, sin que el cambio de la última vocal, esto es la “a”, por la “o”, permita su coexistencia en el mercado. 11. Sostuvo que “[…] si bien la expresión SANITAS hace referencia a aspectos relacionados con la salud y el bienestar, también es claro que desde varios años atrás el consumidor relaciona la misma con los servicios médicos prestados particularmente por esta empresa en el ámbito nacional como internacional.
Así las cosas, el consumidor ya tiene un concepto creado y predeterminado respecto a la expresión SANITAS, la cual puede llegar a diluirse en caso de coexistencia con otras marcas similares a las que se le aplican cambios casi imperceptibles o que generan para el consumidor ideas erróneas sobre las prestaciones y el origen empresarial de las mismas […]”. 12.
Advirtió que los productos amparados por las marcas están en la misma clase del nomenclátor, por lo que se ofrecen y publicitan a través de los mismos canales, y tienen la misma finalidad de prevenir y curar enfermedades. Asimismo, se encuentra una relación de género-especie, pues, si bien no hay una cobertura idéntica, ambas macas reivindican medicamentos.
En consecuencia, se configuran los dos presupuestos necesarios para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad antes mencionada. 13. Resaltó que de conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, no se pueden registrar los signos que no sean distintivos. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 14.
Finalmente, la parte demandante no hizo referencia alguna al concepto de violación de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 58 de la Constitución Política y lo referente al desconocimiento de la sentencia T-210 de 23 de marzo de 2010 de la Corte Constitucional. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 15.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16. Señaló que las marcas cotejadas no son semejantes debido a que “[…] el consumidor final no podrá confundir la marca “GENFAR SANITOS” dado que no las encontrara en el mismo mercado pues esta última comercializa servicios de salud y la marca base del reproche identifica productos para mejorar la salud del consumidor, entonces es claro que podría encontrar en forma inmediata las diferencias existentes entre ellas, pues como se logra observar a simple vista son amplias si tenemos en cuenta que la expresión “genfar” es la de mayor recordación por parte del consumidor […]”. 17.
Explicó que la marca “SANITAS” lleva al consumidor a pensar en una EPS, mientras que “GENFAR SANITOS” en un medicamento, por lo que son ideológicamente diferentes. 18. Manifestó que “[…] el actor no probó en ningún momento de la actuación que su marca era notoriamente conocida y por lo tanto, no se podría declarar de oficio o hacer valer los derechos que no se han adquirido, por lo tanto, la mencionada dilución marcaria no existe en vista que no se comprobó que se hubiese disminuido su capacidad distintiva […]”. 19.
Resaltó que la parte demandante, en el escrito de demanda, no desarrolló el concepto de violación de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 58 de la Constitución Política y tampoco lo referente al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante, argumentó que no se violó dichas normas comoquiera que el consumidor no se confundirá al encontrar los productos en el mercado identificados por las marcas cotejadas y, en consecuencia, no existe riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. 20.
Finalmente, indicó que Genfar S.A. es titular de una familia de marcas cuyo elemento distintivo común es “GENFAR”. 9 Folios 67 a 80 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2. Contestación de la sociedad Genfar S.A. 21.
La sociedad Genfar S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 en debida forma del auto admisorio no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 22. La sociedad Organización Sanitas Internacional S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 21 de marzo de 201711 en contra de la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 23.
Mediante auto de 6 de diciembre de 201712 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Genfar S.A. El 15 de diciembre de 201713 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 24. A través de providencias de 6 de agosto de 2018 y 12 de marzo de 201914 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 29 de marzo de 201915. 25.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas, los cuales fueron aportados; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 26.
Mediante auto de 17 de mayo de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 409-IP-2019 de 18 de junio de 202017 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem.
Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 10 Folios 51, 61 y 87 C pp. 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 52 y 53 C pp. 13 Folio 53 vto C pp. 14 Folios 88 y 97 C pp. 15 Folios 121 a 128 C pp. 16 Folios 132 a 135 C pp. 17 Folios 156 a 168 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente.
De oficio se llevara a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema referente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.Familia de marcas […] 3.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. […] 4.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 28.
Mediante auto de 2 de octubre de 202018 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 29. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, Genfar S.A. guardó silencio y el Ministerio Público rindió concepto21 en los siguientes términos: 30. Afirmó que “[…] De la comparación entre la palabra GENFAR SANITOS, que es la marca cuya irregistrabilidad se alega y la palabra SANITAS que es la marca previamente registrada, se observa que no existe conexidad competitiva pues se trata de productos y servicios que no resultan sustitutos razonables para el consumidor […]”.
Ello, en tanto que no se encuentran en el mismo mercado, pues la primera es para productos farmacéuticos y, la segunda, para servicios de salud. 31. Precisó que no existe complementariedad entre los productos ofrecidos en tanto que aquellos reivindicados por “SANITAS” no se usan para la fabricación y/o venta de productos farmacéuticos. 32.
Concluyó que las marcas cotejadas no son confundibles y que no se acreditó, por parte de la sociedad demandante, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso buscara aprovecharse del reconocimiento de su marca, o su dilución. Ello, máxime cuando la marca “GENFAR” también tiene un reconocimiento en el mercado. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1.
Competencia 33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única 18 Folio 170 C pp. 19 Folios 176 a 180 C pp. 20 Folios 185 a 191 C pp. 21 Folios 193 a 200 C pp. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 34. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016 y se concedió el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Genfar S.A. 35.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “GENFAR SANITOS” concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Genfar S.A. y la marca nominativa “SANITAS” que ampara productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 36.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016 y se concedió el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Genfar S.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 38. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª23 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] productos farmacéuticos […]”. 39. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca concedida y la marca nominativa “SANITAS”, tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, en tanto que la 23 Certificado 584.908.
Versión 10. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio reproduce, desconociendo lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 40. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 409-IP-2019 de 18 de junio de 202024 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 41.
Al respecto, la Sala precisa que, si bien la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literal b), y al exponer el concepto de violación adujo que la marca concedida resultaba similarmente confundible con su marca previamente registrada, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem, lo cierto es que dicho precepto no fue objeto de solicitud de interpretación prejudicial ni de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 42.
Asimismo, se advierte que, si bien adujó como violada la Constitución Política, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 58, esto es, la seguridad jurídica, confianza legítima y protección de derechos adquiridos, así como el desconocimiento de la sentencia T- 210 de 23 de marzo de 2010, proferida por la Corte Constitucional, no desarrolló su concepto de violación. 43.
Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, así como la Constitución Política, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 58 y la jurisprudencia antes mencionada. 44. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 24 Folios 156 a 168 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 45.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 46.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida a Genfar S.A.26 GENFAR SANITOS (nominativa) Registro 584.908 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el demandante27 SANITAS (nominativa) Registro 295.334 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 47.
Dicho esto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si los signos distintivos contienen elementos de uso 25 Folios 238 y 239 C pp. 26 Cesionario de Modetex S.A.S. Folio 40 C pp. 27 Folio 154 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 48.
Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “SANITAS”, “SANITOS” y “GENFAR” que hacen parte de las marcas cotejadas, no resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional, al momento en que se expidió el acto administrativo demandado28. 49. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 50.
Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada G E N F A R S A N I T O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marca previamente registrada S A N I T A S 1 2 3 4 5 6 7 28 Consulta realizada el 5 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, en tanto que las mismas cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica y vocálica. Ello, por cuanto la marca concedida está conformada por 2 palabras, 13 letras, 8 consonantes “G-N-F-R-S-N-T-S” y 5 vocales “E-A-A-I-O”, mientras que la marca previamente registrada está compuesta por 1 palabra, 7 letras, 4 consonantes “S-N-T-S” y 3 vocales “A-I-A”. 52.
Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca “GENFAR SANITOS” contiene la denominación adicional “GENFAR”, lo cual marca una diferencia ortográfica relevante, que modifica la estructura de la marca y refuerza su carácter distintivo, permitiendo que se perciba con claridad como disímil respecto de la marca “SANITAS”. 53.
Es así como, esta Sala considera que la marca cuestionada “GENFAR SANITOS” cuenta con elementos adicionales que la dotan de una carga semántica particularizadora, a saber, la expresión “GENFAR”, esta última donde recae su fuerza distintiva, diferenciándola de la marca previamente registrada “SANITAS”. 54. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones disímiles, comoquiera la marca concedida cambia la letra “A” por una “O” en la segunda palabra e introduce una palabra adicional que la hace evidentemente distinta, esta es, “GENFAR”. 55.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS – SANITAS – GENFAR SANITOS 56.
Por ello, la inclusión de la palabra “GENFAR” en la marca concedida introduce una modificación sustancial en su estructura fonética, al ampliar la extensión de la marca, alterar su ritmo e incorporar una sonoridad más prolongada. Además, la expresión “SANITOS” contiene la vocal “O”, lo cual la diferencia fonéticamente de “SANITAS”, cuya última silaba tiene “A”, lo que genera una impresión sonora disímil.
Estas diferencias, tanto en la composición en el conjunto marcario como en esa letra, afectan de manera significativa la percepción auditiva del consumidor y permiten distinguirlos con claridad. 57. Esta Sala, en sentencia de 2 de mayo de 202529, reiterando lo expuesto en la sentencia de 29 de marzo de 201930, y al realizar el cotejo entre una marca que 29 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de mayo de 2025. Rad.: 2018- 00020-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de marzo de 2019. Rad.: 2006- 00075-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio reproducía la denominación de la marca previamente registrada, pero se incluían elementos diferenciadores en su terminación, consideró que: “[…] Es así como, esta Sala, el caso sub examine, considera que la marca cuestionada “BRISA ALVISA” cuenta con un elemento adicional que la dota de una carga semántica particularizadora, a saber, “ALVISA”, expresión en la cual recae su fuerza distintiva, y la cual le otorga suficiente distintividad, diferenciándola de las marcas previamente registradas “BRISA”. […] Esta Sala, en sentencia de 29 de marzo de 2019, al realizar el cotejo entre las marcas “BRISSART” y “BRISA”, consideró que: “BRISSART es una marca simple, estructurada por 8 letras, 2 vocales, 6 consonantes y 2 sílabas y termina en las consonantes “RT”, que contienen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada; mientras que la denominación BRISA también es una marca simple, estructurada por 5 letras, 2 vocales, 3 consonantes y 2 sílabas y termina en la consonante “S” y en la vocal “SA”.
Las consonantes “RT” dotan a la marca solicitada de mayor distintividad dentro de la marca cuestionada […] lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En otras palabras, las consonantes RT de la desinencia de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten vincularlas con un origen empresarial determinado. […] Referente a la similitud fonética, la Sala señala que tienen sílabas tónicas diferentes, debido a que el acento prosódico de “BRISSART” está ubicado en la sílaba “RT”, mientras que el de “BRISA” está en la sílaba “BRI”.
De manera que no existe similitud fonética. Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto tengan terminaciones diferentes, hace que su pronunciación difiera significativamente y lo cierto es que no es sable confundir las marcas cotejadas. Lo anterior en razón de que, al acudir el método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones o desinencias distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables sin que se lleve a entender que identifican un mismo producto o se genere riesgo de confusión indirecta o de asociación”. […] En ese sentido, esta Sala prohíja las manifestaciones supra y considera que la palabra adicional “ALVISA”, que compone la marca concedida, es un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de las marcas “BRISA”, pues altera la terminación de la marca […]” (negrilla fuera de texto). 58.
En ese sentido, esta Sala prohíja lo expuesto supra y considera que, en la marca concedida la palabra adicional “GENFAR” y el cambio de la letra “A” por la “O” en la 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio segunda palabra, son elementos que la hacen ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de las marcas “SANITAS”, pues altera la composición. 59.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que las palabras “GENFAR”, “SANITAS” y “SANITOS” no tienen un significado en el idioma español. Ello, sin perjuicio de que pudiera considerarse que “SANITAS” y “SANITOS” resulten evocativas para el consumidor de sanitario, es decir “Perteneciente o relativo a la sanidad.
Sin.: higiénico, sano, saludable, beneficioso, salutífero, salubre”31. 60. Ahora bien, debe precisarse que “GENFAR” corresponde a la denominación que identifica el origen empresarial de la sociedad titular de la marca, lo que implica que el consumidor asocie dicho término con un fabricante o proveedor. En ese sentido, la expresión “GENFAR SANITOS” combina un elemento indicativo de procedencia empresarial con otro evocativo, mientras que “SANITAS” o “SANITOS” se limitan a la evocación sanitaria.
Por ello, desde el punto de vista conceptual, las marcas se diferencian, a pesar de compartir un componente evocativo, en la medida en que una incorpora además un elemento distintivo derivado de su función identificadora de origen comercial. 61. En ese contexto, la Sala concluye que, la marca “GENFAR SANITOS” en conjunto, se diferencia de la marca previamente registrada “SANITAS”, al contener elementos adicionales, en los cuales recae la distintividad de la denominación, a saber “GENFAR”. 62.
Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 63.
En consecuencia, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “GENFAR SANITOS” para los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo previsto en el artículo 151 ibidem, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 64.
Al lado de ello, la Sala precisa que la SIC, en la contestación de la demanda, indicó que Genfar S.A. es titular de una familia de marcas cuyo elemento distintivo común es “GENFAR”. 65. Sobre ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que: 31 Consultado en https://dle.rae.es/sanitario. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]” (negrilla fuera del texto). 66.
Al respecto, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es titular de las siguientes marcas32: MARCAS CLASE CERTIFICADO GENFAR 5 300956 MEDICAMENTOS GENFAR LOS HALLAZGOS DE LA MEDICINA AL ALCANCE DE TODOS 5 301544 GENFAR S.A. 5 15264 LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS S.A. LABORATORIO GENFAR S.A. 5 15239 GENFAR VIT 5 552231 GENFAR KIDS 5 552232 67.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que Genfar S.A. es titular de una pluralidad de marcas, con un elemento común distintivo principal, el cual permite que el público consumidor las asocie entre sí y las relacione con un mismo origen empresarial. Asimismo, la Sala considera que, comoquiera que no existe semejanza entre la denominación “GENFAR”, presente en los certificados de marca indicados supra, y la marca “SANITAS”, la primera resulta ser registrable al ser distintiva extrínsecamente. 68.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de 32 Consulta realizada el 5 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00 Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.