Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: MODANOVA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tesis: No son nulas por infracción de norma superior los actos que negaron el registro de la marca “ELEMENTS” por riesgo de confusión o asociación con la marca registrada “HOME ELEMENTS”.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a decidir de fondo, en única instancia, la demanda promovida por la parte actora en contra de la Resolución nro. 43110 del 20 de agosto de 2010, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “ELEMENTS”, así como las Resoluciones números 57670 del 25 de octubre de 20101 y 62336 del 12 de noviembre de 20102, que resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial. 1 Las Resoluciones 43110 y 57670 de 2010 fueron dictadas por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2 Expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 I.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad Modanova S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda3 en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual formuló las siguientes pretensiones4: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución nro. 43110 de fecha 20 de agosto de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo nro. 10-003779.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución nro. 57670 de fecha 25 de octubre de 2010, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución nro. 43110 de 2010. TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución nro. 62336 de fecha 12 de noviembre de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución nro. 43110.
CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”. 1.2. Hechos La parte actora solicitó el registro de la marca “ELEMENTS” (mixta) para identificar los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue radicada bajo el expediente administrativo nro. 10- 003779 y, frente a la misma, la sociedad Comercializadora Santander S. A. presentó oposición con base en el certificado de registro nro. 353448, correspondiente a la marca mixta “HOME ELEMENTS” que le fue otorgada. 3 Folios 27 a 41 del cuaderno principal. 4 Folios 27 a 41 del cuaderno principal.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Señaló que mediante la Resolución nro. 43110 del 20 de agosto de 2010 la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio estimó fundada la oposición y negó la petición de registro, decisión que fue confirmada por las Resoluciones números 57670 del 25 de octubre de 2010 y 62336 del 12 de noviembre de 2010, mediante las cuales se resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente. 1.3.
Normas invocadas como infringidas y concepto de violación La parte actora estima que los actos demandados infringen el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.1. En cuanto a la infracción del artículo 134 ibidem, aseveró que el registro de la marca que solicitó sobre el signo “ELEMENTS” (mixta) cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, como lo prevé la mencionada disposición; agregó que no constituye un signo genérico o descriptivo respecto a los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y tampoco es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de la misma clase. 1.3.2.
En relación con la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, arguyó que al observar el conjunto marcario del signo “ELEMENTS” y de la marca “HOME ELEMENTS”, se tiene que ambos incluyen diversos elementos gráficos que le aportan la distintividad necesaria para que sea procedente su coexistencia para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional, por lo que la superintendencia demandada desconoció los criterios jurisprudenciales y doctrinales, según los cuales, la regla más importante para realizar el cotejo marcario es la comparación en conjunto de los signos, evitando examinarlos de forma fraccionada.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Manifestó que al efectuar la comparación fonética entre el signo y la marca existente se tiene que el primero está conformado por la palabra “elements” mientras que el segundo por las palabras “home elements”, de donde se colige que no se presentan los elementos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado como factores de confusión, en tanto que: “No existe coincidencia en el número de palabras que conforman las marcas. // No existe coincidencia en la sílaba tónica, que es en el últimas las que retiene el consumidor y determina la existencia de la confusión. // No existe coincidencia en la ubicación y número de vocales. // No existe coincidencia en la terminación de las palabras”.
Aseveró que la marca mixta “HOME ELEMENTS” se encuentra registrada desde el 29 de junio de 2005; por su parte, la sociedad Modanova S.A. es titular de las marcas que se enuncian a continuación, por lo que han coexistido en el mercado para identificar el mismo tipo de productos que, aunque ubicados en distintas clases de la nomenclatura internacional, entre ellos presentan una relación de conexidad: - “ELEMENTS” en la Clase 21, con certificado nro. 260738, vigente hasta el 23 de enero de 2013. - “ELEMENTS” en la Clase 24, con certificado nro. 260739, vigente hasta el 23 de enero de 2013. - “ELEMENTS” en la Clase 20, con certificado nro. 404264, vigente hasta el 13 de julio de 2020. - “ELEMENTS” en la Clase 24, con certificado nro. 404263, vigente hasta el 13 de julio de 2020.
Alegó que, comoquiera que han estado presentes de manera efectiva en el mercado el signo “ELEMENTS” y la marca “HOME ELEMENTS”, es viable la coexistencia de las mismas en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se anula la posibilidad de confusión como Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 lo ha expresado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como de esta Corporación5.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL 2.1. La demanda fue presentada el 8 de marzo de 20116 y mediante proveído del 15 de abril de 2011 se admitió en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio7 y se vinculó, por tener interés en las resultas del proceso, a la sociedad Comercializadora Santander S.A. La notificación se surtió por aviso el 22 y el 24 de febrero de 20128 y se fijó en lista desde el 12 de marzo de 20129. 2.2.
Mediante escrito radicado el 26 de marzo de 2012, esto es, en oportunidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, obrando por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones10. Sobre la violación del artículo 134 de la Decisión 486, afirmó que si bien el signo “ELEMENTS” es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva puesto que al examinar aquel signo frente a la marca registrada “HOME ELEMENTS”, se evidencia que presentan similitudes capaces de generar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los servicios y su origen empresarial, por lo que no cumple con su función diferenciadora en el mercado. 5 Citó un aparte de la interpretación prejudicial nro. 203-IP-2005 y la sentencia proferida por esta Sección el 15 de abril de 2004, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, radicado nro. 11001-03-20-000-1999-06009-01. 6 Folio 31 del cuaderno principal, vuelto.
El asunto fue asignado por reparto al entonces Consejero de Estado Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7 Folios 44 y 45 ibídem. 8 A folio 59 ibídem obra la notificación efectuada a la sociedad Comercializadora Santander S. A., mientras que a folio 67 ib., la realizada a la Superintendencia de Industria y Comercio. 9 Folio 69 ibídem. 10 Folios 70 a 79 ibídem.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Arguyó que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación de un signo como lo dispone el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es necesario que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor y que influyen en la elección del producto o servicio, a saber: (i) debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético entre los signos en discusión y (ii) se deben analizar los productos o servicios que estos identifican.
Aludió al contenido de los actos acusados en donde se concluyó que existen similitudes en los aspectos fonético, ortográfico e ideológico, lo que conllevaría al público consumidor a incurrir en error en cuanto al origen empresarial de los servicios y a pensar que puede tratarse de la marca registrada con antelación; añadió que, “[p]odría generar la creencia de que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, o que distinguen una nueva o una misma línea de productos, por estar destinados a un mismo tipo de consumidores dentro de los mismos canales de comercialización. Igualmente podrían llevar al consumidor a la idea de que los productos y servicios provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede”. 2.3.
La sociedad Comercializadora Santander S.A. presentó escrito el 26 de marzo de 2012, es decir, en tiempo, en el que se opuso a la prosperidad de la demanda, para lo cual indicó11: Que el signo “ELEMENTS” (mixto) aunque goza de distintividad intrínseca, carece de distintividad extrínseca puesto que no puede diferenciarse a las demás que existen en el mercado, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de los actos acusados no infringió el artículo 134 de la Decisión 486 del 2000. 11 Folios 84 a 92 ibídem.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Mencionó que la marca “HOME ELEMENTS” (mixta) “[i]ncluye un elemento descriptivo HOME, lo que explica el uso crecido de registros marcarios que los contienen”, por lo que “[n]o es susceptible de apropiación por parte de ningún particular, ya que solo está señalando que los artículos a los que se refiere son del hogar, lo que significa que la marca de mi cliente respecto de la cual puede y hecho hacer (sic) valer el derecho a uso exclusivo es ELEMENT (M) clase 8, expresión que reproduce en su totalidad la solicitud de registro presentada por la sociedad MODANOVA S.A”.
Indicó que al comparar las palabras “ELEMENTS” y “ELEMENTS” se presenta la posibilidad de confusión entre el público consumidor; añadió que “[e]n su momento intentó el registro de la marca “HOME ELEMENTS” (M) clase 21, pero la Superintendencia de Industria y Comercio negó el mencionado registro argumentando la existencia prioritaria de la marca comercial ELEMENTS a favor de la sociedad MODANOVA S.A., por lo que mi cliente utiliza su marca comercial HOME ELEMENTS (M) en las clases 7, 8, 9 y 11, los que nada tienen que ver con los productos que vende al público la sociedad MODANOVA S.A., por lo que mal puede hablarse de coexistencia marcaria”. 2.4.
Por auto del 5 de junio de 2013 se abrió a pruebas el proceso12 y mediante proveído del 23 de septiembre de 2013 se ordenó la suspensión del proceso para la elaboración de la respectiva solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina13. 2.5. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial nro. 045-IP-201514, en el que indicó que interpretaría el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, para ello, precisó que examinaría 12 Folio 109 y 110 ibídem. 13 Folios 133 y 134 ibídem. 14 Folios 145 a 157 ibídem.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 i) la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, ii) la comparación entre marcas mixtas y, por último, iii) los signos en idioma extranjero. En cuanto a la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, explicó que no es necesario que el signo induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que ampara, para que se configure la irregistrabilidad.
Expuso que, hay riesgo de confusión cuando el consumidor o el usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo. Sostuvo que para determinar la existencia de riesgo de confusión es necesario verificar que existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distribuidos por ellos.
Agregó que los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno ampara son: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y (iv) la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. La semejanza implica que entre los objetos que se comparan existan elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores produciendo la confundibilidad; mientras que, las marcas o signos idénticos, supone que sea lo mismo, sin ninguna diferencia entre los signos. Para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar las similitudes ortográfica, fonética e ideológica.
Frente a la comparación entre marcas mixtas, indicó que el signo “ELEMENTS” es mixto, y la marca sobre la cual se deniega el registro HOME ELEMENTS también es mixta, por lo que se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo opositor. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Arguyó que en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor por lo que el examinador debe encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad quede en la mente del consumidor.
Sostuvo que una vez identificado cuál es el elemento que prevalece en la mente del consumidor, se procederá a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión. Si en ambos casos el elemento determinante es denominativo, el cotejo se deberá realizar siguiendo las siguientes reglas: los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora.
Frente a los signos del idioma extranjero, expuso que los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común podrán ser registrados como marcas, si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. Agregó que existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se ha generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público, y que en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
En cuanto a los términos descriptivos del idioma extranjero, indicó que en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/ o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 2.6.
Mediante auto del 24 de mayo de 2016 se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y rindiera concepto, respectivamente15. 2.6.1. La apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y, añadió16: Que de la comparación de la marca solicitada y la existente se evidencia que el signo “ELEMENTS” está completamente incorporado en el registrado, esto es, “HOME ELEMENTS”, por lo que el carácter distintivo (nominativo) de este último, fue reproducido por el primero, “[s]in que los demás elementos figurativos que lo conforman desempeñen un papel importante a la hora de apreciar la similitud de los signos”.
Aseveró que las marcas cotejadas presentan una impresión visual, fonética y gramatical similar y, aunque el signo previamente registrado incluye el término “HOME”, este es “descriptivo de los productos de la clase al indicar que son productos destinados para la “casa” la cual no logra diluir el riesgo de confusión en los signos confrontados”, por lo que al coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no tendría los elementos necesarios para diferenciar una marca de la otra, por las semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas que presentan.
Además, dichas marcas se refieren a productos que en el mismo mercado comparten su naturaleza y finalidad. 2.6.2. La sociedad actora y la tercera con interés en las resultas del proceso guardaron silencio. 2.6.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto. 15 Folio 159 ibídem. 16 Folios 160 a 164 ibídem. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 III.
CONSIDERACIONES DE LA SALA 3.1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 128, numeral 717 del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 del 2 de enero de 1984, esta Sección es competente para conocer de la presente demanda. 3.2. Los actos acusados Se solicita la nulidad de los siguientes actos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: -) La Resolución nro. 43110 del 20 de agosto de 2010, mediante la cual la directora de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A. y negó el registro como marca nominativa del signo “ELEMENTS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo siguiente18: “[…] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección al analizar el signo solicitado ELEMENTS, encuentra que presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.
Lo anterior por cuanto la marca solicitada reproduce la expresión ELEMENTS de la marca previamente registrada, sin que el término “HOME” que contiene esta última, logre desvirtuar el mencionado riesgo, ya que la expresión que tienen en común, corresponde al elemento predominante en los signos que se comparan, por lo que de coexistir en el mercado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios para diferenciarlas e individualizarlas, incurriendo fácilmente en error. 2.2.
Relación de productos o servicios. (…) 17 ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: ( ) // 7.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley”. 18 Folios 11 a 15 del cuaderno principal. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 El signo solicitado a registro pretende distinguir: "herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar", productos comprendidos en la clase 8 internacional.
Por su parte, la marca registrada identifica "herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; máquinas de afeitar", pertenecientes a la clase 8 internacional. De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.
Finalmente, en relación con el argumento de la solicitante consistente en que debe tenerse en cuenta que ya es titular de la marca ELEMENTS en otras clases, debe observarse que cada caso es independiente y depende de circunstancias únicas y especiales. Además, una marca previamente registrada por su titular, no constituye presupuesto de registrabilidad para conceder una marca solicitada por él con posterioridad, pues la administración está en la obligación de negar el registro como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria, tal como sucede en este caso, por lo tanto, no es posible considerar dicho argumento […]”. -) La Resolución nro. 57670 del 27 de octubre de 2010, dictada por la misma autoridad y que se dispuso no reponer la anterior decisión con fundamento en lo siguiente19: “[…] Para efectuar el análisis comparativo, debe determinarse si en los signos mixtos predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en aquellos predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
De la observación de las marcas confrontadas se concluye que en estas prepondera el elemento denominativo, no sólo por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre), sino además por cuanto los componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del componente verbal.
Por consiguiente, el estudio se centrará en la mencionada expresión, debiendo aplicar a ella las reglas elaboradas para comparar signos denominativos. Al respecto, esta Dirección observa que la marca solicitada en registro reproduce de manera idéntica el elemento denominativo principal de la marca previamente registrada, esto es, la denominación ELEMENTS lo cual podría llevar al consumidor a una confusión directa de las marcas, 19 Folios 16 a 20 del cuaderno principal.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 pues al encontrar en ambos signos la misma denominación podría pensar que uno de los signos es una derivación o innovación del otro, asignándoles el mismo origen empresarial, sin que los elementos denominativos y gráficos adicionales logren superar tal similitud, máxime si se tiene en cuenta que la expresión HOME, resulta inapropiable para identificar productos de la clase 8 Internacional, dado su carácter descriptivo.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir "HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS DE MANO IMPULSADOS MANUALMENTE; CUCHILLERIA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS;
MAQUINILLAS DE AFEITAR”, productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca adoptada como fundamento para la negación distingue "HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO IMPULSADOS MANUALMENTE: CUCHILLERIA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; MAQUINAS DE AFEITAR”, productos de la clase 8 Internacional.
De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir los mismos productos distinguidos con la marca previamente registrada razón por la que de permitirse el registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada […]”. -) Finalmente, la Resolución nro. 62336 del 12 de noviembre de 2010 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar las precitadas decisiones20 por los motivos que pasan a explicarse: “[…] Estudiados los signos en conjunto encontramos que el signo solicitado está totalmente incorporado en el registrado, lo que implica que el carácter distintivo (nominativo) del signo previamente registrado “HOME ELEMENTS” está siendo reproducido por el solicitado en registro, sin que los demás elementos figurativos que lo conforman desempeñen un papel importante a la hora de apreciar la similitud de los signos. En efecto, las marcas cotejadas presentan grandes similitudes, el signo solicitado reproduce de forma parcial la marca registrada, generan una impresión visual, fonética y gramatical, y si bien el signo previamente registrado incluye el término “HOME” este es descriptivo de los productos 20 Folios 21 a 26 del cuaderno principal.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 de la clase al indicar que son productos destinados para la “Casa” la cual no logra diluir el riesgo de confusión en los signos confrontados. Luego esta Delegatura considera, que de coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no contaría con los elementos necesarios para diferenciar una marca de otra, por las semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas que presentan, generándose de esta forma riesgo de confusión. 2.1.4.
Relación de productos o servicios (…) En efecto, tanto la marca registrada como la marca que se pretende registrar se refieren a productos que en el mismo comparten su naturaleza y finalidad, lo que representa para el consumidor un alto riesgo de confusión pues le impide realizar una diferenciación clara y objetiva sobre el origen empresarial de los productos ofrecidos entre la sociedad dueña de la marca previamente registrada y de aquellos fabricados y comercializados por la sociedad titular de la marca solicitada.
(…) En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”. 3.3. Objeto de la controversia La parte actora invocó como cargos de violación la infracción del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
La vulneración de tales disposiciones radica en que el signo “ELEMENTS” no produce confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de la misma clase. A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio, arguyó que el signo “ELEMENTS” carecía de fuerza distintiva y que al compararlo con la marca registrada “H OME ELEMENTS” se evidencia que existen similitudes capaces de generar confusión o error en el consumidor, de manera que no cumple con la función diferenciadora en el mercado.
Por último, la sociedad Comercializadora Santander S.A. alegó que, aunque “ELEMENTS”, registro solicitado, goza de distintividad intrínseca, carece de distintividad extrínseca, puesto que no puede diferenciarse de las demás marcas que existen en el mercado. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Teniendo en cuenta lo planteado por las partes, la Sala precisa que los argumentos expuestos por la parte actora relativos a la infracción del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, en realidad tienen que ver con la vulneración del literal a) del artículo 136 ibidem, en tanto que reprocha que el signo “ELEMENTS” no causa confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de la misma clase; lo que también se desprende de la interpretación prejudicial rendida en el presente asunto, en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina únicamente hizo el análisis frente al literal a) del artículo 136 ibidem.
Aclarado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si son nulas por infracción del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, las resoluciones que negaron el registro de “ELEMENTS” por riesgo de confusión o asociación con la marca registrada “HOME ELEMENTS”. 3.4. Análisis del fondo del asunto 3.4.1. Las reglas del cotejo marcario El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente un derecho de terceros, cuando, “sean idénticos o se asemejan, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.
La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero para identificar productos o servicios iguales, o respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Con ello, se pretende evitar los Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 riesgos de confusión o asociación en el mercado que atenten contra la libertad de escogencia de los consumidores, que también afectan los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Valga precisar que, el riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, en el sentido que, el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.
En todo caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, “[n]o es necesario que el signo solicitado para registro induzca en error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que se amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad”21. 21 En la interpretación prejudicial nro. 045-IP-2015.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 045-IP-2015, dictada en este proceso: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, a efectos de determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 3.4.2.
Comparación de signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación22: 22 Folio 13 del cuaderno 1. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Signo solicitado: (Mixta) Marca previamente registrada: (Mixta) En el presente caso, se pretende el cotejo de un signo mixto y una marca mixta que se encuentran comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, por un lado, el signo denominado “ELEMENTS” cuyo registro fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad demandante, y, por otro lado, la marca “HOME ELEMENTS” que corresponde al registrado con antelación por la sociedad vinculada como tercero con interés en las resultas del proceso.
Atendiendo lo señalado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida en el presente asunto, según el cual, el análisis de confundibilidad sobre los signos en conflicto se deberá hacer de manera conjunta y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, la Sala procederá a descender en su estudio y, para ello, lo primero que deberá establecer son los elementos que prevalecen en la mente de consumidor y sobre aquellos realizar su examen a fin de determinar si existe o no riesgo de confusión. Al efecto, se observa que en el caso concreto son los elementos nominativos y no los gráficos lo que tienen la aludida característica, puesto que son las palabras las que generan mayor impacto y recordación Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 frente a los consumidores23.
Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló́ que, “[L]a doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [ ]”24.
En el presente asunto, debe tenerse en cuenta que la palabra “ELEMENTS” constituye la fuerza distintiva de la marca reconocida previamente, debido a que “HOME” representa una expresión de uso común en las marcas de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, los productos que distinguen la marca objeto de controversia están comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[H]erramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar” y consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se tiene que, para la fecha en que fueron proferidos los actos acusados, el vocablo “HOME” constituía un elemento de uso común entre los signos que identifican productos de esta clase, como a continuación pasa a verse25: 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de abril de 2022, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado nro. 11001-03-24-000- 2011-00389-00. 24 En el mismo sentido lo expresó esta Corporación en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de abril de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicado nro. 2010 – 00471, así: “[L]a prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [ ]”. 25 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637919401509418378; adicionalmente, se observa que con anterioridad a la expedición de los actos acusados se concedió el registro marcario en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza a signos que contienen la expresión “HOME”.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 NOMBRE EXPEDIENTE CERTIFICADO HOME DEPOT 00023335 241169 HOME LEADER 01099334 255003 C & V CARULLA VIVERO HOME 04077941 293676 HOME ELEMENTS 04105173 353448 ZARA HOME 07074817 345226 GLOBAL HOME 08041483 365211 LOVING HOME 10019884 407833 Así las cosas, siendo la expresión “HOME” de uso común y débil en relación con los productos que pretende distinguir en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario26, “[e]s decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando estas contengan palabras o elementos adicionales que le confieran al signo fuerza distintiva”27, situación que no ocurre con la palabra “ELEMENTS” por lo que allí radica la fuerza distintiva de la marca “HOME ELEMENTS”, registrada con antelación. En ese orden, comoquiera que la expresión “HOME” es de uso común, se excluirá del cotejo marcario. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2004, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, radicado nro. 11001-03-24-000-1999-05824-01 y 11001-03-24-000-2000-06489-01 ACUMULADOS;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 11001032400020090030100. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado nro. 11001-03-24- 000-2010-00350-00.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Así las cosas, en aras de determinar las similitudes entre los signos en disputa y el grado de confusión que pueden existir entre los mismos, la Sala efectuará el análisis de sus características conforme a las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, en los aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos.
Frente a la comparación ortográfica de los signos, la Sala advierte lo siguiente: E L E M E N T S 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca cuestionada E L E M E N T S 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca opositora De acuerdo con las reglas y criterios de cotejo marcario, la Sala encuentra que, desde el punto de vista de las similitudes ortográficas, entre los signos en disputa “ELEMENTS” son idénticos, por cuanto se componen de ocho (8) letras y tres (3) sílabas.
En ese sentido, el signo “ELEMENTS” al reproducir de manera idéntica la palabra que guarda coincidencia con la marca opositora “HOME ELEMENTS”, no ofrece ningún elemento que la distinga de ésta última, por lo que se trata de una similitud significativa que puede inducir a un mayor riesgo de confusión o de asociación al consumidor, máxime cuando los signos en debate pretenden distinguir productos comprendidos en la misma clasificación, esto es, en la Clase 8 de la Nomenclatura Internacional de Niza: “[H]erramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar”.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 En cuanto a la comparación fonética de los signos, se advierte lo siguiente: ELEMENTS – ELEMENTS ELEMENTS – ELEMENTS ELEMENTS – ELEMENTS ELEMENTS – ELEMENTS ELEMENTS – ELEMENTS ELEMENTS - ELEMENTS De lo anterior, la Sala advierte que, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se escuchan de manera idéntica, lo que denota que la marca solicitada no cuenta con una distintividad suficiente para ser registrable.
Acorde con lo señalado, la Sala concluye que las semejanzas de tipo ortográfico y fonético que se presentan entre el signo “ELEMENTS” cuyo registro fue negado por la entidad demandada y la marca “HOME ELEMENTS”, previamente registrado, se enmarcan en la causal de irregistrabilidad prevista por el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, por lo que su presencia coetánea constituye un riesgo de confusión y de asociación en el consumidor.
Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la semejanza respecto de una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 En tratándose de esta materia, esta Sección, en sentencia del 28 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28, así: “[ ] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. [ ] a) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. [ ] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.(Resaltado de la Sala) Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En este caso, el signo “ELEMENTS” fue solicitado para amparar productos de la Clase 8 de la Calificación Internacional de Niza y la marca 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 previamente existente “HOME ELEMENTS” fue registrada para amparar también productos de la Clase 8 de la Calificación Internacional de Niza. En efecto, la Sala recuerda que la Clase 8 distingue los siguientes productos: “[H]erramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar”.
En ese orden, el signo solicitado y la marca existente comparten de manera específica los productos a distinguir, por lo que es claro que el consumidor medio entraría en confusión si se permitiera el registro solicitado por cuanto no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, teniendo en cuenta la identidad de las marcas y, sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de los signos. Así las cosas, en atención a que las marcas en conflicto son idénticas debe concluirse que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En ese orden la Sala advierte que, como se anotó, en el presente caso existe riesgo de confusión directa e indirecta, con base en lo siguiente: Por una parte, se advierte que en el caso bajo estudio se presenta una confusión directa, ya que el consumidor con el propósito de adquirir un producto de las marcas en conflicto, puede llevarse cualquiera de los ofrecidos bajo la creencia que se trata del mismo sin que pueda diferenciarlos (confusión directa); asimismo, puede concluir que ese producto tiene un origen empresarial distinto al que realmente tiene Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 (confusión indirecta); o, aunque el consumidor logre distinguir las diferencias entre las marcas y su origen empresarial, puede considerar que entre las sociedades propietarias existe una relación o vinculación económica29.
Frente al riesgo de confusión, esta Sección, en la sentencia del 5 de febrero de 201530, señaló lo siguiente: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
( ) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[ ]” (subrayas fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “HOME ELEMENTS”. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente 29 Interpretación prejudicial 045-IP-2015. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, Nº único de radicación 11001032400020080006500.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 solicitado. Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]”.
Ahora bien, en cuanto al argumento de la sociedad demandante, según el cual, la titularidad que tiene sobre el signo “ELEMENTS” en las Clases 20, 21 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, denota la coexistencia de dicha expresión con la marca opositora “HOME ELEMENTS” previamente registrada, en tanto que “[i]dentifica[n] el mismo tipo de productos, es decir productos que aunque ubicados en distintas clases de la clasificación internacional, presentan entre ellos relación de conexidad”, la Sala recuerda que el examen de registrabilidad se realiza con independencia de la existencia de un registro previo que le haya sido otorgado al solicitante, habida cuenta que éste solo procede cuando se reúnan los elementos de distintividad, perceptibilidad y de susceptibilidad gráfica.
Aunado a ello, tampoco es cierto que identifiquen el mismo tipo de producto, pese a que se encuentran ubicados en distintas clases. En efecto, la Sala recuerda que la Clase 8, cuyo registro marcario fue solicitado por la sociedad actora, distingue los siguientes productos: “[H]erramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar”.
Por su parte, los productos a los que alude la demandante como titular marcario, comprenden: la Clase 20, “[M]uebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo”; la Clase 21, “[U]tensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza”; y, finalmente, la Clase 24, “[T]ejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas”.
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 En este orden de ideas, la Sala concluye que, con la expedición de las resoluciones demandadas, no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario, y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, “ELEMENTS”, para amparar los productos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.
Corolario de lo señalado, el cargo único de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no está llamado a prosperar. 2.6. Conclusión Por lo analizado, partiendo de la presunción que cobija los actos de la administración31 y dado que no se logró desvirtuar la legalidad de las decisiones acusadas, la Sala denegará las súplicas de la demanda.
Por último, se le reconocerá personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía nro. 1.090.489.047 y portadora de la tarjeta profesional nro. 335.188 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 52 de la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 31 Conforme lo ha expuesto esta Corporación, “(…) si con sujeción al principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad.
( ) Así las cosas, se entiende que todo acto administrativo una vez ejecutoriado produce a plenitud su efectos y se impone su obligatorio cumplimiento por parte de todos los destinatarios hasta tanto la administración no declare lo contrario, por lo cual quien pretenda su nulidad no sólo tiene la obligación de expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar los hechos en que se sustenta esa ilegalidad.
(…)”. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de mayo de 2015. Expediente Radicación número: 76001-23-31-000-2001-00145-01(35625). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00 Demandante: Modanova S. A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: Reconocer personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía nro. 1.090.489.047 y portadora de la tarjeta profesional nro. 335.188 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 52 de la sede electrónica para la gestión judicial Samai.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.