CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00162-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARA LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA, “CHICAGOPOWER”, Y LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICA LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA POR LA ACTORA, “CHICAGO DIGITAL POWER”, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDA GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CHICAGO DIGITAL POWER, INC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 81667 de 24 de noviembre de 2016, "Por la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 10 de junio de 2015, el señor JUAN PABLO PINEDA GÓMEZ presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “CHICAGOPOWER”, para identificar productos comprendidos en la Clase 7ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “CHICAGO 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos “[…] Compresores de aire condensadores de aire, bombas de aire comprimido, compresores de aire para vehículos, comprensores para equipos de aire acondicionado, condenadores refrigerados por aire, filtros de aire para motores de automóvil, filtros de aire (partes de motores),máquinas de aire comprimido, máquinas y herramientas de aire comprimido, máquinas de aspiración de aire, motores de aire comprimido, motores para vehículos de colchón de aire, dispositivos para mover cargas por colchón de aire, pistolas de aire comprimido para extrudir masillas, bombas de aire, (instalaciones para talleres de reparación de automóviles). válvulas automáticas de control de alimentos para compresores de aire con pistones, válvula de retención de descarga para salidas de compresores de aire, turbinas de aire comprimido que no sea para vehículos terrestres […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DIGITAL POWER”, previamente registrada a su favor para identificar productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza6. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 40109 de 23 de junio de 2015, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "CHICAGOPOWER", para distinguir productos comprendidos en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el señor JUAN PABLO PINEDA GÓMEZ. 4º- Adujo que contra la citada resolución el mencionado señor interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 81667 de 24 de noviembre de 2016, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca nominativa "CHICAGOPOWER, para distinguir productos en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 6 Hoy en día registrados como marcas. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida de aplicación, habida cuenta que la marca cuestionada “CHICAGOPOWER” no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro dadas las semejanzas presentadas con su marca previamente registrada, “CHICAGO DIGITAL POWER”.
Aseguró que es evidente la similitud ortográfica entre las expresiones cotejadas, pues empiezan y terminan con iguales palabras, esto es “CHICAGO” y “POWER”, lo que conlleva también a que su pronunciación sea idéntica. Sostuvo que las marcas enfrentadas evocan el mismo concepto, esto es, la ciudad de Chicago de los Estados Unidos de América, lo que hace que aumente el riesgo de confusión entre estas, máxime si se tiene en cuenta que también distinguen los mismos productos en el mercado, por lo que el público consumidor podría incurrir en error al momento de adquirirlos.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Manifestó que no existe riesgo alguno de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, pues son disimiles ortográfica, fonética y visualmente ya que no comparten idénticos elementos denominativos. Señaló que tampoco existe conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas cotejadas, debido a que difieren en sus actividades y canales de comercialización. II.-2.
El señor JUAN PABLO PINEDA GÓMEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Manifestó que comparte los fundamentos y argumentos expuestos por la SIC en el acto administrativo acusado, pues es evidente que los productos que amparan las marcas cuestionadas son diferentes.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de 15 de diciembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de esta por parte de la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que los extremos que comprenden las marcas enfrentadas son idénticos, asimismo coinciden en su pronunciación y evocan el mismo concepto de la Ciudad de Chicago.
Manifestó que los productos que identifica la marca cuestionada son complementarios de los que ampara su marca y comparten iguales canales comercialización y medios de publicidad. IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda y, además, sostuvo que el acto administrativo acusado se ajusta plenamente a derecho.
IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 293, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demanda.
Al respecto, manifestó que aunque las marcas enfrentadas identifican iguales productos y/o son complementarios éstas cuentan con la suficiente distintividad para ser identificadas en el mercado, sin que sean susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. IV.4 El señor JUAN PABLO PINEDA GÓMEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio en esta etapa procesal.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 9: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170016200 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023. 9 Proceso 72-IP-2022. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 81667 de 24 de noviembre de 2016, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “CHICAGOPOWER”, al señor JUAN PABLO PINEDA GÓMEZ, para distinguir “[…] Compresores de aire condensadores de aire, bombas de aire comprimido, compresores de aire para vehículos, comprensores para equipos de aire acondicionado, condenadores refrigerados por aire, filtros de aire para motores de automóvil, filtros de aire (partes de motores), máquinas de aire comprimido, máquinas y herramientas de aire comprimido, máquinas de aspiración de aire, motores de aire comprimido, motores para vehículos de colchón de aire, dispositivos para mover cargas por colchón de aire, pistolas de aire comprimido para extrudir masillas, bombas de aire, (instalaciones para talleres de reparación de automóviles). válvulas automáticas de control de alimentos para compresores de aire con pistones, válvula de retención de descarga para salidas de compresores de aire, turbinas de aire 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprimido que no sea para vehículos terrestres […]”, productos comprendidos en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.
A juicio de la demandante, la marca cuestionada “CHICAGOPOWER” no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro dadas las semejanzas presentadas con su marca previamente registrada, “CHICAGO DIGITAL POWER”. Aseguró que es evidente la similitud ortográfica entre las expresiones cotejadas, pues empiezan y terminan con iguales palabras, esto es “CHICAGO” y “POWER”, lo que conlleva también a que su pronunciación sea idéntica.
Por su parte, la SIC señaló que no existe riesgo alguno de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, pues son disimiles ortográfica, fonética y visualmente ya que no comparten idénticos elementos denominativos. Manifestó que tampoco existe conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas cotejadas, debido a que difieren en sus actividades y canales de comercialización. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 72-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202210, 261-IP-202211, 350-IP-202212 y 391-IP-202213, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible con su marca “CHICAGO DIGITAL POWER”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem14.
En efecto, la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “CHICAGOPOWER” no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentadas con su marca previamente registrada, “CHICAGO DIGITAL POWER”.
Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver15, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios16, así: 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: CHICAGOPOWER MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA17 CHICAGO POWER DIGITAL MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA18 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso las marcas enfrentadas están compuestas únicamente por elementos denominativos, el 17 Folio 8 del cuaderno núm. 1 18 Folio 8 del cuaderno núm. 1 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.
A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “CHICAGOPOWER” y “CHICAGO DIGITAL POWER”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre la marca cuestionada “CHICAGOPOWER” y la expresión previamente registrada “CHICAGO DIGITAL POWER”, existen significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en las partículas “CHICAGO” y “POWER”; y que la única diferencia radica en la supresión de los espacios entre las palabras “CHICAGO” y “POWER” y el término “DIGITAL” en la marca previamente registrada, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la previamente registrada, comoquiera que la marca 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co objeto de controversia reproduce las palabras “CHICAGO” y “POWER”, de la expresión opositora.
Al respecto, cabe mencionar que si bien la marca cuestionada suprime los espacios entre las palabras “CHICAGO” y “POWER” y el término “DIGITAL”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre las expresiones que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “CHICAGO DIGITAL POWER”, lo que lleva a que la marca cuestionada “CHICAGOPOWER” no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada19. 19 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.
De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.
(Destacado fuera de texto). 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202020, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.
En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “CHICAGOPOWER” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente solicitada, “CHICAGO POWER DIGITAL”.
Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación de los prefijos y sufijos “CHICAGO” y “POWER”, siendo estos los elementos principales de la marca opositora “CHICAGO DIGITAL POWER”; y aunque la marca cuestionada suprime los espacios entre las palabras “CHICAGO” y “POWER” y el término “DIGITAL”, las partículas de mayor fuerza en los conjuntos marcarios son “CHICAGO” y “POWER”.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER - CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER - CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER - CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER - CHICAGOPOWER – CHICAGO DIGITAL POWER En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “DIGITAL”, que hace parte de la marca opositora, según el 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Diccionario de la Real Academia Española, significa: “[…] 1. adj.
De los dedos […]21”. Por su parte, la partícula “CHICAGO”, corresponde a una ciudad del País de los Estados Unidos de América22. Ahora, aunque el término “POWER”, que hace parte de la marcas cuestionada y opositora, proviene del idioma inglés, el cual traduce “PODER”, su significado no es del conocimiento común o de uso generalizado, por lo que se considera como término de fantasía, ya que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano23.
Así las cosas y comoquiera que las marcas enfrentadas contienen expresiones de fantasía, la Sala considera que éstas no pueden cotejarse desde este aspecto. 21https://www.rae.es/diccionario-estudiante/digital, consultado el 12 de junio de 2024. 22 Y en sentencia de 29 de junio de 2023, radicado número 11001032400020100030100, la Sala indicó que la expresión “CHICAGO” es de fantasía. 23 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “GO” Y “POWER”, sean de conocimiento generalizado.
Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la previamente registrada existe riesgo de confusión directa.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201824 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “CHICAGOPOWER” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Compresores de aire condensadores de aire, bombas de aire comprimido, compresores de aire para vehículos, comprensores para equipos de aire acondicionado, condensadores refrigerados por aire, filtros de aire para motores de automóvil, filtros de aire (partes de motores),máquinas de aire comprimido, máquinas y herramientas de aire comprimido, máquinas de aspiración de aire, motores de aire comprimido, motores para vehículos de colchón de aire, dispositivos para mover cargas por colchón de aire, pistolas de aire comprimido para extrudir masillas, bombas de aire, (instalaciones para talleres de reparación de automóviles). válvulas automáticas de control de alimentos para compresores de aire con pistones, válvula de 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co retención de descarga para salidas de compresores de aire, turbinas de aire comprimido que no sea para vehículos terrestres […]”.
La marca previamente registrada, “CHICAGO DIGITAL POWER”, distingue los siguientes productos en la Clase 9ª de la citada Clasificación: “[…] Suministros de energía, baterías de soporte para proveer energía, reguladores de voltaje, inversores de onda sinusoidal, sistemas eléctricos de emergencia, baterías, protectores de sobrecarga, suministros de energía ininterruptibles […]”.
Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre los productos amparados por las marcas enfrentadas no existe dicha conexión, por cuanto se encuentran ubicados en clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza; y, además, los productos allí ofrecidos, para cada una de las marcas, se encuentran completamente limitados y se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. Como se observa y como bien lo estimó la SIC, para la Sala es dable afirmar que se trata de productos muy diferentes, entre otras cosas, 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización pues, en efecto, unos son los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca objeto de análisis y otros muy diferentes son los productos prestados por la marca opositora, máxime si se tiene en cuenta que la cuestionada se dirige a un sector muy específico, esto es, el de la industria de aires y sistemas de ventilación, encaminada a la comercialización de aires acondicionados y demás productos para su dispersión y compresión, tales como filtros, bombas y compresores y, a su vez, la marca opositora también pertenece a un sector especializado, es decir, el sector de la energía, dirigido a su suministro, sistemas eléctricos de emergencia, baterías y protectores de sobrecarga.
Ciertamente, es evidente que en el consumidor se genera la idea consistente en que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que CHICAGO DIGITAL POWER, INC. está comercializando productos para el suministro de aire y ventilación, entre estos, aires acondicionados, filtros, compresores y bombas de aire. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación25 ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”: “A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto.
Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00376. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co características.
La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado […]” (Destacado fuera de texto). Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera productos para la ventilación, suministro y compresión de aire, concluya que una empresa que se especializa en comercializar artículos para el sector de la energía, sistemas eléctricos de emergencia, reguladores de voltaje, baterías y protectores de sobrecarga, se encuentre comercializando esa clase de productos.
Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 26 de noviembre de 201826, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto). También se advierte, como ya se dijo, que tales productos tienen finalidades diferentes, pues la marca previamente registrada tiene como finalidad el suministro de energía, entre estos, mediante 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co baterías; mientras que los de la marca cuestionada en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que tienen por objeto comercializar aires, compresores y bombas de aire.
Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues, como se puso de presente, anteriormente, los productos amparados por la marca cuestionada hacen referencia a la industria de aires y ventilación, entre estos, la comercialización de aires acondicionados, filtros, bombas de aire y compresores, mientras que los productos de la marca previamente registrada de la actora se relacionan con el suministro de energía, sistemas eléctricos de emergencia, baterías y protectores de sobrecarga.
En efecto, difícilmente se podría sustituir o utilizar de manera conjunta los productos para el funcionamiento, suministro y compresión de aire, así como de sus artículos y/o repuestos con productos destinados al suministro de energía y sistemas de emergencia. Por tal razón, la Sala observa que entre los productos identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial.
Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. Por consiguiente, se considera que aunque existe semejanza ortográfica y fonética, entre las marcas enfrentadas “CHICAGOPOWER” y “CHICAGO DIGITAL POWER”, no existe conexidad competitiva entre los productos que éstas identifican, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.
En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas una relación entre los productos que identifican y que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca nominativa “CHICAGOPOWER, para amparar productos en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo acusado, el cual está acorde con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquél. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2017 00162 00 Actora: CHICAGO DIGITAL POWER, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 20 de junio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.