1 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00194 00 Demandante: Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2012 00194 00 Demandante: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES - INDUAMERCOL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: SOCIEDAD PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 23 de noviembre de 2023, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda presentada por la Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderada judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), que el despacho a cargo interpretó como de nulidad relativa conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de las resoluciones números 13395 de 10 de marzo de 2010 “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 19093 de 14 de abril de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y la 6009 de 16 de febrero de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC).

Mediante los actos comentados, la SIC concedió el registro de la marca “PANAMERICANA” (nominativa) para identificar los productos de la clase 20 2 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00194 00 Demandante: Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Panamericana Librería y Papelería S.A. A juicio de la actora, los actos acusados transgredieron el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; así como el artículo 29 de la Constitución Política.

La demandante presentó como argumentos de sus pretensiones, en síntesis, los siguientes: i) confundibilidad en los aspectos ortográficos, fonéticos, y conceptuales entre los signos “PANAMERICANA”, otros varios que contiene la expresión “AMERICANA”1, y el nombre comercial “AMERICANA DE COLCHONES”, estos últimos de su titularidad; y ii) conexión competitiva entre los productos que los signos en estudio pretenden distinguir, pues identifican los mismos productos en la clase 20.

Además, manifestó que la expresión “AMERICANA” se encuentra en varios signos que a su vez conforman una familia de marcas. También adujo que la marca concedida no cumple con los requisitos relativos a la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la Sala mayoritaria desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, hizo las siguientes consideraciones: “[…] 89. La Sala considera que en el caso sub examine la marca PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, guarda similitudes ortográficas con las marcas de la parte demandante que contienen el término AMERICANA; sin embargo, los elementos adicionales que componen las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud ortográfica únicamente con base en dicho término. […] 91.

La Sala considera que existe similitud fonética únicamente respecto de los términos comunes AMERICANA; sin embargo, los elementos adicionales que componen las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término 1 AMERICANA; AMERICANA DE COLCHONES, AMERICANA DE COLCHONES CONSTRUIMOS SUS MEJORES SUEÑOS;

BELLEZA AMERICANA; CASA AMERICANA; CENTRO AMERICANA; COLOMBO AMERICANA; GOLDEN STAR AMERICANA DE COLCHONES; HISPANOAMERICANA; IBEROAMERICANA; INTERAMERICANA; JUNIOR STAR AMERICANA DE COLCHONES; LADY AMERICANA; LATINOAMERICANA; MASTER FLEX AMERICANA DE COLCHONES; MASTER KING AMERICANA DE COLCHONES; POLIAMERICANA; REGALA UN ORIGINAL REGALA AMERICANA DE COLCHONES;

SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; SUPERAMERICANA; SURAMERICANA; Y TRANSAMERICANA. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00194 00 Demandante: Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co AMERICANA, no sería posible concluir similitud fonética únicamente con base en dicho término. […] 94.

En ese sentido, la Sala considera que, el caso sub examine, existe similitud conceptual entre los términos PANAMERICANA y todas las marcas que contienen el término AMERICANA, toda vez que ambos términos crean en la mente del consumidor un concepto similar. Sin embargo, los elementos adicionales que componen varias de las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. 95.

Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud conceptual únicamente con base en dicho término. 96. Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que la marca concedida PANAMERICANA y las marcas de la parte demandante citadas supra, no son similarmente confundibles.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es que haya identidad o semejanza entre los signos distintivos comparados. 97. Ahora bien, para considerar que las semejanzas entre la marca concedida PANAMERICANA y las marcas de las cuales es titular la parte demandante puedan generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva. […] 98.

La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. [respecto del nombre comercial] la Sala considera que, al no haberse presentado pruebas sobre el uso real constante y efectivo sobre el señalado nombre o enseña comercial, no se acredita el derecho y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 y del artículo 200 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. […] 110.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir semejanza con las marcas de titularidad de la parte demandante, señaladas en acápites supra, y al no haberse probado el derecho sobre el nombre comercial AMERICANA DE COLCHONES.” 3.- Disiento de lo decidido por la mayoría, pues, en mi criterio, sí había lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, en tanto que la 4 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00194 00 Demandante: Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca “PANAMERICANA” se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por las siguientes razones. 4.- En primer lugar, es dable afirmar que las marcas del demandante, las cuales son mixtas y nominativas, comparten un elemento con fuerza distintiva cual es la expresión “AMERICANA”, lo que permite considerar que existe una familia de marcas en su favor.

En consecuencia, el cotejo marcario debe efectuarse entre la marca nominativa “PANAMERICANA”, la cual fue concedida mediante los actos aquí demandados, y aquella expresión que distingue la familia de marcas del actor. Pues bien, en cuanto al aspecto ortográfico, se encuentra una visible similitud entre las expresiones “PANAMERICANA” y “AMERICANA”, pues esa primera reproduce en su totalidad el elemento distintivo común en las marcas opositoras que conforman familia de marcas, sin que la inclusión de las letras “PAN” le otorgue suficiente distintividad al signo objeto de censura como para desvirtuar tal similitud.

A su vez, en relación con el aspecto fonético, si bien, las expresiones no comparten raíz, es posible advertir que tienen en común la silaba tónica “CA”, así como su terminación “NA”; además, la secuencia en la pronunciación es la misma en sus últimas nueve letras, las cuales en ambos casos conforman la expresión “AMERICANA”. Por otra parte, existe similitud conceptual, pues las expresiones “PANAMERICANA” y “AMERICANA” crean en la mente del consumidor un concepto análogo, esto es, que proviene o pertenece al conjunto de los países americanos. Por lo tanto, la marca en disputa y el elemento distintivo de la familia de marcas del opositor son similarmente confundibles.

Finalmente, en lo que concierne a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, resulta posible advertir que tanto la marca “PANAMERICANA”, así como varios de los signos que conforman la familia 5 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00194 00 Demandante: Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de marcas que contienen el elemento distintivo “AMERICANA”, se encuentran registrados para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza; en consecuencia, existe conexidad competitiva.

Además, muchos de los productos para los cuales se registraron las marcas del opositor, también se encuentran en la cobertura de la clase mencionada. Por todo lo dicho, la Sala debió acceder a la pretensión de nulidad de las resoluciones que concedieron el registro de la marca “PANAMERICANA” (nominativa) para identificar los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Panamericana Librería y Papelería S.A, por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto. Fecha ut supra, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.